Que voyez-vous un fruit, une pomme ou une poire ?

La marque demandée devant l’Office de la marque de l’Union a pour signe :

Est opposée à cette demande de marque, un enregistrement portant sur le signe :

Précisons que les produits pour lesquels la demande de marque est demandée sont :

–        classe 9 : « Ordinateurs personnels ; ordinateurs blocs-notes ; dispositifs électroniques numériques mobiles de combinés et tablettes pour envoi et réception d’appels téléphoniques et/ou données numériques et utilisés comme ordinateurs portables ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; visiophones, tablettes vidéo, programmes informatiques préenregistrés de gestion d’informations personnelles, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de courrier et messagerie électroniques, logiciels de radiomessagerie, matériel informatique, logiciels et micrologiciels, à savoir programmes de systèmes d’exploitation, programmes logiciels de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables ou dispositifs électroniques numériques mobiles portables ; périphériques de dispositifs informatiques portables et mobiles ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités » ;

–        classe 35 : « Fourniture d’assistance en marketing numérique ; fourniture de services de conception de solutions CRM et solutions commerciales » ;

–        classe 42 : « Maintenance et mise à jour de logiciels ; fourniture d’informations sur les logiciels via l’internet et d’autres réseaux informatiques et électroniques de communication ; services de réseaux informatiques ; fourniture d’assistance en réseautage et conception de pages web ; fourniture de services d’hébergement de serveurs ; fourniture de services de gestion de domaines ; fourniture d’applications logicielles pour dispositifs informatiques portables, tablettes électroniques, ordinateurs personnels et portables et pour la gestion de centres de données ; conseils techniques ; tous les services précités également d’entreprise à entreprise et d’entreprise au consommateur ».

Successivement la division d’annulation et la chambre de recours ont accueilli l’opposition ;

L’affaire vient devant le Tribunal de l’Union qui par son arrêt du 31 janvier 2019,  , annule la décision de la Chambre de l’Office

Pour le Tribunal l’élément verbal Pearl n’est pas négligeable

……Bien que l’élément verbal « pear » soit plus petit que la représentation de la poire, placée au-dessus de celui-ci, et soit écrit dans une police de caractères particulière, il ne saurait échapper à l’attention du public pertinent. Sa taille est assez grande pour que le public pertinent le remarque au premier abord, ce qui est renforcé par le fait que cet élément verbal est écrit en lettres majuscules. En outre, la couleur grise et la police de caractères employée ne permettent pas de remettre en cause le fait que le mot « pear » sera clairement lisible pour le public pertinent.

34      Par ailleurs, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que semble avoir indiqué la chambre de recours à la fin du point 28 de la décision attaquée, le fait qu’une partie du public pertinent comprend la signification du terme anglais « pear » ne permet pas de conclure que, sur le plan visuel, l’élément verbal « pear » de la marque demandée est négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Ce constat vaut d’autant plus pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas la signification dudit terme.

36      Dans ces conditions, il convient de constater que l’élément verbal de la marque demandée contribue nettement à déterminer l’image de la marque que le public pertinent gardera en mémoire, de sorte qu’il ne peut pas être considéré comme étant négligeable lors de la comparaison des marques en cause sur le plan visuel.

La marque antérieure est relative à une pomme

  S’agissant, en second lieu, de l’impression globale produite par la marque antérieure sur le plan visuel, il convient de constater, premièrement, qu’il s’agit d’une marque figurative composée de deux éléments figuratifs de couleur noire. Le premier élément a la forme d’une pomme, sur le côté droit de laquelle il manque une partie en forme de demi-cercle. D’un point de vue visuel, il sera perçu comme la représentation d’une pomme dans laquelle il a été mordu. Le deuxième élément, placé au-dessus et au centre du premier, a une forme elliptique pointue et est incliné vers la droite selon un angle d’environ 45 degrés.

…..

39      Tout d’abord, il convient de relever que, dans la mesure où la question de savoir si un élément figuratif sera immédiatement perçu comme représentant un objet familier pour le public pertinent est susceptible d’avoir un impact sur l’image de la marque antérieure que le public gardera à l’esprit, cet aspect n’est pas, contrairement à ce que soutiennent l’EUIPO et l’intervenante, dépourvu de pertinence lors de la comparaison visuelle des marques en conflit. Ensuite, il y a lieu de rappeler que le deuxième élément figuratif de la marque antérieure possède une forme elliptique et pointue. Cette forme rappelle davantage l’une des formes habituelles d’une feuille et non celle d’une tige. Par ailleurs, il y a lieu d’observer que toutes les parties à la présente affaire partagent, en principe, ce point de vue.

40      Prise dans son ensemble, la marque antérieure sera donc perçue par le public pertinent comme représentant une pomme, dans laquelle il a été mordu, surmontée d’une feuille.

52      ……………En effet, leurs seuls points communs sont la présence de la couleur noire et le positionnement similaire des éléments figuratifs placés au-dessus des représentations de la pomme et de la poire qui, d’ailleurs, passera probablement inaperçu auprès du public pertinent pour les raisons exposées au point 44 ci-dessus. En outre, dans le cadre de la comparaison des marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, il y a également lieu de tenir compte des différences claires existant entre les marques en cause sur le plan visuel.

53      À cet égard, il y a lieu de rappeler, premièrement, que les marques en cause seront immédiatement perçues comme représentant des fruits différents, deuxièmement, que les formes des éléments figuratifs et des fruits représentés sont globalement différentes, troisièmement, que la poire est représentée dans la marque demandée par un grand nombre de carrés de tailles différentes sans contour tandis que la pomme est représentée dans la marque demandée par une image pleine, quatrièmement, que la marque demandée ne contient aucune trace de morsure telle que celle présente dans la marque antérieure et, enfin, cinquièmement, que l’élément verbal « pear » dans la marque demandée n’a aucun équivalent dans la marque antérieure.

Quant au plan conceptuel

64      Premièrement, il y a lieu de relever que les marques en conflit utilisent des images qui ne représentent pas le même objet, mais deux objets différents, à savoir, d’une part, une pomme et, d’autre part, une poire. Il est constant que le public pertinent percevra sans difficulté cette différence dans le contenu sémantique des images contenues dans les marques en cause. Deuxièmement, il y a lieu de constater que les marques ne partagent pas non plus le concept d’un « fruit dans lequel il a été mordu », dès lors que la marque demandée évoque, malgré sa stylisation abstraite, l’idée d’une poire entière. Troisièmement, il y a également lieu de relever que, en raison du fait que les éléments figuratifs placés au-dessus de la pomme et de la poire seront perçus comme étant différents, à savoir, d’une part, une feuille dans le cas de la pomme et, d’autre part, une tige dans le cas de la poire, ils ne sont pas non plus susceptibles de conférer aux marques en cause un degré de similitude sur le plan conceptuel.

…….

…….les caractéristiques de la marque antérieure qui diffèrent de la simple représentation d’une pomme ne trouvent aucun équivalent dans la marque demandée. La poire représentée dans la marque demandée ne présente aucune trace de morsure ni aucune feuille contrairement à la pomme de la marque antérieure.

A propos des « images de deux fruits qui étaient, en raison de plusieurs facteurs, très similaires dans la vie réelle. »

69      À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, qu’il est certes vrai que chacune des marques en conflit peut être décrite comme utilisant l’image d’un fruit. Toutefois, comme le font également valoir toutes les parties au présent recours, le seul fait qu’il existe un terme générique qui comprend les termes utilisés pour décrire le contenu sémantique des marques en cause n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de la comparaison conceptuelle. Dans le même ordre d’idée, il convient de rappeler que l’examen de la similitude prend en considération les marques en conflit telles qu’elles sont enregistrées ou telles qu’elles sont demandées. Ainsi, il y a lieu de relever que les marques en conflit n’évoquent le concept de « fruit » que de manière indirecte. …………….les marques en conflit ne seront pas perçues comme représentant deux fruits non identifiables, mais plutôt comme, d’une part, une pomme dans laquelle il a été mordu possédant une feuille et, d’autre part, une poire possédant une tige. Dans ces conditions, il n’est pas concevable que le public pertinent qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé utilisera le terme « fruit », au lieu de « poire » ou de « pomme », en faisant référence aux marques en conflit.

…….La protection qui est accordée à une marque figurative antérieure ne porte pas, en l’absence de points communs avec la représentation de la marque opposée, sur la catégorie générale des phénomènes qu’elle représente. C’est donc à tort que la chambre de recours a estimé que les marques en cause pouvaient être considérées comme étant similaires sur le plan conceptuel au seul motif que les fruits qu’elles représentaient partageaient, dans la vie réelle, plusieurs caractéristiques.

La présentation au Sénat de la loi Pacte sur les marques

Le rapporteur au Sénat, Monsieur Jean-François Rapin, de la loi Pacte apporte quelques précisions dans son rapport en prévision des débats fixés à fin janvier .

Un principe général d’alignement sur le système de la marque de l’Union:

Même si le « Paquet marques » laisse aux États membres la liberté de maintenir leur dispositif national, l’ordonnance devrait aligner la procédure française sur le droit européen, notamment le système de dépôt dit « monoclasse » mis en place au niveau européen, qui s’accompagne du paiement forfaitaire d’une redevance par classe.

La visibilité donnée au législateur sur l’exercice d’autres options ouvertes par la directive est réduite, qu’il s’agisse des règles applicables en matière de refus d’enregistrement ou de nullité de l’enregistrement ou encore de refus d’enregistrement de marques de garantie ou de certification.

Les grands axes

Des modifications qui interviendront par ordonnance :

L’article 69 du projet de loi habilite le Gouvernement à procéder à la transposition de la directive par voie d’ordonnance et à apporter les modifications du droit français rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du règlement.

Quelques indications sur la réforme :

De manière générale, le livre VII du code de la propriété intellectuelle sera revu pour modifier le droit matériel des marques (suppression du caractère graphique de la représentation de la marque, n des motifs de refus d’enregistrement, refonte du système des marques collectives et des marques de certification) et la procédure d’opposition1, ainsi que pour créer, auprès de l’INPI, une nouvelle procédure administrative en nullité ou déchéance d’une marque requise par la directive.

L’étude d’impact qui accompagne le projet de loi, indique en outre que « les objectifs poursuivis par la transposition de la directive 2015/2436 dans le droit français correspondent aux objectifs visés par le « paquet Marques », à savoir :

  • la rationalisation et l’harmonisation des procédures d’enregistrement de marques au niveau des États membres, et donc l’alignement de la procédure française en prenant pour référence le système d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
  • le renforcement des moyens de lutte contre les marchandises contrefaites en transit sur le territoire de l’UE, et donc sur le territoire français ;
  • la mise en place d’un système de taxes plus adapté aux besoins réels des entreprises ;
  • le renforcement de la coopération entre les offices des États membres, dont l’Institut national de la propriété industrielle et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. »

Il en résulte que, lorsque la directive laisse aux États membres la liberté de maintenir leur dispositif national, l’ordonnance devrait aligner la procédure française sur le droit européen. Tel est par exemple le cas du système de dépôt dit « monoclasse » mis en place au niveau européen, qui s’accompagne du paiement forfaitaire d’une redevance par classe2. Ce système est optionnel pour les marques nationales mais le Gouvernement a annoncé qu’il sera repris en droit français afin de mieux répondre aux besoins des propriétaires de marques.

Sur d’autres points, la visibilité offerte au législateur est moindre, qu’il s’agisse des règles applicables en matière de refus d’enregistrement ou de nullité de l’enregistrement (options prévues à l’article 4 §2 à 5 en matière de nullités absolues et art. 5 §4 en matière de nullités relatives) ou encore de refus d’enregistrement de marques de garantie ou de certification (options ouvertes à l’article 28 § 3 et 4).

Enfin, il apparaît indispensable que la transposition soit précédée d’un examen approfondi des facultés ouvertes par la directive en matière d’enregistrement de marques collectives (art. 29 de la directive).

 

Tant que le Brexit n’est pas intervenu, les britanniques bénéficient pleinement du système de la marque de l’Union

Le 29 novembre 2018, la Cour de justice a refusé tout effet par anticipation au Brexit, et cet arrêt est intervenu en matière de marque.
Très brièvement la chronologie à l’arrêt du 29 novembre 2018, l’arrêt est là

28 janvier 2010 : enregistrement de la marque de l’Union  ALCOLOCK pour des produits et services des classes 9, 37 et 42.

13 août 2012 : Lion Laboratorie, société britannique,  demande la nullité de cet enregistrement en invoquant la marque verbale antérieure ALCOLOCK, enregistrée au Royaume-Uni depuis le 16 août 1996 pour désigner « [a]ppareils pour tester, mesurer, indiquer, enregistrer et/ou analyser l’alcool dans l’air expiré ; appareils de contrôle des appareils précités ou réagissant aux appareils précités ; pièces et parties constitutives de ces appareils », de la classe 9.

22 novembre 2012 : Alcohol Countermeasure Systems, société canadienne, le titulaire de la marque de l’union,  demande des preuves d’usages de la marque britannique .

24 mars 2014 : la division d’annulation annule la marque de l’union. L’usage de la marque britannique étant retenu comme sérieux.

11 août 2015 : rejet par la Chambre de recours de l’EUIPO du recours présenté par le titulaire de la marque de l’Union.

29 mars 2017 : rejet du recours par le Tribunal de l’Union.

29 novembre 2018 : la Cour de Justice de l’Union rejette le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal.

Parmi les différents moyens présentés à la Cour, l’examen du 5ème retient plus particulièrement l’attention. Pour la société titulaire de la marque de l’Union, la marque antérieure étant une marque britannique, le Tribunal aurait dû reporter sa décision après le 29 mars 2019, date de la sortie de l’Union.

La Cour refuse cette analyse.

Tant que le Brexit n’est pas intervenu, le Royaume-Uni et ses ressortissants bénéficient pleinement des droits de l’Union

108    En substance, elle [ la requérante, le titulaire de la marque de l’Union] estime que, à compter du 23 juin 2016, date du référendum à l’occasion duquel le peuple du Royaume-Uni a exprimé sa volonté de se retirer de l’Union, le Tribunal aurait dû, au nom de l’ordre public, tenir compte du futur retrait du Royaume-Uni de l’Union ou ordonner une suspension de la procédure jusqu’au retrait effectif de celui-ci, afin d’annuler, ensuite, la décision litigieuse. Elle observe que le Tribunal a prononcé l’arrêt attaqué le jour où le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union, conformément à l’article 50 TUE.

109    Ce faisant, le gouvernement du Royaume-Uni aurait reconnu que les marques du Royaume-Uni ne sauraient servir de fondement aux fins de l’annulation de marques de l’Union européenne.

110    La requérante ajoute, d’une part, que le fait que la décision litigieuse a été adoptée avant ladite notification et que le droit de l’Union continue à s’appliquer au Royaume-Uni pendant le déroulement de la procédure visée à l’article 50 TUE ne saurait s’opposer à la recevabilité ainsi qu’au bien-fondé du présent moyen. En effet, ce moyen soulèverait des questions d’ordre public. De surcroît, la requérante n’aurait pu avancer ledit moyen devant le Tribunal, dès lors que le référendum a été organisé après la clôture, le 11 février 2016, de la procédure écrite devant celui-ci.

111    D’autre part, la requérante estime qu’il ne lui suffirait pas de déposer une nouvelle marque de l’Union européenne portant sur le signe « alcolock » au terme de la procédure visée à l’article 50 TUE. En effet, elle ne serait plus en mesure de réclamer, à ce moment-là, le plein bénéfice de ses droits d’ancienneté. De surcroît, la transformation de la marque contestée en marques nationales, en attendant le retrait du Royaume-Uni de l’Union, l’exposerait à des coûts inutiles et disproportionnés.

112    La requérante fait par ailleurs observer que, compte tenu de l’article 64, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, c’est la date à laquelle sera rendu l’arrêt de la Cour sur pourvoi qui importe.

113    L’EUIPO estime que ce moyen est dénué de tout fondement.

114    Le Royaume-Uni estime que le présent moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation de la Cour

115    Par son cinquième moyen, la requérante allègue, en substance, que le Tribunal aurait dû suspendre la procédure jusqu’à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union, afin de pouvoir annuler la décision litigieuse au motif qu’une marque antérieure du Royaume-Uni ne pourrait plus être opposée au maintien d’une marque de l’Union européenne.

116    Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité d’un tel moyen, il convient de relever que, aux termes de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO que « pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, [dudit] règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir ». Il s’ensuit que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision litigieuse que si, à la date à laquelle cette décision a été prise, elle était entachée d’un motif d’annulation ou de réformation. En revanche, le Tribunal ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé

117    Or, il serait contraire à cette jurisprudence de considérer que le Tribunal était en l’espèce tenu de suspendre la procédure pendante devant lui afin, le cas échéant, d’annuler la décision litigieuse à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union au motif, par ailleurs purement hypothétique à ce stade, que ledit retrait affecterait rétroactivement l’issue des procédures en nullité fondées sur une marque antérieure de cet État membre.

118    Par ailleurs, dans la mesure où la requérante soutient que Lion Laboratories est désormais une société établie en dehors de l’Union et que cette société a obtenu l’annulation de la marque contestée sur la base de la marque antérieure enregistrée hors de l’Union, il convient de relever que la seule notification par un État membre de son intention de se retirer de l’Union conformément à l’article 50 TUE n’a pas pour effet de suspendre l’application du droit de l’Union dans cet État membre et que, par conséquent, ce droit reste pleinement en vigueur dans ledit État membre jusqu’à son retrait effectif de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2018, RO, C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, point 45).

119    Il s’ensuit que le cinquième moyen et, par conséquent, le quatrième chef des conclusions de la requérante doivent être écartés.

120    Aucun des moyens soulevés par la requérante à l’appui de son pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter ce pourvoi dans son intégralité.

Autrement dit tant que le Brexit n’est pas intervenu, les ressortissants du Royaume-Uni bénéficient pleinement des droits de l’Union y compris des règles applicables aux marques de l’Union

 

Une marque verbale enregistrée comme marque sonore

Différents signes sont susceptibles de constituer une marque enregistrée.

Classiquement, la principale limite à cette diversité était posée par l’exigence de représentation graphique.

Aujourd’hui, certains offices de propriété industrielle admettent des signes pour lesquels cette exigence est abandonnée .

Par exemple, l’EUIPO a enregistré une marque sonore :

Son enregistrement est ici

Plus récemment, le 13 août 2018,  est déposé à titre de marque,  le son :

Les produits et services visés à son enregistrement sont

Une différence essentielle toutefois entre ces deux enregistrements. La première marque porte sur un signe qui facilement pouvait être déposé comme marque verbale (à moins que la volonté de son titulaire ait été de revendiquer d’autres caractéristiques comme le timbre de cette voix).

La recherche d’un effet esthétique harmonieux suffit-il à établir le risque de similitude entre les produits ?

Cette question parmi d’autres a été posée au Tribunal de l’Union sur un recours contre une décision de l’EUIPO qui avait écarté cet argument présenté dans une procédure d’opposition à une demande de marque de l’Union.

La marque demandée : Pour : « Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; médailles ».

L’opposition était fondée sur différentes marques antérieures dont : Déposée pour : « chaussures pour dames, hommes et enfants, telles que sandales, chaussures de plage, sandales de bain et bottes »

Le Tribunal le 25 septembre 2018 rejette le recours. L’arrêt est

–       Sur la comparaison des produits visés « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; bracelets ; chaînes ; médailles » avec les produits protégés par les marques antérieures

50      Par le premier grief, la requérante soutient, en premier lieu, qu’il existe un « lien esthétique » entre les produits visés « Joaillerie ; bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques ; bracelets ; chaînes ; médailles » et les produits protégés par les marques antérieures (ci-après, pris ensemble, les « produits comparés ») dont il découle un rapport de complémentarité, peu importe qu’ils soient ou non interchangeables ou concurrents. Tous ces produits seraient des objets « à porter sur soi » et  . En second lieu, elle fait valoir que lesdits produits peuvent être vendus sous des marques identiques ou similaires, quel que soit leur fabricant, et emprunter les mêmes canaux de distribution, tels que des boutiques spécialisées de « mode, chaussures et accessoires », renforçant ainsi le lien étroit entre eux.

….

52      En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré d’une complémentarité d’ordre esthétique, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire …..

53      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, une complémentarité d’ordre esthétique entre des produits peut faire naître un degré de similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Une telle complémentarité esthétique doit consister en un véritable besoin esthétique, en ce sens qu’un produit est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre et que les consommateurs jugent habituel et normal d’utiliser lesdits produits ensemble …..]. Cette complémentarité esthétique est subjective et définie par les habitudes ou les préférences des consommateurs, telles qu’elles peuvent résulter des efforts de marketing des producteurs, voire de simples phénomènes de mode …

54      En l’espèce, la requérante n’a pas présenté d’arguments suffisants aux fins de démontrer que les produits en cause sont complémentaires d’un point de vue esthétique. Il convient donc de considérer, à l’instar de la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée, qu’il n’est ni démontré par la requérante, ni notoire qu’un consommateur achetant notamment des montres ou des bracelets ferait son choix en prenant comme facteur prépondérant celui de savoir si lesdits produits sont bien assortis à ses chaussures, et vice versa, et non, principalement, en évaluant les caractéristiques intrinsèques de ces produits, leur qualité par rapport à leur fonction principale, ainsi qu’en prenant en considération, de manière indépendante, leur design et leur apparence générale...

55      En effet, à cet égard, s’il peut être admis que la question d’une certaine unité de style entre les chaussures habituellement portées et les accessoires vestimentaires, bijoux, montres ou joaillerie, puisse être posée par certains consommateurs attachés à la mode, il ne peut néanmoins être considéré qu’il existe un véritable besoin esthétique de créer cette harmonie, rendant l’utilisation d’un de ces produits indispensable ou importante pour le port de chaussures ….

56      Dans la mesure où la recherche d’une certaine harmonie esthétique dans l’habillement constitue un trait commun à l’ensemble du secteur de la mode et de l’habillement, y compris les chaussures, elle se révèle être un facteur trop général pour pouvoir justifier, à elle seule, la conclusion que tous les produits concernés sont complémentaires ,…..

57      Par conséquent, la chambre de recours, au point 42 de la décision attaquée, a considéré à juste titre qu’il n’existe pas de lien esthétique suffisant entre les produits comparés. Partant, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante tirée de la prétendue complémentarité de ces produits.

Une marque de couleur n’est pas exclue de la protection par l’ article 3 de la directive

L’arrêt du 12 juin 2018 de la Cour de Justice est à saluer pour les titulaires de marque.

Lors d’un litige au Pays-Bas en contrefaçon de  marque, la juridiction saisit la Cour de justice d’une question préjudicielle relative  à l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 qui exclut de la protection à titre de marque, le signe portant exclusivement sur la forme du produit.

La marque en cause porte sur le signe :rouge sur la semelle Pour : « Chaussures à talons hauts (à l’exception des chaussures orthopédiques) ».

L’arrêt de la Cour est très clair pour reconnaître que cette marque n’entre pas dans l’exclusion de l’article 3 de la directive 2008/95.

21      Dans le contexte du droit des marques, la notion de « forme » s’entend généralement, ainsi que l’a souligné la Commission européenne, comme désignant un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l’espace.

22      Il ne ressort ni de la directive 2008/95, ni de la jurisprudence de la Cour, ni du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme.

23      La question se pose toutefois de savoir si le fait qu’une couleur déterminée soit appliquée à un emplacement spécifique du produit concerné signifie que le signe en cause est constitué par une forme, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95.

24      À cet égard, il convient de relever que, si, certes, la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, il ne saurait toutefois être considéré qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique dudit produit.

25      Ainsi que l’ont relevé les gouvernements allemand, français et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission, la marque litigieuse ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de ladite marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement.

26      En tout état de cause, un signe, tel que celui en cause au principal, ne saurait être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme, lorsque, comme en l’occurrence, l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu.

27      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition.

Ce que juge la Cour :

L’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition.

Une demande de marque rejetée

L’adjonction d’un dessin ne permet pas toujours d’obtenir l’enregistrement de la marque comme le rappelle l’arrêt du Tribunal de l’union du 15 mars 2018.

La marque dont l’enregistrement à titre de marque de l’union européenne porte sur le signe :

Pour :

–        classe 38 : « Fourniture d’accès à Internet pour des tiers ; services de courrier électronique ; services d’échange de données » ;

–        classe 42 : « Mise à disposition d’espaces de mémoire sur Internet ; mise à disposition de stockage en ligne ; services de sécurité informatique pour accès protégés à Internet ; conception de systèmes informatiques ; mise à disposition d’une plateforme Internet pour l’échange de données ».

14 octobre 2015 : l’examinateur refuse la demande d’enregistrement.

27 janvier 2017 : la Chambre de recours de l’Office européen des marques rejette le recours.

La déposant saisit le Tribunal d’un recours, l’arrêt est rendu le 15 mars 2018.

La partie verbale de la marque n’est pas distinctive

27      ….., en l’espèce, il peut être déduit des trois termes, « espace », « données » et « sécurisé », composant l’élément verbal de la marque demandée, dont les significations ne sont pas contestées par la requérante (voir point 19 ci-dessus), que cette combinaison, dont il n’est d’ailleurs pas allégué qu’elle serait contraire aux règles grammaticales et syntaxiques de l’anglais, peut être comprise comme signifiant « espace de données sécurisé ».

28      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, sans commettre d’erreur, que l’élément verbal « secure data space » de la marque demandée était descriptif des services visés.

L’élément figuratif n’est pas capable de créer un lien suffisamment différent de celui de la partie verbale

33      En l’espèce, la requérante admet que la représentation des deux flèches de la marque demandée fait habituellement référence à un échange de données. Ainsi, cette représentation renvoie directement au contenu et à l’objet de l’« espace de données » en cause, qui est d’assurer le stockage des données transmises pour une éventuelle réutilisation, voire désigne directement certains services litigieux, et ce même si elle ne fait pas allusion au surplus au caractère sécurisé de l’espace ou de l’échange de données. Il convient en effet de considérer que, contrairement à l’affirmation non étayée de la requérante, le caractère opposé des deux flèches n’indique pas un niveau d’insécurité plus élevé, de sorte que la représentation de ces flèches peut uniquement être interprétée comme ne fournissant aucune indication sur le caractère sécurisé de l’échange de données en cause.

34      En outre, la requérante souligne les spécificités du nuage représenté dans la marque demandée, dont notamment son bord inférieur rectiligne, qui le distingue certes de la représentation habituelle des nuages, mais qui le rapproche de la représentation des nuages parfois rencontrée dans les icônes figurant sur les écrans d’ordinateurs, de tablettes ou d’ordiphones (communément appelés « smartphones ») et ainsi, notamment, de celle représentant le « nuage informatique » (cloud computing), dont la requérante ne conteste pas qu’il renvoie aux échanges et au stockage de données.

35      De même, les arguments de la requérante relatifs aux spécificités du carré contenant le nuage et les flèches et portant, en particulier, sur les coins arrondis et le fond bleu, ne font que mettre en évidence la similitude entre la représentation de ce carré et les icônes informatiques susvisées.

36      Il s’ensuit que l’élément figuratif de la marque demandée présente un lien suffisant avec l’expression « espace de données sécurisé » pour ne pas modifier, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée. La chambre de recours a, dès lors, considéré, sans commettre d’erreur, que cet élément figuratif ne permettait pas de détourner le public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal de la marque demandée et même renforçait le caractère descriptif de cet élément verbal, pour en conclure que ladite marque était, dans son ensemble, descriptive des services litigieux.

Le Tribunal rejette le recours du déposant.

L’examen approfondi par l’Office des caractéristiques techniques du signe

Le 31 janvier 2018, le Tribunal rejette le recours contre la Chambre de l’Office qui a annulé une marque portant sur une forme technique. L’arrêt est là.

Le signe de la marque enregistrée puis annulée : Les produits visés à cet enregistrement : « Produits pharmaceutiques pour traitement de la démence du type Alzheimer »

Des différents moyens invoqués par la société titulaire de cet enregistrement, qui pourtant ne permettront pas d’annuler la décision,  retenons, ici, celui des éléments techniques que l’Office peut examiner;

Pour le titulaire de la marque, rien sur le signe tel que déposé ne permet de distinguer cel ui est le timbre de la pellicule protectrice

59.La requérante affirme que l’analyse, par la chambre de recours, de la prétendue fonction technique de la forme carrée de la pellicule protectrice est erronée. Elle invoque quatre arguments à l’appui de cette affirmation. En premier lieu, l’enregistrement, à lui seul, ne permettrait pas de déterminer laquelle des deux parties correspond au timbre ou à la pellicule protectrice. En deuxième lieu, l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la forme carrée présente un avantage d’emballage et de stockage du produit fini ne serait étayée par aucun élément. En troisième lieu, en ce qui concerne l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la forme carrée présente une utilité supplémentaire en ce que les coins permettent de décoller et de détacher le timbre plus facilement que, par exemple, s’il avait une forme circulaire, aucun élément ne permettrait de parvenir à la conclusion selon laquelle la forme carrée présenterait plus d’avantages que d’autres formes. En quatrième lieu, la chambre de recours se serait contredite elle-même en prenant en considération le fait que les pellicules protectrices superposées en plastique étaient destinées à permettre au consommateur de retirer le timbre plus facilement, alors que la forme carrée n’était pas nécessaire à l’obtention de ce résultat technique.

..

Pour le titulaire de la marque, rien sur le signe tel que déposé ne permet de distinguer ce qui est le timbre de la pellicule protectrice.

61      Tout d’abord, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel l’enregistrement, à lui seul, ne permet pas de déterminer laquelle des deux parties correspond au timbre ou à la pellicule protectrice, il convient de constater que l’autorité compétente peut effectuer un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte, outre la représentation graphique et les éventuelles descriptions déposées lors du dépôt de la demande d’enregistrement, des éléments utiles à l’identification convenable des caractéristiques essentielles d’un signe et de leur fonction technique, y compris les éléments supplémentaires ayant trait à la fonction du produit concret en cause (voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P à C‑340/12 P, non publié, EU:C:2014:129, points 54 et 55, et du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO, C‑30/15 P, EU:C:2016:849, points 48 à 52).

62      D’abord, il ressort de ce qui précède que, en tenant compte, notamment, de la fonction du produit concret en cause pour déterminer quelle partie de la forme correspondait au timbre et quelle partie correspondait à la pellicule protectrice, la chambre de recours a effectué l’examen approfondi requis par la jurisprudence.

L’Office peut se référer aux pratiques techniques générales du secteur

63      Ensuite, il convient de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la forme carrée de la pellicule avait une fonction technique, dans la mesure où elle facilite l’emballage et le stockage des timbres transdermiques, qui sont emballés dans des pochettes, lesquelles, à leur tour, sont stockées dans des boites en carton rectangulaires. Cette conclusion se justifie par le fait que, en premier lieu, les boites en carton rectangulaires sont les types d’emballage et de stockage les plus utilisés dans le domaine médical et, en second lieu, les pellicules de forme rectangulaire sont courantes parmi les exemples de timbres présentés à l’EUIPO par la requérante. En outre, la requérante n’a pas fourni d’éléments de nature à infirmer cette conclusion.

64      Enfin, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours se contredit lorsqu’elle affirme que tant les pellicules protectrices superposées en plastique que la forme carrée sont destinées à permettre au consommateur de retirer le timbre plus facilement, il convient de constater que, même si elle était fondée, cela serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le prétendu décollement plus facile n’était qu’une fonctionnalité supplémentaire de la forme carrée du timbre identifiée par la chambre de recours.

65      Dès lors, il convient de rejeter cette première sous-branche comme étant non fondée.

 

Cession de marques nationales et importation depuis ces territoires

Quand le titulaire des mêmes marques nationales en cède une partie, peut-il ensuite s’opposer à l’introduction des produits ainsi marqués sur les territoires où il a conservé les droits de marques ?

La Cour de Justice a répondu le 20 décembre.  

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lu à la lumière de l’article 36 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce que le titulaire d’une marque nationale s’oppose à l’importation de produits identiques revêtus de la même marque provenant d’un autre État membre, où cette marque, qui appartenait initialement au même titulaire, est désormais détenue par un tiers en ayant acquis les droits par cession, lorsque, après cette cession,

–        le titulaire, seul ou en coordonnant sa stratégie de marque avec ce tiers, a continué à favoriser de manière active et délibérée l’apparence ou l’image d’une marque unique et globale, en créant ou en renforçant ainsi une confusion aux yeux du public concerné quant à l’origine commerciale des produits revêtus de cette marque,

ou

–        il existe des liens économiques entre le titulaire et ledit tiers, au sens où ils coordonnent leurs politiques commerciales ou s’accordent afin de contrôler conjointement l’utilisation de la marque, de telle sorte qu’ils ont la possibilité de déterminer directement ou indirectement les produits sur lesquels ladite marque est apposée et d’en contrôler la qualité.

Comment les règles relatives à l’environnement, l’aménagement et à l’agencement d’un magasin de vente de produits de luxe peuvent-elles être maintenues sur une plateforme en ligne ?

La Cour de justice avait déjà dit que l’interdiction absolue de vente sur Internet n’était pas valable. Peu à peu se dessine les contours de ce qui peut justifier une interdiction de vente sur Internet de produits de luxe à l’encontre des distributeurs non agrées, et son corollaire les conditions d’une vente licite sur une plateforme internet détenue par un tiers au réseau de distribution agréé.

L’arrêt rendu par la Cour de justice, le 6 décembre 2017, intervient dans le secteur de la distribution sélective de produits cosmétiques de luxe et se prononce sur la validité des clauses qui interdisent aux distributeurs d’avoir recours à un tiers non agréé pour la vente sur Internet. La Cour de justice répond à une question préjudicielle posée par une juridiction allemande à propos de l’application du règlement no 330/2010, L’arrêt est là.

Pour mémoire, ce règlement définit le « système de distribution sélective » comme étant « un système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés dans le territoire réservé par le fournisseur pour l’opération de ce système ».

Très brièvement les dispositions de la clause contractuelle en cause et son implication pratique.

Le réseau de distribution sélective de Coty est soumis à la clause contractuelle qui prévoit « le dépositaire est autorisé à proposer et à vendre les produits sur Internet, à la condition toutefois que cette activité de vente par Internet soit réalisée par l’intermédiaire d’une “vitrine électronique” du magasin agréé et que le caractère luxueux des produits soit préservé ». En outre, cette clause « interdit expressément l’usage d’une autre dénomination commerciale ainsi que l’intervention visible d’une entreprise tierce qui n’est pas un dépositaire agréé de Coty Prestige ».

 Un distributeur agréé refuse cette clause qui devait modifier le contrat existant avec le réseau de Coty et un litige naît en Allemagne entre Coty et son distributeur  qui souhaite vendre les produits Coty sur internet via la plateforme « amazon.de ». Le juge allemand premier saisi écarte cette clause et la juridiction allemande d’appel interroge la Cour de justice de la compatibilité de cette clause au regard de l’article 101 du TFUE et du règlement 330/2010.

Le 6 juillet,  la Cour de justice applique à la distribution sur Internet les principes dégagés pour les boutiques physiques des produits de luxe.

Sans reprendre ici l’historique des décisions intervenues en matière de distribution sélective et de produits de luxe auxquelles cet arrêt se réfère, les passages essentiels sont repris ci-après.

  • Le rappel : un réseau de distribution sélective n’est pas en tant que tel contraire aux règles de la concurrence

36…l’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l’image de luxe de ces produits est conforme à cette disposition, pour autant que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, et que les critères définis n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire.

  • La clause d’interdiction de vente par les plateformes tierces qui est objective, uniforme et s’applique à tous les distributeurs agréés, est-elle proportionnée au regard de l’objectif poursuivi ?

Les termes de la clause ne sont pas soumis à la Cour de justice

42      À cet égard, il est constant que la clause contractuelle en cause au principal a pour objectif de préserver l’image de luxe et de prestige des produits concernés. Par ailleurs, il ressort du dossier soumis à la Cour que la juridiction de renvoi considère que cette clause est objective et uniforme et qu’elle s’applique sans discrimination à l’égard de tous les distributeurs agréés.

La Cour de justice apprécie la proportionnalité de cette clause avec la finalité d’un réseau de distribution sélective . Sans relation contractuelle spécifique avec la plateforme tierce, le réseau ne peut pas lui imposer ses conditions d’image.

Le lien entre la clause d’interdiction et l’existence du réseau :

44      S’agissant, en premier lieu, du caractère approprié de l’interdiction en cause au principal au regard de l’objectif poursuivi, il convient d’observer, premièrement, que l’obligation imposée aux distributeurs agréés de ne vendre sur Internet les produits contractuels que par l’intermédiaire de leurs propres boutiques en ligne et l’interdiction faite auxdits distributeurs de faire usage d’une autre dénomination commerciale ainsi que de recourir de façon visible à des plateformes tierces garantissent d’emblée au fournisseur que, dans le cadre du commerce électronique de ces produits, ces derniers sont rattachés exclusivement aux distributeurs agréés.

Un encadrement à cette interdiction fondé sur la finalité du réseau de distribution des produits de luxe, le respect de conditions qualitatives

45      Or, un tel rattachement étant précisément l’un des buts recherchés lorsqu’il est fait recours à un tel système, il apparaît que l’interdiction en cause au principal comporte une limitation cohérente au regard des caractéristiques propres du système de distribution sélective.

46      Par conséquent, si, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, ces caractéristiques font du système de distribution sélective un moyen adéquat pour préserver l’image de luxe des produits de luxe, et contribuent donc au maintien de la qualité de ces produits (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2009, Copad, C‑59/08, EU:C:2009:260, points 28 et 29 ainsi que jurisprudence citée), une limitation, telle que celle résultant de l’interdiction en cause au principal, dont le résultat est inhérent auxdites caractéristiques, doit également être considérée comme étant de nature à préserver la qualité et l’image de luxe desdits produits.

47      Deuxièmement, l’interdiction en cause au principal permet au fournisseur de produits de luxe de contrôler que ses produits seront vendus en ligne dans un environnement qui correspond aux conditions qualitatives qu’il a convenues avec ses distributeurs agréés.

48      En effet, le non-respect par un distributeur des conditions de qualité fixées par le fournisseur permet à celui-ci de se retourner contre ce distributeur, sur le fondement du lien contractuel existant entre ces deux parties. L’absence de relation contractuelle entre le fournisseur et les plateformes tierces fait toutefois obstacle à ce que celui-ci puisse, sur un tel fondement, exiger de ces plateformes le respect des conditions de qualité qu’il a imposées à ses distributeurs agréés.

49      Or, une vente en ligne de produits de luxe par des plateformes qui n’appartiennent pas au système de distribution sélective de ces produits, dans le cadre de laquelle le fournisseur n’a pas la possibilité de contrôler les conditions de vente de ses produits, comporte le risque d’une détérioration dans la présentation desdits produits sur Internet, qui est de nature à porter atteinte à leur image de luxe et, partant, à leur nature même.

La vente en ligne uniquement dans les boutiques en lignes des distributeurs agréés  maintient l’image de luxe auprès des consommateurs

50      Troisièmement, compte tenu du fait que ces plateformes constituent un canal de vente pour tout type de produit, le fait que les produits de luxe ne soient pas vendus par l’intermédiaire de telles plateformes, et que leur vente en ligne s’effectue uniquement dans les boutiques en ligne des distributeurs agréés contribue à cette image de luxe auprès des consommateurs et, de ce fait, au maintien de l’une des caractéristiques principales de ces produits recherchées par les consommateurs.

51      Dès lors, l’interdiction faite par un fournisseur de produits de luxe à ses distributeurs agréés de recourir de façon visible à des plateformes tierces pour la vente sur Internet de ces produits, est appropriée pour préserver l’image de luxe desdits produits.

Ce que dit la Cour :

1)      L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l’image de luxe de ces produits est conforme à cette disposition, pour autant que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, et que les critères définis n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire.

2)      L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une clause contractuelle, telle que celle en cause au principal, qui interdit aux distributeurs agréés d’un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l’image de luxe de ces produits de recourir de manière visible à des plateformes tierces pour la vente sur Internet des produits contractuels, dès lors que cette clause vise à préserver l’image de luxe desdits produits, qu’elle est fixée d’une manière uniforme et appliquée d’une façon non discriminatoire, et qu’elle est proportionnée au regard de l’objectif poursuivi, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

3)      L’article 4 du règlement (UE) no 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’interdiction faite aux membres d’un système de distribution sélective de produits de luxe, qui opèrent en tant que distributeurs sur le marché, d’avoir recours de façon visible à des entreprises tierces pour les ventes par Internet, ne constitue pas une restriction de la clientèle, au sens de l’article 4, sous b), de ce règlement, ni une restriction des ventes passives aux utilisateurs finals, au sens de l’article 4, sous c), dudit règlement.