Les conclusions de Madame l’Avocat Général dans l’affaire
MSD Sharp & Dohme GmbH contre Merckle GmbH, C‑316/09, ont été publiées le 24 novembre.
Se rapportant à « la publicité » sur Internet des médicaments ou à « leur information »,cette affaire est d’autant plus importante qu’elle s’applique aux médicaments délivrés sous prescription médicale.
Sont en cause ici, différentes dispositions de la Directive 2001/83 modifiée, qui définissent le contenu de la publicité pour les médicaments, et qui l’encadrent et plus particulièrement son article 88 qui pose un principe d’interdiction « de la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale »
La publicité interdite par la législation nationale, ici la loi allemande, et qui suscite cette question préjudicielle -s’agit-il d’une publictié auprès du public au sens de la Directive – ne comporterait :
« que des informations communiquées à l’autorité compétente dans le cadre de la procédure d’autorisation et de toute façon accessibles à toute personne qui achète le produit, et qui n’est pas présentée à l’intéressé sans qu’il la demande mais est accessible sur Internet seulement à celui qui cherche à l’obtenir ».
Les gouvernements sont assez partagés sur la réponse à donner :
« Les gouvernements polonais, hongrois et portugais considèrent que l’on est en présence d’une publicité auprès du public,
Contre la qualification de publicité auprès du public se prononcent tant les gouvernements du Royaume-Uni, du Danemark et de Suède que la Commission.
le gouvernement tchèque défend un point de vue plutôt mitigé. «
Pour l’avocat général, une telle publicité ne devrait pas être interdite.
25 novembre 2010, arrêt du Tribunal, affaire T‑169/09.
Dépôt de la demande de marque GOTHA
Une marque semi-figurative est opposée.
Marque opposée
L’opposition est rejetée par la division d’opposition, les marques donnant une impression d’ensemble différente même pour des produits similaires ou identiques.
Sur recours de l’opposant, la Chambre de Recours considère qu’il existe une similitude phonétique entre les marques non compensée par les différences visuelles et conceptuelles et rejette la demande de marque communautaire en ce qui concerne les « produits en ces matières (non compris dans d’autres classes) ; malles et valises, parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche » de la classe 18 et les « articles d’habillement, chaussures et chapellerie » de la classe 25.
C’est la déposante qui saisit le Tribunal.
Pour l’ Office, la similitude phonétique était établie :
« Sur le plan phonétique, les deux marques seront prononcées en deux syllabes ‘go’,‘ta’ et ‘go’,‘tcha’. Elles ont en commun la première syllabe ‘go’ et le même dernier son fort produit par la voyelle ‘a’, qui attirera particulièrement l’attention du consommateur. Dans la partie médiane des signes, le son produit par la lettre ‘t’ sera également entendu dans les deux marques. Dans la plupart des pays européens, les consonnes ‘t’,‘c’,‘h’ du mot ‘gotcha’ seront prononcées [tch] et les consonnes ‘t‘,’h’ de ‘gotha’ seront généralement prononcées [t] ou [th]. Par conséquent, bien que l’insertion de la lettre ‘c’ au milieu de la marque antérieure ait pour effet de modifier légèrement le son, elle ne produit qu’un léger son sifflant qui ne suffit pas pour différencier phonétiquement les marques en conflit. En outre, les signes en conflit ont la même longueur, le même rythme et la même intonation.
Mais le Tribunal a une autre oreille :
..pour le public anglophone et le public non anglophone qui dispose d’une certaine connaissance de la langue anglaise, la prononciation des termes en conflit est clairement différente.
la prononciation du terme « gotha » peut être pour le public germanophone suffisamment distinguée de celle du terme « gotcha ».
La question de l’appréciation de la similitude sur le plan phonétique concerne en effet principalement la partie du public qui n’est pas anglophone ou germanophone et qui ne dispose pas d’une certaine connaissance de l’anglais ou de l’allemand.
Pour ce qui est de cette partie pertinente du public concerné, il ne peut être allégué, comme le fait la chambre de recours dans la décision attaquée, que l’insertion de la lettre « c » dans la marque antérieure ne fait que modifier légèrement le son. En effet, cette lettre a pour effet de transformer le son « th » en un son chuintant. De ce fait, les termes « gotha » et « gotcha » se prononcent différemment. La chambre de recours ne tient donc pas suffisamment compte du rôle joué par la lettre « c » dans la prononciation du terme « gotcha » quand il s’agit de comparer cette prononciation avec celle du terme « gotha ».
Le rôle joué par la lettre « t » dans la prononciation de chacun de ces termes est également à même de les distinguer. Pour le terme « gotha », le « t » fait partie de la syllable « tha ». Il y a deux syllabes ouvertes, qui se terminent chacune par une voyelle : « go » et « tha ». Pour le terme « gotcha », en revanche, le « t » se retrouve à la fois dans la syllabe « got » et la syllabe « tcha », où il permet le passage d’une syllabe à l’autre. Pour la partie non anglophone et non germanophone du public pertinent, le « t » vient fermer la première syllabe du terme « gotcha », qui sera alors prononcée « got ». En outre, et même si cela peut paraître moins évident pour un public non anglophone ou non germanophone, la lettre « a » est susceptible d’être prononcée d’une manière intuitivement plus sourde dans « gotha » que dans « gotcha »..
Pour diminuer encore l’effet de la parenté phonétique entre les marques, le Tribunal relève le sens de gotha comme d’une élite mais ce sens n’avait pas été expressément cité devant la Chambre de Recours :
cette signification du terme « gotha » est susceptible de relever de la catégorie des faits notoires au sens de la jurisprudence, comme le fait valoir la requérante qui, lors de la procédure administrative, se prévalait de la présence de ce terme avec cette signification dans plusieurs dictionnaires (voir également point 5 de la décision attaquée, qui fait référence aux observations de l’opposante à cet égard). En effet, les faits notoires sont ceux qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou, du moins, peuvent être connus au moyen de sources généralement accessibles
Le Tribunal intègre également à sa motivation des expressions utilisées lors de l ‘audience le « gotha de la finance », « faire partie du gotha » …pour reprocher à la Chambre de ne pas avoir tenu compte de ce sens et d’infirmer sa décision.
Opposition est faite contre un dépôt de marque portant sur le signe R10, en invoquant un droit non enregistré.
Ultérieurement, le cessionnaire de ce droit non enregistré entend intervenir à la suite de son cédant à la procédure.
L’OHMI rejette l’opposition au motif que les preuves de l’existence de ce droit antérieur ne sont pas apportées.
Le cessionnaire conteste cette décision mais la Chambre de recours de l’office le rejette au motif que sa qualité n’est pas établie.
Le cessionnaire saisi le Tribunal, mais sur quoi sa décision peut-elle porter ?
La possibilité donnée au cessionnaire de faire état de sa qualité ?
La possibilité pour le cessionnaire de justifier de sa qualité ?
L’existence du droit antérieur ?
Le caractère suffisant des preuves apportées ?
ou le bien fondé de son opposition, c’est à dire l’examen au fond de l’opposition ?
Pour le Tribunal :
devant la division d’opposition, le cessionnaire n’avait pas eu la possibilité de faire état de sa qualité,
la Chambre de recours ne pouvait pas invoquer cette absence pour lui refuser l’examen de son recours,
Mais au delà de ces aspects formels, aucune preuve de l’existence de ce droit antérieur n’avait été produite devant la division d’opposition. Comment le Tribunal aurait-il pu examiner la légalité de la décision de la Chambre de recours sur des preuves qui ne lui avaient pas été soumises.
Résultat, si la décision de la Chambre de recours est effectivement infirmée, le Tribunal refuse de modifier cette décision dans le sens demandé par le cessionnaire.
Le 25 novembre, un accord pour la rémunération en cas d’exploitation des œuvres a été signé avec You Tube et trois sociétés de gestion collectives de droits des auteurs :
la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques),
la SCAM (Société Civile des Auteurs Multimedia)
et l’ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques)
L’arrêt de la Cour de Paris du 9 novembre 2007 a été cité ci-dessous, venons-en à l’arrêt de la Cour de Cassation du 23 juin 2009 qui renvoie à la Cour de justice des communautés européennes aux fins de répondre aux questions suivantes :
1°/ L’article 98 du règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 doit-il s’interpréter en ce sens que l’interdiction prononcée par un tribunal des marques communautaires a effet de plein droit sur l’ensemble du territoire de la Communauté ?
2°/ Dans la négative, le tribunal est-il en droit d’étendre spécifiquement cette interdiction sur le territoire d’autres Etats dans lesquels les faits de contrefaçon sont commis, ou menacent d’être commis ?
3°/ Dans l’un ou l’autre cas, les mesures coercitives dont le tribunal, par application de son droit national, a assorti l’interdiction qu’il prononce sont-elles applicables sur le territoire des Etats membres dans lesquels cette interdiction produirait effet ?
4°/ Dans le cas contraire, le tribunal peut-il prononcer une telle mesure coercitive, semblable ou différente de celle qu’il adopte en vertu de son droit national, par application du droit national des Etats dans lequel cette interdiction aurait effet ?
Si la marque communautaire constitue un seul titre pour l’ensemble des États de l’Union Européenne, sa protection doit-elle être appréciée uniformément sur l’ensemble de ces États bien que ceux-ci connaissent des régimes linguistiques différents et des cultures qui leur sont propres ?
La Cour de Paris par un arrêt du 9 novembre 2007 dans une affaire où la contrefaçon par imitation d’une marque communautaire verbale avait été établie : « qu’au regard de la perception que peuvent en avoir les consommateurs français ou parlant français ».
A propos de la mesure d’interdiction qui avait été demandée pour l’ensemble de l’espace communautaire, la Cour a souhaité la soumettre à conditions qui portent à la fois sur le contenu des lois nationales et de la compréhension par les publics concernés :
Considérant à cet égard, que l’article 98 du Règlement CE du 12 décembre 1993 énonce que lorsqu’un tribunal des marques communautaires constate que le défendeur a contrefait une marque communautaire, il rend, sauf “s’il y a des raisons particulières de ne pas le faire, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon” ; que ce même article ajoute “il prend également conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction”;
Qu’il suit dès lors que le prononcé d’une mesure d’interdiction sous astreinte à l’échelle communautaire suppose que le tribunal des marques communautaire ait communication des lois nationales prévoyant une mesure comparable;
Qu’en outre, s’agissant en l’espèce de la contrefaçon par imitation, d’une marque verbale, l’existence d’un risque de confusion entre les signes en présence n’a été appréciée qu’au regard de la perception que peuvent en avoir les consommateurs français ou parlant français
Que, dès lors, l’interdiction prononcée ne saurait s’étendre à l’ensemble de l’espace communautaire•
En se reportant à l’arrêt, le lecteur notera que cette problématique ne se retrouve pas dans son dispositif mais la Cour de Cassation dans son arrêt cité ci-dessus considère :
il « interdit la poursuite des actes précités sous astreinte », et il résulte expressément de ses motifs que cette interdiction sous astreinte doit s’entendre comme concernant le seul territoire français;
L’arrêt rendu par le TPICE le 23 novembre 2010 souligne, une fois encore, la complexité de l’appréciation du risque pour le nouveau déposant au regard d’une marque antérieure.
Le dépôt contesté
Sur la similitude visuelle :
La comparaison visuelle entre les signes en conflit doit être effectuée sur la base de l’ensemble de leurs différents éléments constitutifs, figuratifs et verbaux. ….Les signes en conflit présentent d’importantes différences concernant la forme, la taille et la couleur de leurs éléments
Sur la similitude phonétique :
L’expression « artesa napa valley » de la marque demandée produit une impression phonétique différente de celle produite par le mot « arteso ».
Mais le Tribunal va disqualifier cette expression pour l’appréciation de ce risque :
Le public pertinent anglophone percevra plutôt cet élément comme une indication de l’origine géographique des produits en question, et non comme un élément distinctif de la marque demandée. »
C’est sur ce motif que le Tribunal rejettera le recours contre la décision de l’OHMI qui avait refusé l’enregistrement du dépôt.
La marque antérieure
Toutefois, pour refuser de donner une signification particulière au dépôt, le Tribunal s’en explique plus particulièrement à propos de l’expression « napa valley » :
il y a lieu de considérer que l’expression « napa valley » n’est pas suffisante afin d’éviter que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Certes, ainsi qu’il a été relevé au point 49 ci-dessus, l’expression en cause sera perçue comme une indication de l’origine géographique des produits en cause par une partie significative du public pertinent, mais sans que ce dernier attribue au signe un contenu conceptuel particulier.
Mais finalement ces distinctions sont-elles bien nécessaires au regard des pratiques des consommateurs ?
Oui, puisqu’après avoir décomposé les différents risques de similitudes, la démarche méthodologique, le Tribunal apprécie globalement les signes en cause en les pondérant par un élément factuel : le comportement particulier du consommateur pour commander des vins :
« Dans le secteur des vins, ……….les consommateurs de ces produits sont habitués à les désigner et à les reconnaître en fonction de l’élément verbal qui sert à les identifier, en particulier dans les bars ou les restaurants, dans lesquels les vins sont commandés oralement après avoir vu leur nom sur la carte. Dès lors, en l’espèce, il convient d’attacher une importance particulière à la similitude phonétique entre les signes en cause.
Les questions particulièrement délicates de transbordement et de réexpédition des marchandises au regard des droits de propriété industrielle viennent régulièrement devant les Tribunaux. Une nouvelle illustration en est donnée par le jugement du 4 juin 2010.
Des marchandises dont l’expéditeur est une société asiatique et le destinataire situé dans un pays à l’époque extérieur à l’Union Européenne sont « temporairement stockées en zone aéroportuaire dans l’attente de leur réexpédition ».
Une société nord-américaine alertée par les douanes françaises et titulaire de différentes marques communautaires engage une action en contrefaçon de marque devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, qui est déboutée par jugement du 4 juin 2010 au motif qu’elle ne démontre pas « une mise sur le marché ou un risque de mise sur le marché français » des marchandises.
