Comment invoquer des droits nationaux pour les opposer à une marque communautaire et en demander la nullité ?

Différentes situations peuvent conduire à l’annulation d’une marque communautaire.

S’agissant des droits nationaux antérieurs susceptibles d’être opposés à une marque communautaire pour en demander l’annulation, – antériorités prévues à l’article 8 du règlement (CE) no 207/2009 à combiner avec la règle n° 37 du règlement (CE) n° 2868/95 -, qui de l’Office ou du demandeur ( son avocat) doit apporter la preuve de leur contenu et de leur reconnaissance dans tel ou tel pays ?

C’est l’ordonnance du 31 janvier 2016 de la Cour de Justice, l’affaire C‑485/16 P, qui répond sur un pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal. La décision

Notons la célérité, le pourvoi est du 7 septembre 2016 !

L’affaire est assez simple, la demande en nullité a été rejetée par la division d’annulation de l’EUIPO, par la Chambre de recours puis par le Tribunal car le demandeur à l’annulation de la marque communautaire s’est contenté d’indiquer  qu’il disposait dans différents pays d’une marque d’usage et s’est référé de manière générale aux législations nationales énumérées à titre purement informatif dans le tableau compris dans des directives de l’EUIPO.

 Cette référence générale n’est pas suffisante, il est donc nécessaire pour le requérant à l’annulation de déterminer et d’expliciter les législations nationales qu’il invoque même si celles-ci à priori pouvaient être connues de l’office. (Et bien entendu de montrer que sa situation lui permet d’en bénéficier).

La motivation de la Cour pour rejeter ce pourvoi

19      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et la règle 37, sous b), ii), du règlement no 2868/95, dans la mesure où il a considéré qu’Universal Protein Supplements n’avait identifié ni les États membres pertinents dont elle invoquait le droit national, ni de manière suffisamment détaillée le contenu des dispositions nationales pertinentes, ni, enfin, le régime de celles-ci conduisant à l’interdiction des marques de l’Union postérieures à la marque non enregistrée de la requérante. Plus particulièrement, Universal Protein Supplements reproche au Tribunal d’avoir jugé à tort, aux points 30 et 31 de l’arrêt attaqué, que les détails contenus dans le tableau intitulé « Droits nationaux constituant des “droits antérieurs” en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du [règlement no 207/2009] » annexé aux directives de l’EUIPO n’étaient pas suffisants et que ce tableau ne contenait pas de citations des dispositions des réglementations nationales s’y trouvant mentionnées.

20      Par son troisième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en conditionnant, au point 48 de l’arrêt attaqué, le devoir de vérification incombant à l’EUIPO à la fourniture préalable par le demandeur en nullité des précisions nécessaires relatives aux droits nationaux applicables.

….

22      En l’occurrence, il convient de constater que le Tribunal a considéré que la requérante n’avait satisfait à aucune des deux exigences cumulatives posées à la règle 37, sous b), ii), du règlement no 2868/95. Il a ainsi exposé, aux points 30 à 34 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas apporté d’éléments établissant le contenu des législations nationales qu’elle avait invoquées. De manière déterminante, il a également estimé, aux points 35 à 38 de cet arrêt, que la requérante n’avait pas fourni d’éléments démontrant qu’elle remplissait les conditions requises, conformément à ces législations nationales, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne en vertu d’un droit antérieur.

23      Dans ces circonstances, même à supposer que le Tribunal ait considéré de manière erronée que la requérante n’avait pas apporté d’éléments établissant le contenu des droits nationaux invoqués, ou que le devoir, incombant à l’EUIPO, de vérifier la pertinence des éléments de preuve produits par l’auteur d’une demande en nullité ne trouve à s’appliquer que si ce dernier a fourni les précisions nécessaires concernant les droits nationaux applicables, de telles erreurs sont sans incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué, dès lors que l’appréciation figurant aux points 35 à 38 dudit arrêt suffit à le justifier.

24      Dès lors, quand bien même les présents moyens s’avéraient fondés, ils ne seraient pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué.

25      Par voie de conséquence, il y a lieu d’écarter les premier et troisième moyens comme étant inopérants.

Nullité d’une décision de la Chambre de recours de l’OHMI pour défaut de motivation relevé d’office

Le contentieux de l’annulation de la marque communautaire peut être engagé devant un tribunal de grande instance ou devant l’OHMI. L’OHMI, ses divisions d’opposition et ses chambres de recours appliquent des règles spécifiques de procédures  sous le contrôle du Tribunal et de la Cour de justice.

L’ arrêt du 28 janvier 2016 du Tribunal montre la grande vigilance de cette juridiction qui se saisit d’office. Cette « auto-saisine » est d’autant plus remarquable qu’elle va même à l’encontre d’un des motifs invoqués par le requérant à l’annulation de la décision de la Chambre de recours, décision qui sera donc annulée mais pour un autre motif celui de l’absence de motivation suffisante. L’ arrêt est là.

  • Le rappel du principe de motivation

52 ….. il doit être rappelé que, conformément à l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation, découlant aussi de l’article 296 TFUE, a fait l’objet d’une jurisprudence constante selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre, d’une part, aux intéressés un exercice effectif de leur droit à demander un contrôle juridictionnel de la décision attaquée et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision

53 Par ailleurs, la constatation d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge de l’Union

54 À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation, pour le juge de l’Union, de relever d’office un moyen d’ordre public doit être exercée à la lumière du principe du contradictoire. Il est de jurisprudence constante que, hors les cas particuliers tels que, notamment, ceux prévus par les règlements de procédure des juridictions de l’Union, le juge de l’Union ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office, fût-il d’ordre public, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit

  • ici le contrôle du principe de motivation s’applique à une affaire complexe où la marque communautaire dont l’annulation est demandée, porte sur un nom patronymique dont le titulaire est une société qui porte ce même nom comme dénomination sociale car créée historiquement par une société issue d’une société familiale identifiée sous ce même nom et … dont un descendant est le requérant à l’annulation …

…..afin de déterminer à quoi la chambre de recours s’est référée en mentionnant le « nom ‘Gugler’ » et sur quels éléments elle a fondé son raisonnement (point 30 de la décision attaquée), il n’est possible que d’émettre des hypothèses.

84 En second lieu, il doit être remarqué que la chambre de recours a écarté les faits repris au point 30 de la décision attaquée, lesquels correspondaient aux arguments avancés par la requérante, résumés au point 7 de la décision attaquée, en se contentant de les mentionner et d’indiquer que lesdits arguments n’altéraient pas sa conclusion. Elle n’a fourni aucune explication quant aux motifs pour lesquels ces arguments ne modifiaient pas sa conclusion, que ce soit explicitement ou implicitement, dans la mesure où il ne ressort pas de ladite décision que les arguments en question ont été examinés dans une quelconque partie de cette décision.

85 Partant, aux fins de répondre à l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a considéré à tort que les faits mentionnés au point 30 de la décision attaquée n’altéraient pas sa conclusion, alors que, au contraire, ils auraient témoigné de la mauvaise foi de Gugler GmbH lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, il n’est possible que d’émettre des hypothèses quant au raisonnement tenu par la chambre de recours.

86 Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence citée aux points 52 à 54 ci-dessus, le Tribunal a décidé d’examiner d’office le respect, par la chambre de recours, de son obligation de motivation et il a invité les parties, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 du règlement de procédure, à s’exprimer sur cette question lors de l’audience. En particulier, les parties ont été invitées à indiquer si elles estimaient que la décision attaquée permettait de déterminer les raisons pour lesquelles la chambre de recours avait rejeté les arguments invoqués par la requérante au soutien de sa demande en nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ces arguments étant mentionnés au point 7 de la décision attaquée et repris au point 30 de celle-ci.

87 Lors de l’audience, l’OHMI a soutenu qu’il devait être considéré que la chambre de recours avait accordé une importance décisive au fait que Gugler GmbH utilisait le « signe Gugler’ » depuis de nombreuses années.
88 Or, à cet égard, il a déjà été indiqué que la chambre de recours n’avait pas précisé à quoi elle entendait se référer par la mention de l’expression « nom ‘Gugler’ » (voir point 80 à 83 ci-dessus).

89 En outre, ne ressortent pas de manière suffisante de la décision attaquée les raisons pour lesquelles, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 70 à 76 ci-dessus et aux circonstances en l’espèce, il devait être accordé une importance décisive à une telle utilisation du « signe Gugler ».

90 Certes, ainsi que l’OHMI l’a souligné lors de l’audience, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et au juge de l’Union de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle

91 Or, la seule explication de la chambre de recours consistant à indiquer que « [d]emander l’enregistrement d’une marque communautaire aurait, dès lors, constitué une initiative logique et totalement justifiée » ne peut suffire afin de comprendre en quoi, en présence de relations, à tout le moins d’affaires, entre la requérante et Gugler GmbH, les divers éléments avancés par la requérante et mentionnés par la chambre de recours (voir point 79 ci-dessus) étaient dépourvus de pertinence.

92 Dans ces circonstances, il doit être constaté que la chambre de recours n’a pas motivé à suffisance de droit la décision attaquée en omettant, d’une part, de préciser à quoi elle se référait en mentionnant le « nom ‘Gugler’ », cet élément semblant avoir constitué un point essentiel de son analyse, et, d’autre part, d’expliciter en quoi les arguments invoqués par la requérante, résumés au point 7 de la décision attaquée et repris par la chambre de recours au point 30 de ladite décision, n’altéraient pas sa conclusion relative à l’absence de mauvaise foi du déposant de la marque contestée.
….
94 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation que lui impose l’article 75 du règlement n° 207/2009 lorsqu’elle a statué sur le motif de nullité invoqué par la requérante fondé sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

Deux marques communautaires BE HAPPY annulées

Deux marques communautaires BE HAPPY viennent d’être annulées par le Tribunal le 30 avril 2015. L’arrêt est ici.

24 août 2006 : demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI du signe verbal BE HAPPY.

Pour

–        classe 16 : « Papier, carton, articles pour reliures » ;

–        classe 21 : « Verres et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans la classe 21) » ;

–        classe 28 : « Jeux ; jouets » ;

–        classe 30 : « Confiserie ».

25 octobre 2007 ; enregistrement de la marque communautaire

5 novembre 2009 : seconde demande d’enregistrement de marque communautaire pour le signe verbal BE HAPPY

Pour

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; ordinateurs, logiciels ; lunettes, étuis à lunettes » ;

–        classe 11 : « Appareils de cuisson électriques, machines à café (électriques) » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; malles et valises ; sacs, sacs de voyage, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos ; parapluies et parasols ».

30 avril 2010 : enregistrement de cette seconde marque communautaire

30 janvier 2012 : un tiers engage une procédure d’annulation devant l’OHMI pour ces deux marques

30 octobre 2012 : la division d’annulation annule les marques contestées au motif qu’elles ne présentaient pas de caractère distinctif.

28 décembre 2012 : recours du titulaire des deux marques

17 octobre 2013 : la Chambre de recours rejette les deux recours

L’affaire vient devant le Tribunal qui va rejeter également les recours du titulaire de ces deux marques communautaires BE HAPPY

  • Un message objectif

30      Il résulte des décisions attaquées que les marques contestées sont composées de deux termes anglais du langage courant, à savoir « be » et « happy », qui se présentent de manière conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaise. De ce fait, la combinaison de ces termes constitue une expression qui a une signification précise au regard du public pertinent, à savoir « sois heureux ». Cette expression est largement connue dudit public du fait de son utilisation dans une chanson populaire comme celle intitulée « Don’t worry, be happy » (points 18 et 19 de la première décision, ainsi que points 17 et 18 de la seconde décision). Ces considérations ne sont pas contestées par la requérante.

31      Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend la requérante, les marques contestées expriment un message objectif, invitant à être heureux.

  • Un tel message ne constitue pas une marque

……, les marques contestées seront immédiatement comprises par le public pertinent, sans qu’il soit nécessaire pour celui-ci de développer un minimum d’effort interprétatif ou de déclencher un processus cognitif, comme une expression incitant à l’achat et portant sur le sentiment de bonheur que soit l’achat, soit l’utilisation des produits en cause sont susceptibles d’éveiller dans l’esprit des consommateurs. En outre, comme il a été indiqué au point 30 ci-dessus, lesdites marques sont composées de deux mots communs de la langue anglaise, qui se présentent de manière conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaise et dont la combinaison donne lieu à l’élément verbal « be happy » qui signifie « sois heureux » et qui correspond également au titre d’une chanson bien connue. Ainsi, elles sont dépourvues de toute originalité ou prégnance, conformément à la jurisprudence rappelée au point 39 ci-dessus.

41      En outre, il résulte des décisions attaquées que l’expression en cause serait susceptible d’être utilisée par n’importe quel fournisseur afin d’inciter à l’achat de n’importe quels produits, y compris ceux visés par les marques

42      Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans tels que celui en cause en l’espèce

43      Dès lors, il y a lieu de considérer que les marques contestées ne sauraient être perçues par le public pertinent comme des indications d’origine commerciale.

 

Marque communautaire comment définir un dépôt que les français qualifient de frauduleux ?

Quelques fois le dépôt d’une marque  peut paraitre frauduleux à l’encontre de celui qui prétend détenir un droit antérieur. Celui qui invoque un droit historique plus ancien a-t-il pour autant un droit automatique sur cet enregistrement de marque ?

Illustration avec l’arrêt du 26 février 2015 du Tribunal qui rejette ce motif absolu de nullité de l’enregistrement de la  marque communautaire en retenant la règle de droit britannique.

  • La règle de droit applicable

« La requérante soutient que les conditions essentielles du droit du Royaume-Uni pour appliquer l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, à savoir le droit du « passing off », étaient réunies et qu’elle a apporté les éléments de preuve afin de démontrer qu’elle disposait de droits non enregistrés pour empêcher l’enregistrement de la marque contestée.

44      À cet égard, dans la mesure où l’argumentation de la requérante doit être comprise en ce sens qu’elle invoque, au soutien de sa demande en nullité, le droit relatif à l’usurpation d’appellation prévu par le droit du Royaume‑Uni, il y a lieu de rappeler que le droit applicable, en l’espèce, est le Trade Marks Act, 1994 (loi du Royaume‑Uni sur les marques), dont l’article 5, paragraphe 4, dispose notamment :

« Une marque ne peut être enregistrée si, ou dans la mesure où, son usage au Royaume‑Uni est susceptible d’être empêché :

a)      en raison de toute règle de droit [notamment en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation (law of passing off)] protégeant une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires […] »

  • L’appréciation jurisprudentielle britannique

45      Selon la jurisprudence du Tribunal, fondée sur l’interprétation de ce texte par les juridictions nationales, il résulte de celui-ci que le demandeur en nullité doit établir, conformément au régime juridique de l’action en usurpation d’appellation prévue par le droit du Royaume‑Uni, que trois conditions sont satisfaites, à savoir le goodwill acquis (c’est-à-dire la force d’attraction de la clientèle), la présentation trompeuse et le préjudice causé au goodwill [voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Rec, EU:T:2010:505, points 93 et 101, et du 18 janvier 2012, Tilda Riceland Private/OHMI – Siam Grains (BASmALI), T‑304/09, Rec, EU:T:2012:13, point 19].

  • L’application de ces règles par le Tribunal communautaire statuant sur un recours contre la décision de la Chambre de recours de l’OHMI

46      Il convient d’observer que, s’agissant des deux dernières conditions de l’action en usurpation, la requérante, aux points 54 et 55 de la requête, renvoie de manière générale, à son mémoire du 20 juin 2008 présenté devant l’OHMI.

47      Selon une jurisprudence constante, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions pertinentes, doivent figurer dans la requête. Ainsi, dans la mesure où la requérante ne fait pas spécifiquement référence à des points précis de ses écritures contenant les arguments développés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, les références générales auxdites écritures doivent être déclarées irrecevables [voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2012, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (BAÑOFTAL), T‑346/09, EU:T:2012:368, point 43 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan), T‑136/11, EU:T:2012:689, point 17].

48      Par ailleurs, s’agissant de la première condition de l’action en usurpation, laquelle tient au «  goodwill » acquis, la requérante prétend que le signe COLOURBLIND lui appartenait et que, en vertu d’une licence tacite de sa part, Future Factory expédiait, depuis 1996, les produits COLOURBLIND dans tout le Royaume-Uni ainsi que dans de nombreux autres pays. Le « goodwill » créé par Future Factory ressortirait du plan commercial de celle-ci du 19 mai 2000 (ci-après le « plan commercial de Future Factory ») ainsi que d’une brochure intitulée « Future Factory – Turning the Learning Curve Full Circle » (ci-après la « brochure de Future Factory »).

49      Il convient de relever que l’argumentation de la requérante, selon laquelle elle possède, en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation applicable au Royaume-Uni, des droits lui reconnaissant la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, vise, plus particulièrement, les troisième et quatrième conditions mentionnées au point 38 ci-dessus, alors que la chambre de recours a examiné, au point 19 de la décision attaquée, la condition tenant à un usage du signe dans la vie des affaires. En tout état de cause, en l’espèce, la requérante devait, afin de pouvoir invoquer utilement l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, démontrer qu’elle avait fait usage du signe concerné dans la vie des affaires, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, comme la chambre de recours l’a considéré à juste titre, en substance, au point 19 de la décision attaquée, et que cet usage avait été suffisamment significatif, cette condition étant commune à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et au régime de l’action en usurpation d’appellation applicable au Royaume-Uni.

50      En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, s’appuyant sur la jurisprudence nationale relative au droit concernant l’usurpation d’appellation applicable au Royaume-Uni, une personne physique ou morale doit, pour être considérée comme étant « titulaire d’un droit antérieur » et habilitée à empêcher l’usage d’une marque du fait de droits acquis sur un signe, démontrer un usage dudit signe. Elle doit ainsi, afin d’établir son « goodwill », démontrer une activité commerciale consistant à vendre un produit ou un service sous le signe concerné et se situant au-dessus d’un seuil de minimis [voir, en ce sens, arrêts Golden Elephant Brand, point 45 supra, EU:T:2010:505, points 101 à 122, et BASmALI, point 45 supra, EU:T:2012:13, point 26].

  • L’examen pratique des preuves de l’usage

51      S’agissant de la preuve d’un usage, suffisamment significatif, du signe COLOURBLIND, la requérante affirme que de nombreuses factures prouvaient la vente du produit COLOURBLIND par elle-même ainsi que par Future Factory.

52      Il doit être constaté, cependant, que, comme la chambre de recours l’a mentionné, au point 19 de la décision attaquée, les seuls éléments fournis par la requérante faisant apparaitre la commercialisation, par ses soins, du produit COLOURBLIND étaient deux factures, datées, respectivement, du 20 février et du 20 juin 1998, chacune d’elles concernant la vente de sept unités dudit produit. S’agissant des autres factures produites, il n’est pas contesté par la requérante qu’elles émanaient de Future Factory.

53      Or, si la requérante prétend avoir accordé une licence tacite à Future Factory, il suffit de constater à cet égard que, comme l’intervenante le fait valoir à bon droit, l’objet exact de cette prétendue licence n’est pas connu. En tout état de cause, la requérante n’étaye aucunement son affirmation, alors que, en réponse à la même affirmation formulée durant la procédure devant l’OHMI, la chambre de recours avait objecté l’absence de tout élément de preuve quant à l’existence d’une telle licence (point 19 de la décision attaquée).

54      Il en découle que les deux factures émises par la requérante concernant la vente, au total, de quatorze produits COLOURBLIND ne permettent pas de prouver un usage du signe COLOURBLIND, suffisamment significatif dans la vie des affaires, de la part de la requérante.

Annulation de la marque communautaire MOON pour désigner des lampes

La marque communautaire MOON a été accordée par l’OHMI pour  des « Appareils d’éclairage, en particulier lampes extérieures et intérieures ».

Un tiers engage à l’OHMI une action en nullité contre cette marque .

Le 4 février 2015, le Tribunal confirme la décision de l’Office qui a finalement annulé cette marque communautaire. L’arrêt est ici.

3      D’autre part, en ce qui concerne l’appréciation du caractère descriptif du signe Moon au regard des trois exemples susmentionnés, il convient d’abord de souligner que, si la forme de la « Moon-Lamp », qualifiée de « classique du design », n’est pas décrite dans les documents produits par l’intervenante au moyen de l’utilisation du terme « lune », il ne saurait être sérieusement contesté que les lamelles mobiles verticales de cette lampe permettent de modifier sa silhouette à l’image des différentes phases de la lune et que le terme « lune » peut servir pour décrire la forme de cette lampe. S’agissant ensuite de la lampe de jardin « Moon » de la société Nordlux, les documents produits par l’intervenante ne décrivent certes pas cette lampe en faisant référence à la lune. Toutefois, la requérante ne saurait soutenir que son aspect d’ensemble ne correspond pas précisément à la forme d’une lune et que, une fois fixée, cette lampe ne peut être décrite par le public pertinent par référence à la lune. Enfin, quant à la lampe à suspendre « Romeo Moon » de la société Flos, avec le commentaire « design by Philippe Starck in 1996 », il y a lieu d’observer que les documents produits par l’intervenante précisent, ainsi que le reconnaît la requérante, qu’elle émet une « lumière diffuse ». Or, indépendamment de la forme de la lampe concernée, cet effet lumineux peut être décrit par le public pertinent au moyen d’une référence à la lune.

34      Il convient d’ajouter que, si les trois lampes mentionnées à titre d’exemple d’utilisation du terme « moon » avant le dépôt de la demande d’enregistrement présentent un aspect différent, il n’en demeure pas moins que le signe Moon décrit à chaque fois l’une de leurs caractéristiques essentielles. Or, pour qu’un signe soit considéré comme descriptif, il suffit que ce signe désigne l’une des caractéristiques des produits visés par la marque en cause. Le fait que les autres caractéristiques de ces lampes ne soient pas analogues est dès lors dépourvu de pertinence.

35      Il ressort de ces exemples que, depuis une date antérieure à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause, le terme « moon » peut être utilisé pour décrire les caractéristiques de certaines lampes. Cette utilisation du terme « moon » est confirmée par les nombreux exemples avancés par l’intervenante au cours de la procédure administrative et, en particulier, par les autres exemples mentionnés au point 20 de la décision attaquée.

36      Du point de vue du public pertinent, l’utilisation du terme « moon » pour des appareils d’éclairage a donc une signification claire et décrit de manière suffisamment directe et concrète des lampes en forme de lune ou des lampes qui produisent un effet lumineux semblable à celui de la lune

37      Ainsi, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré, d’une part, de ce que la chambre de recours n’aurait pas démontré que, à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le signe Moon décrivait directement la forme et l’espèce des lampes désignées et, d’autre part, de ce que le terme « moon » serait uniquement un signe suggestif permettant de faire certaines associations.

38      Il s’ensuit que c’est à juste titre que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de ce signe, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

Communiqué de presse de l’INPI à relayer

Le communiqué de presse de l’INPI du 13 janvier doit être largement approuvé. C’est ici

Demandes de marques « Je suis Charlie »

Depuis le 7 janvier, l’INPI a reçu de nombreuses demandes de marques « Je suis Charlie », ou faisant référence à ce slogan.

L’INPI a pris la décision de ne pas enregistrer ces demandes de marques, car elles ne répondent pas au critère de caractère distinctif.

En effet, ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité.

Cette annonce de l’INPI est à rapprocher de l’arrêt que la Cour de cassation vient de rendre, le 6 janvier 2015, à propos de différentes marques « I Paris  » comprises non comme des signes distinctifs d’une entreprise déterminée mas comme des messages d’attachement.

Par cet arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour de Paris qui avait annulé ces marques.

Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte tant de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1964 que des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle que la marque est un signe servant à distinguer des produits ou services et que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu’en a le public auquel cette marque est destinée ; qu’après avoir rappelé que, pour être distinctif, un signe, même s’il n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée, l’arrêt, tant par motifs propres qu’adoptés, relève, d’abord, que seuls sont concernés les produits visés dans l’enregistrement des marques et « listés » par la société Paris Wear Diffusion, qui, vendus dans le cadre de son activité, ressortissent au commerce touristique, et en déduit que le public pertinent est constitué des touristes d’attention moyenne en quête de l’achat de souvenirs afin de conserver une trace de leur passage à Paris ; qu’il relève, ensuite, que le contenu sémantique des deux signes complexes litigieux appréhendés dans leur ensemble, en ce qu’il véhicule un message d’attachement à une ville particulière, conduira le consommateur à les percevoir comme des signes décoratifs dont il comprendra le sens, quelle que soit sa langue, et non pas comme des marques lui garantissant que les produits sur lesquels ils sont apposés sont fabriqués et commercialisés par la société France Trading, licenciée de M. X…, quand bien même seraient-ils apposés sur des étiquettes ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que la fonction d’identification d’origine des marques n’était pas remplie pour les produits en cause et rendant inopérants les griefs des deuxième et sixième branches et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les première et cinquième branches, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

Marque composée du mot Notaires : revendication de la propriété de la marque ou annulation de l’enregistrement

Le dépôt à titre de marque d’un signe désignant des professionnels réglementés est-il possible par un autre professionnel ou uniquement par l’organe représentatif de la profession réglementée  ? Si vous répondez à cette question, il faudra encore choisir l’action appropriée, action en revendication de la propriété de la marque ou action en annulation de l’enregistrement.

Illustration  avec l’étonnant arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2014. L’arrêt est ici.

29 avril 2010 dépôt de la marque « Notaires 37 » par la société Notariat services.

Notariat services engage une action en contrefaçon de marque contre la société NR communication qui faisait paraître, dans le département d’Indre-et-Loire, un journal d’annonces immobilières intitulé « Les Notaires 37 » .

Le Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’Orléans intervient volontairement à la procédure et revendique la propriété de la marque pour dépôt frauduleux ;

5 octobre 2012 : la Cour de Paris ordonne le transfert de la marque au Conseil régional des notaires.

Pourvoi en cassation de Notariat Services


Mais sur le moyen relevé d’office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles L. 711-3, b, et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 433-17 du code pénal, ensemble l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

Attendu que, l’adoption et l’usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l’autorité publique, sans en être titulaire, étant contraire à l’ordre public, cette marque ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation sur le fondement du deuxième de ces textes ;

Attendu qu’après avoir retenu que l’enregistrement de la marque « Notaires 37 » par la société Notariat services avait été effectué en fraude des droits du Conseil régional, l’arrêt retient que l’action en revendication de ce dernier est recevable et que doit être confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné le transfert à son profit de la marque ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a ordonné le transfert au profit du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans de la propriété de la marque française « Notaires 37 » n° 10 3 734 369, l’arrêt rendu le 5 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Annule la marque française « Notaires 37 » n°10 3 734 369 ;

Rejette la demande de revendication de la marque française « Notaires 37 » n°10 3 734 369, formée par le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans ;

Dit que sur réquisition du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques, conformément à l’article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Condamne la société Notariat services aux dépens afférents à l’arrêt partiellement cassé et à ceux de l’instance de cassation ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Notariat services à payer à la société NR communication la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

Utilisateur d’une marque collective et demande en nullité d’une marque communautaire posterieure

Signe de la marque antérieure invoquée

L’arrêt du 7 novembre 2014 rendu par le TPIE intervient dans un contentieux en nullité d’une marque communautaire URB au regard d’une marque antérieure semi-figurative URB.

Les dispositions communautaires prévoient les personnes qui peuvent demander la nullité d’une marque communautaire en invoquant une marque antérieure.

17      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 56, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, une demande en nullité de la marque communautaire peut être présentée auprès de l’OHMI dans les cas définis à l’article 53, paragraphe 1, dudit règlement par les personnes visées à l’article 41, paragraphe 1, à savoir les titulaires des marques antérieures ainsi que les licenciés habilités par les titulaires de ces marques.

Les exploitants de marque collective peuvent connaitre des difficultés à établir l’une ou l’autre de ces qualités

38      S’agissant de l’argument de la requérante tel qu’exposé au point 32 ci-dessus, il convient de noter qu’il ne ressort pas clairement du dossier que cette dernière avait le droit d’utiliser les marques collectives antérieures à la date à laquelle l’intervenant a déposé sa demande de marque communautaire. En effet, il ressort tant des écritures de l’OHMI que de la décision de la division d’annulation, que, en 2002, le Regulament de utilizare al marcii (règlement roumain relatif à l’utilisation des marques collectives antérieures) a été modifié et que, à la suite de cette modification, ce règlement ne comprenait plus la liste des entreprises habilitées à utiliser lesdites marques collectives. En outre, l’article 2 de la version modifiée dudit règlement disposait que seul un accord de franchise géré par le titulaire des marques collectives antérieures pouvait habiliter un tiers à les utiliser. Or, la requérante n’était pas partie à cet accord à la date à laquelle l’intervenant a déposé sa demande de marque communautaire, ce qui signifie que, depuis l’année 2002, elle n’était plus habilitée à utiliser les marques collectives antérieures. À cet égard, il convient de noter que, dans ses écritures, la requérante précise qu’elle conteste, depuis son origine, la légalité du Regulament de utilizare al marcii établi par S.C. URB. Elle affirme également que ce règlement a été annulé par un jugement du Tribunalul Bucureşti (tribunal de Bucarest, Roumanie), du 5 juin 2012, confirmé le 13 février 2013 par un arrêt de la Curtea de apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest). Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêt soit définitif, l’intervenant précisant en effet qu’un pourvoi en cassation a été introduit devant la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute cour de cassation et de justice, Roumanie). En tout état de cause, il est constant que ces décisions juridictionnelles ont été rendues à des dates postérieures à celle à laquelle l’intervenant a déposé sa demande de marque communautaire, à savoir le 10 novembre 2008. Par suite, à cette dernière date, la requérante, d’une part, et l’intervenant et la société S.C. RULMENTI Barlad, d’autre part, ne disposaient pas des mêmes droits sur les marques collectives antérieures. Dès lors, la prémisse sur laquelle est fondé l’argument de la requérante est erronée et ledit argument ne peut qu’être écarté.

 

Le recours contre la décision qui avait rejeté la demande en nullité de la marque communautaire, est rejeté également.

L’arrêt est ici.

Ni le signe Laguiole ni la dénomination Forge de Laguiole ne sont distinctifs pour les couteaux selon l’arrêt du Tribunal du 21 octobre 2014

  • Quelques dates

20 novembre 2001 : dépôt de la marque LAGUIOLE par M Szajner.

17 janvier 2005 : enregistrement de la marque par l’OHMI.

22 juillet 2005 : demande en nullité partielle de cette marque communautaire présentée par la société la Forge de Laguiole fondée sur le droit de sa dénomination sociale.

27 novembre 2006 : la division d’annulation de l’OHMI rejette la demande en nullité.

Recours par la société la Forge de Laguiole

1er juin 2011 : la chambre de recours de l’OHMI annule partiellement la marque communautaire.

M. Szajner saisit le Tribunal.

  • Tout d’abord, il faut relever que l’existence des marques nationales antérieures de M Szajner n’a pas été prise en compte

31      Dans la mesure où, lors de l’audience, le requérant, par référence à ses marques françaises LAGUIOLE, déposées en 1993, a tenté de remettre en cause le caractère antérieur de la dénomination sociale de l’intervenante sous sa forme actuelle, par rapport à la marque communautaire LAGUIOLE, il suffit d’observer que seule est pertinente, en l’espèce, la date de dépôt de ladite marque communautaire, à savoir le 20 novembre 2001

  • L’application éventuellement rétroactive des revirements de jurisprudence

7      Deuxièmement, même à considérer qu’il faille comprendre l’arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012 (point 20 supra) comme opérant un revirement de la jurisprudence, de tels revirements, en principe, s’appliquent rétroactivement aux situations existantes.

48      Ce principe se justifie par la considération que l’interprétation jurisprudentielle d’une norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée. S’il est vrai que ce principe est susceptible d’être atténué en ce que, dans des situations exceptionnelles, les juridictions peuvent s’en départir pour moduler l’effet dans le temps de la rétroactivité d’un revirement, la rétroactivité des revirements reste le principe. Or, en l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012 (point 20 supra) ne contient aucune modulation ou limitation en ce sens.

49      Il convient d’ajouter, à cet égard, que le principe analogue est appliqué par les juridictions de l’Union (arrêt de la Cour du 11 août 1995, Roders e.a., C‑367/93 à C‑377/93, Rec. p. I‑2229, points 42 et 43).

50      Dès lors, même si l’arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012 (point 20 supra) est en tant que tel un fait nouveau, il se borne à dire le droit français tel qu’il aurait dû être appliqué par la chambre de recours dans la décision attaquée, datant du 1er juin 2011, et tel qu’il doit être appliqué par le Tribunal, conformément au principe rappelé au point 29 ci-dessus.

  • C’est la protection de la dénomination sociale après l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2012 qui doit être prise en compte pour apprécier la légalité de la décision du 1er juin de l’OHMI

51      Il s’ensuit que, en l’espèce, la protection de la dénomination sociale Forge de Laguiole s’étend exclusivement aux activités effectivement exercées par l’intervenante à la date de la demande de la marque LAGUIOLE, le 20 novembre 2001.

  • Le caractère non distinctif d’un signe pourtant pris en compte par l’OHMI va se trouver annulé par l’arrêt du 21 octobre 2014

116    La chambre de recours a considéré que le terme « laguiole », quoique descriptif et donc non distinctif pour les couteaux, ainsi qu’il avait été constaté par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 3 novembre 1999 (G.T.I.-G.I.L. Technologies internationales/Commune de Laguiole et Association Le couteau de Laguiole), était néanmoins l’élément dominant, ou du moins codominant, de la dénomination sociale Forge de Laguiole, même lorsque cette dernière était utilisée pour des couteaux. Dès lors, selon elle, dans une appréciation globale, les signes en conflit présentaient une certaine similitude phonétique, visuelle et conceptuelle, qui ne saurait être contrebalancée par la seule adjonction de l’expression générique « forge de ».

………

121 En premier lieu, il est vrai, ainsi que la chambre de recours l’affirme au point 119 de la décision attaquée, que le caractère descriptif et non distinctif du terme « laguiole » pour des couteaux n’implique pas nécessairement que ce terme est également descriptif et non distinctif pour des produits qui ne sont pas des couteaux.

122    Il convient toutefois de rappeler, à cet égard, que le présent examen du risque de confusion concerne exclusivement les activités de fabrication et de vente de coutellerie et de couverts, ainsi que de cadeaux et de souvenirs, dans la mesure où il s’agit de coutellerie ou de couverts (voir point 74 ci-dessus). En effet, les activités effectivement exercées de l’intervenante se concentrent quasi exclusivement dans le domaine de la coutellerie, à l’inclusion de certains articles incorporant d’autres fonctions, en plus de celles de couteau, et que la commercialisation d’autres produits – en particulier, des couverts – reste accessoire, voire marginale. Cela ressort tant d’un examen des produits figurant dans la liste de prix de l’intervenante au 1er janvier 2001 que de la lecture des différents articles de presse figurant dans le « press-book » produit par l’intervenante – pour autant qu’ils se rapportent clairement à la période antérieure au 20 novembre 2001 – dans lesquels l’intervenante se présente systématiquement comme une coutellerie spécialisée dans la production de couteaux de type « Laguiole », sans que l’exploitation d’autres activités n’y soit mentionnée. S’il est vrai que certains de ces articles évoquent des intentions de diversification des activités de la part des dirigeants de l’intervenante, cette dernière n’a pas démontré, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, que ces intentions aient été mises en œuvre, avant la date du 20 novembre 2001.

123    Dans ces conditions, il convient de conclure que le terme « Laguiole » présente un caractère descriptif, voire générique, pour la totalité des activités de l’intervenante, pertinentes aux fins de l’examen du risque de confusion.

  • Le pouvoir distinctif de la dénomination sociale Forge de Laguiole est écarté pour les couteaux

160    Dans ces circonstances, c’est de manière erronée que la chambre de recours a considéré que, à la date du 20 novembre 2001, la dénomination sociale Forge de Laguiole avait acquis, pour les couteaux, un caractère distinctif supérieur à la norme en raison de la connaissance qu’en avait le public français.

  • Cette dénomination sociale a un faible pouvoir distinctif pour les autres produits que les couteaux pour lesquels au regard de l’identité de ceux-ci avec les produits visés à la marque, il y a un risque de confusion.

Le 21 octobre , le Tribunal annule partiellement la décision de la Chambre de recours en ce qu’elle a annulé la marque communautaire pour certains produits. La liste de ces produits est indiquée à l’arrêt. L’arrêt est ici

Marque communautaire : l’OHMI et le tribunal doivent permettre aux parties de fournir leurs observations sur la jurisprudence nationale

L’arrêt du 13 septembre 2012 du Tribunal était intervenu à propos d’un droit italien antérieur qui était opposé à une marque communautaire.  Ce blog en avait parlé, c’est ici.

La marque communautaire contestée
Le signe italien opposé

Le 27 mars 2014, la Cour de justice annule cet arrêt.

  • Rappelons simplement le passage de l’arrêt du 13 mars 2012 où le tribunal se reporte à l’appréciation par le juge italien de la date d’un cachet postal.

32      En application de la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation italienne), l’apposition sur un acte sous seing privé d’un cachet postal constitue un fait établissant la date certaine de cet acte au sens de l’article 2704 du code civil, dès lors que le cachet postal figure sur le corps du document lui-même (arrêt du 14 juin 2007, n° 13912). Il ressort également de cette jurisprudence que la preuve contraire de la véracité de la date d’un cachet postal peut être offerte sans qu’il soit besoin d’entamer la procédure d’inscription en faux.

Que dit la Cour le 27 mars 2014. L’arrêt est ici

  • Le droit à un procès équitable constitue un principe fondamental du droit de l’Union, consacré par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

53      Pour satisfaire aux exigences de ce droit, les juridictions de l’Union doivent veiller à faire respecter devant elles et à respecter elles-mêmes le principe du contradictoire, lequel s’applique à toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution de l’Union affectant de manière sensible les intérêts d’une personne (arrêts du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, Rec. p. I‑11245, points 51 et 53, ainsi que du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX‑II, Rec. p. I‑12033, point 41 et 42).

54      Le principe du contradictoire ne confère pas seulement à chaque partie à un procès le droit de prendre connaissance des pièces et des observations soumises au juge par la partie adverse et de les discuter. Il implique également le droit pour les parties de prendre connaissance des éléments soulevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision, et de les discuter. Pour satisfaire aux exigences relatives au droit à un procès équitable, il importe en effet que les parties aient connaissance et puissent débattre contradictoirement des éléments tant de fait que de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure

  • Qui a évoqué l’arrêt de la Cour de cassation italienne ?

55      En l’espèce, il est constant que l’arrêt du 14 juin 2007 n’a été mentionné ni au cours de la procédure devant l’OHMI ni dans les mémoires déposés devant le Tribunal, mais qu’il a été évoqué d’office par ce dernier après la fin de la procédure écrite.

56      Dès lors, il convient d’examiner si, en l’espèce, les parties ont bénéficié ou non, au cours de la procédure devant le Tribunal, de la possibilité de présenter leurs observations au sujet dudit arrêt.

  • Les parties n’ont pas pu présenter leurs observations sur cet arrêt italien

57      Ainsi qu’il ressort des lettres qui leur ont été adressées le 7 février 2012 par le Tribunal et des questions qui y étaient annexées, les parties, si elles ont été invitées à faire valoir leur point de vue sur les dispositions de l’article 2704 du code civil italien, n’ont, en revanche, pas été mises en mesure de présenter leurs observations sur l’arrêt du 14 juin 2007, dont il n’était fait aucune mention dans ces lettres.

58      Par ailleurs, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 117 de ses conclusions, la lecture des points 32, 35, 36, 39 et 40 de l’arrêt attaqué fait clairement ressortir que le contenu de l’arrêt du 14 juin 2007 a joué un rôle déterminant dans le raisonnement du Tribunal. C’est parce qu’il a constaté que la chambre de recours n’avait pas tenu compte de cette jurisprudence, selon laquelle la preuve du défaut de véracité de la date du cachet postal peut être rapportée sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux, que le Tribunal a considéré que la chambre de recours aurait pu accorder davantage d’importance aux anomalies alléguées par la NLC et qu’il convenait, en conséquence, d’annuler la décision litigieuse.

59      Il découle de ce qui précède que le Tribunal a violé le principe du contradictoire résultant des exigences relatives au droit à un procès équitable.