Procédure d’opposition à une demande de marque communautaire : le droit antérieur qui repose sur un usage

Différents droits permettent de s’opposer à une demande d’enregistrement de marque communautaire. Parmi ceux-ci, les droits issus de l’usage d’un signe non enregistré, mais leur mise en œuvre est délicate même pour l’OHMI comme le rappelle l’arrêt du 21 janvier 2016, puisqu’il faut distinguer des motifs de l’article 8 du règlement 207/2009  ceux qui relèvent du droit de l’Union et ceux qui sont à examiner selon le droit national.

L’arrêt est .

  • La procédure

27 juillet 2010 : G……. demande l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe verbal : HOKEY POKEY pour « confiserie » en invoquant l’ancienneté de la marque britannique HOKEY POKEY déposée le 17 avril 2000 et enregistrée le 22 septembre.

2 novembre 2010 : B……. forme une oppositionen invoquant la marque verbale antérieure non enregistrée HOKEY POKEY, utilisée au Royaume-Uni depuis 1997 pour des produits de « confiserie, à savoir [des] crèmes glacées ».

24 mai 2012 : la division d’opposition rejette l’opposition.

11 juin 2012 : recours de B……. ,

22 novembre 2013 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours et confirme la décision de la division d’opposition.

Le 21 janvier 2016, le Tribunal annule la décision de la Chambre de recours.

L’intérêt principal de l’arrêt porte sur la nécessaire motivation de l’OHMI quant à la preuve de l‘étendue du droit antérieur et de sa portée,  et de sa distinction au sens du droit national et du droit de l’Union.

  • L’absence de clarté de la décision de la Chambre de recours sur la situation du droit national tel qu’examiné

34 En l’espèce, en premier lieu, quant au respect de l’obligation de motivation, il convient de constater que la chambre de recours ne précise pas dans la décision attaquée d’une manière suffisamment claire si c’est au regard des critères fixés par un droit national qu’elle a apprécié la quatrième condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et, encore moins, de quel droit national seraient issus les critères au regard desquels elle a effectué cette appréciation.

35 En second lieu, contrairement à ce que l’OHMI indique en réponse aux questions posées par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, il convient de relever que la décision attaquée, et en particulier ses points 37 à 40 ayant trait à la question de savoir si la requérante a prouvé qu’elle disposait d’un droit antérieur lui conférant le droit d’interdire l’utilisation de la marque HOKEY POKEY par Greyleg, ne contient pas d’indications claires permettant au Tribunal de vérifier si les critères prévus par le droit national applicable ont été effectivement appliqués.

36 En effet, il n’existe aucune présentation des règles nationales au regard desquelles il aurait fallu apprécier la question de l’existence du droit antérieur. ….

37 Dans ces circonstances, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier l’exactitude du raisonnement de la chambre de recours et d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.

  • Distinction des motifs selon le droit de l’Union ou selon le droit national

39 ….. la chambre de recours a explicitement mentionné au point 38 de la décision attaquée que les éléments de preuve réunis par la requérante ne suffisaient pas pour démontrer l’utilisation du signe en cause dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale. Or, une telle appréciation relève des première et deuxième conditions prévues par l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, qui doivent être interprétées à la lumière du droit de l’Union, ainsi qu’il découle de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, et non de la quatrième condition, qui s’apprécie au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué. Par ailleurs, au point 39 de ladite décision, la chambre de recours a également fait allusion aux première et deuxième conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 en concluant que les éléments de preuve produits par la requérante ne suffisaient pas pour démontrer l’utilisation du signe en cause dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale, après avoir fait référence, au même point, au « préjudice », lequel peut être compris comme renvoyant à la quatrième condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et, par conséquent, à une appréciation au regard du droit national applicable, ce qui rend la compréhension de la motivation de la décision attaquée encore plus difficile.

  • L’OHMI n’aurait-il pas la faculté d’utiliser ses propres opinions (Obiter dictum) ?

40 Contrairement à ce qu’avance l’OHMI dans sa réponse aux questions écrites du Tribunal, la référence au point 39 de la décision attaquée à la deuxième condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 ne peut pas être considérée comme un simple obiter dictum, compte tenu du libellé peu clair et équivoque du raisonnement de la chambre de recours aux points 34 à 40 de ladite décision en ce qui concerne l’analyse de la quatrième condition visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.

  • La conclusion

41 Partant, il convient de relever que les incohérences constatées dans le raisonnement de la chambre de recours font en sorte qu’il ne peut pas exister de certitude même quant à la condition visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 qui a été examinée dans la décision attaquée. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours a violé son obligation de motivation en ce qui concerne des éléments du raisonnement qui sont essentiels pour soutenir la conclusion finale, de sorte que la décision attaquée doit être annulée.

Règle de procédure contre les décisions de l’OHMI : le mémoire de recours devant le Tribunal ne peut pas simplement renvoyer aux observations déposées devant l’office communautaire.

Dans les procédures devant l’OHMI, les différentes comparaisons sur les signes et sur les produits peuvent apparaître fastidieuses. Faut-il nécessairement les reprendre lors des recours devant le Tribunal  ou  le requérant peut-il simplement renvoyer à son mémoire déposé à l’époque devant l’Office?

L’arrêt du 16 octobre 2013 nous donne la réponse. Il intéresse non seulement les avocats et les conseils en propriété industrielle mais aussi les parties.

15      …… au point 11 de sa requête, la requérante, afin d’éviter les répétitions, a renvoyé à ses observations des 29 mars et 11 novembre 2011 présentées au cours de la procédure administrative devant l’OHMI.

16      À cet égard il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon la jurisprudence, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. Le Tribunal a jugé, par ailleurs, que, si le texte de la requête peut être étayé par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête et qu’il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les annexes ……

17      La requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés par la requérante devant l’OHMI, est irrecevable, car le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans la requête.

 

Nature et délai de production des preuves que l’opposant à une demande de marque communautaire doit apporter dans une procédure devant l’OHMI

Lors d’une procédure d’opposition à une demande de marque communautaire, l’OHMI, demande à l’opposant d’apporter des preuves de l’existence de son droit antérieur.

La nature de cette preuve et le délai dans lequel celle-ci est apportée sont de plus en plus strictement contrôlés.

L’arrêt du 3 octobre 2013 de la Cour de Justice illustre ce durcissement.

La Chambre de recours de l’OHMI rejette différents documents apportés par l’opposant, M. Bernhard Rintisch, à la demande de marque communautaire de la société Valfleuri Pâtes alimentaires SA.

Le 16 décembre 2011, le Tribunal rejette le recours de l’opposant.

  • Les documents litigieux produits par l’opposant tels qu’ils sont décrits à l’arrêt du 3 octobre

14      En particulier, la chambre de recours a, d’une part, considéré que les certificats d’enregistrement transmis à l’OHMI le 16 janvier 2007 ne suffisaient pas à prouver que les marques antérieures étaient toujours en vigueur à la date à laquelle l’opposition a été formée. D’autre part, elle a estimé que l’absence de traduction des extraits du registre en ligne datés du 8 janvier 2007 constituait une justification suffisante en soi pour refuser de les prendre en considération.

15      Elle a également considéré que les documents joints le 23 octobre 2007 au mémoire exposant les motifs de son recours ne pouvaient être pris en compte dans la mesure où ils avaient été produits après le 26 juillet 2007, date d’expiration du délai imparti par l’OHMI.

  • La Chambre de Recours disposait-elle d’un pouvoir discrétionnaire pour examiner ces pièces

22      L’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 dispose que l’OHMI peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

23      Ainsi que l’a jugé la Cour, il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement n° 40/94, et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits ….

24      En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet l’OHMI d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte.

25      Dans la mesure où le premier moyen avancé par le requérant concerne uniquement le pouvoir d’appréciation dont disposerait, selon lui, la chambre de recours de l’OHMI, il convient, afin de déterminer s’il existe une disposition contraire susceptible d’exclure un tel pouvoir, de se rapporter aux règles régissant la procédure de recours.

26      À cet égard, la règle 50, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’application prévoit que, sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.

27      Le Tribunal a estimé, au point 37 de l’arrêt attaqué, qu’il découlait de cette disposition que la chambre de recours était tenue d’appliquer la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application et, de ce fait, de considérer que la présentation de preuves visant à établir l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure au-delà de l’expiration du délai imparti à cet effet par l’OHMI entraîne le rejet de l’opposition, sans que la chambre de recours ait de pouvoir d’appréciation à cet égard.

28      Or, ce faisant, le Tribunal a retenu une interprétation erronée de la règle 50, paragraphe 1, du règlement d’application qui méconnaît la portée du troisième alinéa de cette disposition.

29      En effet, si le premier alinéa de ladite disposition instaure le principe selon lequel les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours, le troisième alinéa de la même disposition constitue une règle spéciale, dérogeant à ce principe. Cette règle spéciale est propre à la procédure de recours contre la décision de la division d’opposition et précise le régime, devant la chambre de recours, des faits et des preuves présentés après l’expiration des délais fixés ou précisés en première instance.

30      La règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application doit donc être appliquée, sur ce point particulier de la procédure de recours contre la décision de la division d’opposition, en lieu et place des dispositions relatives à la procédure devant ladite division, au nombre desquelles figure la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application.

31      Il importe ici de souligner que cette règle spéciale a été introduite dans le règlement d’application lors de la modification de celui-ci par le règlement n° 1041/2005 qui, selon son considérant 7, vise notamment à clarifier les conséquences juridiques des irrégularités procédurales intervenues au cours des procédures d’opposition. Ce constat confirme que les conséquences attachées, devant la chambre de recours, au retard observé dans l’administration de la preuve devant la division d’opposition doivent être déterminées sur la base de ladite règle.

32      Or, aux termes de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application, lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et aux preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition, à moins qu’elle ne considère que des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

33      Le règlement d’application prévoit donc, expressément, que la chambre de recours dispose, lors de l’examen d’un recours dirigé contre une décision d’une division d’opposition, du pouvoir d’appréciation découlant de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application et de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n’ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition.

34      Par conséquent, en jugeant, au point 42 de l’arrêt attaqué, que la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application constituait une disposition contraire s’opposant à la prise en compte, par la chambre de recours, des éléments présentés tardivement par le requérant devant l’OHMI, avec pour conséquence que cette chambre ne disposait d’aucune marge d’appréciation fondée sur l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 aux fins de la prise en compte de ces éléments, le Tribunal a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

35      Pour autant, il convient de rappeler que, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté

36      Or, il découle des considérations figurant au point 34 du présent arrêt que, en constatant, aux points 38 à 40 de la décision litigieuse, qu’il résultait de la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application qu’elle ne disposait pas d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des preuves présentées tardivement de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure, la chambre de recours a commis une erreur de droit.

  • La Chambre de recours avait donc un pouvoir d’appréciation pour retenir ou non des preuves produites tardivement.Mais la Chambre de recours a eu raison de ne pas tenir compte de ces documents

41      Or, pour motiver sa décision, la chambre de recours a notamment souligné que M. Rintisch disposait de la preuve du renouvellement des marques en cause depuis le 15 janvier 2007 et qu’il n’exposait pas la raison pour laquelle il avait retenu ce document jusqu’au mois d’octobre 2007.

42      Il ressort donc de la décision litigieuse que les circonstances qui entourent la production tardive des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection des marques en cause ne sont pas susceptibles de justifier le retard du requérant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

43      Le fait que M. Rintisch ait produit, avant l’expiration du délai imparti par la division d’opposition, des extraits du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt mentionnant le renouvellement des marques en cause dans une langue autre que la langue de procédure n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse dans la mesure où il résulte de la règle 19, paragraphe 4, du règlement d’application que l’OHMI ne prend pas en compte des documents qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans ce délai.

44      Il s’ensuit que la chambre de recours était fondée à refuser de prendre en compte les preuves présentées par M. Rintisch après l’expiration des délais impartis à cet effet par la division d’opposition, sans qu’il soit nécessaire qu’elle se prononce sur la pertinence éventuelle de ces preuves ou qu’elle détermine si le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive s’oppose à cette prise en compte.

 

 

Demande de marque communautaire et demande de preuve d’usage de la marque communautaire antérieure opposée, le rappel de la règle des 5 ans

A une demande de marque communautaire, peuvent être opposés différents droits de marques antérieures. Le jugement du 16 décembre 2013 par le TPICE intervient dans une affaire où le même opposant invoquait une marque nationale, des marques nationales issues d’une même marque internationale, et une marque communautaire. Quand faut-il demander les preuves d’usages de ces marques antérieures et plus particulièrement s’agissant  d’une marque communautaire antérieure la limite des 5 ans doit-elle être appréciée à la date de la publication de la demande de la demande contre laquelle l’opposition est dirigée, ou faut-il tenter d’en demander ultérieurement la déchéance pour en minorer la portée dans le cadre de l’opposition ?

  • La marque demandée

Le 11 février 2003 : Gitana SA demande la marque communautaire :Classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies, parasols » ;

classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements pour les sports nautiques »

  • Les marques antérieures opposées

Le 15 décembre 2004 : Rosenruist – Gestão e serviços, Lda forme opposition sur la base de :

la marque figurative communautaire antérieure enregistrée le 20 février 2002 sous le numéro 1 609 312 (ci-après la « marque communautaire antérieure » , pour des produits relevant, après constatation d’une déchéance partielle le 31 octobre 2008), pour des produits relevant, de la classe 25 correspondant à la description suivante : « vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes, pardessus, imperméables, vêtements d’extérieur et pullovers, blousons, chapeaux, écharpes, foulards, chaussettes, gants, ceintures pour vêtements, chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles » ;

– la marque figurative internationale antérieure, enregistrée le 12 juillet 1990 sous la référence W00 555 706, produisant ses effets en Allemagne, en Espagne, en France, en Autriche et au Portugal (ci-après la « marque internationale antérieure »), pour les « sacs, sacoches, porte‑monnaie, portefeuilles, valises, malles, beauty‑cases vides, porte‑documents, parapluies, sacs à main », relevant de la classe 18, et les  « vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes, manteaux, imperméables, maillots et pull-overs, blousons, chapeaux, écharpes, foulards, bas, gants, ceintures d’habillement, chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles », relevant de la classe 25 ;

la marque figurative italienne antérieure enregistrée le 12 juillet 1990 sous le numéro 531 768 (ci-après la « marque italienne antérieure »), pour les « sacs, bourses, porte-monnaie, portefeuilles, sacs de voyage, malles, trousses de maquillage, vanity-cases vides, porte-documents, parapluies, sacs à main », relevant de la classe 18, et les « vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes, manteaux, imperméables, maillots et pull-overs, blousons, chapeaux, écharpes, foulards, bas, gants, ceintures d’habillement, chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles », relevant de la classe 25.

  • Les demandes de preuves d’usage dans le cadre de la procédure d’opposition et la demande de déchéance de la marque communautaire

17 mai 2006Gitana SA demande  des preuve de l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’exception de la preuve de l’usage de la marque communautaire antérieure.

Le 8 septembre 2006, Rosenruist – Gestão e serviços produit divers documents afin de démontrer l’usage.

Le 30 octobre 2007, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en refusant l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 18 et 25, à l’exception de « cuir et imitation de cuir », au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque communautaire antérieure.

Le 20 novembre 2007, Gitana SA forme un recours et demande la suspension de la procédure dans l’attente  de la procédure de déchéance engagée contre la marque communautaire opposée.

17 juillet 2008, la Chambre de recours suspend la procédure.

  • La déchéance de la marque communautaire antérieure

31 octobre 2008, la Division d’annulation prononce  la déchéance de la marque communautaire antérieure en ce qui concernait les produits relevant de la classe 18,  restent donc les produits relevant de la classe 25. Le recours contre cette décision est rejeté par la Chambre de recours le 17 mars 2010. Il n’y a pas eu de recours de cette décision devant le Tribunal.

  • La décision de la Chambre de recours dans la procédure d’opposition

Le 2 février 2011, la procédure d’opposition  reprend.

4 août 2011 : la Chambre de recours accueille partiellement le recours pour une partie des produits relevant de la classe 18, à savoir les « malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies et parasols » visés par la marque demandée et l’a rejeté pour les autres produits en considérant que, compte tenu de l’identité ou de la similitude de ces derniers avec les produits visés par la marque communautaire antérieure et des similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. La chambre de recours a aussi rejeté la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure communautaire présentée par la requérante dès lors que le délai de cinq ans visé à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne s’était pas écoulé à la date de la publication de la demande de ladite marque (points 16 et 17 de la décision attaquée). Enfin, la chambre de recours a jugé que l’opposante n’a pas produit une preuve de l’usage suffisante en ce qui concernait les produits relevant de la classe 18, visés par la marque internationale antérieure et la marque italienne antérieure. En conséquence, elle a rejeté l’opposition dans la mesure où celle-ci était fondée sur ces marques (points 59 et 60 de la décision attaquée).

  • La position du Tribunal

En premier lieu, il convient de relever qu’il résulte de la décision attaquée que le rejet par la chambre de recours de la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits autres que les « malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies et parasols », relevant de la classe 18, est fondé sur l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque communautaire antérieure , l’opposition ayant été rejetée dans la mesure où elle avait été fondée sur les marques internationale et italienne antérieures.

D’où le Tribunal :

Au demeurant, il suffit de relever que l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne prévoit l’obligation pour l’opposant de fournir, sur requête du demandeur, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure que « pour autant qu’à [la date de la publication de la demande d’enregistrement] la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins ». Par conséquent, lorsque la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est enregistrée depuis moins de cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la preuve de l’usage sérieux ne peut pas encore être exigée et la marque antérieure doit être réputée avoir été utilisée.

En l’espèce, il est constant que, à la date de la publication de la demande de marque, le 20 septembre 2004, la marque communautaire antérieure, qui a été enregistrée le 20 février 2002, n’avait pas été enregistrée depuis au moins cinq ans.

C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé, aux points 16 et 17 de la décision attaquée, que la demande de preuve de l’usage de la marque communautaire antérieure n’était pas recevable.

  • Mais au regard de quels produits de la marque communautaire antérieure, le Tribunal statue-t-il, ceux de l’enregistrement ou ceux après la déchéance ?

En ce qui concerne les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 18, la chambre de recours les a divisés en deux groupes. Elle a jugé que les produits relevant du premier groupe, à savoir les « produits en ces matières [cuir et imitation de cuir] non compris dans d’autres classes », présentaient, conformément à la jurisprudence, une similitude avec les produits relevant de la classe 25 visés par la marque communautaire antérieure, notamment dans la mesure où ces produits étaient souvent vendus dans les mêmes points de vente. En revanche, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition en ce qui concerne les produits relevant du second groupe de la classe 18, à savoir les « malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies, parasols », qui, selon la chambre de recours, ne présentaient pas de similitude avec les produits relevant de la classe 25 visés par la marque communautaire antérieure.

 

 

Demande de marque communautaire : procédure devant la Chambre de recours et appréciation de la similarité des logiciels avec les services qu’ils permettent de proposer

Le 6 septembre 2013, le Tribunal a rappelé une importante règle de procédure et comment apprécier la similarité entre des activités de développements de logiciels et les services que ces logiciels permettent de proposer.

  • Lors d’une procédure d’opposition, la validité d’une demande de marque communautaire est contestée pour défaut de caractère distinctif.Devant le Tribunal, l’opposant peut-il apporter des pièces supplémentaires pour appuyer sa demande qu’il avait présentée devant la Chambre de recours ?

Sur la recevabilité de l’annexe A.21 de la requête

30      L’OHMI soutient que l’annexe A.21 de la requête, qui viserait à démontrer le faible caractère distinctif de la marque antérieure, a été produite pour la première fois devant le Tribunal et qu’elle est, dès lors, irrecevable.

32      ....seules les pièces qui avaient été produites dans le cadre de la procédure administrative devant l’OHMI sont recevables au soutien d’un recours formé devant le Tribunal.

33      En l’espèce, l’annexe A.21 de la requête est une liste de demandes d’enregistrement de marques contenant soit le mot « euro », soit le mot « logistics », qui ont été rejetées par le Deutsches Patent- und Markenamt. Selon la requérante, ce document vise à étayer les arguments déjà développés devant la chambre de recours, selon lesquels, d’une part, les éléments verbaux de la marque antérieure étaient dépourvus de caractère distinctif et, d’autre part, le minimum de caractère distinctif requis aux fins de l’enregistrement de cette marque lui était conféré par ses éléments figuratifs, lesquels devaient, dès lors, être considérés comme les éléments dominants de ladite marque.

34      Il convient de relever que la requérante ne conteste pas produire ce document pour la première fois dans le cadre du présent recours.

35      Il s’ensuit que l’annexe A.21 de la requête doit être déclarée irrecevable.

  • Sur la complémentarité entre des activités de développement de logiciels et les services que ces logiciels permettent de proposer

Par ailleurs, il convient de relever que les services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées », visés dans la demande de marque, sont de nature essentiellement informatique, tandis que le « service d’agences d’expédition », couvert par la marque antérieure, est d’une nature différente et n’utilise l’informatique que comme un support pour permettre la fourniture de ce service

92      Il s’ensuit que les services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées » visés dans la demande de marque et le « service d’agences d’expédition » présentent des différences quant à leur nature, leur destination et leur utilisation.

93      Par ailleurs, étant adressés à des publics différents, ces services ne sont pas substituables. Ils ne présentent, dès lors, pas de caractère concurrent

94      Enfin, ces mêmes services ne présentent pas non plus de caractère complémentaire. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise

95      Cette définition jurisprudentielle implique que des produits ou des services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public. Il s’ensuit qu’un lien de complémentarité ne saurait exister entre, d’une part, des services qui sont nécessaires pour le fonctionnement d’une entreprise commerciale et, d’autre part, des services que cette entreprise fournit. Ces deux catégories de services ne sont pas utilisés ensemble, dès lors que ceux de la première catégorie sont utilisés par l’entreprise concernée elle-même, alors que ceux de la seconde sont utilisés par les clients de ladite entreprise.

96      Il résulte de ce qui précède que, d’une part, les services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées », relevant de la classe 42, visés dans la demande de marque, et, d’autre part, le « service d’agences d’expédition », relevant de la classe 39, couvert par la marque antérieure, ne sont pas similaires et que, dès lors, la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant qu’ils l’étaient.

Opposition devant l’OHMI : l’OHMI connait des difficultés de transmission des mémoires et des justificatifs

Avec L’OHMI, l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques, Dessins et Modèles), les parties qu’elles soient déposantes ou opposantes, sont amenées à communiquer  leurs mémoires ou différents documents requis, dans des délais souvent impératifs. Des difficultés de transmission ne sont pas à exclure.

L’arrêt du 30 mai 2013 se prononce sur de telles difficultés.

11 juin 2008, Renta Siete, SL présente une demande d’enregistrement de marque communautaire  sur le signe verbal DIVINUS pour « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

Le 24 octobre 2008 : Moselland eG – Winzergenossenschaft forme opposition sur la base de la marque figurative allemande, pour des produits de la classe 33 :

 

5  novembre 2008 : l’OHMI demande à Moselland d’apporter la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque allemande antérieure au plus tard le 6 mars 2009.

8 juillet 2009 : l’OHMI informe Moselland de l’absence de la preuve requise.

13 juillet 2009 : Moselland dit avoir transmis , le 24 octobre 2008, via le serveur en ligne de l’OHMI, :

–          l’acte d’opposition,

–          l’exposé des motifs,

–          un extrait du registre du Deutsches Patent-und Markenamt,

–          une traduction de cet extrait dans la langue de procédure,

  • 20 août 2009 : la division d’opposition rejette l’opposition comme non fondée pour absence de la preuve requise. Selon la division d’opposition, le seul document reçu le 24 octobre 2008 avec l’acte d’opposition était le mémoire exposant les motifs de l’opposition.
  • 12 octobre 2009 : Moselland  forme un recours auprès de l’OHMI. Moselland produit la copie du récépissé généré automatiquement par le serveur en ligne de l’OHMI à la suite du dépôt de son opposition le 24 octobre 2008 . Ce document comprenait les pièces suivantes :

–        l’acte d’opposition,

–        le mémoire exposant les motifs de l’opposition,

–        un fichier graphique présentant la marque antérieure,

–        une copie de l’extrait du registre,

–        une traduction de l’extrait du registre.

  • 22 février 2010 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours.

Recours de Moselland devant le Tribunal.

  • 30 mai 2013 , le Tribunal annule  la décision du 22 février 2010.

Sur l’examen matériel du récépissé :

Sur l’appréciation de la chambre de recours relative à la valeur probante du récépissé en cause

29      La requérante soutient avoir transmis, via le serveur en ligne de l’OHMI, le 24 octobre 2008, en même temps que l’acte d’opposition et l’exposé des motifs, une représentation graphique de la marque antérieure, un extrait du registre portant sur cette marque, et la traduction de cet extrait. Elle reproche en substance à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de ces documents, alors que la copie du récépissé en cause, présentée en annexe au recours, permettait de prouver qu’ils avaient été reçus en temps utile. La requérante fait valoir que l’absence de transmission de ces documents aux organes compétents de l’OHMI est une négligence qui ne lui est pas imputable et qui ne devrait pas lui porter préjudice.

30      L’OHMI confirme que le dossier d’opposition en cause ne comporte que neuf pages au total, à savoir l’acte d’opposition (cinq pages) et l’exposé des motifs (quatre pages).

31      Il convient de vérifier si les éléments de preuve soumis par la requérante dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours permettent de démontrer, comme elle le soutient, qu’elle avait transmis des documents contenant la preuve requise dans le délai imparti.

32      À cet égard, il y a lieu de constater que la chambre de recours a procédé à une appréciation erronée des preuves soumises par la requérante à l’appui de son recours, dès lors que la copie du récépissé en cause prouve que des documents supplémentaires avaient été annexés à l’acte d’opposition.

33      En effet, il convient de relever, premièrement, que le récépissé en cause constitue bien un document émanant de l’OHMI, puisqu’il fait apparaître, en bas de chacune de ses pages, l’adresse du serveur en ligne de l’OHMI (http://secure.oami.europa.eu). L’OHMI n’a par ailleurs pas contesté l’authenticité de ce document.

34      Deuxièmement, le récépissé en cause laisse également clairement apparaître qu’il a été émis le 24 octobre 2008, soit à la date d’introduction de l’acte d’opposition.

35      Troisièmement, le récépissé en cause comporte notamment les cinq pages du formulaire d’opposition ainsi que les quatre pages relatives à l’exposé des motifs d’opposition, que l’OHMI reconnaît avoir reçues, si bien qu’il ne fait pas de doute que ce document constitue la confirmation émise par le serveur en ligne de l’OHMI à la suite de l’introduction de l’opposition le 24 octobre 2008.

36      Quatrièmement, le récépissé en cause comporte quatorze pages, toutes numérotées de un à quatorze (« page 1 of 14 » à « page 14 of 14 »).

37      Dès lors, en affirmant que le dossier de l’opposition ne comportait que neuf pages, composées de l’acte d’opposition (cinq pages) et de l’exposé des motifs (quatre pages), la chambre de recours a apprécié de manière erronée les preuves soumises devant elle, lesquelles permettaient d’établir à suffisance de droit que la requérante avait transmis d’autres documents en plus de l’acte d’opposition et de l’exposé des motifs, et ce nonobstant l’affirmation contraire des services internes de l’OHMI.

38      Quant au contenu de ces documents, il ressort également de la copie du récépissé en cause produite devant la chambre de recours et devant le Tribunal qu’ils consistent, comme le soutient la requérante, en une représentation graphique de la marque antérieure, un extrait du registre portant sur cette marque, et la traduction de cet extrait.

39      Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 20 de la décision attaquée, selon laquelle les documents présentés devant elle par la requérante ne permettaient pas d’établir que l’OHMI avait reçu un extrait du registre en même temps que l’acte d’opposition, est erronée.

Mais la violation des  règles de transmission peuvent-elles être invoquées à ce stade de la procédure

Deuxièmement, les règles sur la transmission sont des dispositions qui s’appliquent conjointement avec des dispositions prévoyant l’envoi à l’OHMI de certains documents. Or, s’il ne saurait être admis que la requérante fasse valoir, dans la réplique, la violation desdites règles conjointement avec des dispositions qu’elle n’avait pas invoquées devant la chambre de recours et dans sa requête devant le Tribunal, il est constant que, en l’espèce, la requérante s’appuie sur les règles sur la transmission en liaison avec des dispositions dont la violation par l’OHMI a bien été invoquée auparavant, à savoir la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2868/95 et la règle 20, paragraphe 1, de celui-ci. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, le fait que la requérante ne se soit pas expressément appuyée sur les règles sur la transmission avant le dépôt de la réplique n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’invocation de la violation desdites règles au stade de celle-ci, qui constitue une ampliation d’un moyen déjà invoqué (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, Rec. p. II‑781, points 88 à 90, et British Aggregates e.a./Commission, précité, points 88 et 89).

74      Troisièmement, l’objet du litige, tel que soumis d’abord à la chambre de recours, puis au Tribunal, a trait à la question de savoir si les éléments que la requérante soutient avoir soumis à l’OHMI pour apporter la preuve requise ont été reçus par celui-ci. Il en découle que, par l’invocation des règles sur la transmission, la requérante n’a pas dépassé le cadre du litige tel que défini dans la requête, mais s’est limitée à présenter un développement de son argumentation, contenue dans la requête et déjà invoquée devant la chambre de recours, selon laquelle la division d’opposition avait considéré à tort que la preuve requise n’avait pas été apportée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Cableuropa e.a./Commission, T‑346/02 et T‑347/02, Rec. p. II‑4251, points 112 et 113).

75      Il s’ensuit que la requérante est recevable à invoquer la violation des règles sur la transmission.

Marque Internationale, marque communautaire protocole : un signe qui en au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement en tant que descriptif

Marque Internationale, marque communautaire protocole : un signe qui en au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement en tant que descriptif

Le 8 février 2013, le Tribunal a rappelé une règle fondamentale du droit des marques : un signe qui, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement.

  • 19 décembre 2009 : dépôt de la demande de marque internationale avec désignation de la Communauté européenne de : MEDIGYM.

Pour : « Appareils de gymnastique à usage médical ».

  • 4 mars 2010 : réception par l’OHMI de la notification de l’enregistrement international du signe en cause.
  • 31 janvier 2011 : refus par l’examinateur de la marque pour l’Union Européenne.
  • 31 mars 2011 : recours du déposant.
  • 18 novembre 2011 : la quatrième chambre de recours rejette le recours.

8 février 2013 : le Tribunal rejette le recours

37      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 12 de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent percevra l’élément « medi » comme étant une référence au domaine de la médecine. En revanche, elle ne conteste pas que l’élément « gym » sera perçu par ledit public comme une abréviation des mots anglais « gymnasium » et « gymnastic ».

38      La chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, que, d’une part, l’élément « medi » était la racine de plusieurs termes liés au domaine de la médecine, notamment de l’adjectif « medical », et que, d’autre part, selon le dictionnaire anglais spécialisé en abréviations Acronyms, Initialisms & Abbreviations Dictionary (32e édition), il était l’abréviation du terme « medicine ».

39      L’argument de la requérante selon lequel la racine des mots « medical » ou « medicine » ne serait pas « medi », mais « medic », ne saurait remettre en cause la conclusion de la chambre de recours.

40      En effet, même à supposer que d’un point de vue linguistique la racine des mots « medical » ou « medicine » soit « medic », l’élément « medi » constitue la partie commune de nombreux termes liés au domaine médical et présente, donc, un contenu sémantique lié à ce domaine. D’ailleurs, comme l’a constaté la chambre de recours sur la base du dictionnaire mentionné au point 39 ci-dessus, l’élément « medi » existe en anglais en tant qu’abréviation du terme « medicine ».

41      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant, au point 12 de la décision attaquée, que l’élément « medi » pouvait être compris en anglais comme étant une référence au domaine de la médecine. Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a établi à suffisance cette conclusion sur la base d’un élément objectif, à savoir un dictionnaire anglais spécialisé en abréviations.

42      Le fait que, comme le soutient la requérante, l’élément « medi » soit aussi un préfixe d’origine latine signifiant « demi », « mi », « entre », « au milieu » ou « moyen » ne saurait infirmer cette conclusion. En effet, il n’est pas exclu que l’élément « medi » puisse avoir d’autres significations en dehors du domaine de la médecine.

43      Néanmoins, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 35 ci-dessus, pour établir le caractère descriptif d’un signe, l’appréciation dudit caractère ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés.

44      En l’espèce, l’élément « medi » est l’un des éléments composant le signe MEDIGYM, qui désigne des appareils de gymnastique à usage médical. Dans la mesure où il s’agit de produits destinés à être utilisés dans le domaine médical, il y a lieu de considérer que le public pertinent percevra l’élément « medi » comme une référence directe à ce domaine et, donc, à leur destination médicale.

45      Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, un signe qui, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement en tant que descriptif

…………

47      La chambre de recours s’est limitée à indiquer, au point 12 de la décision attaquée, que l’élément « ‘medi’ p[ouvait] en effet être compris par le public anglophone comme une référence au domaine de la médecine, en tant que racine commune de plusieurs termes dans ce domaine, tel que l’adjectif ‘medical’ ». Elle a ensuite précisé que, « même si d’autres significations [pouvai]ent être déduites du signe demandé, il y a[vait] lieu de prendre en considération la compréhension des consommateurs telle qu’indiquée pour les produits revendiqués ». Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pris en considération ni la fréquence à laquelle apparaît le mot en question, ni le fait que le public pertinent ait l’habitude de rencontrer l’élément « medi » afin d’établir le caractère descriptif dudit élément.

48      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, que, « dans la mesure où les produits se rapport[ai]ent clairement au secteur médical, les diverses autres significations proposées par la requérante n’étaient pas envisagées par les consommateurs ».

 

Pocédure d’opposition à une demande de marque communautaire : similarité entre logiciels de communication et téléphones

Les critères de l’appréciation de la similarité sont des problématiques récurrentes du droit des marques. S’agissant des logiciels qui animent presque tous nos appareils, cette appréciation peut aboutir à une protection très étendue sur la base d’un enregistrement en classe 38.  l’arrêt du 29 janvier 2013 du TPIUE intervient à propos des logiciels de communication.

 

  • 17 août 2007 : nfon AG demande à l’OHMI l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe verbal : nfon

Pour

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; téléphones ; appareils téléphoniques ; réseaux téléphoniques » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ».

 

  • 14 avril 2008 : opposition par Fon Wireless Ltd, pour tous les produits et services

Les droits antérieurs invoqués :

1°) La marque communautaire figurative, déposée le 15 novembre 2005