Extension du bénéfice de la procédure d’opposition à une demande de marque

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt modifie le Code de la Propriété intellectuelle et étend la procédure d’opposition à une demande de marque.

Article 23

I.-Après le 1° de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ; ».
II.-La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par des articles L. 643-3-1 à L. 643-3-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 643-3-1.-
Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géogaphique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du présent code peut demander au directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité d’exercer le droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque qu’il tient de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété de l’un de ces signes.


…..

Dépôt de marque française et procédure d’opposition : la modification de la nature des services visés à la demande de marque est-elle possible par la juridiction statuant sur le recours contre la décision du Directeur de l’INPI ?

Un dépôt de marque française peut conduire à une procédure d’opposition. Lors de celle-ci sont débattues l’identité et la similarité des produits et services . Mais après la décision du Directeur de l’INPI, la modification de la nature des services visés à la demande de marque est-elle encore possible par la juridiction statuant sur le recours contre cette décision ? Existe-t-il un risque de modifications de la nature des seuls services restants quand ceux-ci sont liés à ceux refusés par l’office ?

24 avril 2003 : SHISEIDO dépose la marque communautaire « ZEN » qui sera enregistrée sous le n° 3 187 374 pour désigner en particulier, en classes 3 et 44, « les salons de beauté, salons de coiffure, soins de santé et soins esthétiques ; services de manucure, services de massage »,

ZEN&O dépose à l’INPI la demande de marque ZEN&O en classe 44 pour les « soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains et animaux ; salons de beauté »

Opposition par SHISEIDO

Le Directeur de l’INPI accueille l’opposition pour tous les produits et les services.

Recours de ZEN&O

La Cour de Lyon annule la décision pour nous dit la Cour de Cassation « l’arrêt après avoir relevé qu’il n’existe aucune similitude entre les services de soins d’hygiène et de beauté pour animaux visés par la demande d’enregistrement et les soins de santé et soins esthétiques pour êtres humains désignés par la marque antérieure, retient que l’annulation ne peut être cantonnée au seul refus d’enregistrement concernant les soins d’hygiène et de beauté pour animaux »

Le 15 janvier 2013, la Cour de cassation casse cet arrêt.

Essayons de comprendre.

La Cour d’appel considère qu’il n’existe aucune similarité entre :

–          les soins pour animaux, visés par la demande d’enregistrement,

–          et les soins de santé et soins esthétiques couverts par la marque antérieure.

Cette appréciation de la similarité, la Cour de cassation ne l’examine pas.

La Cour de cassation  sanctionne la conséquence de cette absence de similarité : la Cour de Lyon devait limiter l’annulation de la décision du directeur de l’INPI en ce qu’elle rejetait la demande d’enregistrement pour les soins pour animaux ; autrement dit « les soins d’hygiène et de beauté pour animaux » devaient être acceptés.

Mais « les soins d’hygiène et de beauté pour animaux » sont-ils énoncés ainsi dans la demande de marque française ?

 

Dépôt de marque à l’INPI : une signature scannée ne remplit pas les exigences de la signature électronique

Le dépôt de marque par voie électronique s’est généralisé devant les offices de propriété industrielle.

Un arrêt du 12 décembre 2012 de la  Cour d’Appel de Fort de France attire l’attention sur le soin à apporter à ce dépôt de marque par voie électronique à l’INPI en particulier sur sa signature par le déposant  ou son mandataire.

 

M. X dépose une marque. L’arrêt indique que ce dépôt a été effectué sans signature électronique.

9 janvier 2012, l’INPI demande de régulariser cette demande d’enregistrement par une signature manuscrite. Mais cette  régularisation n’intervient pas.

25 avril 2012, Le Directeur de l’INPI rejette la demande d’enregistrement

D’où le recours de M . X ….. que la Cour rejette :

« Lors des vérifications effectuées sur la demande déposée par Maxime X… par voie électronique, il a été relevé que cette demande n’était pas revêtue de la signature électronique (absence de production de certificat électronique). Invité à régulariser en transmettant par voie postale une version imprimée revêtue de cette signature manuscrite, Maxime X… s’est alors contenté de retourner un exemplaire revêtu d’une signature scannée. Si la mention écrite par la partie qui s’engage n’est plus nécessairement manuscrite, elle doit toutefois résulter des procédés d’identification conformes aux règles qui gouvernent la signature électronique ; or, la seule signature scannée de Maxime X… est insuffisante pour s’assurer de l’authenticité de son engagement juridique comme ne permettant pas une parfaite identification du signataire ; aussi faute par le requérant d’avoir régularisé sa demande dans les formes et délais requis, son recours sera rejeté …… »

L’examen global du risque de confusion conduit au rejet de l’opposition à la demande de la marque française BARBACHOUX sur la base de la marque antérieure BARBA malgré l’identité des produits

2 mars 2011 : demande de marque française « Barbachoux » , notamment en classe 25 pour désigner  « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. »

Opposition de la société de droit italien BARBA SRL, titulaire de la marque communautaire « BARBA » enregistrée le 09 juillet 2001, notamment en classes 3, 18 et 25 pour désigner: « 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.. 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.  25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. »

25 novembre 2011 : rejet de l’opposition par le Directeur de l’INPI.

14 septembre 2012 : rejet du recours par la Cour de Paris.

N’est citée ici qu’une partie de la motivation de la Cour sur l’examen des signes :

…..Considérant que le signe contesté « Barbachoux » est dépourvu de signification particulière et constitue une dénomination unique au sein de laquelle aucun élément ne domine ; qu’en effet, le terme « BARBA » ne présente également aucune signification particulière en langue française et le consommateur moyen n’a aucune raison de l’isoler de l’ensemble formé par le terme contesté « Barbachoux » ; que de même, l’élément « CHOUX » ne peut être considéré comme un simple qualificatif du terme « BARBA ». Considérant en conséquence que les deux signes ne présentent pas d’éléments distinctifs et dominants communs et produisent une impression d’ensemble différente.

Considérant dès lors que le signe contesté n’apparaît pas comme pouvant être une déclinaison de la marque antérieure et que malgré l’identité et/ou la similitude des produits désignés, il n’existe pas globalement de risque de confusion pour le consommateur concerné qui dissociera l’origine des produits couverts par les deux signes opposés

Le rappel d’une règle souvent ignorée par le déposant de la marque française

L’arrêt de la Cour de Paris du 14 septembre rappelle une règle de procédure souvent ignorée par le déposant de marque française.

28 février 2011 : dépôt par la société S2PI de la marque française PLENHOME pour des services des classes 35, 36, et 45

25 mai 2011 : opposition par la société allemande PLANETHOME AG sur la base de sa marque  PLanetHome

25 novembre 2011 : le Directeur de l’INPI accepte partiellement l’opposition.

Recours de la déposante, S2PI.

La Cour rejette le recours en confirmant le risque de confusion retenu par l’INPI.  L’intérêt de cet arrêt est qu’il rappelle une règle de procédure

S2PI dit ne pas avoir participé à la procédure d’opposition et devant la Cour, l’INPI lui conteste la possibilité de produire des pièces non débattues pendant l’opposition. S2PI invoque alors le droit au procès équitable …

Voyons la position de la Cour et sa conséquence :

« Lui refuser cette possibilité constitue, selon elle, une violation du droit à un procès équitable et contrevient aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais le Directeur général de l’INPI réplique pertinemment que le recours exercé par la société S2PI n’est pas un appel en réformation de plein contentieux mais un recours en annulation dépourvu d’effet dévolutif et que par conséquent la cour ne peut statuer que sur les pièces qui ont fait l’objet d’un débat dans le cadre de la procédure d’opposition ;

La cour ne pourra par conséquent qu’écarter les pièces nouvelles destinées à démontrer la banalité du terme HOME ;

La notoriété est un facture d’aggravation du risque de confusion mais elle ne peut pas en être la cause, l’arrêt de Paris du 14 septembre 2012 à propos de la marque Mini opposée à la demande de marque Minicargo

Opposition à un dépôt de marque française : la notoriété est un facture d’aggravation du risque de confusion mais elle ne peut pas en être la cause, enseigne l’arrêt de la Cour de Paris du 14 septembre 2012  à propos de la marque communautaire « Mini »  opposée à la demande de marque française « Minicargo ».

7 janvier 2011 : dépôt de la demande de marque « Minicargo » pour désigner, en classe 12,   « les ‘appareils de locomotion par terre, à savoir remorques ».

29 mars 2011 : opposition par BMW,  la société de droit allemand, sur la base de la marque communautaire « ‘Mini » renouvelée le 02 avril 2006 pour désigner, notamment, : « Véhicules terrestres et leurs moteurs ; pièces, composants et accessoires de tous les produits précités ; housses de volants pour véhicules ; tapis et revêtements de plancher de véhicules automobiles terrestres ; pompes de gonflage des pneus de véhicules ; pare-soleil ; galeries ; porte-bagages et filets, porte-bicyclettes, porte-planche à voile, porte-skis et chaînes de neige, tous pour véhicules terrestres ».

28 septembre 2011 : rejet de l’opposition par le Directeur de l’INPI.

Le recours de BMW devant la Cour de Paris est rejeté par arrêt du 14 septembre 2012.

  • D’abord une question de procédure :

Qu’à titre liminaire, il y a lieu de considérer que le directeur de l’INPI oppose, à bon droit, à la requérante l’irrecevabilité de son moyen tiré de la banalité du terme ‘cargo’ qui n’était pas invoqué lors de la procédure d’opposition ainsi que le fait qu’elle ne peut produire, au stade du recours, des pièces nouvelles qui n’ont pas été soumises à son appréciation, eu égard à l’absence d’effet dévolutif de ce recours particulier ;

  • Puis sur le fond , parmi les motifs de la Cour :

……les deux signes se différencient visuellement par leur longueur puisque le signe second comporte les deux syllabes supplémentaires constituant la séquence ‘cargo’ ;

Que, contrairement à ce que soutient la requérante, le signe ‘Minicargo’ tel que calligraphié constitue un ensemble indissociable dans lequel les deux premières syllabes (constituant la séquence ‘mini’), en dépit de leur positionnement en attaque, n’ont pas, du fait de l’unicité qui singularise ce signe, le caractère dominant qu’elle lui attribue et dans lequel les deux dernières (formant le terme ‘cargo’) ne peuvent être qualifiées de faiblement distinctives dès lors que le consommateur d’attention moyenne le lira comme une référence à un navire ou à un transporteur plutôt qu’à une simple remorque tributaire d’un engin de propulsion, dont le terme ‘mini’ qui lui est accolé servira à en préciser la moindre envergure ;

…….

Que, conceptuellement, c’est à juste titre que le Directeur de l’INPI a retenu que le terme ‘minicargo’ revêt, auprès du consommateur moyennement informé, une signification propre et déterminée, à savoir un navire réservé au transport de marchandises de faible envergure, alors que la marque antérieure, si elle renvoie à la notion de petitesse sans plus de précisions quant à l’objet auquel ce qualificatif se rapporte, n’évoque rien de tel ;

Qu’il y a lieu d’ajouter que s’il n’est pas contesté que la marque ‘Mini’ bénéficie d’une notoriété certaine en raison des succès commerciaux remportés, depuis les années 50, dans le secteur de l’automobile et de sa médiatisation, la notoriété est un facteur d’aggravation du risque de confusion ; qu’il ne saurait être considéré comme en étant la cause et ce d’autant plus qu’a été retenu, au cas particulier, le caractère unitaire du signe second ;

Entre une apocope et un mot – valise : pas de risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne

L’arrêt de la Cour de Paris du 14 septembre 2012 intervient à propos d’une demande de marque dont le signe est un mot-valise, à laquelle est opposée une marque antérieure composée d’une apocope.

13 janvier 2011 : dépôt de la marque française Metropolitik pour des produits des classes 9 et 16.

Opposition partielle formée par la société de droit allemand MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co KG, plus avant dénommée METRO, titulaire de la marque complexe ‘Metro’, n° 3 294 550, renouvelée le 31 janvier 2008, pour désigner différents produits et services en classes 16 et 41.

3 octobre 2011 : rejet de l’opposition par l’INPI.

Recours de METRO que la Cour rejette par son arrêt du 14 septembre 2012.

A retenir sur la comparaison des signes :

Que, phonétiquement, en dépit de deux syllabes communes placées en attaque, les deux signes présentent des rythmes bien différents, le second étant composé de trois syllabes supplémentaires qui se caractérisent par une prononciation marquée résultant, en particulier, du doublement du ‘i’ et d’une finale tranchante en ‘k’ ;

Que, conceptuellement, les marques opposées ont un contenu sémantique différent, la marque première, apocope de ‘métropolitain’, renvoyant à un mode de transport urbain souterrain tandis que la seconde, mot-valise opérant une fusion entre les termes ‘métropole’ et ‘politique’ pourra évoquer, pour le consommateur d’attention moyenne, un lieu où se concentre une activité politique, de sorte que cette différence, alliée aux différences verbales et phonétiques des deux signes, exclut tout risque de confusion ou d’association ; qu’il y a lieu d’ajouter que la requérante ne saurait invoquer, dans le cadre d’un recours dépourvu d’effet dévolutif, la notoriété de sa marque dont elle s’est abstenue de faire état au soutien de son opposition ;