Comment définir ses produits lors de la demande d’enregistrement ?

On sait qu’en ce mois de septembre 2016, les déposants des marques  communautaires d’avant le 22 juin 2012 sont invités à revoir leur dépôt !

Le dépôt de marque contient l’intitulé des produits et services à protéger, mais la portée de l’enregistrement doit tenir compte également du public concerné.

Illustration avec l’arrêt du Tribunal du 19 juillet qui annule la décision de la Chambre de recours qui avait considéré que les produits n’étaient pas similaires, en examinant  le public concerné. L’arrêt est là

(Pour la bonne compréhension , le CCCMC cité dans l’arrêt est le « Carbonate de calcium cristallin servant de matériau de charge »)

49      C’est dans le cadre de la comparaison des produits, abordée directement par la chambre de recours, qu’il convient de poursuivre l’examen du recours.

 Sur la comparaison des produits

–       S’agissant des « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants »

  • La position de la Chambre de recours

50      Aux points 33 à 37 de la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir procédé à certaines considérations relatives à la nature et à la destination des produits comparés, a énoncé en substance que le CCCMC était différent des « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants », au motif que le CCCMC était une matière première tandis que ces produits étaient des produits finis, ou encore au motif que le CCCMC était destiné à l’industrie et à la fabrication de produits finis, tandis que les « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants » étaient essentiellement achetés par des consommateurs finaux, professionnels ou appartenant au grand public, à des fins de décoration et de protection.

  • Le périmètre de l’emploi d’un produit fini

51      S’agissant de ces appréciations, il convient toutefois de relever, d’une part, que la qualification d’un produit comme étant un produit fini n’exclut pas son emploi dans l’industrie, comme ingrédient, matière première ou composant entrant dans la fabrication d’un autre produit. En effet, la notion de produit fini désigne un produit prêt à être commercialisé. Elle peut donc s’appliquer à des produits commercialisés auprès de l’industrie. En outre, même si cette notion est employée dans un sens plus restreint, pour distinguer les produits manufacturés des matières premières non transformées, elle ne permet pas de fonder la position de la chambre de recours. En effet, force est de constater qu’un produit manufacturé peut constituer l’ingrédient, la matière première ou le composant d’un autre produit manufacturé.

  • L’application de ce périmètre aux laques  et autres

52      Par suite, la qualification par la chambre de recours des « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants » comme étant des produits finis ne permettait en rien d’exclure que ces produits puissent entrer dans un processus industriel de fabrication d’autres produits. Le fait que des couleurs, vernis ou laques puissent être vendus aux particuliers ou aux entreprises de peinture du secteur du bâtiment n’exclut pas que des produits répondant à ces dénominations puissent être commercialisés auprès des industriels pour la fabrication d’autres produits.

53      D’autre part, c’est de manière non convaincante que la chambre de recours a, en termes péremptoires et globaux, affirmé en substance que les « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants » étaient achetés « essentiellement » par des consommateurs non industriels à des fins de décoration et de protection.

54      Certes, il est notoire que, parmi ces produits, les « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois » ont pour acheteurs et utilisateurs des consommateurs non industriels, tels que les entreprises de peinture du second œuvre du bâtiment ou les particuliers bricoleurs.

55      Mais ce fait notoire, relatif aux entreprises de peinture et au grand public, est sans rapport avec le secteur industriel et il n’informe en rien sur les produits que ce secteur est susceptible d’utiliser. Il ne permet donc pas d’inférer que les industriels ne seraient pas également consommateurs de ces produits.

  • Le périmètre de l’emploi du CCCMC: l’ industrie

56      Or, dès lors que le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion ne pouvait, en tout état de cause, pas s’étendre au‑delà des professionnels de l’industrie (voir point 46 ci-dessus), la seule question qu’il incombait à la chambre de recours de trancher était celle de savoir si les professionnels de l’industrie, utilisateurs non contestés de CCCMC, étaient également susceptibles d’utiliser des produits intitulés « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois » pour la fabrication de leurs propres produits.

57      Ces considérations valent, a fortiori, s’agissant des « matières tinctoriales » et des « mordants », dans la mesure où, ces produits étant a priori plus techniques que beaucoup de couleurs, vernis et laques, il n’est même pas notoire qu’ils étaient destinés, comme l’a considéré en substance la chambre de recours, à des entreprises de peinture et au grand public.

  • L’annulation de la décision de la Chambre de recours sur l’absence de risque de confusion entre ces produits 

58      Il résulte des considérations qui précèdent que, aux points 34 à 37 de la décision attaquée, la chambre de recours, sans procéder à un examen concret, mais en se fondant plutôt sur des considérations dénuées de pertinence et sujettes à caution, a inféré, en substance, que le public industriel consommateur de CCCMC n’était pas consommateur des produits « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ».

59      La requérante reproche donc à bon droit à la chambre de recours, en substance, de n’avoir pas pris en considération la circonstance que les professionnels de l’industrie utilisateurs de CCCMC achètent également des peintures ou autres agents de revêtement pour fabriquer leurs produits finis. Cette critique, que la requérante a formulée en prenant pour exemple, sans être contredite, les professionnels de l’industrie des produits en plastique, vaut également, compte tenu des énonciations des parties, s’agissant des professionnels de l’industrie papetière, de l’industrie des peintures et de l’industrie des enduits.

60      En définitive, la chambre de recours, faute d’une identification préalable correcte du public pertinent aux fins de l’examen du risque de confusion entre le CCCMC et les produits « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants », a conclu à l’absence de similitude de ces produits et du CCCMC sur la base de considérations dépourvues de pertinence et sujettes à caution.

61      Dans ces conditions, il convient d’accueillir le moyen unique invoqué par la requérante s’agissant des « couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants », désignés par la marque contestée, et d’annuler la décision attaquée s’agissant de ces produits.

Annulation d’une décision de rejet d’une demande de marque communautaire : la motivation globale de l’OHMI n’est pas suffisante

La marque dont l’enregistrement est demandée, porte sur le signe

 

 

Cette demande de marque est déposée pour des produits et des services des classes 16, 35, 36, 38, 39, 41 à 43.

L’OHMI rejette la demande

Recours de la déposante.

Le 3 septembre, le Tribunal annule la décision de l’office :

Force est ainsi de constater, eu égard à leur description, que ces produits et ces services présentent entre eux des différences telles, tenant à leur nature, à leurs caractéristiques, à leur destination et à leur mode de commercialisation, qu’ils ne peuvent être considérés comme constituant une catégorie homogène permettant à la chambre de recours d’adopter à leur égard une motivation globale.

22      Or, s’agissant des produits et des services en cause dans le cadre du présent litige, à savoir ceux relevant des classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42, la chambre de recours a examiné le caractère distinctif de la marque demandée sans se référer à chacun de ces produits et services et a adopté à leur égard une motivation globale.

23      En effet, s’il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que son appréciation du caractère distinctif de la marque demandée concernait tous ces produits et ces services, il n’en demeure pas moins que celle-ci n’a pas été effectuée au regard de chacun d’eux, ni même au regard de catégories ou de groupes de produits ou de services. En effet, la décision attaquée se réfère, de manière générale, aux « produits et services désignés » à son point 19, aux « produits et services en question » à son point 22 et à « tous les produits et services désignés » à son point 25, mais elle ne se réfère spécifiquement à aucun des produits et des services relevant des classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42, ni même à des catégories ou à des groupes de ceux-ci. La décision attaquée ne contient ainsi une motivation plus spécifique qu’en ce qui concerne les services relevant du domaine de l’hôtellerie et de la restauration, qui sont compris dans la classe 43, et pour lesquels l’appréciation de la chambre de recours n’est pas remise en cause en l’espèce.

24      Force est donc de constater que, en omettant d’examiner le caractère distinctif de la marque demandée pour chacun des produits et des services en cause, la chambre de recours n’a pas procédé à l’appréciation concrète requise par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42 et n’a pas motivé à suffisance de droit la décision attaquée à cet égard.

 

Comment la Cour de Justice a sauvé la classification de Nice de l’attaque du groupe de mandataires britanniques

Comment la CJUE va-t-elle traiter dans son arrêt du 19 juin 2012 cette attaque menée par ce groupe de mandataires britanniques ? (Sur cette attaque voir notre précédent post )

Le caractère artificiel du litige

Dans ses observations écrites, l’OHMI soutient que la demande de décision préjudicielle doit être déclarée irrecevable au motif qu’elle revêt un caractère artificiel, de sorte que la réponse de la Cour aux questions préjudicielles serait dépourvue de pertinence pour la résolution du litige au principal.

La Commission européenne émet également des doutes quant au besoin réel de l’enregistrement en cause

La Cour examine le litige mais …..personne n’est dupe

….., les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, ….

33      Tel n’est cependant pas le cas en l’occurrence. En effet, il est incontesté que la demande d’enregistrement de la marque a été effectivement déposée et que le Registrar l’a refusée, même si celui-ci s’est écarté de sa pratique habituelle. ….

34      Il s’ensuit que la présente demande de décision préjudicielle doit être considérée comme recevable.

Que dit la directive sur l’identification des produits et services à la demande de marque ?

À titre liminaire, il convient de constater qu’aucune disposition de la directive 2008/95 ne régit directement la question de l’identification des produits et des services concernés.

39      Cette constatation ne suffit cependant pas pour conclure que la détermination des produits ou des services aux fins de l’enregistrement d’une marque nationale est une question qui ne relève pas du champ d’application de la directive 2008/95.

…………………….

49  …… la directive 2008/95 exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée.

Quelle place pour la classification de Nice dans le système de la directive ?

50      Il convient de relever que la directive 2008/95 ne contient aucune référence à la classification de Nice et, par conséquent, n’impose aucune obligation ni interdiction pour les États membres de l’utiliser aux fins de l’enregistrement des marques nationales.

Voyons comment la Cour sauve la classification de Nice

51      Cependant, l’obligation d’utiliser cet instrument résulte de l’article 2, point 3, de l’arrangement de Nice qui dispose que les administrations compétentes des États de l’Union particulière, qui compte la quasi-totalité des États membres, feront figurer dans les titres et les publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification de Nice auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

52      Étant donné que l’arrangement de Nice a été adopté en application de l’article 19 de la convention de Paris et que la directive 2008/95, aux termes de son considérant 13, ne vise pas à affecter les obligations des États membres découlant de cette convention, il convient de constater que cette directive ne s’oppose pas à ce que les autorités nationales compétentes exigent ou acceptent que le demandeur d’une marque nationale identifie les produits et les services pour lesquels il sollicite la protection conférée par la marque en utilisant la classification de Nice.

Mais les utilisateurs devront être vigilants

53      Toutefois, en vue de garantir l’effet utile de la directive 2008/95 et le bon fonctionnement du système d’enregistrement des marques, une telle identification doit satisfaire aux exigences de clarté et de précision requises par cette directive, ainsi qu’il est constaté au point 49 du présent arrêt.

54      À cet égard, il y a lieu d’observer que certaines des indications générales figurant aux intitulés de classes de la classification de Nice sont, en elles-mêmes, suffisamment claires et précises pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque, alors que d’autres ne sont pas susceptibles de satisfaire à cette exigence lorsqu’elles sont trop générales et recouvrent des produits ou des services trop variés pour être compatibles avec la fonction d’origine de la marque.

55      Il appartient, dès lors, aux autorités compétentes d’effectuer une appréciation au cas par cas, en fonction des produits ou des services pour lesquels le demandeur sollicite la protection conférée par la marque, afin de déterminer si ces indications satisfont aux exigences de clarté et de précision requises.

56      Par conséquent, la directive 2008/95 ne s’oppose pas à l’utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice afin d’identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée, pour autant qu’une telle identification soit suffisamment claire et précise pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection demandée.

Attention à l’utilisation des intitulés généraux

61      Dès lors, en vue de respecter les exigences de clarté et de précision, précédemment rappelées, le demandeur d’une marque nationale qui utilise toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière de la classification de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande d’enregistrement vise l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de cette classe sont visés.

62      Une demande d’enregistrement qui ne permet pas d’établir si, par l’utilisation de l’intitulé d’une classe particulière de la classification de Nice, le demandeur vise l’ensemble ou uniquement une partie des produits de cette classe ne saurait être considérée comme suffisamment claire et précise.

 

 

L’attaque britannique contre la classification de Nice

La Grande Chambre de la Cour de l’Union a rendu ce 19 juin 2012 un arrêt d’une grande importance, il touche à un pilier du droit des marques la classification de Nice.

Cet arrêt est rendu sur une question préjudicielle de la juridiction anglaise des marques à propos de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Mais cet arrêt a été rendu sur un litige initié par un groupement d’agents de marques britanniques.

Les faites, leur chronologie et quelques commentaires sur cette attaque de la classification de Nice

16 octobre 2009 : the Chartered Institute of Patent Attorneys, CIPA,  dépose la demande de marque britannique «IP TRANSLATOR»

Avec l’indication des termes généraux de l’intitulé de la classe 41 de la classification de Nice : «Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles».

Notons, ici, un point important sur le CIPA : comme l’indique son site

CIPA was founded in 1882 and was incorporated by Royal Charter in 1891. It represents virtually all the 2,000+ registered patent attorneys in the UK whether they practise in industry or in private practice. Total membership is over 3,300 and includes trainee patent attorneys and other professionals with an interest in intellectual property (patents, trade marks, designs and copyright)”.

12 février 2010 : refus de l’examinateur qui comprend cette demande de marque comme couvrant non seulement des services précisé, mais également tout autre service relevant de la classe 41 de la classification de Nice,

Comme dans cette classe 41 figuent également  les services de traduction, la dénomination «IP TRANSLATOR», serait dépourvue de caractère distinctif. La lecture de l’arrêt ne précise pas si toute la demande est rejetée ou si elle l’est uniquement pour ces services de traduction.

25 février 2010 : CIPA fait appel de cette décision devant  The Person Appointed by the Lord Chancellor juridiction qui va poser cette question préjudicielle.

A l’appui de cet appel, CIPA soutient que sa demande d’enregistrement n’indique pas et donc ne couvre pas les services de traduction relevant de ladite classe 41.

Cette juridiction britannique alimente l’attaque contre la classification de Nice

–          Il est incontesté que les services de traduction ne sont pas considérés, habituellement, comme une sous-catégorie des services d’«éducation», de «formation», de «divertissement», d’«activités sportives» ou d’«activités culturelles».

–          Outre la liste alphabétique des produits et des services contenant 167 entrées détaillant les services relevant de la classe 41 de la classification de Nice, la base de données gérée par le Registrar comprend plus de 2 000 entrées détaillant les services relevant de cette classe 41, et la base de données Euroace, gérée par l’OHMI aux fins du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), en contient plus de 3 000.

–          Si l’approche retenue par le Registrar était correcte, toutes ces entrées, y compris les services de traduction, seraient couvertes par la demande d’enregistrement du CIPA. Dans ce cas, cette demande couvrirait des produits ou des services qui ne sont pas mentionnés dans celle-ci ni dans aucun enregistrement en résultant.

–          Une enquête menée au cours de l’année 2008 par l’Association of European Trade Mark Owners (Marques), laquelle a montré que la pratique varie selon les États membres, certaines autorités compétentes appliquant l’approche interprétative prévue par la communication n° 4/03, tandis que d’autres retiennent une approche différente.

Et dans les questions préjudicielles, on notera aussi la référence à une communication de l’OHMI bien que la marque en cause soit une demande nationale.

«Dans le cadre de la directive 2008/95 […]:

1)      Est-il nécessaire que les divers produits ou services couverts par une demande de marque soient identifiés avec clarté et précision, et, dans l’affirmative, jusqu’à quel point précisément?

2)      Est-il admissible d’utiliser les termes généraux des intitulés de classes de la classification [de Nice] afin d’identifier les divers produits ou services couverts par une demande de marque?

3)      Est-il nécessaire ou admissible qu’une telle utilisation des termes généraux des intitulés de classes de ladite classification […] soit interprétée conformément à la communication n° 4/03 […]?»

Voyons maintenant comment la Cour de Justice a sauvé la classification de Nice