Marque communautaire en damier annulée pour absence de caractère distinctif

L’arrêt rendu le 21 avril 2015 par le Tribunal de l’Union est d’une grande importance pour les marques bidimensionnelles. L’arrêt est ici.

Le signe déposé à titre de marque.

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé « Produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes, en particulier boîtes en cuir ou en carton-cuir, enveloppes en cuir ou imitation du cuir ; coffres, sacs et trousses de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements, malles, valises, bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity-cases’, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs d’épaule, mallettes, porte-documents, serviettes, cartables, pochettes, articles de maroquinerie notamment portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes, porte-chéquiers ; parapluies, parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges ».

27 août 1998 : cette demande de marque communautaire est enregistrée.

28 septembre 2009 : un tiers demande l’annulation de cette marque devant l’OHMI.

11 juillet 2011 : la division d’annulation prononce l’annulation de la marque.

4 mai 2012 : la Chambre de recours confirme la décision d‘annulation.

Le déposant saisit le Tribunal, qui à son tour rejette le recours.

  • Les lecteurs se rappelleront que ce blog avait déjà relevé que ces marques bidimensionnelles sont des marques figuratives qui s’ignorent,  c’est ici

23      Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 …..

24      Cette jurisprudence, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même, vaut également lorsque la marque contestée est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne ……

25      Tel est également le cas d’une marque figurative constituée par une partie de la forme du produit qu’elle désigne, dans la mesure où le public pertinent la percevra immédiatement et sans réflexion particulière comme une représentation d’un détail particulièrement intéressant ou attrayant du produit en question, plutôt que comme une indication de son origine commerciale

26      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante à l’encontre de la légalité de la décision attaquée.

  • Une marque assimilée à une marque tridimensionnelle

30      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que l’élément déterminant de la marque contestée était le fait qu’elle se confondait avec l’aspect du produit concerné.

31      En conséquence, contrairement à ce que fait valoir la requérante, qui prétend que la chambre de recours aurait, à tort, exigé qu’elle démontre que la marque contestée avait atteint un seuil de caractère distinctif plus élevé, c’est, au contraire, à bon droit que la chambre de recours s’est fondée, pour évaluer le caractère distinctif de la marque contestée, sur les principes applicables aux marques tridimensionnelles. En effet, les considérations exposées aux points 24 et 25 ci-dessus justifient l’application de la jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles, citée aux points 20 à 23 ci-dessus, également aux marques figuratives constituées par la forme du produit concerné ou la forme d’une partie du produit concerné, dès lors que de telles marques ne sont pas non plus indépendantes de l’aspect du produit qu’elles désignent.

….

  • L’analyse de la marque

39      D’autre part, le motif à trame et à chaîne qui figure à l’intérieur de chacun des carrés du damier correspond à l’effet visuel souhaité d’un entrelacement de deux tissus différents, de quelque nature qu’ils soient (laine, soie, cuir, etc.), ce qui est donc habituel en ce qui concerne des produits tels que ceux relevant de la classe 18.

40      Appliquées aux produits de la classe 18 en cause en l’espèce, il convient de constater que, d’un point de vue graphique, la représentation d’un damier alternant les couleurs marron et beige et l’impression d’un entrelacement de fils ne comportent aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de tels produits, en sorte que le public visé ne percevra en réalité qu’un motif banal et courant.

41      Il y a lieu de relever que la juxtaposition de deux éléments qui sont en eux-mêmes non distinctifs ne saurait modifier la perception du public visé quant à l’absence de caractère distinctif ab initio de la marque contestée. La juxtaposition d’un damier et d’un motif à trame et à chaîne ne laisse, en effet, apparaître aucun élément qui diverge de la norme ou des habitudes du secteur concerné, en sorte que l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque contestée serait complexe, particulière et originale ne saurait prospérer (voir, en ce sens, arrêt Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair, point 20 supra, EU:T:2012:442, point 70).

  • Sur la prétendue acquisition du caractère distinctif

84      Il convient, en outre, de rappeler que, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la marque communautaire a un « caractère unitaire », ce qui implique qu’elle « produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté ». Il résulte du caractère unitaire de la marque communautaire que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union. C’est ainsi que, selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, une marque devra être refusée à l’enregistrement si elle est dépourvue de caractère distinctif dans une partie de l’Union …

  • A propos des documents apportés pour établir la preuve de l’usage dans quatre pays

104    Il convient de relever que, s’agissant des quatre États membres concernés, à savoir le Danemark, le Portugal, la Finlande et la Suède, la requérante n’a, au regard de la jurisprudence rappelée au point 90 ci-dessus, versé au dossier aucun document contenant des informations concernant la part de marché détenue par la marque contestée, l’intensité et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir ainsi que la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque contestée et n’a transmis aucune déclaration de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles.

105    Lors de l’audience, le conseil de la requérante a, en réponse à une question posée par le Tribunal, confirmé qu’il n’avait fourni aucun des éléments mentionnés au point 104 ci-dessus au motif que la requérante ne connaissait pas la jurisprudence et que seuls avaient été utilisés dans le cadre de la procédure administrative les éléments mis à sa disposition.

120    Il appartenait donc à la requérante de faire la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage dans la partie de l’Union dans laquelle la marque contestée était ab initio dépourvue de tout caractère distinctif, soit, en l’occurrence, dans l’ensemble de l’Union. Or, ainsi qu’il résulte du point 104 ci-dessus, la requérante n’a versé au dossier aucun des éléments mentionnés dans la jurisprudence rappelée au point 90 ci-dessus et les éléments produits par elle, tels qu’ils ressortent du point 95 ci-dessus, ne démontrent pas que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage au Danemark, au Portugal, en Finlande et en Suède.

 

VOODOO, une marque communautaire valable pour des vêtements

Pour une énumération de différents vêtements et chaussures, le signe VOODOO est enregistré comme marque communautaire.

Une demande en nullité de cette marque communautaire est engagée devant l’OHMI, cette demande est rejetée d’abord par la division d’annulation, puis par la Chambre de recours. Le 18 novembre 2014, le Tribunal rejette également le recours contre cette décision.

De sa motivation peuvent être cités les développements suivants :

30      En second lieu, il convient de relever que, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait pas d’élément démontrant ce que pourrait être l’aspect concret d’un style de vêtements vaudous et que toute référence à un style particulier de vêtements par le terme « voodoo » ferait défaut.

31      La requérante conteste cette appréciation en soutenant qu’il existe des vêtements particuliers, utilisés dans le cadre des différents rites, qui varient selon les régions et les rituels, mais qui sont fixes et récurrents au sein d’une même région et d’un même rituel. Les vêtements de couleur blanche, les jupes particulières, les masques couvrant l’intégralité du corps, les chapeaux et les chaussures ornés de paillettes constitueraient certains des vêtements, chaussures et articles de chapellerie utilisés dans le cadre des rituels vaudous. Le terme « voodoo » ne constituerait pas une dénomination fantaisiste mais conduirait le public à imaginer et à déduire certaines associations et certaines caractéristiques des produits. La requérante renvoie à cet égard à des annexes qui montreraient que des t-shirts véhiculent certaines caractéristiques de la religion vaudoue. En définitive, le terme « voodoo » serait utilisé pour décrire un style vestimentaire, inspiré notamment des costumes portés lors des rituels vaudous.

32      À cet égard, ainsi que l’a relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une des caractéristiques des produits concernés (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, point 50).

33      Or il convient de relever que la lecture des documents produits par la requérante devant la chambre de recours ne permet pas d’infirmer la constatation faite, dans la décision attaquée, selon laquelle le consommateur comprendra le terme « voodoo » comme une pure dénomination de fantaisie, qui ne fait que suggérer le culte ou l’occulte, sans pour autant faire référence à un style de vêtement particulier.

34      D’une part, les documents produits par la requérante permettent de conclure tout au plus à l’existence d’une très large palette de styles possibles, pouvant notamment aller, comme le fait observer l’OHMI, du style « streetwear » provocant à la robe élégante. Les documents produits révèlent aussi que le style vaudou peut renvoyer à des fantômes, des poupées et des malédictions par exemple, mais aussi à une danse autour d’un feu de camp sur une plage tropicale ou à des vêtements inspirés par l’Afrique.

35      D’autre part, si la requérante invoque des documents tendant à démontrer que des t-shirts véhiculeraient certaines caractéristiques de la religion vaudoue, il apparaît davantage, ainsi que le relève l’OHMI, que les t-shirts en question portent l’inscription « voodoo » et ont des motifs vaudous. Les documents en question n’attestent pas que le terme « voodoo » constitue une caractéristique des produits vestimentaires concernés, mais plutôt qu’il renvoie aux motifs et aux inscriptions apposés sur ces produits, qui représentent des images liées au culte vaudou.

L’arrêt est ici

Acquisition du caractère distinctif de la marque par l’usage, la Cour de Justice refuse de fixer un taux de réponses satisfaisantes par un sondage

Le caractère distinctif d’un signe employé comme marque peut être acquis par l’usage, mais comment établir L’acquisition d’un tel pouvoir ? La Cour de justice rend un arrêt important le 19 juin 2014. L’arrêt est ici.

  • Y -a-t-il un seuil de réponses favorables à fixer aux sondages pour établir l’acquisition du caractère distinctif de la marque ?

48      ………… il ne saurait être indiqué, de façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de reconnaissance de la marque dans les milieux concernés, quand une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage et que, même pour les marques de couleur sans contours, telles que celle en cause au principal, et même si un sondage d’opinion peut faire partie des éléments permettant d’apprécier si une telle marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, le résultat d’un tel sondage d’opinion ne saurait constituer le seul élément déterminant permettant de conclure à l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage.

49      Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la première question que l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation du droit national selon laquelle, dans des procédures soulevant la question de savoir si une marque de couleur sans contours a acquis un caractère distinctif par l’usage, il est dans tous les cas nécessaire qu’un sondage d’opinion donne pour résultat un degré de reconnaissance de cette marque d’au moins 70 %.

  • Cet arrêt rappelle également un point essentiel du droit des marques : l’acquisition du caractère distinctif doit intervenir avant le dépôt de la marque

61      Il découle de ces considérations qu’il convient de répondre à la deuxième question que, lorsqu’un État membre n’a pas fait usage de la faculté prévue à l’article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95, l’article 3, paragraphe 3, première phrase, de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de nullité visant une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, il convient, afin d’apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, d’examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. Il est sans incidence à cet égard que le titulaire de la marque contestée fasse valoir que cette dernière a, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l’usage après le dépôt de la demande d’enregistrement, mais avant son enregistrement.

  • Et corollaire à ce principe

68      Eu égard à cet objectif ainsi qu’à la structure et à l’économie de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, il convient de constater que, dans le cadre d’une procédure de nullité, la charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée doit incomber au titulaire de cette marque, qui invoque ce caractère distinctif.

 

 

Incidence de la fin du monopole pour apprécier l’atteinte à une marque ou des actes de concurrence déloyale à l’encontre d’une dénomination sociale

  • La Poste est titulaire :

–          d’une marque verbale « la poste » déposée le 9 août 2002, enregistrée sous le n° 02 3 179 236, pour désigner les produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38 à 42 et 45,

–          de trois marques semi-figuratives « la poste » déposées respectivement

– le 7 décembre 1989 et enregistrée sous le n° 1 572 869 pour désigner des produits et services en classes 9,12, 16, 18, 22, 25, 28, 35 à 42,

– le 14 février 1995 et enregistrée sous le n° 95 558 825 pour désigner des produits et services en classes 16, 35, 36,39 et 41,

– le 6 décembre 1999 et enregistrée sous le n° 99 827 240 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 et 42,

–          de la marque verbale « ecopli » déposée le 4 avril 1989 et enregistrée sous le n° 1 522 302 pour désigner des produits et services en classes 9, 16 et 39

–          et de la marque « postimpact » déposée le 5 juin 1987 et enregistrée sous le n° 1 465 533 pour désigner des produits et services en classes 9, 16, 35,38, 39, 41 et 42 ;

 

  • Esker est un éditeur de logiciels de dématérialisation de documents.

Selon l’arrêt de la Cour de cassation,

– sur le site Internet de Esker « flydoc »,  les termes « ecopli » et « postimpact », ainsi que les dénominations « premier bureau de poste électronique privé » et « bureau de poste électronique » sont utilisés.

– Esker met également mis en ligne un site internet dénommé www.lesvictimesducourrier.com..

 

  • La Poste assigne Esker en contrefaçon de marques et pour actes de concurrence déloyale.
  • La Cour de Lyon prononce des condamnations.
  • Pourvoi en cassation de Esker.

 

  • Limitons – nous à quelques extraits de l’arrêt du 29 janvier 2013 qui est très dense.
  • Sur la reprise du terme « poste »

Vu l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner la société Esker pour contrefaçon des marques n° 1 572 869, n° 95 558 825 et n° 99 827 240, l’arrêt, après avoir retenu que le dépôt d’une marque comportant à la fois des éléments verbaux et des éléments figuratifs peut protéger cette marque contre l’usage des éléments verbaux sans graphisme particulier ou avec un graphisme différent, relève que, compte tenu de la situation de monopole dont la société La Poste ou ses prédécesseurs ont bénéficié depuis plusieurs siècles, l’expression incriminée « bureau de poste » renvoie immanquablement, en France, à la société La Poste, seule habilitée à en ouvrir, et que l’adjonction des adjectifs « électronique » et « privé » n’est pas de nature à prévenir le risque de confusion ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs tirés exclusivement de l’examen de l’élément verbal commun aux signes en présence sans comparer l’impression d’ensemble produite par chacun des signes en prenant en compte tous les facteurs pertinents, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé en quoi l’élément verbal « poste » serait dominant et en quoi l’élément figuratif de chacune des marques n° 1 572 869, 95 558 825 et 99 827 240 était insignifiant et ne pouvait constituer un facteur pertinent, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

  • L’emploi de manière exclusive de l’expression « bureau de poste » du temps d’un monopole ancien peut-il créer un droit d’occupation pour empêcher un tiers d’utiliser l’expression ‘bureau de poste électronique » ?

Vu l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner la société Esker pour contrefaçon de la marque verbale n° 02 3 179 236 et des marques semi-figuratives « la poste », l’arrêt relève que l’expression « bureau de poste » renvoie à la société La Poste dès lors que celle-ci, eu égard à sa situation de monopole pendant plusieurs siècles, a été la seule autorisée à en ouvrir sur le territoire national et que le public sera amené à croire que l’expression « bureau de poste électronique privé » correspond à une évolution moderne du service traditionnel de bureau de poste offert par la société La Poste ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la société La Poste n’était plus en situation de monopole, à la date des faits incriminés, pour proposer un service de bureau de poste, ce dont il résultait qu’elle ne pouvait s’opposer à l’utilisation, dans leur sens courant, des termes « bureau de poste » au sein des expressions « premier bureau de poste électronique » et « bureau de poste électronique » pour désigner une telle activité ouverte à la concurrence, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

  • Sur les preuves d’usage de la marque

Vu l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande en déchéance des droits de la société La Poste sur la marque « ecopli », l’arrêt relève que les documents produits par cette société démontrent qu’elle en a fait un usage sérieux puisque parmi eux figurent plusieurs exemplaires des conditions contractu