L’absence de signification conceptuelle ne permet pas d’écarter le risque de confusion !

L’avocat le sait bien le risque de confusion est à apprécier au regard des similitudes. Quand un signe n’a pas de signification, cette absence de sens joue-t-elle contre celui qui invoque le risque, c’est-à-dire le titulaire de la marque antérieure, ou bien lui bénéficie-t-elle  ?

Réponse avec l’arrêt du Tribunal  du 9 février 2017. L’arrêt est .

La marque demandée :Pour

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

La marque antérieure opposée :Pour

–        classe 14 : « Joaillerie, bijouterie, y compris bijouterie de mode ; montres, bracelets de montres » ;

–        classe 25 : « Vêtements de dessus, y compris vêtements en tissu et en maille ; chaussures, couvre-chefs, ceintures (à l’exception des ceintures en métaux communs et précieux et leurs imitations) (vêtements), gants (vêtements), écharpes, fichus et foulards ».

Les décisions de l’Office

Le 19 décembre 2014, la division d’opposition rejette l’opposition.

12 janvier 2016, la chambre de recours de l’EUIPO rejette également le recours.

Le Tribunal annule cette décision de la Chambre de recours.
  • Cette annulation n’intervient pas sur l’identité des produits :

23      En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 7 à 9 de la décision attaquée, que les produits désignés par les marques en conflit étaient identiques, à la seule exception des « métaux précieux et leurs alliages, non compris dans d’autres classes » de la classe 14, désignés par la marque demandée, une telle appréciation n’étant au demeurant pas remise en cause par la requérante. Ces derniers sont en effet différents de tous les produits et services désignés par la marque antérieure.

  • Cette annulation n’intervient pas non plus sur le public pertinent :

 En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 10 de la décision attaquée, que le public pertinent était le grand public, dont le niveau d’attention variait de moyen à supérieur au degré normal d’attention en fonction de la catégorie des produits, une telle appréciation n’étant au demeurant pas remise en cause par la requérante. En effet, d’une part, les produits relevant de la classe 25, notamment les « vêtements, chaussures, chapellerie », sont des produits de consommation courante….pour lesquels le public est le consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. D’autre part, s’agissant de produits tels que ceux relevant de la classe 14, qui ne sont pas achetés régulièrement et qui le sont généralement par l’intermédiaire d’un vendeur, le degré d’attention du consommateur moyen doit être considéré comme supérieur au degré normal d’attention et, partant, comme plutôt élevé…

  • L’annulation intervient sur l’appréciation des signes en cause

Le rappel de la position de la Chambre de recours :

La chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient différents sur les plans visuel et phonétique et que, au vu de la signification claire du signe antérieur et de l’absence de signification du signe demandé, le public pertinent était en mesure de les distinguer sur le plan conceptuel …

Sur le plan visuel, c’est la dernière lettre qui l’emporte :

     En l’espèce, s’il est vrai que le signe antérieur contient une certaine stylisation de son élément verbal « zero », il n’en demeure pas moins que cet élément verbal, représenté en minuscules, est aisément identifiable. Hormis la stylisation des lettres de son élément verbal dans une police de caractères uniforme, le signe antérieur ne comporte aucun élément figuratif.

27      S’agissant du signe demandé, il convient d’observer qu’il consiste en quatre éléments, dont les trois premiers sont représentés dans la même police de caractères. D’abord, les deuxième et troisième éléments correspondent manifestement aux lettres « i » et « r » écrites en majuscules.

28      Ensuite, s’agissant du premier élément, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, qu’il n’était pas possible de soutenir qu’il serait nécessairement compris comme la lettre « z », étant donné qu’il ressemblerait au chiffre 2. Or, il y a lieu d’observer que ledit élément ne contient pas la combinaison d’un composant arrondi en haut et d’un composant angulaire en bas, qui est pourtant caractéristique du chiffre 2. Il correspond plutôt au zigzag, formé par deux composants angulaires, qui est caractéristique de la lettre « z ». En outre, étant donné que le premier élément est suivi par deux lettres représentées dans la même police de caractères, le public pertinent s’attendra normalement à ce que le premier élément soit également une lettre majuscule et non un chiffre.

29      Enfin, le quatrième et dernier élément du signe demandé se distingue, certes, de la représentation habituelle de la lettre « o », en ce que deux lignes, horizontale et verticale, s’entrecoupent de manière perpendiculaire, sur un cercle, ce qui donne ainsi à l’ensemble l’apparence d’un réticule.

30      Cependant, force est de constater que le quatrième et dernier élément du signe demandé se trouve à une position telle que le public pertinent le regardera naturellement dans le prolongement de l’élément verbal formé par les trois lettres « z », « i » et « r ». En effet, premièrement, l’espacement entre les quatre éléments formant le signe demandé apparaît homogène, deuxièmement, les quatre éléments sont en substance alignés à la même hauteur et, troisièmement, le fait que les trois premiers éléments sont représentés dans la même police de caractères renforce encore davantage la cohésion entre les quatre éléments du signe demandé, et ce nonobstant le fait que le quatrième élément n’est pas représenté dans cette même police de caractères. Le public pertinent va, dès lors, tenter de comprendre le quatrième élément comme le prolongement des trois lettres « z », « i » et « r » qui le précèdent et, par suite, également comme une lettre. Au vu du cercle qu’il contient, le public pertinent va reconnaître la lettre « o » dans le quatrième élément, tout en notant les particularités de cet élément, notamment les deux lignes, horizontale et verticale, additionnelles.

 Sur la comparaison des signes sur le plan phonétique

L’analyse erronée de la Chambre de recours

37      S’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 15 de la décision attaquée, que le signe antérieur sera prononcé [ˈzɪə.ɹəʊ] par le public anglophone.

38      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence qu’une marque de l’Union européenne, comme l’est, en l’espèce, la marque antérieure, est protégée de façon identique dans tous les États membres et qu’il y a, dès lors, lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur l’ensemble de ce territoire [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

39      Il s’ensuit que, pour arriver à la conclusion que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique, la chambre de recours ne pouvait pas limiter son analyse à la prononciation des signes en conflit par le public anglophone, ce qu’elle a pourtant fait au point 15 de la décision attaquée.

Les signes sont « moyennement semblables sur le plan phonétique, à tout le moins pour le public pertinent anglophone ».

43      Pour répondre à la requérante qui fait valoir que les signes en conflit sont identiques sur le plan phonétique, dès lors que le public pertinent reconnaîtra immédiatement que l’élément verbal du signe demandé « ziro » ressemble au mot anglais « zero » et qu’il le prononcera de la même manière, il est, certes, vrai que l’élément verbal « ziro » du signe demandé ne correspond pas à un mot anglais. Cependant, à la différence des exemples invoqués par la requérante, dans lesquels les éléments verbaux en cause étaient identiques sur le plan phonétique à des mots anglais courants dont ils pouvaient être considérés comme des versions mal orthographiées, selon les règles de prononciation de l’anglais, les éléments verbaux « ziro » et « zero » ne sont pas prononcés de la même manière. En effet, comme le soutient, à juste titre, l’EUIPO, en anglais, la prononciation des voyelles « i » et « e » diffère, de sorte que l’élément verbal « ziro » serait prononcé [‘zaɪˌɹɘʊ] selon les règles de prononciation de l’anglais, alors que le mot « zero » est prononcé [‘zɪə.ɹɘʊ].

44      Si, en raison de la différence de prononciation de la première voyelle, les signes en conflit ne sont dès lors pas identiques sur le plan phonétique, comme le soutient toutefois la requérante, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de leur prononciation identique pour le reste, ils se ressemblent. Partant, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en constatant que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique.

 Conceptuellement, , « faute de signification claire et déterminée de l’élément verbal « ziro » du signe demandé, les signes en conflit ne sont pas semblables »

48      En revanche, dans la mesure où la chambre de recours a également constaté au point 16 de la décision attaquée que l’élément verbal du signe demandé, qu’il soit perçu comme « 2 ir » ou comme la suite de lettres majuscules « ZIR », n’avait pas de signification pour les produits pertinents, il convient, de nouveau, de renvoyer aux considérations exposées aux points 27 à 32 ci-dessus, dont il ressort que le public pertinent reconnaîtrait l’élément verbal « ziro » dans le signe demandé. Or, cet élément verbal ne semble pas avoir une signification claire et déterminée dans une des langues de l’Union couramment parlées, ce que la requérante ne prétend d’ailleurs pas.

49      Dans la mesure où la requérante fait valoir que l’élément verbal du signe demandé, « ziro », va être compris par le public pertinent comme la version mal orthographiée du mot anglais « zero », il y a lieu de rappeler les considérations formulées au point 43 ci-dessus. En effet, selon les règles de prononciation de l’anglais, les éléments verbaux « ziro » et « zero » ne sont pas prononcés de la même manière. Dans cette mesure, à la différence des exemples invoqués par la requérante, dans lesquels les éléments verbaux en cause étaient identiques sur le plan phonétique à des mots anglais courants dont ils pouvaient être considérés comme des versions mal orthographiées, le public pertinent ne reconnaîtrait pas le mot anglais « zero » dans l’élément verbal « ziro ».

Comment le Tribunal a-t-il pu annuler la décision de la Chambre de recours ?

54      ……. En effet, s’il est vrai que, à la différence de l’élément verbal du signe antérieur, l’élément verbal du signe demandé ne possède pas de signification claire et déterminée (voir points 47 et 48 ci-dessus), il ne peut pas en être déduit pour autant que les signes en conflit soient différents sur le plan conceptuel. Faute de signification claire et déterminée de l’élément verbal du signe demandé, il est seulement possible de constater que, sur le plan conceptuel, il n’est pas semblable à l’élément verbal du signe antérieur, et que, dans de telles circonstances, cette absence de similitude n’est pas susceptible de neutraliser, d’une part, le fait que les signes en conflit sont moyennement semblables sur le plan visuel, aspect qui revêt une importance particulière pour les produits désignés par les marques en conflit, et, d’autre part, le fait qu’ils sont moyennement semblables sur le plan phonétique.

55      Dès lors, étant donné que, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours s’est fondée sur l’existence d’une similitude des signes en conflit à tout au plus un faible degré (point 19 de la décision attaquée), il y a lieu de considérer qu’une telle appréciation est erronée en ce qu’elle ne tient pas compte du degré correct de similitude des signes en conflit, notamment sur les plans visuel et phonétique.

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Comment invoquer des droits nationaux pour les opposer à une marque communautaire et en demander la nullité ?

Différentes situations peuvent conduire à l’annulation d’une marque communautaire.

S’agissant des droits nationaux antérieurs susceptibles d’être opposés à une marque communautaire pour en demander l’annulation, – antériorités prévues à l’article 8 du règlement (CE) no 207/2009 à combiner avec la règle n° 37 du règlement (CE) n° 2868/95 -, qui de l’Office ou du demandeur ( son avocat) doit apporter la preuve de leur contenu et de leur reconnaissance dans tel ou tel pays ?

C’est l’ordonnance du 31 janvier 2016 de la Cour de Justice, l’affaire C‑485/16 P, qui répond sur un pourvoi formé contre un arrêt du Tribunal. La décision

Notons la célérité, le pourvoi est du 7 septembre 2016 !

L’affaire est assez simple, la demande en nullité a été rejetée par la division d’annulation de l’EUIPO, par la Chambre de recours puis par le Tribunal car le demandeur à l’annulation de la marque communautaire s’est contenté d’indiquer  qu’il disposait dans différents pays d’une marque d’usage et s’est référé de manière générale aux législations nationales énumérées à titre purement informatif dans le tableau compris dans des directives de l’EUIPO.

 Cette référence générale n’est pas suffisante, il est donc nécessaire pour le requérant à l’annulation de déterminer et d’expliciter les législations nationales qu’il invoque même si celles-ci à priori pouvaient être connues de l’office. (Et bien entendu de montrer que sa situation lui permet d’en bénéficier).

La motivation de la Cour pour rejeter ce pourvoi

19      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et la règle 37, sous b), ii), du règlement no 2868/95, dans la mesure où il a considéré qu’Universal Protein Supplements n’avait identifié ni les États membres pertinents dont elle invoquait le droit national, ni de manière suffisamment détaillée le contenu des dispositions nationales pertinentes, ni, enfin, le régime de celles-ci conduisant à l’interdiction des marques de l’Union postérieures à la marque non enregistrée de la requérante. Plus particulièrement, Universal Protein Supplements reproche au Tribunal d’avoir jugé à tort, aux points 30 et 31 de l’arrêt attaqué, que les détails contenus dans le tableau intitulé « Droits nationaux constituant des “droits antérieurs” en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du [règlement no 207/2009] » annexé aux directives de l’EUIPO n’étaient pas suffisants et que ce tableau ne contenait pas de citations des dispositions des réglementations nationales s’y trouvant mentionnées.

20      Par son troisième moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en conditionnant, au point 48 de l’arrêt attaqué, le devoir de vérification incombant à l’EUIPO à la fourniture préalable par le demandeur en nullité des précisions nécessaires relatives aux droits nationaux applicables.

….

22      En l’occurrence, il convient de constater que le Tribunal a considéré que la requérante n’avait satisfait à aucune des deux exigences cumulatives posées à la règle 37, sous b), ii), du règlement no 2868/95. Il a ainsi exposé, aux points 30 à 34 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas apporté d’éléments établissant le contenu des législations nationales qu’elle avait invoquées. De manière déterminante, il a également estimé, aux points 35 à 38 de cet arrêt, que la requérante n’avait pas fourni d’éléments démontrant qu’elle remplissait les conditions requises, conformément à ces législations nationales, afin de pouvoir faire interdire l’usage d’une marque de l’Union européenne en vertu d’un droit antérieur.

23      Dans ces circonstances, même à supposer que le Tribunal ait considéré de manière erronée que la requérante n’avait pas apporté d’éléments établissant le contenu des droits nationaux invoqués, ou que le devoir, incombant à l’EUIPO, de vérifier la pertinence des éléments de preuve produits par l’auteur d’une demande en nullité ne trouve à s’appliquer que si ce dernier a fourni les précisions nécessaires concernant les droits nationaux applicables, de telles erreurs sont sans incidence sur le dispositif de l’arrêt attaqué, dès lors que l’appréciation figurant aux points 35 à 38 dudit arrêt suffit à le justifier.

24      Dès lors, quand bien même les présents moyens s’avéraient fondés, ils ne seraient pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué.

25      Par voie de conséquence, il y a lieu d’écarter les premier et troisième moyens comme étant inopérants.

Opposition à une demande de marque et transfert du droit sur la marque antérieure

Celui qui engage une procédure d’opposition sur la base d’une marque communautaire antérieure doit en être titulaire, et cette propriété doit être connue par l’Office.

Une opposition peut-elle être déposée  en même temps que l’indication à l’Office du transfert de la propriété de la marque antérieure à l’opposant ? N’y aurait-il qu’une question de bons formulaires à utiliser et à enregistrer par l’Office dans le bon ordre ?

Cette question qui a donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 17 janvier 2017,  intéresse en premier lieu les conseils en propriété industrielle et les avocats.

 L’arrêt dans cette affaire, l’affaire T‑225/15, est .

  • Le rappel des dispositions du règlement sur la marque communautaires

      En application de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, l’opposition est rejetée comme non fondée si l’opposant ne prouve pas, avant l’expiration de ce délai, son habilitation à former opposition.

22      La règle 31, paragraphes 1 à 2, du règlement n° 2868/95, prévoit les informations qu’une demande d’enregistrement de transfert au sens de l’article 17 du règlement n° 207/2009 doit contenir. À cet égard, le paragraphe 1 de cet article, énumère « a) le numéro d’enregistrement de la marque [de l’Union européenne] ; b) des renseignements détaillés sur le nouveau titulaire […] ; c) la liste des produits et services auxquels le transfert se rapporte, si celui-ci ne concerne pas tous les produits et services enregistrés ; d) les pièces établissant le transfert […]. »

23      Le paragraphe 5 de la règle 31 du règlement n° 2868/95 définit quels sont les éléments considérés comme des preuves suffisantes du transfert : « a) la signature, par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier, de la demande d’enregistrement du transfert ou b) le fait pour la demande, lorsqu’elle est présentée par l’ayant cause, d’être accompagnée d’une déclaration signée par le titulaire enregistré ou son représentant, aux termes de laquelle le titulaire donne son accord en vue de l’enregistrement de son ayant cause ou c) la demande accompagnée du formulaire de déclaration de transfert ou du document de transfert […] dûment remplis, et signée par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier ».

24      Aux termes du paragraphe 6, de la règle 31 du règlement n° 2868/95, lorsque les conditions d’enregistrement du transfert prévues à l’article 17, paragraphes 1 à 4, du règlement n° 207/2009, ainsi qu’aux paragraphes 1 à 4 de la même règle, ainsi que par d’autres règles applicables, ne sont pas remplies, l’EUIPO informe le demandeur des irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié à ces irrégularités dans le délai imparti par l’EUIPO, celui-ci rejette la demande d’enregistrement du transfert.

  • L’explication par la Cour de Justice

 Premièrement, il ne résulte ni du règlement n° 207/2009, ni du règlement n° 2868/95 que l’utilisation du formulaire concernant une demande d’enregistrement d’un transfert ou une demande de changement de nom et d’adresse constitue une condition préalable indispensable à la validité des demandes. Au contraire, la règle 31, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95 mentionne le formulaire de déclaration de transfert comme une preuve dont l’utilisation est alternative par rapport aux autres possibilités. La partie E, section 3, chapitre 1, point 3.5, des directives de l’EUIPO confirme cette constatation dans la mesure où il indique que, « d’autres moyens de preuves [que les formulaires] ne sont pas exclus ».

39      Deuxièmement, il convient de constater que, comme le font valoir à juste titre l’intervenante et l’EUIPO, la volonté de l’intervenante ressortait de la demande du 9 avril 2013 d’une manière claire et montrait une volonté de changement du titulaire de la marque antérieure en l’espèce.

40      Troisièmement, comme le font valoir à juste titre l’intervenante et l’EUIPO, le fait que la division d’opposition a enregistré les deux demandes, à savoir celle du 9 avril 2013 et celle du 14 juin 2013 (voir point 8 ci-dessus) sous deux numéros différents n’affecte en rien la conclusion selon laquelle l’EUIPO avait le droit de traiter la demande du 9 avril 2013, au vu de son contenu clair, comme une demande d’enregistrement de transfert.

41      Dès lors, l’EUIPO n’a pas commis d’erreur en interprétant la demande du 9 avril 2013 comme une demande d’enregistrement de transfert au sens de l’article 17, paragraphe 7, du règlement n° 207/2009.

La conclusion :

Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 21 de la décision attaquée, qu’il n’y avait pas de de violation de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 dans le cas d’espèce, puisque l’intervenante était habilitée à former opposition le 9 avril 2013 et que son opposition avait été introduite dans le délai imparti.

Qui peut exploiter valablement la marque pour échapper à sa déchéance ?

La déchéance sanctionne le défaut d’exploitation par la perte de ce droit de propriété industrielle, mais par qui l’exploitation de la marque pour y échapper doit-elle intervenir et pour quels produits ?

La Cour de cassation par son arrêt du 11 janvier 2017 casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 avril 2015 qui avait rejeté la demande en déchéance. L’arrêt du 11 janvier 2017 est là

Cette décision se caractérise par une situation très particulière comme le rappelle les motifs du pourvoi de l’avocat : les véhicules visés au dépôt de la marque n’étaient plus fabriqués depuis plus de trente avant le dépôt de la marque, son titulaire étant une association regroupant des collectionneurs.

  • Le rappel par la Cour de cassation de la position de la Cour de Paris : les preuves d’usage jugées suffisantes pour échapper à la déchéance  Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que l’usage sérieux suppose l’exploitation du signe qui correspond à la fonction de la marque, qui est de garantir au consommateur concerné l’identité d’un produit en lui permettant de distinguer sans confusion possible ceux qui ont une autre provenance, mais que cet usage doit être apprécié concrètement en tenant compte notamment des caractéristiques des produits en cause et de la structure du marché concerné, la seule circonstance que les produits pour lesquels la marque a été enregistrée ne soient plus présents sur le marché, s’agissant en particulier de véhicules d’époque déjà construits ou commercialisés, ne pouvant exclure un usage sérieux de la marque ; qu’il relève qu’en l’espèce, il n’est nullement contesté que, pour les véhicules ou appareils de locomotion visés au dépôt, le signe, sous la forme déposée, ne pouvait être utilisé que sur le marché de collectionneurs, la création et fabrication des automobiles et moteurs Delage ayant cessé en 1955 soit depuis trente ans lors du dépôt de la marque ; qu’il retient que vainement la société Denty prétend que cette marque historique de l’automobile ne serait pas utilisée par l’association, dès lors que celle-ci contribue par son action à en conserver les éléments distinctifs pour des véhicules ou des éléments nécessaires à leur utilisation ou locomotion, que l’association a utilisé ce signe conformément à son objet associatif et à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’origine des véhicules ou accessoires pour lesquels elle a été enregistrée, nonobstant son absence de visée économique à titre personnel et qu’il est ainsi justifié de l’usage sérieux de la marque par son titulaire, pour des produits, même quantitativement limités, se rapportant directement à ceux déjà commercialisés, et visant à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci par la conservation de la marque dans le secteur automobile, par l’identification et l’inscription des produits, et en favorisant les démarches administratives nécessaires à ces fins ;
  • Le motif de la cassation

Qu’en statuant ainsi, alors que l’association n’était pas titulaire de la marque sous laquelle ces véhicules avaient été mis sur le marché et qu’elle faisait usage de la marque « Delage » n° 1 310 386, enregistrée après la cessation de la commercialisation de ces véhicules, pour des produits et services qui n’étaient pas couverts par son enregistrement, de sorte que la même marque n’était pas effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou services se rapportant aux produits déjà commercialisés par ses soins, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

La Cour d’appel de Paris devant laquelle cette affaire reviendra nous dira comment comprendre cet arrêt.

En attendant, nous pouvons déjà nous reporter aux motifs du pourvoi présenté par l’avocat à la Cour de cassation.

1°) ALORS QUE l’usage sérieux d’une marque suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits et services visés à son enregistrement, et non des produits ou services similaires ; qu’il est certes admis que l’usage de la marque peut revêtir un caractère sérieux pour des produits déjà commercialisés, pour lesquels celle-ci a été enregistrée, et qui ne font plus l’objet de nouvelles offres de vente, lorsque le titulaire de la marque sous laquelle ces produits ont été mis sur le marché vend des pièces détachées qui entrent dans la composition ou la structure de ces produits ou lorsqu’il utilise la marque pour des produits ou services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui sont destinés à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci ; que cette exception ne peut toutefois jouer que dans l’hypothèse où la marque arguée de déchéance a été elle-même déjà utilisée pour commercialiser les produits pour lesquels elle a été enregistrée ; qu’en retenant, en l’espèce, un usage sérieux de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386, désignant des « véhicules » et des « appareils de locomotion par terre, air ou eau », tout en relevant elle-même que la création et la fabrication des automobiles et moteurs Delage avaient cessé en 1955, soit trente ans avant que l’association Les amis de Delage ne dépose, le 24 mai 1985, la marque litigieuse, et sans constater que cette association aurait déjà commercialisé des automobiles « Delage » sous la marque susvisée, la cour d’appel a violé l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’une marque ne peut faire l’objet d’un usage sérieux qu’à la condition d’être utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée ; qu’en relevant que le gérant de la société Auto Classique Touraine a attesté avoir l’autorisation de l’association Les amis de Delage pour apposer le logo de la marque dans le cadre de l’entretien, de la réparation, de la restauration ou de la reconstruction de véhicules et pour procéder et faire procéder à la reproduction de ce logo pour l’apposer sur les véhicules « Delage », que deux autres professionnels ont attesté avoir travaillé à la restauration de véhicules Delage « en étroite collaboration avec l’association Les amis de Delage » et que le gérant d’une société spécialisée dans l’ossature bois des véhicules a attesté avoir restauré des véhicules Delage « grâce aux conseils de l’association Les amis de Delage », sans constater que chacun de ces professionnels aurait utilisé la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386 pour identifier les services de restauration de véhicules «Delage » qu’ils proposaient, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE seule est susceptible de constituer un usage sérieux l’utilisation de la marque sur le marché, pour désigner les produits ou services désignés dans son enregistrement, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine de ces produits ou services, en lui permettant de distinguer sans confusion ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance ; qu’en relevant que l’association Les amis de Delage aurait «fait l’objet de deux facturations en 2009 respectivement pour deux 4 écussons de calandre Delage et la construction d’un ensemble pare choc avant avec reprise d’un écusson central et de facturations annuelles régulières, comme exposant, de 2007 à 2012 pour le salon Rétromobile au Parc des expositions de la Porte de Versailles consacré « à la voiture et à la moto de collection», sans caractériser en quoi de telles circonstances seraient de nature à justifier d’un usage de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386 pour les produits couverts par celle-ci, à savoir les « véhicules » et «appareils de locomotion par terre, par air ou par eau », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’une marque ne peut faire l’objet d’un usage sérieux pour des produits qu’à la condition d’être utilisée sur le marché, conformément à sa fonction essentielle de garantie d’origine, pour désigner les produits visés dans son enregistrement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a notamment affirmé que l’association Les amis de Delage aurait fait « publiquement » usage de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386 « par le biais en particulier de sa participation régulière à des salons et de son site internet » ; qu’en se déterminant par un tel motif, impropre à caractériser un usage de cette marque pour désigner, sur le marché, les produits couverts par celle-ci, la cour d’appel a violé l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE ne peut être prise en compte, dans l’appréciation de l’usage sérieux, l’utilisation de la marque effectuée par une association à but non lucratif dans un cadre interne ; qu’en prenant en considération, pour retenir l’existence d’un usage sérieux de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386, les bulletins de la revue biannuelle de l’association Les amis de Delage, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d’appel de la société Denty, p. 35), si ces publications n’étaient pas destinées à un usage interne, pour les membres de l’association, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l’usage sérieux d’une marque s’entend d’un usage destiné à créer ou à maintenir des parts de marché au profit des produits couverts par la marque ; qu’en retenant que l’association Les amis de Delage aurait fait un usage sérieux de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386, désignant des « véhicules » et des « appareils de locomotion par terre, air ou eau », sans justifier en quoi les usages de ce signe qu’elle a relevés auraient été de nature à maintenir ou à créer des parts de marché sur le marché des véhicules d’occasion au profit de l’association Les amis de Delage, dont elle a elle-même constaté qu’elle ne pouvait exercer d’activité commerciale et que l’usage qu’elle faisait de ce signe était dénué de « visée économique à titre personnel », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

7°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne peuvent écarter la déchéance sans caractériser l’existence d’un usage sérieux de la marque au cours de la période de cinq années précédant l’assignation en déchéance, en tenant éventuellement compte de la période « suspecte » de trois mois visée à l’article L. 714-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle ; qu’en l’espèce, pour retenir l’existence d’un usage sérieux de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386, la cour d’appel a notamment relevé que le gérant de la société de carrosserie Auto Classique Touraine a indiqué qu’il serait intervenu pour la réfection d’éléments de quatre modèles de véhicules « Delage » « en particulier entre 2000 et 2004, 2003 et 2009 et depuis 2008, ces éléments étant confortés par des photographies jointes et deux devis correspondants de 2002 et 2007 », qu’un autre professionnel a attesté qu’il aurait travaillé pour la restauration « depuis 1992 » d’un chassis Delage ainsi que de six modèles de véhicules Delage, et que le gérant d’une société spécialisée dans l’ossature bois des véhicules a attesté qu’il aurait « restauré à l’origine une quinzaine de Delage de tous modèles », sans préciser à quelles dates ces restaurations seraient intervenues ; qu’en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l’existence d’un usage sérieux de la marque pendant la période pertinente, comprise entre le 6 janvier 2007 et le 6 janvier 2012, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle

Une forme simple peut-elle constituer une marque communautaire ?

Tout signe peut-il constituer une marque, certes non comme les savent les avocats et le rappelle régulièrement ce blog, mais y aurait-il des signes dont les formes sont si banales qu’ils ne peuvent pas constituer une marque ? L’arrêt du 15 décembre 2016 du Tribunal de l’Union européenne illustre le propos. T‑678/15 et T‑679/15. L’arrêt est .

Deux marques sont demandées, elles portent sur des formes simples :

deux-marques-demandeesLes produits visés à ces demandes : « Produits pharmaceutiques ».

Que dit l’examinatrice de l’EUIPO (ancien OHMI) ?

Elle rejette les deux demandes d’enregistrement, au motif que les marques demandées étaient dépourvues de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dès lors qu’elles évoquaient la forme des produits visés et, en tout état de cause, étaient des signes trop simples pour être distinctifs.

Recours du déposant.

La Chambre de recours rejette les deux recours.

Parmi les arguments pour rejeter ces demandes de marque :

–        dans le contexte des produits visés, les marques demandées étaient perçues comme représentant le contour stylisé d’une pastille ou d’une pilule pharmaceutique de forme ovale vue du dessus et latéralement, et ce même s’il ne s’agissait pas de reproductions fidèles ;

–        ces marques n’étaient pas « seulement trop simple[s ;] plutôt, » elles contenaient une série de composantes qui ne permettaient pas au consommateur de différencier les préparations pharmaceutiques portant les signes en cause des préparations d’autres fabricants ;

–        il était notoire que les produits pharmaceutiques commercialisés sous la forme de pilules, de comprimés et de pastilles présentent souvent une forme arrondie ou ovale, de sorte que les marques demandées ne divergeaient pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur ;

Par son arrêt du 15 décembre 2016, le Tribunal de l’Union annule ces deux décisions de la Chambre de recours de l’EUIPO.

  • Le caractère distinctif minimal

37      Sans qu’il soit nécessaire de déterminer la position exacte prise par la chambre de recours sur la simplicité des marques demandées aux points 14 des décisions attaquées, il suffit de constater que, en tout état de cause, les signes en question ne présentent pas une simplicité telle qu’ils sont dépourvus du caractère distinctif minimal requis pour éviter le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

38      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage….. .

  • Un signe dont la forme géométrique n’est pas simple, n’est pas nécessairement distinctif

39      Cela étant, la constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises…………..

40      En l’espèce, il est constant que les signes en cause ne représentent pas une figure géométrique. Cette circonstance ne suffit toutefois pas, en tant que telle, pour considérer qu’ils disposent du minimum de caractère distinctif nécessaire pour pouvoir être enregistrés en tant que marques de l’Union européenne.

41      En effet, encore faut-il qu’ils présentent des aspects facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui permettraient à ces signes d’être appréhendés immédiatement comme des indications de l’origine commerciale des produits qu’ils visent .

42      À cet égard, il doit être relevé que les signes en cause, en raison de leur évocation à la fois de la lettre « c » et d’un croissant de lune, du jeu d’ombres et de lumières créé par les nuances de couleurs, du changement de l’épaisseur des courbes qui les constituent et de la légère torsion qu’elles présentent, ont des caractéristiques aptes à les individualiser aux yeux du public et répondent ainsi aux conditions visées par la jurisprudence rappelée au point 41 ci-dessus, ce qui leur confère le minimum de caractère distinctif nécessaire à leur enregistrement.

43      Au vu de tout ce qui précède, le moyen unique invoqué par la requérante doit être accueilli, sans qu’il soit nécessaire d’examiner ses autres arguments

 

 

Risque de confusion au regard des produits et services enregistrés ou sur la base des emplois réels de la marque ?

Comment apprécier le risque de confusion de l’action en contrefaçon de marque, l’est-il au regard des produits et des services enregistrés ou sur la base de ceux pour lesquels la marque est effectivement utilisée ?

L’arrêt du 21 décembre  2016 du Tribunal,  C‑654/15, , revient sur une question récurrente du droit des marques :

21      …… si, au cours de la période de cinq ans qui suit l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la similitude des produits et des services en cause et, partant, l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doivent être appréciées en tenant compte de l’ensemble des produits et des services pour lesquels cette marque a été enregistrée, ou, au contraire, sur la base uniquement des produits et des services pour lesquels le titulaire a déjà entamé un usage sérieux de ladite marque.

  • Les questions préjudicielles dont est saisie la Cour de Justice de l’Union européenne, sont posées par des juridictions suédoises qui ont rendu des décisions opposées.

Si la Cour considère que le  règlement communautaire n’a pas apporté de réponse formelle, elle retient la finalité de l’article 15 sur la déchéance.

22      Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec cette marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par celle-ci et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

23      Si cette disposition ne contient pas de précision quant à l’usage que le titulaire doit avoir fait de sa marque de l’Union européenne afin de pouvoir se prévaloir du droit exclusif conféré par celle-ci, l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 prévoit, en revanche, que dans l’hypothèse où, dans un délai de cinq ans à compter de son enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union, par le titulaire, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, cette marque est soumise aux sanctions prévues par ce règlement, à moins que ce titulaire puisse se prévaloir de justes motifs pour le non-usage.

24      À cet égard, l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 dispose que, dans une telle hypothèse et sous réserve des précisions ultérieures prévues par celui-ci, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon. L’article 51, paragraphe 2, de ce règlement précise par ailleurs que, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels ladite marque est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

25      En établissant à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 une règle de déchéance de la marque de l’Union européenne pour défaut d’usage quinquennal, le législateur de l’Union a entendu, ainsi qu’il ressort du considérant 10 de ce règlement, soumettre le maintien des droits liés à la marque de l’Union européenne à la condition qu’elle soit effectivement utilisée. Cette condition s’explique par la considération qu’il ne serait pas justifié qu’une marque non utilisée fasse obstacle à la concurrence en limitant l’éventail des signes qui peuvent être enregistrés par d’autres en tant que marque et en privant les concurrents de la possibilité d’utiliser un signe identique ou similaire à cette marque lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés par la marque en cause ….

26      Il ressort du libellé et de la finalité de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans après l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, le titulaire ne saurait être déclaré déchu de ses droits ni pour une partie ni pour l’ensemble des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée. Ces dispositions confèrent ainsi au titulaire un délai de grâce pour entamer un usage sérieux de sa marque, au cours duquel il peut se prévaloir du droit exclusif conféré par celle-ci, au titre de l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement, pour l’ensemble de ces produits et services, sans devoir démontrer un tel usage.

  • La décision :

L’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, et l’article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, au cours de la période de cinq ans qui suit l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, son titulaire peut, en cas de risque de confusion, interdire aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à sa marque pour tous les produits et les services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, sans devoir démontrer un usage sérieux de ladite marque pour ces produits ou ces services.

Marque tridimensionnelle : la déchéance

La validité des marques tridimensionnelles est souvent évoquée sur ce blog. Même si la marque est enregistrée et qu’aucune demande en nullité n’ait été présentée, la spécificité de ce signe, la forme du produit, revient lors du débat sur la déchéance.

Cet arrêt du 1er décembre 2016, ici,  de la Cour de justice est important, car il annule l’arrêt du Tribunal du 24 décembre 2015 que ce blog avait cité. Sur ce précédent post, l’historique et le signe en cause; 

Extrait de la motivation de la Cour de justice.

24      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation de l’arrêt lattaqué doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel…

25      La question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi ….

26      Les points 38 à 41 de l’arrêt attaqué sont libellés comme suit :

« 38      En l’espèce, la marque en cause présente, de par sa forme inhabituelle, évoquant celle d’un moteur thermique d’avion davantage que celle d’un poêle, un caractère distinctif élevé pour les produits qu’elle désigne, et ce abstraction faite de son éventuelle fonctionnalité.

39      À cet égard, la circonstance, alléguée par le requérant, que des fours revêtant une forme très semblable à celle de la marque en cause soient distribués par d’autres fabricants sous les marques verbales Bruno et Budler, ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause cette appréciation, ladite circonstance pouvant également s’expliquer par la recherche par ces fabricants d’un résultat technique particulier, tel qu’un transfert de chaleur par convection.

40      Par ailleurs, l’élément verbal additionnel “bullerjan”, lui-même enregistré en tant que marque, présente un caractère distinctif qui peut être qualifié de normal.

41      Dans ces circonstances, le Tribunal estime, à l’instar de la chambre de recours, que l’ajout de l’élément verbal “bullerjan”, apposé sur la face avant du produit dont la forme elle-même constitue la marque en cause, n’a pas altéré le caractère distinctif de celle-ci, dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, de sorte que cet ajout peut être considéré comme ayant donné lieu à un usage, dans une variante acceptable, de celle-ci, conformément à l’article 15, paragraphe 1, [second alinéa,] sous a), du règlement n° 207/2009. »

27      À cet égard, il importe de relever que, à supposer même que, ainsi que le soutient l’EUIPO, la circonstance que des fours revêtant une forme très semblable à celle de la marque en cause sont distribués par d’autres fabricants ne permette pas, à elle seule, de considérer que cette marque n’a pas une forme inhabituelle, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué la raison pour laquelle le public concerné perçoit une indication forte d’origine dans la forme de la marque en cause et ne voit qu’une fonctionnalité technique dans la forme très semblable desdits fours distribués par d’autres fabricants.

28      Au demeurant, il n’apparaît pas de façon claire pour quelle raison, alors que des fours de forme très semblable à la marque tridimensionnelle en cause sont commercialisés par d’autres fabricants, seule la forme prétendument inhabituelle de cette marque est prise en compte en vue de déterminer le degré de caractère distinctif, qualifié de très élevé, de cette dernière.

29      Or, dans le cadre de l’application de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009, qui prévoit qu’est considéré comme un usage sérieux l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, la forme de l’usage de la marque en cause doit être appréciée au regard du caractère distinctif de celle-ci, afin de vérifier si ce caractère distinctif est altéré (voir, en ce sens, ordonnance du 7 septembre 2016, Lotte/EUIPO, C‑586/15 P, non publiée, EU:C:2016:642, point 30). Aux fins de cette vérification, il convient de tenir compte, en particulier, du degré plus ou moins élevé du caractère distinctif de la marque en cause.

30      Il découle de ce qui précède que la motivation de l’arrêt attaqué ne fait pas apparaître de façon claire et compréhensible le raisonnement du Tribunal sur un point déterminant aux fins d’établir si les conditions d’application de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), dudit règlement étaient réunies.

 

Marque composée de nom géographique, l’affaiblissement de leur pouvoir distinctif est déjà reconnu

De nombreuses marques contiennent dans leur signe un terme géographique ou un mot qui évoque une telle origine. Quelle incidence présente ce nom géographique ou sa simple évocation quand il s’agit d’apprécier la contrefaçon ?

Les marques en cause sont « Les Menuiseries Océane » et « Océane ». A noter que cet arrêt de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi du titulaire des marques, devrait mettre fin à une longue procédure  qui avait déjà donné lieu un arrêt de la Cour de cassation qui avait cassé partiellement l’arrêt de la première cour d’appel.

Mais attendu, d’une part, qu’après avoir, au terme de leur comparaison, retenu que l’impression visuelle d’ensemble des signes en présence était différente en raison de la recherche graphique et de couleurs des marques invoquées, l’arrêt relève que l’usage du terme « Océane » est très répandu dans la région havraise, où de nombreuses sociétés l’accolent à la désignation de leurs activités respectives, non pour désigner une gamme de produits, mais pour indiquer d’une façon poétique leur provenance de fabrication et de commercialisation, et que le titre « Océanes » de la revue municipale de la ville du Havre traduit cette appropriation du terme par la région et sa banalisation ; qu’il retient, en outre, que le fait pour la société Océane fermetures d’accoler, en les associant, l’attribut « Océane », avec un même graphisme et une même couleur, au terme « fermetures », purement descriptif de son activité, confère à sa dénomination un caractère général qui, dans le contexte havrais, apparaît descriptif, et en déduit que, ladite société exerçant son activité dans cette zone géographique parfaitement circonscrite, le consommateur d’attention moyenne auquel elle s’adresse sera conduit à ne retenir, dans cette désignation, que l’élément « fermetures », porteur d’informations ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que, sur le plan conceptuel, le terme « Océane » n’était ni distinctif ni dominant dans les signes litigieux, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu, dans l’examen des signes en présence, considérés chacun dans son ensemble, le caractère intrinsèquement distinctif, non contesté au regard des produits et services désignés à l’enregistrement, de ce terme au sein des marques invoquées, a pu retenir que l’affaiblissement du caractère distinctif du terme « Océane » dans ce cadre précis au sein des signes litigieux était de nature à exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne avec les marques comportant ce terme mis en exergue ;

 

Familles de marques, comment examiner leur contrefaçon ?

Une entreprise multiplie ses marques pour accompagner le lancement de ses nouveaux produits. Comment apprécier la contrefaçon, faut-il examiner les critères de la contrefaçon différemment quand est en cause une famille de marques ?

La Cour de cassation donne une précieuse indication aux avocats des contentieux de la contrefaçon de marque dans un arrêt récent où il est question de chaussures de sport.

  • La position du titulaire de la famille de marques 

Attendu que les sociétés P….. font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale s’agissant du modèle R…..  alors, selon le moyen, qu’en présence d’une famille de marques, le risque de confusion créé par le signe contesté doit être apprécié entre ce dernier et la famille de marques prise dans son ensemble ; qu’en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l’a fait, que le signe apposé sur le modèle R…….  ne présentait pas de similitude avec les marques n° 4…… et 4……. et qu’il ne pouvait être comparé qu’avec la marque n° 5…… , sans rechercher, comme elle y était invitée, si les marques invoquées par les sociétés P………… ne constituaient pas une famille de marques, de sorte que le risque de confusion devait être examiné en confrontant le signe incriminé à l’ensemble des marques invoquées et non à chacune des marques prise séparément, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

  • La réponse de la Cour de cassation

Mais attendu que, dans la mesure où la contrefaçon par imitation suppose l’existence d’une similarité entre les signes en cause, d’une identité ou d’une similarité entre les produits et qu’il en résulte un risque de confusion pour le consommateur concerné, son appréciation, lorsque plusieurs marques sont invoquées, implique de procéder à la comparaison du signe incriminé avec, respectivement, chaque marque opposée, les signes en présence étant considérés chacun dans son ensemble ; qu’ayant, par motifs adoptés, écarté toute similitude entre les marques n° 4……..  et 4………., composées, comme la marque n° 4…….. , d’une bande d’un seul tenant, et le signe litigieux apposé sur le modèle de chaussure R… , dont elle a relevé qu’il comportait une bande courbe fendue partant de la zone inférieure de la chaussure et diminuant progressivement en remontant vers le talon, pour ne rechercher l’éventuelle existence d’un risque de confusion qu’avec la marque n° 5……. , composée d’une bande fendue en son centre pour constituer une fourche à deux dents, la cour d’appel, qui n’avait pas à tenir compte de l’appartenance de l’ensemble de ces marques à une prétendue « famille », a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Application immédiate des dispositions nouvelles pour la lutte contre la contrefaçon des marques.

Régulièrement de nouvelles lois en France aggravent les sanctions de la contrefaçon. Immanquablement se pose la question de leur application à des actes de contrefaçon de marque réalisés avant leur promulgation.  Ce qui est le cas de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, dont la question de l’application dans le temps est examinée par la Cour de cassation le 20 septembre 2016.

Mais attendu qu’une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ; que l’article 13, paragraphe 1er, de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 dispose que, lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires prennent notamment en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte ; qu’ainsi, la cour d’appel n’a pas conféré une force rétroactive à la loi nationale, mais en a fait l’exacte application au regard de la finalité de cette directive ; que le moyen n’est pas fondé ;