Même déchue une marque aurait pu encore servir, mais c’était avant

Ce 26 mars, l’arrêt de la Cour de la justice intervient sur une question préjudicielle de la Cour de cassation française à propos de l’indemnisation pour contrefaçon dans la période qui précède le 5ème anniversaire de son enregistrement, date à laquelle le législateur français a fait le choix de faire produire les effets de la déchéance d’une marque pour non-usage.

Ce sont les dispositions de la directive 2008/95 qui sont applicables.

  • Le contexte de la demande reconventionnelle en déchéance de marque lors de l’action en contrefaçon

43 ….  À cet égard, d’une part, conformément au considérant 6 de la directive 2008/95, qui énonce, notamment, que « [les] États membres devraient conserver la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques », cette directive a laissé toute liberté au législateur national pour déterminer la date à laquelle la déchéance d’une marque produit ses effets. D’autre part, il résulte de l’article 11, paragraphe 3, de ladite directive que les États membres demeurent libres de décider s’ils souhaitent prévoir que, en cas de demande reconventionnelle en déchéance, une marque ne peut être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s’il est établi, à la suite d’une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la même directive.

  • Où le législateur français n’avait pas envisagé l’action en contrefaçon sur la période antérieure au 5ème anniversaire de l’enregistrement pour une marque qui n’a pas fait l’objet d’un usage  sérieux

44      En l’occurrence et ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 79 de ses conclusions, le législateur français a fait le choix de faire produire les effets de la déchéance d’une marque pour non-usage à compter de l’expiration d’un délai de cinq ans suivant son enregistrement. De plus, la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que, à l’époque des faits en cause au principal, le législateur français avait fait usage de la faculté prévue à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/95.

45      Il en ressort que la législation française maintient la possibilité pour le titulaire de la marque concernée de se prévaloir, après l’expiration du délai de grâce, des atteintes portées, au cours de ce délai, au droit exclusif conféré par cette marque, même si ce titulaire a été déchu de ses droits sur celle-ci.

  • Qu’en est il des dommages et intérêts ?

46      Quant à la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de se référer à la directive 2004/48, en particulier à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de celle-ci, selon lequel ces dommages et intérêts doivent être « adaptés au préjudice que [le titulaire de la marque] a réellement subi ».

47      Si l’absence d’usage d’une marque ne fait pas obstacle, par elle-même, à une indemnisation liée à la commission de faits de contrefaçon, cette circonstance n’en demeure pas moins un élément important à prendre en compte pour déterminer l’existence et, le cas échéant, l’étendue du préjudice subi par le titulaire et, partant, le montant des dommages et intérêts que celui-ci peut éventuellement réclamer.

  • Le droit dit par la Cour de justice

L’article 5, paragraphe 1, sous b), l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, et l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lus conjointement avec le considérant 6 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils laissent aux États membres la faculté de permettre que le titulaire d’une marque déchu de ses droits à l’expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque.

 

La contrefaçon de marque et de droits d’auteur reste une infraction pénale

L’atteinte aux droits de propriété industrielle et intellectuelle est qualifiée de contrefaçon. Différentes dispositions du Code de la propriété intellectuelle prévoient des sanctions pénales, mais leur rédaction est-elle conforme au principe de légalité qui s’applique en matière pénale ?

Le 3 décembre 2019, la Cour de cassation rejette  la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmisse par le Tribunal correctionnel de Paris dont il avait été saisi par un prévenu poursuivi des faits de contrefaçon de marques et de droits d’auteur.

Les articles du Code de la propriété intellectuelle en cause :  L. 335-2, L. 335-3, L. 335-6, L. 335-9 et L. 716-10, L. 716-11-1, L. 716-13

  • Question

Les dispositions des articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-6 et L. 335-9 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elles n’énumèrent pas précisément, tout en y renvoyant, les textes régissant « la propriété des auteurs » et « les droits de l’auteur » ne méconnaissent-elles pas l’article 34 de la Constitution et le principe de légalité des délits et des peines issu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et qui imposent au législateur de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis, cette exigence s’imposant non seulement pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions ? En outre, l’imprécision tenant à la détermination du champ d’application de la loi pénale prévoyant et réprimant le délit de contrefaçon de droits d’auteur et la portée générale et absolu des dispositions des articles L. 716-10, L. 716-11-1 et L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle prévoyant et réprimant le délit de contrefaçon de marque sont-elles également de nature à porter atteinte au principe à valeur constitutionnelle de liberté d’expression et de communication des idées et des opinions résultant de l’article 11 de la Déclaration des droits de l ’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

  • Décision de la Cour de cassation

Arrêt n°2856 du 03 décembre 2019 (19-90.034)- Cour de cassation – Chambre criminelle- ECLI:FR:CCASS:2019:CR02856

….

« Les dispositions des articles L. 335-2, L. 335-3, L. 335-6 et L. 335-9 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elles n’énumèrent pas précisément, tout en y renvoyant, les textes régissant « la propriété des auteurs » et « les droits de l’auteur » ne méconnaissent-elles pas l’article 34 de la Constitution et le principe de légalité des délits et des peines issu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et qui imposent au législateur de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis, cette exigence s’imposant non seulement pour exclure l’arbitraire dans le prononcé des peines mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d’infractions. En outre, l’imprécision tenant à la détermination du champ d’application de la loi pénale prévoyant et réprimant le délit de contrefaçon de droits d’auteur et la portée générale et absolue des dispositions des articles L. 716-10, L. 716-11-1 et L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle prévoyant et réprimant le délit de contrefaçon de marque sont-elles également de nature à porter atteinte au principe à valeur constitutionnelle de liberté d’expression et de communication des idées et des opinions résultant de l’article 11 de la Déclaration des droits de l ’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »
 
2. Les dispositions critiquées en ce qu’elles constituent le fondement légal de la poursuite exercée, à l’encontre du demandeur sont applicables à la procédure à l’exception des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 335-3 et des paragraphes c) et d) de l’article L. 716-10.

3.Les dispositions législatives applicables au litige n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.

5.La question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que, d’une part, le code de la propriété intellectuelle, dans lequel s’insèrent les dispositions critiquées, définit précisément et clairement les droits de l’auteur et la propriété de l’auteur, d’autre part, les dispositions applicables de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle ne répriment que la détention, sans motif légitime, et l’offre de vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ces incriminations limitatives excluant toute possibilité d’atteinte à la liberté d’expression.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Déclare IRRECEVABLE la question en ce qu’elle porte sur les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle et les paragraphes c) et d) de l’article L. 716-10 du même code ;

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu’elle porte sur les articles L. 335-2, L. 335-6, L. 335-9, L. 716-11-1, L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle ainsi que sur le premier alinéa de l’article L. 335-3, la première ligne, les paragraphes a) et b) et le dernier paragraphe de l’article L. 716-10 du même code ;

 

Aggravation des sanctions de la contrefaçon des droits de propriété industrielle et intellectuelle

La loi  n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale  vient d’être publiée au JO.

La loi est .

Son article 44 modifie le Code de la propriété intellectuelle.

A la fin du dernier alinéa des articles L. 335-2, L. 335-4, L. 716-9 et L. 716-10 et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 343-4, du premier alinéa de l’article L. 521-10 et du 1 de l’article L. 615-14 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ».

Action en contrefaçon de marque et action en déchéance de marque : la sévérité

L’action en contrefaçon de marque expose son titulaire à une action en déchéance de sa marque. Cette perte du droit sur la marque pour défaut d’exploitation vient de connaître un arrêt remarquable de la Cour de cassation le 3 juin 2014 qui s’applique en matière de déchéance aux différentes marques, marque française, marque internationale (les passages sur la directive) et marque communautaire ( le règlement communautaire). L’arrêt est ici

  • L’existence d’autres dépôts de marques dont l’exploitation est avérée n’emporte pas automatiquement déchéance de la marque qui en diffère

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012) que l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo » n° 000 10 6252, l’arrêt retient qu’en déposant plusieurs marques, la société Cofra a entendu les distinguer, de sorte qu’il lui incombe de justifier de l’usage sérieux qu’elle a fait de chacune d’elles et que la protection dont bénéficie sa marque semi-figurative ne peut s’étendre à ses deux marques verbales ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que les textes susvisés exigent seulement que la marque exploitée ne diffère des marques enregistrées que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée, la cour d’appel a violé les dispositions de ces textes ;

  • Créer un concept visuel totalement nouveau en gardant un léger lien avec l’ancien logo n’entraine pas automatiquement la sanction de la déchéance de la marque la plus ancienne

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo » n° 000 10 6252, l’arrêt relève que les extraits du site internet www.C-et-A.fr, les photographies et les catalogues de présentation font apparaître que la marque exploitée correspond à la marque semi-figurative « Rodeo » présentant une calligraphie particulière, déposée le 3 avril 1998, elle-même présentée à l’intérieur d’un rectangle sur fond marron, le R étant mis en relief par la couleur orange, outre la calligraphie singulière de la dénomination qui est traversée à l’horizontale par un trait de couleur, et retient que cette exploitation correspond à une modification revendiquée par la société Cofra de retravailler tous les logos en vue de créer un concept visuel totalement nouveau en gardant un léger lien avec l’ancien logo ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, au vu de la seule ornementation ajoutée à l’élément dénominatif afin de moderniser en les adaptant au goût de la clientèle les marques verbales premières, sans rechercher si cet usage sous une forme modifiée avait altéré le caractère distinctif de celles-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

  • Une exigence très lourde d’examen au détail des pièces produites est imposée aux juges

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo » n° 000 10 6252, l’arrêt relève que les ordres de commande, documents comptables, factures et attestations produites ne justifient pas d’une exploitation auprès de la clientèle des deux marques en litige telles que déposées et ne précisent pas la forme d’apposition de la marque « Rodeo » figurant sur les articles vendus sous cette marque ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, quelle que soit la forme, initiale ou modifiée, sous laquelle la marque était apposée, ces documents n’établissaient pas qu’à la condition que leur caractère distinctif n’en fût pas altéré, il était fait un usage sérieux des marques litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

  • La cassation totale de l’arrêt de la Cour de Paris

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er mars 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Saisie-contrefaçon en matière de marque, quel juge est compétent ?

La détermination de la juridiction compétente en matière de contrefaçon de marque est quelques fois délicate. Un nouvel exemple est donné par la Cour de Paris du 6 décembre 2013. La saisie-contrefaçon n’avait pas à être autorisée par le juge de Marseille.

 

Sur la validité du constat d’huissier dressé les 12 et 13 octobre 2009 à la requête de la société L…. dans les locaux de la société M……désignés par la requérante à la mesure comme lieu où sont entreposées les marchandises appréhendées par le service de la Douane :

Considérant que le tribunal a déclaré nulle l’ordonnance rendue le 31 août 2009 par le Président du tribunal de grande instance de Marseille autorisant cette mesure et, par voie de conséquence, le procès-verbal de constat subséquent aux motifs que l’ordonnance a été délivrée au visa de l’article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle relatif aux saisies-contrefaçon et par un magistrat qui n’avait pas compétence pour statuer sur la requête, ceci après avoir cumulativement considéré que la société demanderesse n’avait pas intérêt à agir en saisie-contrefaçon faute d’être titulaire de droits de marques, que le tribunal de grande instance de Paris était, au jour de la requête, déjà saisi du fond du litige et avait seul compétence pour statuer et que les opérations de constat (comme s’analyse ce procès-verbal), dans le cadre d’une retenue en douane suivie d’une saisie-contrefaçon sont soumises aux dispositions des articles L 716-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

…..

Qu’il convient de considérer que par motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a statué comme il l’a fait et que le jugement doit être confirmé sur ce point ;