Aggravation des sanctions de la contrefaçon des droits de propriété industrielle et intellectuelle

La loi  n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale  vient d’être publiée au JO.

La loi est .

Son article 44 modifie le Code de la propriété intellectuelle.

A la fin du dernier alinéa des articles L. 335-2, L. 335-4, L. 716-9 et L. 716-10 et à la fin de la seconde phrase de l’article L. 343-4, du premier alinéa de l’article L. 521-10 et du 1 de l’article L. 615-14 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ».

Action en contrefaçon de marque et action en déchéance de marque : la sévérité

L’action en contrefaçon de marque expose son titulaire à une action en déchéance de sa marque. Cette perte du droit sur la marque pour défaut d’exploitation vient de connaître un arrêt remarquable de la Cour de cassation le 3 juin 2014 qui s’applique en matière de déchéance aux différentes marques, marque française, marque internationale (les passages sur la directive) et marque communautaire ( le règlement communautaire). L’arrêt est ici

  • L’existence d’autres dépôts de marques dont l’exploitation est avérée n’emporte pas automatiquement déchéance de la marque qui en diffère

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012) que l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo » n° 000 10 6252, l’arrêt retient qu’en déposant plusieurs marques, la société Cofra a entendu les distinguer, de sorte qu’il lui incombe de justifier de l’usage sérieux qu’elle a fait de chacune d’elles et que la protection dont bénéficie sa marque semi-figurative ne peut s’étendre à ses deux marques verbales ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que les textes susvisés exigent seulement que la marque exploitée ne diffère des marques enregistrées que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée, la cour d’appel a violé les dispositions de ces textes ;

  • Créer un concept visuel totalement nouveau en gardant un léger lien avec l’ancien logo n’entraine pas automatiquement la sanction de la déchéance de la marque la plus ancienne

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo » n° 000 10 6252, l’arrêt relève que les extraits du site internet www.C-et-A.fr, les photographies et les catalogues de présentation font apparaître que la marque exploitée correspond à la marque semi-figurative « Rodeo » présentant une calligraphie particulière, déposée le 3 avril 1998, elle-même présentée à l’intérieur d’un rectangle sur fond marron, le R étant mis en relief par la couleur orange, outre la calligraphie singulière de la dénomination qui est traversée à l’horizontale par un trait de couleur, et retient que cette exploitation correspond à une modification revendiquée par la société Cofra de retravailler tous les logos en vue de créer un concept visuel totalement nouveau en gardant un léger lien avec l’ancien logo ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, au vu de la seule ornementation ajoutée à l’élément dénominatif afin de moderniser en les adaptant au goût de la clientèle les marques verbales premières, sans rechercher si cet usage sous une forme modifiée avait altéré le caractère distinctif de celles-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

  • Une exigence très lourde d’examen au détail des pièces produites est imposée aux juges

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo » n° 000 10 6252, l’arrêt relève que les ordres de commande, documents comptables, factures et attestations produites ne justifient pas d’une exploitation auprès de la clientèle des deux marques en litige telles que déposées et ne précisent pas la forme d’apposition de la marque « Rodeo » figurant sur les articles vendus sous cette marque ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, quelle que soit la forme, initiale ou modifiée, sous laquelle la marque était apposée, ces documents n’établissaient pas qu’à la condition que leur caractère distinctif n’en fût pas altéré, il était fait un usage sérieux des marques litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

  • La cassation totale de l’arrêt de la Cour de Paris

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er mars 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Saisie-contrefaçon en matière de marque, quel juge est compétent ?

La détermination de la juridiction compétente en matière de contrefaçon de marque est quelques fois délicate. Un nouvel exemple est donné par la Cour de Paris du 6 décembre 2013. La saisie-contrefaçon n’avait pas à être autorisée par le juge de Marseille.

 

Sur la validité du constat d’huissier dressé les 12 et 13 octobre 2009 à la requête de la société L…. dans les locaux de la société M……désignés par la requérante à la mesure comme lieu où sont entreposées les marchandises appréhendées par le service de la Douane :

Considérant que le tribunal a déclaré nulle l’ordonnance rendue le 31 août 2009 par le Président du tribunal de grande instance de Marseille autorisant cette mesure et, par voie de conséquence, le procès-verbal de constat subséquent aux motifs que l’ordonnance a été délivrée au visa de l’article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle relatif aux saisies-contrefaçon et par un magistrat qui n’avait pas compétence pour statuer sur la requête, ceci après avoir cumulativement considéré que la société demanderesse n’avait pas intérêt à agir en saisie-contrefaçon faute d’être titulaire de droits de marques, que le tribunal de grande instance de Paris était, au jour de la requête, déjà saisi du fond du litige et avait seul compétence pour statuer et que les opérations de constat (comme s’analyse ce procès-verbal), dans le cadre d’une retenue en douane suivie d’une saisie-contrefaçon sont soumises aux dispositions des articles L 716-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

…..

Qu’il convient de considérer que par motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a statué comme il l’a fait et que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Contrefaçon de marque : les sociétés doivent-elles se garantir entre elles ?

L’acte qualifié de contrefaçon de marque peut avoir été réalisé par différentes sociétés qui interviennent à des moments différents de la commercialisation du produit: ces sociétés doivent-elles se garantir entre elles ?

La société R …… publie un catalogue, pour une annonce publiée sur celui-ci , elle est poursuivie en contrefaçon d’une marque française. La Cour d’appel l’a condamne mais rejette son appel en garantie contre la société C…. qui avait demandé l’insertion litigieuse.

La Cour de cassation casse cet arrêt :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter son recours en garantie à l’encontre de la société C….., l’arrêt retient que, peu important qu’elle n’ait pas disposé de pouvoir décisionnel, la société R……… était en mesure, même au regard du bref délai qui lui était ménagé, d’attirer l’attention de la société F…….. sur le caractère incorrect de l’insertion dans le catalogue litigieux et qu’en s’abstenant de toute réaction, elle a commis une faute qui est exclusivement à l’origine des actes de contrefaçon et des dommages qui en sont découlés ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la faute commise par la société C…… ni apprécier sa gravité par rapport à la faute commise par la société R………, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement …

Transaction avec les douanes sur une contrefaçon de marque : une appréciation de fait ou de droit ?

Les Douanes interviennent pour la protection des droits de propriété industrielle, une transaction douanière peut d’ailleurs intervenir. L’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre souligne que cette intervention doit tenir compte de celle engagée par le titulaire.

7 octobre 2005 : transaction des Douanes avec la société F…. . Celle-ci contre l’abandon des poursuites règle une amende et détruit des blousons saisis, considérés comme des contrefaçons de la marque V….

7 décembre 2006 : ordonnance de non-lieu sur la plainte en contrefaçon du titulaire de la marque V …. contre la société FR …. auprès de laquelle la société F… avait acquis les blousons litigieux.

En invoquant ce non-lieu, la société F….  assigne l’administration des douanes « en annulation de la transaction du 7 octobre 2005, en paiement du prix des blousons détruits, en remboursement de l’amende et en dommages-intérêts ».

10 septembre 2010 : la Cour d’Aix-en-Provence fait droit aux demandes la société F….

Pourvoi en cassation des Douanes qui est rejeté par l’arrêt du 11 septembre 2012.

  • Le moyen examiné par la Cour de cassation :

Attendu que l’administration des douanes fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la nullité de la transaction du 7 octobre 2005 et accueilli les demandes de la société France achat international, alors, selon le moyen, qu’une transaction ne peut être annulée pour cause d’erreur de droit ; qu’en affirmant que la transaction conclue le 7 octobre 2005 était entachée de nullité du fait que la société France achat international avait commis une erreur sur l’existence de la contrefaçon en considération de laquelle elle avait transigé avec l’administration des douanes, quand une telle erreur, portant sur l’existence d’une infraction, constituait une erreur de droit insusceptible d’entraîner l’annulation de la transaction, la cour d’appel a violé l’article 2052 du code civil ;

  • Le rejet du pourvoi par l’arrêt du 11 septembre 2012 :

Mais attendu qu’ayant retenu que le règlement transactionnel conclu par les parties reposait sur une erreur relative à l’existence d’une contrefaçon et que cette erreur portait sur l’objet même de la contestation, le délit douanier s’étant révélé inexistant, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la transaction litigieuse était entachée de nullité ; que le moyen n’est pas fondé ;