Qui peut exploiter valablement la marque pour échapper à sa déchéance ?

La déchéance sanctionne le défaut d’exploitation par la perte de ce droit de propriété industrielle, mais par qui l’exploitation de la marque pour y échapper doit-elle intervenir et pour quels produits ?

La Cour de cassation par son arrêt du 11 janvier 2017 casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 avril 2015 qui avait rejeté la demande en déchéance. L’arrêt du 11 janvier 2017 est là

Cette décision se caractérise par une situation très particulière comme le rappelle les motifs du pourvoi de l’avocat : les véhicules visés au dépôt de la marque n’étaient plus fabriqués depuis plus de trente avant le dépôt de la marque, son titulaire étant une association regroupant des collectionneurs.

  • Le rappel par la Cour de cassation de la position de la Cour de Paris : les preuves d’usage jugées suffisantes pour échapper à la déchéance  Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que l’usage sérieux suppose l’exploitation du signe qui correspond à la fonction de la marque, qui est de garantir au consommateur concerné l’identité d’un produit en lui permettant de distinguer sans confusion possible ceux qui ont une autre provenance, mais que cet usage doit être apprécié concrètement en tenant compte notamment des caractéristiques des produits en cause et de la structure du marché concerné, la seule circonstance que les produits pour lesquels la marque a été enregistrée ne soient plus présents sur le marché, s’agissant en particulier de véhicules d’époque déjà construits ou commercialisés, ne pouvant exclure un usage sérieux de la marque ; qu’il relève qu’en l’espèce, il n’est nullement contesté que, pour les véhicules ou appareils de locomotion visés au dépôt, le signe, sous la forme déposée, ne pouvait être utilisé que sur le marché de collectionneurs, la création et fabrication des automobiles et moteurs Delage ayant cessé en 1955 soit depuis trente ans lors du dépôt de la marque ; qu’il retient que vainement la société Denty prétend que cette marque historique de l’automobile ne serait pas utilisée par l’association, dès lors que celle-ci contribue par son action à en conserver les éléments distinctifs pour des véhicules ou des éléments nécessaires à leur utilisation ou locomotion, que l’association a utilisé ce signe conformément à son objet associatif et à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’origine des véhicules ou accessoires pour lesquels elle a été enregistrée, nonobstant son absence de visée économique à titre personnel et qu’il est ainsi justifié de l’usage sérieux de la marque par son titulaire, pour des produits, même quantitativement limités, se rapportant directement à ceux déjà commercialisés, et visant à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci par la conservation de la marque dans le secteur automobile, par l’identification et l’inscription des produits, et en favorisant les démarches administratives nécessaires à ces fins ;
  • Le motif de la cassation

Qu’en statuant ainsi, alors que l’association n’était pas titulaire de la marque sous laquelle ces véhicules avaient été mis sur le marché et qu’elle faisait usage de la marque « Delage » n° 1 310 386, enregistrée après la cessation de la commercialisation de ces véhicules, pour des produits et services qui n’étaient pas couverts par son enregistrement, de sorte que la même marque n’était pas effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou services se rapportant aux produits déjà commercialisés par ses soins, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

La Cour d’appel de Paris devant laquelle cette affaire reviendra nous dira comment comprendre cet arrêt.

En attendant, nous pouvons déjà nous reporter aux motifs du pourvoi présenté par l’avocat à la Cour de cassation.

1°) ALORS QUE l’usage sérieux d’une marque suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits et services visés à son enregistrement, et non des produits ou services similaires ; qu’il est certes admis que l’usage de la marque peut revêtir un caractère sérieux pour des produits déjà commercialisés, pour lesquels celle-ci a été enregistrée, et qui ne font plus l’objet de nouvelles offres de vente, lorsque le titulaire de la marque sous laquelle ces produits ont été mis sur le marché vend des pièces détachées qui entrent dans la composition ou la structure de ces produits ou lorsqu’il utilise la marque pour des produits ou services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui sont destinés à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci ; que cette exception ne peut toutefois jouer que dans l’hypothèse où la marque arguée de déchéance a été elle-même déjà utilisée pour commercialiser les produits pour lesquels elle a été enregistrée ; qu’en retenant, en l’espèce, un usage sérieux de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386, désignant des « véhicules » et des « appareils de locomotion par terre, air ou eau », tout en relevant elle-même que la création et la fabrication des automobiles et moteurs Delage avaient cessé en 1955, soit trente ans avant que l’association Les amis de Delage ne dépose, le 24 mai 1985, la marque litigieuse, et sans constater que cette association aurait déjà commercialisé des automobiles « Delage » sous la marque susvisée, la cour d’appel a violé l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’une marque ne peut faire l’objet d’un usage sérieux qu’à la condition d’être utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée ; qu’en relevant que le gérant de la société Auto Classique Touraine a attesté avoir l’autorisation de l’association Les amis de Delage pour apposer le logo de la marque dans le cadre de l’entretien, de la réparation, de la restauration ou de la reconstruction de véhicules et pour procéder et faire procéder à la reproduction de ce logo pour l’apposer sur les véhicules « Delage », que deux autres professionnels ont attesté avoir travaillé à la restauration de véhicules Delage « en étroite collaboration avec l’association Les amis de Delage » et que le gérant d’une société spécialisée dans l’ossature bois des véhicules a attesté avoir restauré des véhicules Delage « grâce aux conseils de l’association Les amis de Delage », sans constater que chacun de ces professionnels aurait utilisé la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386 pour identifier les services de restauration de véhicules «Delage » qu’ils proposaient, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE seule est susceptible de constituer un usage sérieux l’utilisation de la marque sur le marché, pour désigner les produits ou services désignés dans son enregistrement, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine de ces produits ou services, en lui permettant de distinguer sans confusion ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance ; qu’en relevant que l’association Les amis de Delage aurait «fait l’objet de deux facturations en 2009 respectivement pour deux 4 écussons de calandre Delage et la construction d’un ensemble pare choc avant avec reprise d’un écusson central et de facturations annuelles régulières, comme exposant, de 2007 à 2012 pour le salon Rétromobile au Parc des expositions de la Porte de Versailles consacré « à la voiture et à la moto de collection», sans caractériser en quoi de telles circonstances seraient de nature à justifier d’un usage de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386 pour les produits couverts par celle-ci, à savoir les « véhicules » et «appareils de locomotion par terre, par air ou par eau », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’une marque ne peut faire l’objet d’un usage sérieux pour des produits qu’à la condition d’être utilisée sur le marché, conformément à sa fonction essentielle de garantie d’origine, pour désigner les produits visés dans son enregistrement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a notamment affirmé que l’association Les amis de Delage aurait fait « publiquement » usage de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386 « par le biais en particulier de sa participation régulière à des salons et de son site internet » ; qu’en se déterminant par un tel motif, impropre à caractériser un usage de cette marque pour désigner, sur le marché, les produits couverts par celle-ci, la cour d’appel a violé l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE ne peut être prise en compte, dans l’appréciation de l’usage sérieux, l’utilisation de la marque effectuée par une association à but non lucratif dans un cadre interne ; qu’en prenant en considération, pour retenir l’existence d’un usage sérieux de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386, les bulletins de la revue biannuelle de l’association Les amis de Delage, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d’appel de la société Denty, p. 35), si ces publications n’étaient pas destinées à un usage interne, pour les membres de l’association, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l’usage sérieux d’une marque s’entend d’un usage destiné à créer ou à maintenir des parts de marché au profit des produits couverts par la marque ; qu’en retenant que l’association Les amis de Delage aurait fait un usage sérieux de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386, désignant des « véhicules » et des « appareils de locomotion par terre, air ou eau », sans justifier en quoi les usages de ce signe qu’elle a relevés auraient été de nature à maintenir ou à créer des parts de marché sur le marché des véhicules d’occasion au profit de l’association Les amis de Delage, dont elle a elle-même constaté qu’elle ne pouvait exercer d’activité commerciale et que l’usage qu’elle faisait de ce signe était dénué de « visée économique à titre personnel », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

7°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne peuvent écarter la déchéance sans caractériser l’existence d’un usage sérieux de la marque au cours de la période de cinq années précédant l’assignation en déchéance, en tenant éventuellement compte de la période « suspecte » de trois mois visée à l’article L. 714-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle ; qu’en l’espèce, pour retenir l’existence d’un usage sérieux de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386, la cour d’appel a notamment relevé que le gérant de la société de carrosserie Auto Classique Touraine a indiqué qu’il serait intervenu pour la réfection d’éléments de quatre modèles de véhicules « Delage » « en particulier entre 2000 et 2004, 2003 et 2009 et depuis 2008, ces éléments étant confortés par des photographies jointes et deux devis correspondants de 2002 et 2007 », qu’un autre professionnel a attesté qu’il aurait travaillé pour la restauration « depuis 1992 » d’un chassis Delage ainsi que de six modèles de véhicules Delage, et que le gérant d’une société spécialisée dans l’ossature bois des véhicules a attesté qu’il aurait « restauré à l’origine une quinzaine de Delage de tous modèles », sans préciser à quelles dates ces restaurations seraient intervenues ; qu’en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l’existence d’un usage sérieux de la marque pendant la période pertinente, comprise entre le 6 janvier 2007 et le 6 janvier 2012, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle

Marque composée de nom géographique, l’affaiblissement de leur pouvoir distinctif est déjà reconnu

De nombreuses marques contiennent dans leur signe un terme géographique ou un mot qui évoque une telle origine. Quelle incidence présente ce nom géographique ou sa simple évocation quand il s’agit d’apprécier la contrefaçon ?

Les marques en cause sont « Les Menuiseries Océane » et « Océane ». A noter que cet arrêt de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi du titulaire des marques, devrait mettre fin à une longue procédure  qui avait déjà donné lieu un arrêt de la Cour de cassation qui avait cassé partiellement l’arrêt de la première cour d’appel.

Mais attendu, d’une part, qu’après avoir, au terme de leur comparaison, retenu que l’impression visuelle d’ensemble des signes en présence était différente en raison de la recherche graphique et de couleurs des marques invoquées, l’arrêt relève que l’usage du terme « Océane » est très répandu dans la région havraise, où de nombreuses sociétés l’accolent à la désignation de leurs activités respectives, non pour désigner une gamme de produits, mais pour indiquer d’une façon poétique leur provenance de fabrication et de commercialisation, et que le titre « Océanes » de la revue municipale de la ville du Havre traduit cette appropriation du terme par la région et sa banalisation ; qu’il retient, en outre, que le fait pour la société Océane fermetures d’accoler, en les associant, l’attribut « Océane », avec un même graphisme et une même couleur, au terme « fermetures », purement descriptif de son activité, confère à sa dénomination un caractère général qui, dans le contexte havrais, apparaît descriptif, et en déduit que, ladite société exerçant son activité dans cette zone géographique parfaitement circonscrite, le consommateur d’attention moyenne auquel elle s’adresse sera conduit à ne retenir, dans cette désignation, que l’élément « fermetures », porteur d’informations ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que, sur le plan conceptuel, le terme « Océane » n’était ni distinctif ni dominant dans les signes litigieux, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu, dans l’examen des signes en présence, considérés chacun dans son ensemble, le caractère intrinsèquement distinctif, non contesté au regard des produits et services désignés à l’enregistrement, de ce terme au sein des marques invoquées, a pu retenir que l’affaiblissement du caractère distinctif du terme « Océane » dans ce cadre précis au sein des signes litigieux était de nature à exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne avec les marques comportant ce terme mis en exergue ;

 

L’annulation d’un barème par le Conseil d’Etat n’interdit pas au juge judiciaire de fixer la compensation équitable prévue au Code de la propriété intellectuelle

Le contentieux de la copie privée avait connu en 2010 un tournant par l’annulation par le Conseil d’Etat des barèmes de perception. En l’absence de ceux-ci, les sociétés qui commercialisaient des cartes mémoires et des téléphones devaient-elles s’acquitter de différentes sommes aux sociétés de gestion collective concernées ?

Réponse avec l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2016. L’arrêt est

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, qui doit être interprété à la lumière de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, que les titulaires d’un droit exclusif de reproduction doivent recevoir une compensation équitable destinée à les indemniser du préjudice que l’application de l’exception de copie privée leur cause ; que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’Etat membre qui avait introduit une telle exception dans son droit national avait, à cet égard, une obligation de résultat, en ce sens qu’il était tenu d’assurer une perception effective de ladite compensation (arrêt du 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09, point 34 ; arrêt du 11 juillet 2013, Amazon.com International Sales e.a., C-521/11, point 57) ; Que c’est, dès lors, à bon droit, que la cour d’appel a retenu que l’annulation des décisions prises par la commission administrative chargée de déterminer les types de support éligibles à la rémunération pour copie privée et les taux de cette rémunération ne saurait priver les titulaires du droit de reproduction d’une compensation équitable due au titre des copies licites réalisées à partir des supports d’enregistrement mis en circulation par la société Sony ; qu’elle en a exactement déduit, sans méconnaître ni le principe de la séparation des pouvoirs ni l’autorité attachée aux décisions du juge administratif, qu’il appartenait au juge judiciaire de procéder à l’évaluation de cette compensation, perçue pour le compte des ayants droit par la société Copie France et calculée sur la base du critère du préjudice causé à ceux-ci par l’introduction de l’exception de copie privée ;

Déchéance de marque au sein d’une famille de marques

Déchéance de marque : l’exploitation d’une marque au sein d’une famille de marques permet-elle de sauver de la déchéance l’une ou l’autre des autres marques ?

Dans une affaire où la Cour d’appel a prononcé la déchéance de deux marques « Micro Rain » et « Big Rain », la Cour de cassation rejette le pourvoi du titulaire des deux marques, qui invoquait l’exploitation de la marque « Mini Rain ».

  • Les arguments avancés par le titulaire de la marque

1°/ que l’usage réel et sérieux d’une marque sur le territoire national français peut être établi par l’usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé ; qu’au cas présent, les sociétés O…… et I……. faisaient valoir que la marque « Mini Rain », par elles exploitée, ne différait de la marque litigieuse « Micro Rain » que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, de sorte que la condition d’usage de la marque « Micro Rain » était remplie ; qu’en affirmant, pour prononcer la déchéance de la marque « Micro Rain », dont la société O……. était titulaire, qu’« il est de droit constant depuis 2007, tant au niveau européen qu’au niveau national, que la preuve de l’usage d’une marque enregistrée ne peut résulter de l’usage d’une autre marque enregistrée, qu’importe que celle-ci n’en soit qu’une variante sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif », de sorte que l’exploitation de la marque « Mini Rain », déposée, ne saurait constituer la preuve de l’exploitation de la marque « Micro Rain », également déposée, la cour d’appel a violé l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que l’usage réel et sérieux d’une marque sur le territoire national français peut être établi par l’usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé ; qu’au cas présent, les sociétés O…… et I…… faisaient valoir, dans leurs conclusions d’appel, qu’«entre les deux appellations, il n’existe pas à proprement parler de différence significative », que « les termes Mini et Micro sont similaires dans l’esprit du public en ce qu’ils expriment la petitesse et en l’espèce cela signifie qu’il s’agit d’un petit enrouleur dont la fonction essentielle est de pouvoir être utilisé pour des petites surfaces comme des stades ou des surfaces maraîchères », que « tant les termes Mini que Micro traduisent la volonté de désigner un matériel de petite taille destiné aux petites surfaces », et enfin « qu’il y a donc une similitude évidente entre les deux termes, qui permet au public de confondre les deux »; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la marque « Mini Rain », très proche de la marque « Micro Rain », n’était pas une variante de cette dernière, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; qu’au cas présent, les sociétés O….. et I…… faisaient valoir, dans leurs conclusions d’appel, qu’« entre les deux appellations, il n’existe pas à proprement parler de différence significative », que « les termes Mini et Micro sont similaires dans l’esprit du public en ce qu’ils expriment la petitesse et en l’espèce cela signifie qu’il s’agit d’un petit enrouleur dont la fonction essentielle est de pouvoir être utilisé pour des petites surfaces comme des stades ou des surfaces maraîchères », que « tant les termes Mini que Micro traduisent la volonté de désigner un matériel de petite taille destiné aux petites surfaces », et enfin « qu’il y a donc une similitude évidente entre les deux termes, qui permet au public de confondre les deux » ; qu’en se contentant, pour rejeter cette démonstration, d’affirmer, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « les défenderesses ne démontrent pas que Micro Rain et Mini Rain ne présentent pas de différences significatives altérant le caractère distinctif de la première », sans expliquer en quoi, malgré la proximité sémantique des termes Mini et Micro, adossés au même terme « Rain », les deux marques seraient significativement différentes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

  • La position de la Cour de cassation

Mais attendu que la Cour de justice de l’Union européenne (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012, point 29), interprétant l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, a précisé que, dans le contexte particulier d’une « famille » ou d’une « série » de marques, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l’usage d’une autre marque ; que la société O…. s’étant prévalue de l’appartenance de la marque « Micro Rain » à une « famille » de seize marques composées autour du terme Rain, utilisé comme suffixe ou préfixe, pour désigner les produits et services proposés dans le cadre de son activité de fabrication et de commercialisation de systèmes d’irrigation agricole, elle ne peut, pour échapper à la déchéance de ses droits sur ladite marque, invoquer l’usage, par elle-même et la société I….. , de la marque « Mini Rain » ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués par la première branche, la décision se trouve légalement justifiée et les griefs des deuxième et troisième branches privés d’objet ;

Des manquements contractuels peuvent-ils conduire à des actes de contrefaçon ?

Des manquements à un accord de coexistence entre des marques peuvent –ils conduire à des qualifications de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Réponse avec l’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2015. L’arrêt.

Vu les articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 9, § 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Lehning, l’arrêt, après avoir relevé que la société Ecophar avait globalement fait le nécessaire dès le mois d’août 2008 pour modifier ses documents afin de se conformer à l’accord de coexistence intervenu, retient que les manquements constatés, telle la persistance du terme « Lehring » en gros caractères sur son site Internet jusqu’en 2012, ne constituent pas des fautes d’une gravité suffisante pour constituer des actes de contrefaçon de marque ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la similitude des marques en présence et des produits désignés à l’enregistrement, le non-respect des engagements contractuels constaté n’était pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient que les manquements constatés ne constituent pas des fautes d’une gravité suffisante pour constituer des actes de concurrence déloyale ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la similitude des signes en présence et des activités exercées par les sociétés, l’emploi du terme « Lehring », en plus gros caractères, par la société Ecophar sur son site Internet n’était pas de nature à engendrer dans l’esprit du public un risque de confusion avec la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine de la société Lehning, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes de la société Laboratoires Lehning, l’arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Communiqué de presse de l’INPI à relayer

Le communiqué de presse de l’INPI du 13 janvier doit être largement approuvé. C’est ici

Demandes de marques « Je suis Charlie »

Depuis le 7 janvier, l’INPI a reçu de nombreuses demandes de marques « Je suis Charlie », ou faisant référence à ce slogan.

L’INPI a pris la décision de ne pas enregistrer ces demandes de marques, car elles ne répondent pas au critère de caractère distinctif.

En effet, ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité.

Cette annonce de l’INPI est à rapprocher de l’arrêt que la Cour de cassation vient de rendre, le 6 janvier 2015, à propos de différentes marques « I Paris  » comprises non comme des signes distinctifs d’une entreprise déterminée mas comme des messages d’attachement.

Par cet arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour de Paris qui avait annulé ces marques.

Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte tant de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1964 que des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle que la marque est un signe servant à distinguer des produits ou services et que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu’en a le public auquel cette marque est destinée ; qu’après avoir rappelé que, pour être distinctif, un signe, même s’il n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée, l’arrêt, tant par motifs propres qu’adoptés, relève, d’abord, que seuls sont concernés les produits visés dans l’enregistrement des marques et « listés » par la société Paris Wear Diffusion, qui, vendus dans le cadre de son activité, ressortissent au commerce touristique, et en déduit que le public pertinent est constitué des touristes d’attention moyenne en quête de l’achat de souvenirs afin de conserver une trace de leur passage à Paris ; qu’il relève, ensuite, que le contenu sémantique des deux signes complexes litigieux appréhendés dans leur ensemble, en ce qu’il véhicule un message d’attachement à une ville particulière, conduira le consommateur à les percevoir comme des signes décoratifs dont il comprendra le sens, quelle que soit sa langue, et non pas comme des marques lui garantissant que les produits sur lesquels ils sont apposés sont fabriqués et commercialisés par la société France Trading, licenciée de M. X…, quand bien même seraient-ils apposés sur des étiquettes ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que la fonction d’identification d’origine des marques n’était pas remplie pour les produits en cause et rendant inopérants les griefs des deuxième et sixième branches et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les première et cinquième branches, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

Marque composée du mot Notaires : revendication de la propriété de la marque ou annulation de l’enregistrement

Le dépôt à titre de marque d’un signe désignant des professionnels réglementés est-il possible par un autre professionnel ou uniquement par l’organe représentatif de la profession réglementée  ? Si vous répondez à cette question, il faudra encore choisir l’action appropriée, action en revendication de la propriété de la marque ou action en annulation de l’enregistrement.

Illustration  avec l’étonnant arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2014. L’arrêt est ici.

29 avril 2010 dépôt de la marque « Notaires 37 » par la société Notariat services.

Notariat services engage une action en contrefaçon de marque contre la société NR communication qui faisait paraître, dans le département d’Indre-et-Loire, un journal d’annonces immobilières intitulé « Les Notaires 37 » .

Le Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’Orléans intervient volontairement à la procédure et revendique la propriété de la marque pour dépôt frauduleux ;

5 octobre 2012 : la Cour de Paris ordonne le transfert de la marque au Conseil régional des notaires.

Pourvoi en cassation de Notariat Services


Mais sur le moyen relevé d’office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles L. 711-3, b, et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 433-17 du code pénal, ensemble l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

Attendu que, l’adoption et l’usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l’autorité publique, sans en être titulaire, étant contraire à l’ordre public, cette marque ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation sur le fondement du deuxième de ces textes ;

Attendu qu’après avoir retenu que l’enregistrement de la marque « Notaires 37 » par la société Notariat services avait été effectué en fraude des droits du Conseil régional, l’arrêt retient que l’action en revendication de ce dernier est recevable et que doit être confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné le transfert à son profit de la marque ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a ordonné le transfert au profit du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans de la propriété de la marque française « Notaires 37 » n° 10 3 734 369, l’arrêt rendu le 5 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Annule la marque française « Notaires 37 » n°10 3 734 369 ;

Rejette la demande de revendication de la marque française « Notaires 37 » n°10 3 734 369, formée par le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans ;

Dit que sur réquisition du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques, conformément à l’article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Condamne la société Notariat services aux dépens afférents à l’arrêt partiellement cassé et à ceux de l’instance de cassation ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Notariat services à payer à la société NR communication la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

Intérêt à agir en contrefaçon : l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2013 à propos de la distribution en ligne sur ITunes.

L’action en contrefaçon nécessite  un intérêt à agir, l’arrêt de la Cour de cassation le rappelle à  propos d’une société de gestion de droits des artistes-interprètes qui est intervenue contre ITunes. La Cour de Paris a rejeté son action pour défaut d’intérêt à agir. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Cet arrêt qui est très long précise également que la qualification juridique de phonogramme est indépendante de l’existence d’un support tangible, et partant qu’une autorisation pour celui-ci vaut également pour internet.

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2012),que la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) estimant que la mise en ligne des phonogrammes que la société iTunes proposait à ses clients de télécharger, était soumise, en application de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, à l’autorisation préalable des artistes-interprètes dont la prestation était fixée sur ces phonogrammes, a assigné la société iTunes en réparation du préjudice personnel subi par les artistes-interprètes concernés et du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ; que le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP), les sociétés Emi Music France, Sony BMG Music Entertainment France, Warner Music France et Universal Music France sont intervenus volontairement à l’instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Spedidam fait reproche à l’arrêt de la déclarer irrecevable à agir dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes n’ayant pas adhéré à ses statuts, alors, selon le moyen :

1°/ que la Spedidam faisait valoir que la combinaison de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle et de ses statuts l’autorisait à ester en justice pour la défense des droits des artistes-interprètes, que ceux-ci soient ses associés ou non ; qu’elle ne revendiquait aucun pouvoir exclusif interdisant aux artistes-interprètes l’exercice de leurs droits ou leur défense en justice ; qu’en retenant cependant, pour dénier à la Spedidam le droit d’agir en justice pour la défense des intérêts d’artistes-interprètes qui n’étaient pas ses associés, que cet organisme revendiquait le pouvoir exclusif d’exercer les prérogatives que l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle confère aux artistes-interprètes, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de la société Spedidam, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu’aux termes de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, « les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes ¿ ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l’étendue de leur droit d’action en justice, ce qui supposait que les juges du fond procèdent à l’analyse des statuts de la Spedidam pour décider si celle-ci était en droit d’agir pour la défense des droits de tous les artistes-interprètes, indépendamment de leur qualité d’associé de cet organisme ; qu’en statuant cependant par des motifs inopérants, sans rechercher la teneur des dispositions statutaires de la Spedidam quant à l’étendue de son droit d’action en justice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que la cour d’appel a relevé que, pour les cinquante-quatre artistes-interprètes n’ayant pas adhéré à ses statuts, la Spedidam produisait des feuilles de présence ; qu’elle a constaté que ces documents, renseignés et signés par les artistes-interprètes, manifestaient « la volonté de l’artiste-interprète de confier à la Spedidam le soin de donner en son nom les autorisations nécessaires pour les destinations secondaires ou les autres formes d’exploitation » et s’est placée dans l’hypothèse où « ces feuilles de présence ou d’enregistrement pourraient être regardées comme contenant un mandat d’agir en justice en paiement de dommages-intérêts à l’occasion d’une exploitation non autorisée » ; qu’en retenant cependant que la preuve n’était pas rapportée que ces artistes-interprètes avaient donné mandat à la Spedidam, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1984, 1985 du code civil et 117 du code de procédure civile ;

4°/ que le mandat donné par une personne à une autre de gérer l’un de ses droits, qui implique le droit pour le mandataire d’agir en justice pour la défense de ce droit, peut être conclu postérieurement à la naissance de ce droit et suppose seulement un accord entre le mandant et le mandataire ; que pour déclarer la Spedidam irrecevable à agir au nom des artistes-interprètes n’étant pas ses associés, bien qu’elle ait constaté que ces artistes-interprètes avaient renseigné et signé des feuilles de présence manifestant leur volonté de confier à la Spedidam le soin de donner en leur nom les autorisations nécessaires pour les destinations secondaires ou les autres formes d’exploitation de l’enregistrement auquel ils avaient participé, la cour d’appel s’est fondée sur l’absence de signature des feuilles de présence par le producteur et sur leur établissement postérieurement aux enregistrements ; qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1985 du code civil et 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d’un artiste-interprète qu’à la condition qu’elle ait reçu de celui-ci pouvoir d’exercer une telle action ;

Que la cour d’appel a retenu dès lors à bon droit que la Spedidam était irrecevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes à l’égard desquels elle ne justifiait ni d’une adhésion ni d’un mandat ;

Et attendu qu’appréciant souverainement la force probante des feuilles de présence produites aux débats pour cinquante-quatre artistes-interprètes, la cour d’appel a estimé que les mentions figurant sur celles-ci étaient insuffisantes à justifier du mandat dont la Spedidam se prévalait pour agir en leur nom ;

Que le moyen, inopérant en sa première branche dirigée contre un motif surabondant, ne peut, pour le surplus, être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la Spedidam fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable à agir dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes décédés, alors, selon le moyen :

1°/ que les héritiers étant tenus par les conventions que leur auteur a passées, l’apport par un artiste de ses droits de propriété intellectuelle à une société de gestion collective perdure après le décès de l’artiste ; que cet apport confère à la société de gestion collective la qualité pour défendre en justice ces droits, sans avoir à solliciter un quelconque mandat des héritiers ; qu’en l’espèce, la Spedidam faisait valoir que son droit d’action ne résultait pas d’un mandat qui lui aurait été conféré par l’artiste-interprète ou ses héritiers mais de l’apport que fait l’artiste-interprète de ses droits à la Spedidam lors de son adhésion, cet apport restant propriété de la Spedidam lors du décès de l’artiste-interprète ; qu’en s’abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties au litige s’opposaient sur l’étendue de la liste des artistes-interprètes décédés, la Spedidam reprochant à ses contradicteurs de citer « le nom de « certains » artistes-interprètes qui seraient prétendument décédés, sans apporter aucun élément de preuve » ; qu’en déclarant la Spedidam « irrecevable à agir dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes décédés », sans trancher la question de l’identité des artistes interprètes décédés, la cour d’appel a commis un déni de justice, violant ainsi l’article 4 du code civil ;

3°/ que les parties au litige s’opposaient sur l’étendue de la liste des artistes-interprètes décédés, la Spedidam reprochant à ses contradicteurs de citer « le nom de « certains » artistes-interprètes qui seraient prétendument décédés, sans apporter aucun élément de preuve » ; qu’en déclarant la Spedidam « irrecevable à agir dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes décédés » sans préciser le nom de ces artistes-interprètes et sans répondre aux conclusions de la Spedidam, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir constaté que les pièces versées aux débats établissaient le décès de certains des artistes-interprètes, retient que l’invocation par la Spedidam de ses statuts (article 14) et de son règlement général, selon lesquels en cas de décès d’un associé, les rémunérations continuent à être versées à ses héritiers identifiés, est sans pertinence en l’espèce où il est question, non de la répartition des rémunérations dues aux ayants cause de l’artiste décédé, mais d’action en réparation d’un préjudice, et que le droit d’agir en justice dans l’intérêt d’autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi, sans que la Spedidam prétende qu’une disposition de celle-ci l’investirait pour agir en toutes circonstances en réparation d’un préjudice subi par tel de ses adhérents décédés pour le compte des héritiers de celui-ci, au demeurant en l’espèce non identifiés, et donc non avertis de cette action ; que par ces motifs qui font exactement ressortir qu’une créance de réparation, élément de l’actif successoral transmis ensuite aux ayants cause de l’artiste décédé, ne peut être invoquée en justice que par eux, sauf à ce qu’ils aient donné à un tiers mandat d’y procéder, élément dont l’absence est constatée en l’espèce, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la Spedidam reproche en outre à l’arrêt de la débouter de ses autres prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ que sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, toute nouvelle destination ou tout nouveau mode d’exploitation de l’enregistrement devant faire l’objet d’une autorisation distincte ; que l’autorisation donnée par des artistes-interprètes à l’utilisation de leur prestation sous forme de phonogramme publié à des fins de commerce ne permet pas au producteur ou à l’exploitant d’un service sur internet de commercialiser le phonogramme par voie de téléchargement à la demande, la notion de « publication » supposant la mise en circulation d’un support matériel ; qu’en retenant cependant que l’exploitation immatérielle de la prestation ne correspondait pas à une nouvelle forme d’exploitation de l’enregistrement et ne nécessitait donc pas l’autorisation des artistes-interprètes, la cour d’appel a violé les articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, 3.d) de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion et 2.e) du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ;

2°/ que les directives du Parlement européen et du Conseil n° 2001/29 du 22 mai 2001 et n° 2006/115 du 12 décembre 2006 prévoient que les artistes-interprètes sont titulaires, d’une part, d’un droit de distribution, défini comme un droit exclusif de mise à la disposition du public de l’original et des copies des fixations de leurs exécutions par la vente ou autrement, et, d’autre part, du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public des fixations de leurs exécutions, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ; que le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 octroie également aux artistes-interprètes deux droits distincts de distribution et de mise à disposition du public de leurs prestations fixées sur phonogramme ; qu’il en résulte que l’autorisation donnée par des artistes-interprètes à l’utilisation de leur prestation sous forme de phonogramme publié à des fins de commerce, qui relève de l’exercice de leur droit de distribution, ne vaut pas autorisation de commercialiser le phonogramme par voie de téléchargement à la demande, qui relève de l’exercice de leur droit de mise à disposition des prestations au public ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 3.2 de la directive n° 2001/29 du 22 mai 2001, 9.1 de la directive n° 2006/115 du 12 décembre 2006, 8 et 10 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ;

3°/ qu’il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante : « Résulte-t-il des articles 3.2 de la directive n° 2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 et 9.1 de la directive n° 2006/115 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, imposant aux Etats membres de prévoir pour les artistes-interprètes des droits exclusifs distincts de distribution et de mise à la disposition du public de leurs interprétations, que l’artiste-interprète qui a autorisé l’utilisation de sa prestation sous forme de phonogramme publié à des fins de commerce peut interdire la commercialisation de ce phonogramme par voie de téléchargement à la demande ? » ;

Mais attendu qu’ayant rappelé qu’aux termes de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l’artiste-interprète devait autoriser la communication au public de son interprétation, et relevé, par motifs propres et adoptés, que selon les mentions figurant sur les feuilles de présence qu’ils avaient émargées, les artistes-interprètes en cause avaient autorisé l’exploitation de l’enregistrement de leurs interprétations, sous la forme de « phonogrammes publiés à des fins de commerce », la cour d’appel, qui a exactement retenu que, au sens des articles 3-b de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 et 2e) du Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996, la qualification juridique de phonogramme était indépendante de l’existence ou non d’un support tangible, en a déduit que les autorisations litigieuses données par les artistes-interprètes incluaient la mise à disposition du public par voie de téléchargement payant, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

…..

Vente sur Internet d’objets argués de contrefaçon de droits d’auteur depuis des sites américains : la Cour de cassation suspend l’examen des pourvois dans l’attente de la décision de la Cour de Justice

Les pourvois sur la compétence des juridictions françaises en matière d’atteinte à des droits d’auteur par des sites internet américains sont en attente de la réponse de la Cour de Justice saisie par l’arrêt du 5 avril 2012 de la Cour de cassation

 

Une nouvelle illustration en est donnée par l’arrêt du 20 mars 2013

Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2011), que Alberto X…, dit Y…, auteur de la photographie représentant Z… intitulée « Guerillero Heroïco » et connue comme la photographie du « Che au béret et à l’étoile », est décédé le 25 mai 2001, que Mme A…, sa fille et légataire universelle, a cédé à la société Legende Global, à titre exclusif et pour une durée de dix ans, l’ensemble des droits d’exploitation sur cette photographie, qu’ayant constaté que la société américaine Onion Inc. proposait à la vente, sur son site internet, un tee-shirt reproduisant la photographie en cause et que la livraison des produits commandés sur ce site était effectuée par la société américaine The Onion, Mme A… et la société Legende Global ont assigné ces dernières devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de leurs droits moraux et patrimoniaux d’auteur ; que les sociétés Onion Inc. et The Onion ont soulevé l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions américaines ;

Attendu que Mme A… et la société Legende Global font grief à l’arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître du litige ;

Attendu que, par arrêt du 5 avril 2012 (pourvoi n° 10-15. 890, Bull. 2012, I, n° 88), la première chambre civile de la Cour de cassation a posé à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

1°/ L’article 5, point 3, du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu’en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet,

– la personne qui s’estime lésée a la faculté d’introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été, à l’effet d’obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre de la juridiction saisie,

ou

-il faut, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet Etat membre, ou bien qu’un autre lien de rattachement soit caractérisé ?

2°) La question posée au 1°) doit-elle recevoir la même réponse lorsque l’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur résulte non pas de la mise en ligne d’un contenu dématérialisé, mais, comme en l’espèce, de l’offre en ligne d’un support matériel reproduisant ce contenu ?

Et attendu que les réponses qui seront données à ces questions sont susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du présent litige ;

PAR CES MOTIFS :

Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne répondant aux questions préjudicielles qui lui ont été posées par arrêt rendu le 5 avril 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation ;

Dit que l’affaire sera de nouveau examinée à l’audience du 10 décembre 2013 ;

Conflit entre une marque pour des bougies et des eaux de toilette et le même signe déposé ultérieurement pour des boissons alcoolisées

Diptyque qui a pour activité la fabrication de bougies parfumées et d’eaux de toilette est titulaire d’une marque française verbale  » Diptyque, » déposée le 27 novembre 1981 et enregistrée sous le numéro 1 680 475 pour des produits en classes 3, 14, 18, 21, 24 et 25 et régulièrement renouvelée, et d’une marque communautaire verbale « Diptyque », déposée le 11 février 2005 et enregistrée sous le numéro 00 4 292 652 pour les produits et services en classes 3, 14 et 35 ;

28 mars 2008 : dépôt à tire de marque française par Hennessy de la marque « Diptyque », pour désigner des boissons alcooliques. La marque est enregistrée sous le numéro 08 3 565 540. Sous cette marque, des cognacs sont commercialisés.

Diptyque assigne Hennessy  pour obtenir la nullité de la marque et l’interdiction de celle-ci pour des alcools, ces demandes sont acceptées par la Cour de Paris par son arrêt du 26 octobre 2012.

De l’arrêt du 20 novembre 2012 de la Cour de cassation qui a rejeté les différents moyens au pourvoi de Hennesy,  nous retiendrons celui-ci:

Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L. 3323-3 du code de la santé publique qu’est considérée comme publicité indirecte en faveur d’une boisson alcoolique et comme telle, soumise aux restrictions prévues à l’article L. 3323-2 du même code, la publicité en faveur d’un produit autre qu’une boisson alcoolique qui par l’utilisation d’une marque, rappelle une telle boisson ; qu’ayant constaté que la société Diptyque avait, depuis le 1er janvier 1990, mis sur le marché sous sa marque « Diptyque » divers produits autres que des boissons alcooliques, et que la société Hennessy faisait usage d’une marque identique pour commercialiser des boissons alcooliques, la cour d’appel qui n’a pas commis la confusion invoquée à la cinquième branche ni méconnu le principe de spécialité, en a exactement déduit , sans avoir à faire d’autres recherches , que le dépôt de la marque « Diptyque » par la société Hennessy et la commercialisation de produits sous celle-ci créaient une entrave à la libre utilisation de la marque première ;

A noter un des arguments invoqués au pourvoi : « à propos d’un nouveau contrôle de constitutionnalité« ;

ALORS QUE, à titre subsidiaire, si les dispositions de l’article 10-V de la loi n°91-32 du 10 janvier 1991, aujourd’hui codifié sous l’article L.3323-3 du code de la santé publique, doivent être lues comme autorisant l’annulation d’une marque désignant des boissons alcoolisées, une telle lecture constitue un « changement de circonstances » au sens de l’article 23-2 2° de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, dans sa rédaction issue de la L.O. n°du 10 décembre 2009, de nature à justifier la soumission des dispositions précitées à un nouveau contrôle de constitutionnalité; que l’abrogation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel entraînera la censure de l’arrêt attaqué.