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AOP et AOC : une protection de leur identité visuelle

COUR DE JUSTICE DU 17 DECEMBRE 2020 AOP AOC MORBIER A propos du Morbier, la Cour de justice le 17 décembre 2020, l’arrêt,  reconnait aux  AOP et AOC une protection sur leur caractéristique visuelle.

Les articles 13, paragraphe 1, respectifs du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, et du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’interdisent pas uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée.

Les articles 13, paragraphe 1, sous d), respectifs des règlements nos 510/2006 et 1151/2012 doivent être interprétés en ce sens qu’ils interdisent la reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cette reproduction est susceptible d’amener le consommateur à croire que le produit en cause est couvert par cette dénomination enregistrée. Il y a lieu d’apprécier si ladite reproduction peut induire le consommateur européen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en erreur, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce.

Pour une présentation de ce litige et des questions préjudicielles posées par la Cour de cassation c’est là 

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Commerce en ligne : une place de marché est-elle responsable des produits contrefaisants proposés par un tiers.

La place de marché participe-t-elle à l’atteinte à la marque quand le parfum vendu par un tiers n’a pas été autorisé à la vente dans l’Union par le titulaire de la marque ?

Cet arrêt rendu le 2 avril 2020 par la Cour de justice est d’autant plus d’actualité que le commerce en ligne explose avec les mesures de confinement et la place de marché en cause est celle du site Internet www.amazon.de

Deux sociétés du groupe Amazon se voient reprochées leur rôle par le titulaire des droits de marque. Amazon Service Europe qui offre à des vendeurs tiers la possibilité de publier, pour leurs produits, des offres de vente dans la partie « Amazon-Marketplace » du site Internet www.amazon.de. Et Amazon FC Graben, qui exploite un entrepôt.

Un contentieux en Allemagne

Le titulaire de  la licence de marque engage une action en Allemagne pour atteinte à la marque et demande que ces deux sociétés soient condamnées, sous peine de sanctions, à s’abstenir de détenir ou d’expédier, ou de faire détenir ou de faire expédier, en Allemagne, dans la vie des affaires, des parfums de la marque …. et à ce qu’elles soient condamnées pour avoir entreposé ces parfums pour le compte de cette société tierce ou de toute autre société non identifiée.

Le Landgericht rejette les demandes. Idem en appel.

Le titulaire de la licence forme un pourvoi.

Pour le Bundesgerichtshof se pose l’interprétation de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009 et de l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001  qui prévoit différentes interdictions « b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe  » et partant de définir qui en sont les auteurs.

Cet arrêt est limité à cette situation particulière d’entreposage

34      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi, d’une part, que les parties défenderesses au principal n’ont fait qu’entreposer les produits concernés, sans les avoir offerts elles-mêmes à la vente ou les avoir mis dans le commerce et, d’autre part, qu’elles n’entendaient pas davantage offrir ces produits à la vente ou les mettre dans le commerce.

35      Il convient dès lors de déterminer si une telle opération d’entreposage peut être considérée comme un « usage » de la marque, au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 et de l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001 et, en particulier, comme le fait de « détenir » ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce, au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 207/2009, dont la substance est reprise à l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement 2017/1001.

36      À cet égard, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que ni le règlement no 207/2009 ni le règlement 2017/1001 ne définissent la notion de « faire usage » au sens de l’article 9 de ces règlements.

37      La Cour a toutefois déjà eu l’occasion de souligner que, selon son sens habituel, l’expression « faire usage » implique un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage. À cet égard, elle a relevé que l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, dont la substance est reprise à l’article 9, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, qui énumère de manière non exhaustive les types d’usage que le titulaire de la marque peut interdire, mentionne exclusivement des comportements actifs de la part du tiers …..

38      La Cour a également rappelé que ces dispositions ont pour but de fournir au titulaire d’une marque un instrument légal lui permettant d’interdire, et ainsi de faire cesser, tout usage de sa marque qui est fait par un tiers sans son consentement. Cependant, seul un tiers qui a la maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage est effectivement en mesure de cesser cet usage et donc de se conformer à ladite interdiction …..

39      Elle a par ailleurs itérativement jugé que l’usage d’un signe identique ou similaire à la marque du titulaire par un tiers implique, à tout le moins, que ce dernier fasse une utilisation du signe dans le cadre de sa propre communication commerciale. Une personne peut ainsi permettre à ses clients de faire usage de signes identiques ou similaires à des marques, sans faire elle-même un usage desdits signes …..

La Cour s’est déjà prononcée dans des situations analogues

40      C’est ainsi que la Cour a considéré, s’agissant de l’exploitation d’une plateforme de commerce en ligne, que l’usage de signes identiques ou similaires à des marques, dans des offres à la vente affichées sur une place de marché en ligne, est fait par les clients vendeurs de l’exploitant de cette place de marché et non par cet exploitant lui-même…….

41      Elle a également relevé, s’agissant d’une entreprise dont l’activité principale est le remplissage de canettes avec des boissons produites par elle-même ou par des tiers, qu’un prestataire de service qui se limite à remplir, sur commande et sur les instructions d’un tiers, des canettes déjà pourvues de signes similaires à des marques et donc à exécuter simplement une partie technique du processus de production du produit final, sans avoir le moindre intérêt dans la présentation externe desdites canettes et notamment dans les signes y figurant, ne fait pas lui-même un « usage » de ces signes mais crée uniquement les conditions techniques nécessaires pour que ce tiers puisse faire un tel usage ……

42      De même, la Cour a jugé que, si un opérateur économique, qui importe ou remet à un entrepositaire, en vue de leur mise dans le commerce, des marchandises revêtues d’une marque dont il n’est pas titulaire, fait « usage » d’un signe identique à cette marque, tel n’est pas nécessairement le cas de l’entrepositaire qui fournit un service d’entreposage des marchandises revêtues de la marque d’autrui …………..

43      En effet, le fait de créer les conditions techniques nécessaires pour l’usage d’un signe et d’être rémunéré pour ce service ne signifie pas que celui qui rend ce service fasse lui-même un usage dudit signe …..

L’entreposage peut amener son auteur à se voir reconnaitre responsable par sa maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage

45      Il s’ensuit que, pour que l’entreposage de produits revêtus de signes identiques ou similaires à des marques puisse être qualifié d’« usage » de ces signes, encore faut-il, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 67 de ses conclusions, que l’opérateur économique effectuant cet entreposage poursuive lui-même la finalité visée par ces dispositions, qui consiste en l’offre de produits ou en leur mise dans le commerce.

46      À défaut, il ne saurait être considéré que l’acte constituant l’usage de la marque est le fait de cette personne, ni que le signe soit utilisé dans le cadre de sa propre communication commerciale.

47      Or, en l’occurrence, s’agissant des parties défenderesses au principal, ainsi qu’il a été relevé au point 34 du présent arrêt, la juridiction de renvoi indique sans ambigüité que celles-ci n’ont pas elles-mêmes offert les produits concernés à la vente ni ne les ont mis dans le commerce, celle-ci précisant, du reste, dans le libellé de sa question, que c’est le tiers qui, seul, entend offrir les produits ou les mettre dans le commerce. Il s’ensuit qu’elles ne font pas, elles-mêmes, usage du signe dans le cadre de leur propre communication commerciale.

Le droit dit par la Cour de Justice

L’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], et l’article 9, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce au sens de ces dispositions si cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités.

 

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Même déchue une marque aurait pu encore servir, mais c’était avant

Ce 26 mars, l’arrêt de la Cour de la justice intervient sur une question préjudicielle de la Cour de cassation française à propos de l’indemnisation pour contrefaçon dans la période qui précède le 5ème anniversaire de son enregistrement, date à laquelle le législateur français a fait le choix de faire produire les effets de la déchéance d’une marque pour non-usage.

Ce sont les dispositions de la directive 2008/95 qui sont applicables.

  • Le contexte de la demande reconventionnelle en déchéance de marque lors de l’action en contrefaçon

43 ….  À cet égard, d’une part, conformément au considérant 6 de la directive 2008/95, qui énonce, notamment, que « [les] États membres devraient conserver la faculté de déterminer les effets de la déchéance ou de la nullité des marques », cette directive a laissé toute liberté au législateur national pour déterminer la date à laquelle la déchéance d’une marque produit ses effets. D’autre part, il résulte de l’article 11, paragraphe 3, de ladite directive que les États membres demeurent libres de décider s’ils souhaitent prévoir que, en cas de demande reconventionnelle en déchéance, une marque ne peut être valablement invoquée dans une procédure en contrefaçon s’il est établi, à la suite d’une exception, que le titulaire de la marque pourrait être déchu de ses droits en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la même directive.

  • Où le législateur français n’avait pas envisagé l’action en contrefaçon sur la période antérieure au 5ème anniversaire de l’enregistrement pour une marque qui n’a pas fait l’objet d’un usage  sérieux

44      En l’occurrence et ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 79 de ses conclusions, le législateur français a fait le choix de faire produire les effets de la déchéance d’une marque pour non-usage à compter de l’expiration d’un délai de cinq ans suivant son enregistrement. De plus, la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que, à l’époque des faits en cause au principal, le législateur français avait fait usage de la faculté prévue à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/95.

45      Il en ressort que la législation française maintient la possibilité pour le titulaire de la marque concernée de se prévaloir, après l’expiration du délai de grâce, des atteintes portées, au cours de ce délai, au droit exclusif conféré par cette marque, même si ce titulaire a été déchu de ses droits sur celle-ci.

  • Qu’en est il des dommages et intérêts ?

46      Quant à la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de se référer à la directive 2004/48, en particulier à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de celle-ci, selon lequel ces dommages et intérêts doivent être « adaptés au préjudice que [le titulaire de la marque] a réellement subi ».

47      Si l’absence d’usage d’une marque ne fait pas obstacle, par elle-même, à une indemnisation liée à la commission de faits de contrefaçon, cette circonstance n’en demeure pas moins un élément important à prendre en compte pour déterminer l’existence et, le cas échéant, l’étendue du préjudice subi par le titulaire et, partant, le montant des dommages et intérêts que celui-ci peut éventuellement réclamer.

  • Le droit dit par la Cour de justice

L’article 5, paragraphe 1, sous b), l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, et l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lus conjointement avec le considérant 6 de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils laissent aux États membres la faculté de permettre que le titulaire d’une marque déchu de ses droits à l’expiration du délai de cinq ans à compter de son enregistrement pour ne pas avoir fait de cette marque un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle avait été enregistrée conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire pour des produits ou des services identiques ou similaires prêtant à confusion avec sa marque.

 

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Le libellé d’une marque peut manquer de clarté et de précision sans affecter sa validité

L’arrêt rendu ce jour par la Cour de justice est à peine croyable.

Saisie sur question préjudicielles de la High Court of Justice, la Cour de justice admet qu’un libellé de produits et de services puisse manquer de clarté et de précision sans affecter la validité de la marque !

La présentation de l’arrêt est là

Le droit dit à l’arrêt de la Cour de justice du 29 janvier 2020

1)      Les articles 7 et 51 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006, ainsi que l’article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu’une marque communautaire ou une marque nationale ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision.

2)      L’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, tel que modifié par le règlement no 1891/2006, et l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Lorsque l’absence d’intention d’utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d’une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise ces produits ou services.

3)      La première directive 89/104 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque doit déclarer que cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins, pour autant que la violation d’une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, un motif de nullité d’une marque déjà enregistrée.

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Application de la déchéance de marque aux médicaments soumis à AMM

La marque à défaut d’un usage sérieux est déchue. Cette règle est-elle valable dans les mêmes termes pour les marques pharmaceutiques ? En effet, les médicaments nécessitent souvent des études cliniques d’une durée supérieure à la période de 5 ans de non-usage du droit des marques.

La réponse est donnée par la Cour de justice dans son arrêt du 3 juillet 2019. L’arrêt

Le rappel de la règle de droit  qui prévoit de tenir compte des caractéristiques du marché

41      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque…..

Des travaux préparatoires à une demande d’AMM ont été effectués

42      En l’occurrence, au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les éléments produits par V….  devant l’EUIPO aux fins d’établir l’usage sérieux de la marque contestée, tels que mentionnés au point 35 de cet arrêt, permettaient de constater que V….. avait effectué des actes préparatoires, consistant en la mise en œuvre d’une procédure d’essai clinique réalisée dans la perspective du dépôt d’une demande d’AMM et incluant certains actes revêtant un caractère publicitaire à l’égard de cet essai.

43      Le Tribunal a toutefois relevé, à ce même point 36, que « seule l’obtention de l’[AMM] par les autorités compétentes était de nature à permettre un usage public et tourné vers l’extérieur, de [cette] marque » dès lors que la législation relative aux médicaments interdit la publicité pour des médicaments qui ne bénéficient pas encore d’une AMM et, partant, tout acte de communication destiné à obtenir ou à préserver une part d’un marché.

44      Le Tribunal a ajouté, aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, que, s’il peut y avoir usage sérieux avant toute commercialisation des produits désignés par une marque, il n’en va ainsi qu’à condition que la commercialisation soit imminente. Or, en l’espèce, selon le Tribunal, V……  n’a pas démontré que la commercialisation d’un médicament destiné au traitement de la sclérose en plaques désigné par la marque contestée était imminente, faute pour elle d’avoir produit des éléments de preuve permettant de constater que l’essai clinique était sur le point d’aboutir.

Les essais cliniques ne constituent pas un emploi pertinent

45      Enfin, en réponse à certains arguments de V….., le Tribunal a apprécié, au point 39 de l’arrêt attaqué, les circonstances concrètes de l’utilisation de la marque contestée dans le cadre de l’essai clinique en cause et jugé, en substance, que cette utilisation relevait d’un usage interne dont il n’était pas établi que le volume fût significatif dans le secteur pharmaceutique.

46      En premier lieu, il ressort ainsi des considérations exposées par le Tribunal dans l’arrêt attaqué que celui-ci a, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 38 à 41 du présent arrêt, procédé à une appréciation concrète de l’ensemble des faits et des circonstances propres à la présente affaire afin de déterminer si les actes d’usage invoqués par V……  étaient de nature à refléter un usage de la marque contestée conforme à sa fonction d’indication d’origine des produits visés et à sa raison d’être commerciale, consistant à créer ou à conserver un débouché pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée.

47      S’agissant de l’argument de V…… , selon lequel le Tribunal, au point 36 de l’arrêt attaqué, a posé pour principe qu’un usage sérieux d’une marque enregistrée pour un médicament ne peut avoir lieu que lorsqu’une AMM a été accordée pour ce médicament, il convient de relever que le Tribunal s’est limité à tirer, dans le cadre de son appréciation concrète, les conséquences de sa constatation selon laquelle, conformément à la législation applicable, un médicament dont la mise sur le marché n’a pas encore été autorisée ne peut même pas faire l’objet d’une publicité destinée à obtenir ou à préserver une part de marché. Il est, partant, impossible d’utiliser une marque désignant un tel médicament sur le marché concerné, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt.

48      Il importe d’ajouter que la circonstance, à la supposer établie, que les actes d’usage invoqués par V…..  étaient, comme cette dernière le fait valoir, conformes aux prescriptions légales applicables ne saurait suffire à établir la nature sérieuse, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, de cet usage, dès lors que celle-ci s’apprécie, de manière concrète, au vu de l’ensemble des faits et des circonstances propres à l’espèce concernée et ne saurait dépendre exclusivement de la nature légale des actes d’usage. Or, en l’occurrence, il ne s’agissait pas d’un usage sur le marché des produits protégés par la marque contestée.

49      Dans la mesure où V……  tire argument de la prétendue insuffisance, pour le secteur pharmaceutique, du délai de cinq ans visé à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, il convient de faire observer, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 45 de ses conclusions, que ce délai s’applique indépendamment du secteur économique dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque en cause est enregistrée. Partant, cet argument est inopérant.

50      En second lieu, en réponse à certains arguments de V….. , le Tribunal a relevé, au point 39 de l’arrêt attaqué visé au point 45 du présent arrêt, que l’utilisation de la marque contestée dans le cadre d’un essai clinique ne pouvait être assimilée à une mise sur le marché ni même à un acte préparatoire direct, mais devait être considérée comme étant de nature interne, car elle s’était déroulée hors de la concurrence, au sein d’un cercle restreint d’intervenants, et sans viser à obtenir ou à conserver des parts de marché.

Une mise sur le marché imminente aurait pu néanmoins constituer un usage sérieux

51      Ce faisant, le Tribunal n’a pas méconnu la jurisprudence citée au point 39 du présent arrêt et invoquée par V….. , selon laquelle il peut y avoir usage sérieux d’une marque de l’Union européenne quand les produits désignés ne sont pas encore commercialisés. Au contraire, le Tribunal a rappelé à bon droit, au point 37 de l’arrêt attaqué, qu’un tel usage ne peut être constaté qu’à condition que la commercialisation des produits en cause soit imminente et a jugé, aux points 38 et 39 de cet arrêt, que V….  n’avait pas apporté la preuve que tel était le cas en l’espèce.

52      En particulier, en examinant si l’usage allégué de la marque contestée était effectué à l’égard de tiers et si le volume d’usage était suffisamment important au regard des contingences propres au secteur pharmaceutique, le Tribunal a examiné, conformément à la jurisprudence de la Cour, le caractère sérieux de cet usage.

53      En effet, eu égard à la jurisprudence citée aux points 38 à 41 du présent arrêt et ainsi que l’a, en substance, relevé M. l’avocat général aux points 57, 59 et 61 à 63 de ses conclusions, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne ne peut être établi par des actes d’usage afférents à un stade antérieur à la commercialisation des produits ou des services désignés que pour autant que la commercialisation est imminente, les actes d’usage susceptibles d’établir un tel usage sérieux doivent avoir un caractère externe et produire des effets pour le futur public de ces produits ou services, et ce même dans une telle phase antérieure à la commercialisation.

L’argument textuel sur la forme modifiée ne peut pas s’appliquer aux études cliniques

54      Enfin, contrairement à ce que fait valoir V…., il ne saurait être déduit de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 une interprétation plus souple de la notion d’« usage sérieux ».

55      En effet, en vertu de cette dernière disposition, l’usage de la marque sous une forme qui diffère de la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée est considéré comme étant un usage, au sens de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 207/2009, pour autant que le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée n’est pas altéré. …

56      Ainsi, en n’exigeant pas une stricte conformité entre la forme utilisée dans le commerce et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 vise à permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés……

57      Si l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 instaure ainsi une certaine souplesse quant à la forme de l’usage d’une marque de l’Union européenne, il n’en demeure pas moins que cette disposition reste dépourvue de toute incidence sur l’appréciation du caractère sérieux de cet usage, laquelle doit être effectuée conformément aux critères établis par la jurisprudence rappelée aux points 38 à 41 du présent arrêt.

58      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme étant, en partie, inopérant et, en partie, non fondé.

Le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal qui avait rejeté une demande en annulation d’une décision de l’office ayant prononcé la déchéance de la marque est rejetée

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Marque de couleur ou marque figurative ?

Au dépôt, il est indiqué  » Les couleurs du signe sont le bleu (PMS 2748, PMS CYAN) et le gris (PMS 877) ».

 En cours de procédure, la déposante précise que sa demande porte sur une marque de couleur et non sur une marque figurative.

Les produits visés à cette demande de marque : « Eaux minérales « .

Sur des questions préjudicielles posées par la Cour administrative finlandaise, la Cour de justice par son arrêt du 27mars 2017  précise le régime de la marque de couleur. C’est là

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Une marque de couleur n’est pas exclue de la protection par l’ article 3 de la directive

L’arrêt du 12 juin 2018 de la Cour de Justice est à saluer pour les titulaires de marque. Là

Lors d’un litige au Pays-Bas en contrefaçon de  marque, la juridiction saisit la Cour de justice d’une question préjudicielle relative  à l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 qui exclut de la protection à titre de marque, le signe portant exclusivement sur la forme du produit.

La marque en cause porte sur le signe :rouge sur la semelle Pour : « Chaussures à talons hauts (à l’exception des chaussures orthopédiques) ».

L’arrêt de la Cour est très clair pour reconnaître que cette marque n’entre pas dans l’exclusion de l’article 3 de la directive 2008/95.

21      Dans le contexte du droit des marques, la notion de « forme » s’entend généralement, ainsi que l’a souligné la Commission européenne, comme désignant un ensemble de lignes ou de contours qui délimite le produit concerné dans l’espace.

22      Il ne ressort ni de la directive 2008/95, ni de la jurisprudence de la Cour, ni du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme.

23      La question se pose toutefois de savoir si le fait qu’une couleur déterminée soit appliquée à un emplacement spécifique du produit concerné signifie que le signe en cause est constitué par une forme, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95.

24      À cet égard, il convient de relever que, si, certes, la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, il ne saurait toutefois être considéré qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique dudit produit.

25      Ainsi que l’ont relevé les gouvernements allemand, français et du Royaume-Uni, ainsi que la Commission, la marque litigieuse ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de ladite marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement.

26      En tout état de cause, un signe, tel que celui en cause au principal, ne saurait être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme, lorsque, comme en l’occurrence, l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu.

27      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition.

Ce que juge la Cour :

L’article 3, paragraphe 1, sous e), iii), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut, tel que celui en cause au principal, n’est pas constitué exclusivement par la « forme », au sens de cette disposition.

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Forme d’un produit déposée à titre de marque et acquisition du caractère distinctif

Sur une demande d’enregistrement de marque au Royaume-Uni du 8 juillet 2010, déposée par Nestlé et à la suite d’une opposition par un tiers qui a été accueillie, la Haute Cour de Justice britannique a saisi la Cour de justice de différentes questions préjudicielles relatives aux dispositions des directives 2008/95 et 89/104. L’arrêt de la Cour de Justice est là.

Le signe dont l’enregistrement a été demandé :

arret KIT KAT du 16 septembre 2015 de la Cour de Justice

Pour «Chocolat; confiserie au chocolat; produits chocolatés; confiserie; préparations à base de chocolat; produits de boulangerie; pâtisserie; biscuits; biscuits nappés de chocolat; gaufrettes nappées de chocolat; gâteaux; cookies; gaufrettes».

Les réponses données par la Cour de Justice

1) L’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’enregistrement d’un signe constitué par la forme du produit en tant que marque lorsque cette forme comprend trois caractéristiques essentielles dont l’une résulte de la nature même du produit et les deux autres sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, à la condition, toutefois, qu’au moins un des motifs de refus à l’enregistrement énoncés à cette disposition s’applique pleinement à la forme en cause.

2) L’article 3, paragraphe 1, sous e), ii), de la directive 2008/95, qui permet de refuser l’enregistrement de signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, doit être interprété en ce sens qu’il vise la manière dont le produit en cause fonctionne et ne s’applique pas à la manière dont il est fabriqué.

3) Afin d’obtenir l’enregistrement d’une marque ayant acquis un caractère distinctif après l’usage qui en est fait au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, que ce soit en tant que partie d’une autre marque enregistrée ou en combinaison avec celle-ci, le demandeur à l’enregistrement doit apporter la preuve que les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service désigné par cette seule marque, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, comme provenant d’une entreprise déterminée.

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Marchandises sous douane et atteinte à la marque

Sans entrer dans le détail des mécanismes sous douane ( en suspension de droits), par exemple, le régime du transit externe qui permet la circulation d’un point à un autre du territoire douanier de la Communauté de marchandises non communautaires sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation et aux autres impositions ni aux mesures de politique commerciale, de telles marchandises échappent-elles pour autant au droit des marques ?

marchandises doaunes avocat contrefaçon

Réponse avec l’arrêt du 16 juillet 2015 de la Cour de justice que retient dans de tels cas « l’usage du signe dans la vie des affaires».

  • Les faits, tels que rapportés à l’arrêt

Bacardi produit et commercialise des boissons alcooliques. Elle est titulaire de diverses marques pour ces produits.

18 Au cours de l’année 2006, à la demande de Van Caem, plusieurs lots produits par Bacardi, transportés vers les Pays-Bas à partir d’un État tiers, ont été entreposés chez Mevi dans le port de Rotterdam (Pays Bas).

19 Ces marchandises étaient placées sous le régime douanier suspensif de transit externe ou d’entrepôt douanier, de telles marchandises étant dénommées «marchandises T1».

20 Certaines desdites marchandises ont été, par la suite, mises en libre pratique et placées sous le régime de suspension des droits d’accise. Ces marchandises ont ainsi quitté les régimes douaniers suspensifs réglementés aux articles 91, 92 et 98 du code des douanes et se sont trouvées en entrepôt fiscal.

21 N’ayant pas consenti à l’introduction des marchandises en cause dans l’EEE et ayant, en outre, appris que les codes de produit avaient été retirés des bouteilles faisant partie des lots concernés, Bacardi les a fait saisir et a sollicité plusieurs mesures auprès du Rechtbank Rotterdam. Elle a invoqué, à cette fin, une atteinte à ses marques Benelux.

  • La procédure aux Pays-Bas

22 Par jugement du 19 novembre 2008, le Rechtbank Rotterdam (tribunal de Rotterdam) a constaté que l’introduction dans l’EEE des marchandises en cause portait atteinte aux marques Benelux de Bacardi et a pris certaines des mesures sollicitées.

23 TOP Logistics a fait appel devant le Gerechtshof Den Haag (cour d’appel de La Haye). Dans le cadre de cette procédure d’appel, Van Caem a été autorisée à intervenir.

24 Par arrêt interlocutoire du 30 octobre 2012, cette juridiction a jugé que, aussi longtemps que les marchandises en cause ont eu le statut de marchandises T1, il n’y a pas eu d’atteinte aux marques Benelux de Bacardi.

25 Quant à la question de savoir s’il y a eu atteinte auxdites marques une fois que les marchandises en cause ont été placées sous le régime de suspension des droits d’accise, ladite juridiction a annoncé, dans son arrêt interlocutoire, son intention de présenter une demande de décision préjudicielle.

  • La motivation de la Cour de Justice

37 Les doutes que nourrit néanmoins la juridiction de renvoi sur la question de savoir si le titulaire de la marque peut s’opposer à ce que les marchandises ainsi mises en libre pratique sans son consentement soient placées sous le régime de suspension des droits d’accise sont, en premier lieu, liés au fait que, en vertu des règles énoncées par la directive 92/12, pendant cet entreposage fiscal, les droits d’accise ne sont pas acquittés et que, en conséquence, les marchandises concernées ne peuvent pas encore être mises à la consommation.

38 Or, ainsi que Bacardi et le gouvernement français l’ont observé, il résulte du libellé de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104, de même que de la jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt, que le titulaire de la marque n’est nullement obligé d’attendre la mise à la consommation des marchandises revêtues de sa marque pour exercer son droit exclusif. Il peut, en effet, également s’opposer à certains actes qui sont commis, sans son consentement, avant cette mise à la consommation. Parmi ces actes figurent, notamment, l’importation des marchandises concernées et la détention de celles-ci aux fins de leur mise dans le commerce.

39 Sur le fondement d’une lecture conjointe de cet article 5, paragraphe 3, et du paragraphe 1 du même article, il y a lieu de constater que des actes d’un opérateur économique tel que, en l’occurrence, Van Caem, consistant à faire importer dans l’Union des produits sans le consentement du titulaire de la marque et à faire placer ces marchandises sous le régime de suspension des droits d’accise, les détenant ainsi en entrepôt fiscal dans l’attente de l’acquittement des droits d’accise et de la mise à la consommation, doivent être qualifiés d’«usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque pour des produits […] identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée», au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104.

  • Mais l’activité d’entreposage échapperait à la sanction

45 S’agissant, en revanche, de l’entrepositaire tel que, en l’occurrence, TOP Logistics, il y a lieu de constater que la fourniture par celui-ci du service d’entreposage des marchandises revêtues de la marque d’autrui ne constitue pas un usage du signe identique à cette marque pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée. Dans la mesure où ce prestataire permet à son client de faire un tel usage, son rôle ne saurait être apprécié au regard des dispositions de la directive 89/104, mais doit, le cas échéant, être examiné sous l’angle d’autres règles de droit (voir, par analogie, arrêt Frisdranken Industrie Winters, C 119/10, EU:C:2011:837, points 28 à 35).

A noter

49 Cette analyse n’est pas infirmée par le fait que des marchandises importées et placées sous le régime de suspension des droits d’accise peuvent, par la suite, être exportées vers un État tiers et ainsi ne jamais être mises à la consommation dans un État membre. À cet égard, il suffit de relever que toute marchandise en libre pratique est susceptible d’être exportée. Cette éventualité ne saurait faire obstacle à l’application des règles en matière de marques aux marchandises importées dans l’Union. En outre, l’exportation est elle-même également un acte visé à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104.

  • La décision de la Cour de Justice

L’article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque enregistrée dans un ou plusieurs États membres peut s’opposer à ce qu’un tiers fasse placer sous le régime de suspension des droits d’accise des marchandises revêtues de cette marque après les avoir, sans le consentement de ce titulaire, fait introduire dans l’Espace économique européen et mettre en libre pratique.

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Qui paie les frais d’avocats du procès en contrefaçon de marque et de ses suites ?

Au terme du procès, quelle partie prend en charge les frais du procès ? La réponse en matière de marque est connue, c’est celui qui perd. Toutefois de « quel procès » est-il question, celui de l’action en contrefaçon ou faut-il élargir cette règle à d’autres actions  judiciaires ? Illustration avec l’arrêt du 16 juillet 2015 de la Cour de Justice.

frais et honoraire des avocats pour le procès en contrefaçon

L’arrêt du 16 juillet 2015  de la Cour de justice intéresse tous les titulaires de marque ! L’arrêt est là.

Au préalable, pour comprendre l’intérêt de cet arrêt sur le périmètre des frais d’avocats à prendre en compte au sens du droit des marques, un principe doit être rappelé : en accordant à certaines juridictions nationales le statut de juridictions communautaires en matière de marques communautaires, ce mécanisme repose sur une confiance réciproque entre les différents États membres.

Cette confiance réciproque a pour corollaire la reconnaissance de plein droit des décisions rendues par un autre État membre. C’est le sens du considérant 16 du règlement n° 44/2001, «[l]a confiance réciproque dans la justice au sein de [l’Union européenne] justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure».

En engageant l’action en contrefaçon par une simple saisie, comme ici, le titulaire de la marque risque-t-il de se voir condamner à payer l’intégralité de tous les frais d’avocats engagés dans différents États par le saisi qui aura réussi à triompher au final ?

  • Brièvement les faits,

Le titulaire d’une marque de whisky, une société néerlandaise, fait saisir en Bulgarie des bouteilles importées de Géorgie, mais le saisi fera annuler cette opération. L’action en contrefaçon du titulaire de la marque échoue également en Bulgarie. La société bulgare engage alors aux Pays-Bas une action indemnitaire contre le titulaire de la marque pour le préjudice subi du fait de la saisie et pour obtenir le remboursement de ses frais de justice.

Le titulaire de la marque pour s’opposer à cette demande indemnitaire, invoque devant son juge national que la décision du juge bulgare est « manifestement contraire à « l’ordre public néerlandais, au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001. Le Sofiyski gradski sad, le juge bulgare,  y aurait fait une application manifestement erronée du droit de l’Union européenne en se fondant sur la décision interprétative du Varhoven kasatsionen sad du 15 juin 2009, laquelle serait entachée d’une erreur de fond et aurait été, au surplus, adoptée en méconnaissance de l’obligation qui incombait à cette dernière juridiction de poser une question préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE ».

Le 1er juge hollandais suit la thèse du titulaire de marque, mais le juge d’appel (Gerechtshof te Amsterdam) infirme et reconnait la décision du juge bulgare. La Cour suprême (Hoge Raad der Nederlanden) interroge la Cour de justice de différentes questions préjudicielles

  • Le principe de confiance réciproque doit prédominer

49 Il y a lieu ensuite de rappeler que le juge de l’État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 44/2001, refuser la reconnaissance d’une décision émanant d’un autre État membre au seul motif qu’il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit de l’Union a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, fournit aux justiciables une garantie suffisante.

50 Ainsi, la clause de l’ordre public ne serait appelée à jouer que dans la mesure où ladite erreur de droit impliquerait que la reconnaissance de la décision concernée dans l’État requis entraînerait la violation manifeste d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dudit État membre.

51 Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 52 de ses conclusions, la disposition de droit matériel en cause au principal, à savoir l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104, s’inscrit dans une directive d’harmonisation minimale dont l’objet est de rapprocher partiellement les législations disparates des États membres en matière de marques. S’il est vrai que le respect des droits conférés par l’article 5 de cette directive au titulaire d’une marque de même que l’application correcte des règles relatives à l’épuisement de ces droits, prévues à l’article 7 de ladite directive, ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, il ne saurait en être déduit qu’une erreur dans la mise en œuvre de ces dispositions heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’Union en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental de celui-ci.

52 Il y a lieu, au contraire, de considérer que la seule circonstance que la décision rendue le 11 janvier 2010 par le Sofiyski gradski sad soit, selon le juge de l’État requis, entachée d’une erreur quant à l’application aux circonstances au principal des dispositions régissant les droits du titulaire d’une marque, telles que prévues dans la directive 89/104, ne saurait justifier que cette décision ne soit pas reconnue dans l’État requis, dès lors que cette erreur ne constitue pas une violation d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État requis.

  • Au regard du droit des marques, la partie qui succombe doit- elle supporter tous les frais y compris ceux de la procédure d’indemnisation menée devant le juge d’un autre État ?

74 Il ressort des mesures, procédures et réparations prévues par la directive 2004/48 que les voies de droit destinées à assurer la protection des droits de propriété intellectuelle sont complétées par des actions en réparation qui leur sont étroitement liées. Ainsi, tandis que les articles 7, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de cette directive prévoient des mesures conservatoires et provisoires destinées, en particulier, à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, qui incluent notamment la saisie de marchandises suspectées de porter atteinte à un tel droit, les articles 7, paragraphe 4, et 9, paragraphe 7, de ladite directive prévoient, pour leur part, des mesures qui permettent au défendeur de demander un dédommagement dans le cas où il apparaît ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Ainsi qu’il ressort du considérant 22 de cette même directive, ces mesures de dédommagement constituent des garanties que le législateur a considérées nécessaires en contrepartie des mesures provisoires rapides et efficaces dont il a prévu l’existence.

75 En l’occurrence, la procédure en cause au principal, qui a pour objet la réparation du préjudice causé par une saisie d’abord ordonnée par les autorités judiciaires d’un État membre aux fins de prévenir une atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, puis annulée par ces mêmes autorités au motif que l’existence d’une atteinte n’était pas établie, constitue le corollaire de l’action introduite par le titulaire du droit de propriété intellectuelle aux fins d’obtenir le prononcé d’une mesure d’effet immédiat qui lui a permis, sans attendre une décision au fond, de prévenir toute atteinte éventuelle à son droit. Une telle action en réparation correspond aux garanties prévues par la directive 2004/48 au bénéfice du défendeur, en contrepartie de l’adoption d’une mesure provisoire ayant affecté ses intérêts.

  • Ce régime particulier de prise en charge des frais inclut également les frais de procédure relative à la contestation de la décision du juge bulgare devant le juge néerlandais

79 À cet égard, la circonstance que, dans le litige au principal, l’appréciation du caractère justifié ou injustifié de la saisie en cause soulève la question de la reconnaissance ou du refus de reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre est sans incidence. Une telle question revêt en effet un caractère accessoire et ne modifie pas l’objet du litige.

80 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 14 de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable aux frais de justice exposés par les parties dans le cadre d’une action en indemnisation, introduite dans un État membre, en réparation du préjudice causé par une saisie effectuée dans un autre État membre, ayant eu pour objet de prévenir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, lorsque se pose, dans le cadre de cette action en indemnisation, la question de la reconnaissance d’une décision rendue dans cet autre État membre constatant le caractère injustifié de cette saisie.