Un contentieux emblématique

Le 11 mars 2026, le Tribunal de l’Union européenne a rendu un arrêt méthodologiquement remarquable dans le cadre d’un long contentieux opposant une société française et une société italienne autour de la marque GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION. Cette décision s’inscrit dans une série de procédures devant l’EUIPO et le Tribunal, illustrant la complexité des actions en nullité pour mauvaise foi.

Lien vers l’arrêt : Tribunal de l’Union, 11 mars 2026

Description de la marque contestée

La marque en cause, déposée le 1er avril 2011, combine des éléments visuels et textuels :

• Couleurs revendiquées : noir, taupe, rouge, blanc.
• Description :
  • Logo sur fond noir avec le mot GEOGRAPHICAL en blanc, typographie plus petite que NORWAY.
  • NORWAY en noir, encadré de taupe, avec la lettre « n » coupée verticalement.
  • ORWAY coupé horizontalement, partiellement masqué par GEOGRAPHICAL.
  • EXPEDITION en rouge sur fond noir, de même largeur que NORWAY.

Chronologie du contentieux

Précisions que cette procédure oppose deux sociétés , l’une française titulaire de la demande de marque contestée et l’autre une société italienne.

Cette décision du 11 mars 2026 s’inscrit dans un long contentieux, et encore n’en sont rappelées au tableau ci-dessous que les décisions de l’EUIPO et du Tribunal sur l’action en nullité de cette seule marque !

La méthodologie du Tribunal : un faisceau d’indices

Le Tribunal valide l’approche de l’EUIPO : la mauvaise foi se déduit d’un faisceau d’indices objectifs, pertinents et concordants. Voici les éléments clés retenus :

Le rôle du référent géographique « NORWAY »

Le Tribunal précise que « NORWAY » n’est pas un motif autonome de nullité, mais un indice parmi d’autres :

• Similarité conceptuelle : entre le drapeau norvégien et le mot « NORWAY », tous deux renvoyant à la Norvège.
• Renforcement de la ressemblance : le « géographique » (geographical/geographic) est un marqueur sémantique, non un motif de tromperie ou de descriptivité.
• Combinaison d’éléments : la mauvaise foi est retenue sur la base d’un ensemble d’indices, dont le référent norvégien fait partie.

« Ce n’est pas un quelconque droit sur ce drapeau qui est en cause, mais l’appréciation de la similitude conceptuelle. » (Tribunal, pt 125)

Conclusion : une décision pédagogique

L’arrêt du 11 mars 2026 offre une démarche méthodologique claire pour évaluer la mauvaise foi dans les dépôts de marques. Il rappelle que :

1. La mauvaise foi se prouve par un faisceau d’indices convergents.
2. Le référent géographique peut jouer un rôle, mais jamais isolément.
3. Les comportements post-dépôt éclairent l’intention initiale.

Pour aller plus loin :

• Lien vers l’arrêt complet
• L’action en nullité de la marque

Refus de la demande par l’examinateur de l’EUIPO et de la Chambre de recours.

Motifs :

• signe constitué exclusivement par une caractéristique nécessaire à l’obtention d’un résultat technique , article 7, §1, e), ii) du règlement (UE) 2017/1001
• et, en plus, pour défaut de distinctivité (article 7, §1, b))

14 janvier 2025, le Tribunal rejette le recours.  L’arrêt 

Le signe étant constitué exclusivement d’un mouvement nécessaire pour obtenir le résultat technique (ouvrir/fermer pour laisser entrer air et lumière), le motif de refus de l’article 7, §1, e), ii) est confirmé.

Plus précisément, l’opposant a demandé la suspension de cette décision.

Il en saisit le juge administratif.

Le 23 janvier 2025, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise se déclare incompétent au regard des dispositions de CPI sur la compétence des cours d’appel de l’ordre judiciaire.

 L’affaire arrive devant le Conseil d’Etat, qui, le 13 août, rejette le  pourvoi.

Pour le Conseil d’Etat, ce pourvoi « qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée. Par suite, ce pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis« .

Cette décision sur l’absence d’avocat n’apporterait-elle aucun autre enseignement ?

Deux dispositions du règlement 207/2009 sont en cause telles que citées à l’arrêt de la Cour de justice du 19 juin 2025 sur des questions préjudicielles de la Cour de cassation

–  L’article 7 « Motifs absolus de refus », paragraphe 1, sous e), ii) :

 – L’article 52  « Causes de nullité absolue », prévoyait, à son paragraphe 1 a)   » lorsque la marque [de l’Union européenne] a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 » et b) : « lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».

Comme la condition de mauvaise foi n’était prévue que pour b), cette condition ne serait-elle pas à prendre compte pour le motif absolu de refus fondé sur l’article 7 ?

Plusieurs marques de couleur étaient en cause, la date la plus ancienne remontant à une priorité allemande du 21 juillet 2011.

Cette date est essentielle, le titulaire de ces marques détenait aussi un brevet européen, désignant la France et portant sur un matériau composite céramique. Ce brevet a expiré le 5 août 2011.

Les trois marques de l’Union déposées le 23 août 2011 et ultérieurement enregistrées sont contestées en France.

Ces marques visent : « Pièces céramiques pour implants pour l’ostéosynthèse, substituts aux surfaces d’articulations, écarteurs pour les os ; billes pour articulations de la hanche, coquilles/plaques pour articulations de la hanche et pièces d’articulation du genou ; tous les produits précités pour vente aux fabricants d’implants » 

Le signe déposé selon les marques  en une ou plusieurs vues.

La Cour d’appel de Paris avait annulé ces marques.

« ..Par un arrêt rendu le 25 juin 2021, la cour d’appel de Paris (France) a annulé les marques contestées, pour mauvaise foi de CeramTec lors du dépôt des demandes de marques.

15      Cette juridiction a relevé que, à la date du dépôt des demandes d’enregistrement des marques contestées, CeramTec était convaincue de l’effet technique de l’oxyde de chrome pour garantir la dureté et la résistance des billes de céramique entrant dans la constitution des prothèses médicales et qu’elle avait recherché à protéger la couleur rose des billes, qui résultait de la présence d’oxyde de chrome dans la céramique. Elle en a déduit que CeramTec avait eu l’intention de prolonger le monopole qu’elle détenait sur la solution technique protégée auparavant par le brevet mentionné au point 10 du présent arrêt, qui était venu à échéance avant la date de dépôt de ces demandes d’enregistrement.

16      Selon ladite juridiction, la mauvaise foi était caractérisée par une volonté non pas d’empêcher les concurrents de poursuivre l’utilisation de la couleur rose, mais de prolonger un monopole et d’empêcher les concurrents de pénétrer le marché dominé par CeramTec grâce au matériau composant ses produits, à savoir l’oxyde de chrome dans une proportion ayant pour effet de colorer en rose la céramique. La même juridiction a retenu que CeramTec avait, dès lors, eu l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, à savoir l’indication d’origine de ses produits.

Les questions préjudicielles de la Cour de cassation le 10 janvier 2024

20      Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 52 du règlement [n^o 207/2009] doit-il être interprété en ce sens que les causes de nullité de l’article 7, visées en son paragraphe 1, sous a), sont autonomes et exclusives de la mauvaise foi visée en son paragraphe 1, sous b) ?

2)      Si la réponse à la première question est négative, la mauvaise foi du déposant peut-elle être appréciée au regard du seul motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n^o 207/2009 sans qu’il […] soit constaté que le signe déposé à titre de marque soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ?

3)      L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement [n^o 207/2009] doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut la mauvaise foi d’un déposant ayant introduit une demande d’enregistrement de marque avec l’intention de protéger une solution technique lorsqu’il a été découvert, postérieurement à cette demande, qu’il n’existait pas de lien entre la solution technique en cause et les signes constituant la marque déposée ? »

Le droit dit par la Cour de justice le 19 juin 2025

1)      L’article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) n^o 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne],

doit être interprété en ce sens que :

la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre.

2)      L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 207/2009

doit être interprété en ce sens que :

la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet, et cela indépendamment du point de savoir si ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce règlement. Parmi les circonstances pertinentes pour évaluer l’éventuelle existence d’une mauvaise foi du demandeur figurent également la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt.

3)      L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 207/2009

doit être interprété en ce sens que :

la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause.

Face à une action en déchéance, à nouveau, se pose la question des catégories de produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes.

Récemment signalée ici la décision du Tribunal de l’Union du 19 mars 2025.

La Cour de cassation, le 14 mai 2025, casse un arrêt d’appel qui avait rejeté les demandes en déchéance contre des marques enregistrées pour « services de transport » ou « services de transport de voyageurs » en retenant des preuves d’usage qui ne concernaient que « le seul service de taxis ».

Cette cassation entraine celle des condamnations en contrefaçon de marque et de concurrence déloyale.

Quelques-uns des intitulés de la classe 39 indiquée aux dépôts, qui évoquent le transport.

• Parmi les causes de ces emplois, leur succès :

  A l’EUIPO, 45 452 demandes de marques ont été examinées au premier trimestre 2025 avec dans le même temps à peu près le même nombre de demandes dont plus de 43% portent sur des marques figuratives. Devant le Tribunal de l’Union sur 786 affaires introduites en 2024, 268 portent sur des questions de propriété intellectuelles……

• L’EUIPO rappelle que la recherche d’images par IA pour les dessins et modèles et les marques remonte à 2019, et que dès 2023, les utilisateurs pouvaient comparer « plus de 57 millions de marques figuratives et de demandes de marques en quelques secondes » (outil TMview) [8]……

• A ces outils d’IA de recherches des antériorités sur le signe, s’en ajoutent d’autres pour le choix des produits et des services à indiquer au dépôt, et pour la sélection des termes appropriés au sens de la classification de Nice (l’outil de l’OMPI « Madrid Goods & Services Manager » [9]). ….

L’illustration est issue du site de l’EUIPO.

A lire sur le site du village de la justice

• Dans ce second cas, quelles preuves d’exploitation pouvez-vous apporter pour éviter sa déchéance pour défaut d’usage ?

• S’ajoutent à ces problématiques que d’autres produits et services sont visés à votre enregistrement, les uns ne pourraient-ils pas sauver les autres et réciproquement de l’action en déchéance ?

Ces interrogations surgissent à la lecture de l’arrêt du Tribunal de l’Union du 26 mars 2025. L’arrêt

Après la décision de la Chambre de recours de l’EUIPO, la marque attaquée pour déchéance BAIDU, reste enregistrée.

• classe 9 : « Logiciels à utiliser pour la recherche, la compilation, l’indexation et l’organisation d’informations au sein de stations de travail individuelles, de PC ou de réseaux informatiques ; logiciels pour la création de répertoires d’informations, de sites web ou de répertoires d’autres sources d’informations » ;

•  classe 38 : « Télécommunications, à savoir la diffusion de contenus audiovisuels par l’internet ».

Devant le Tribunal de l’Union, la requérante à la déchéance demande l’infirmation de la décision de la Chambre de recours qui a permis à Baidu Europe de sauver son enregistrement pour la classe 9, et a maintenu la décision de la division d’annulation pour la classe 38.

A priori, les services de « Télécommunications » qui avaient échappé à la déchéance devant l’EUIPO, n’auraient pas dû connaître de difficulté et pourtant…

« Télécommunications », une définition au sens des marques avec deux conditions.

• • « ces services doivent permettre à une personne au moins de communiquer avec une autre par un moyen sensoriel. La diffusion de programmes de radio ou de télévision est appréhendée comme un service plaçant une personne en communication orale ou visuelle avec une autre ».
  • L’entreprise « doit établir qu’elle diffuse, par ses propres moyens, des chaînes de radio ou de télévision »

L’existence d’outils logiciels remplit-elle ces deux conditions ? Ici « l’application logicielle, la technologie logicielle et le centre de données de Baidu Europe constituaient, pour les utilisateurs de cette application et pour les entreprises clientes de Baidu Europe des moyens d’accéder à des contenus audiovisuels ».

Ce qu’en retient le Tribunal :

«  61      Toutefois, l’EUIPO n’apporte pas d’explication circonstanciée au soutien de cette affirmation. Il ne se prévaut pas non plus d’éléments de preuve permettant d’établir, d’une part, l’existence et la nature exacte de services de diffusion distincts de la fourniture de l’application logicielle (laquelle constitue un produit) et, d’autre part, le contrôle et l’exploitation par Baidu Europe elle-même des moyens utilisés pour opérer ces services ».

Les éléments de preuve apportés par Baidu Europe :

• Ces preuves «  évoquent, en des termes très généraux, le fonctionnement de l’application et de la technologie logicielles et mentionnent l’existence d’un stockage de données sur une base de données située sur les serveurs de Baidu Europe ».

• La chaîne de télévision « Fuel TV » a bénéficié de services de développement de logiciels et a acquitté des frais pour l’utilisation de son centre de données.

Ce qui ne convainc pas le Tribunal.

• La conception de logiciels relevait de la classe 42.

• Le recueil et le stockage de données relevaient alors, respectivement, des classes 35 et 39.

Et surtout,  « la concession de licences de propriété intellectuelle relevait de la classe 42 ».

Autrement dit « les services fournis et facturés par Baidu Europe à des entreprises clientes n’étaient pas des services de télécommunications relevant de la classe 38, mais des services de concession de licences de contenus audiovisuels relevant alors de la classe 42 ».

« 72      Dans ces conditions, la qualification de substitution proposée par la requérante, à savoir celle de services de concession de licences, présente un caractère plausible et est donc susceptible de remettre en cause le constat selon lequel la marque contestée a été utilisée pour des services de diffusion de contenus audiovisuels. Il en résulte qu’il n’est pas démontré, à suffisance de droit, que les redevances facturées par Baidu Europe à des entreprises clientes rémunéraient des services de diffusion de contenus audiovisuels et non d’autres services tels que des services de concession de licences ».

Le Tribunal annule la décision de la division d’annulation de l’EUIPO, « en tant que, par son point 3, elle a rejeté la demande de déchéance de la marque contestée en ce qui concerne les services en cause, relevant de la classe 38, et, d’autre part, de rejeter le recours de Baidu Europe, en tant qu’il portait sur les produits en cause, relevant de la classe 9. »

Voir quelques commentaires à propos de l’arrêt du Tribunal de l’Union du 19 mars 2025.

Comment en effet, apprécier le risque de confusion d’une demande d’enregistrement d’une marque et d’une marque enregistrée antérieurement, cette appréciation étant menée sur les signes combinés avec des libellés de produits ou services organisés selon une classification administrative.

Cela ressemble à un exercice hautement théorique, très éloigné de la vraie vie.

L’EUIPO utilise-t-il des hypothèses ?

Un arrêt du 5 mars 2025 du Tribunal de l’Union  en apporte la confirmation . 

Quelques commentaires là-bas.