Invoquant sa marque européenne et sa marque allemande pour des produits et des services de l’informatique, une société allemande engage une action en contrefaçon en Allemagne à l’encontre d’une société israélienne qui commercialise via son site internet et notamment vers l’Allemagne des logiciels, pour voir cesser ces agissements.

 Le Landgericht de Düsseldorf accepte la demande d’interdiction en Allemagne sur la base de la marque allemande mais rejette la demande d’interdiction dans l’Union sur la base de la marque européenne.

Appel devant l’Oberlandesgericht de Düsseldorf, qui sur la demande au regard de la marque européenne :

« conclut à l’existence d’un risque de confusion dans les États membres germanophones et à l’absence d’un tel risque dans les États membres anglophones ».

et l’Oberlandesgericht de Düsseldorf interroge la Cour de justice , sur l’application du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne dans un tel cas.

L’arrêt du 22 septembre 2016 de la Cour de Justice :

L’article 1er, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 1, sous b), et l’article 102, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que l’usage d’un signe crée un risque de confusion avec une marque de l’Union européenne dans une partie du territoire de l’Union européenne, tout en ne créant pas un tel risque dans une autre partie de ce territoire, ce tribunal doit conclure qu’il y a violation du droit exclusif conféré par cette marque et prononcer un ordre de cessation dudit usage pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne, à l’exception de la partie de celle-ci pour laquelle l’absence d’un risque de confusion a été constatée.

Lors d’un litige où à la demande de marque communautaire figurative ARIS était opposée la marque communautaire figurative antérieure ARISA ASSURANCES S.A. , le Tribunal par arrêt du 20 mai 2014 sur un recours contre la décision de la chambre de recours se prononce sur l’impact de la coexistence des signes au sens de  » Morehouse defense ». L’arrêt est ici.

Le rappel du point discuté

54 En l’espèce, la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit eu égard, d’une part, à la similitude ou à l’identité des services couverts par les marques en conflit (point 48 de la décision attaquée), appréciation non contestée par la requérante, et, d’autre part, à la constatation non entachée d’erreur d’une similitude des deux signes en conflit (voir point 52 ci-dessus).

La coexistence aux USA

55 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante reprochant à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte la coexistence sur le marché, d’une part, de la marque antérieure et, d’autre part, de la marque verbale communautaire ARIS ou du signe demandé enregistré aux États-Unis. En soulignant que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié les preuves présentées à cet égard, la requérante demande au Tribunal de faire application du principe de droit américain dit du « Morehouse defense », en vertu duquel un opposant à l’enregistrement d’une marque ne peut être considéré comme lésé par cet enregistrement lorsqu’une marque identique ou substantiellement analogue à celle demandée a déjà été enregistrée pour des produits et services identiques ou substantiellement similaires par le demandeur de marque.

Mais le système européen est indépendant

56 Il y a lieu de relever tout d’abord, s’agissant de l’invocation du principe de droit américain susvisé, que, selon une jurisprudence constante, le régime de la marque communautaire est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national, et la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement nº 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union [voir arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, point 84, et la jurisprudence citée].

Ce qui n’empêche pas de prendre en considération la coexistence en Europe, là où se trouve le public pertinent

57 Il convient de rappeler ensuite que, certes, selon la jurisprudence, il n’est pas exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit. Cependant, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours d’une procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le titulaire de la marque communautaire contestée a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques en cause et les marques en conflit soient identiques [arrêts du Tribunal GRUPO SADA, précité, point 86, et du 14 novembre 2007, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T‑101/06, non publié au Recueil, point 76].

58 En l’espèce, d’une part, les éléments de preuve avancés pour établir l’usage par la requérante de la marque communautaire verbale ARIS ne sauraient être pris en compte, dès lors que cette marque diffère des marques en conflit, qui sont toutes deux figuratives. D’autre part, les éléments de preuve produits reproduisant le signe demandé tel qu’enregistré aux États-Unis, consistant en des extraits du site Internet de l’ancien titulaire de la marque demandée et en un article du 21 juillet 2010 évoquant notamment les services d’assurances de cet ancien titulaire fournis sous cette marque, concernent uniquement le signe demandé et ne fournissent aucune indication sur la présence dudit signe sur le marché de l’Union, pertinent en l’espèce, ainsi qu’a fortiori sur la façon dont le public pertinent a été confronté aux marques en conflit sur ce marché.

59 Par conséquent, conformément à ce qu’a considéré la chambre de recours dans la décision attaquée (points 27 et 28), les éléments avancés par la requérante ne permettent pas d’établir que des marques identiques aux marques en conflit coexistaient, ni a fortiori que cette coexistence amoindrissait le risque de confusion entre ces dernières au sens de la jurisprudence susvisée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’annexe 11 de la requête, qui expose le principe du « Morehouse defense », et de l’annexe I.1 b) du mémoire en réponse de l’intervenante, produite par celle-ci afin de contester l’argumentation de la requérante relative à l’existence d’une telle coexistence.

60 Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a, à bon droit, conclu à l’existence d’un risque de confusion et rejeté le recours dirigé contre la décision de la division d’opposition.

• Les signes en cause et la procédure antérieure à l’arrêt

Le 12 avril 2006 : dépôt par Longevity Health Products, Inc.de la demande de marque communautaire : MENOCHRON.

Pour :

–        classe 3 : « Lessives et produits de blanchissage ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires et dentifrice » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine, compléments nutritionnels à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, préparations de vitamines, tous les produits mentionnés n’étant pas destinés à un usage vétérinaire ».

30 avril 2007 : Publication de la demande de marque

Le 12 mai 2007 : opposition par Weleda Trademark AG,  sur la base de la marque communautaire antérieure MENODORON

Pour :

–        classe 3 : « Lessives et produits de blanchissage ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires et dentifrice » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits sanitaires pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ».

Le 27 septembre 2010 : la division d’opposition a fait droit à l’opposition

6 juillet 2011 : sur recours de la déposante, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

• Retenons des moyens du recours devant le Tribunal la définition du public pertinent.

la requérante reproche en substance à la chambre de recours de ne pas être partie de l’hypothèse d’un niveau d’attention accru de la part du public ciblé.

33      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, au point 12 de la décision attaquée, que les produits compris dans la classe 3 sont des produits destinés à couvrir des besoins quotidiens qui s’adressent aux consommateurs en général et que les produits compris dans la classe 5 s’adressent tant aux personnels médical et de pharmacie spécialisés qu’au consommateur final. La chambre de recours a en outre considéré, au point 21 de la décision attaquée, que le consommateur final accordera une attention moyenne aux produits compris dans la classe 3 et que, s’agissant des produits relevant de la catégorie des produits pharmaceutiques, qui englobent également des médicaments soumis à prescription médicale, le public concerné fera preuve d’un degré d’attention élevé étant donné que ces produits peuvent avoir des effets considérables sur la santé.

34      Il s’ensuit que, dans la mesure où la requérante fait grief à la chambre de recours de s’être fondée sur un niveau d’attention erroné, ce grief doit être rejeté comme non fondé, dès lors qu’il est constant que la chambre de recours a explicitement considéré l’hypothèse d’un niveau d’attention accru.