La marque en cause

La couleur revendiquée : coordonnées trichromatiques/caractéristiques colorimétriques : x 0,520, y 0,428 – facteur de réflexion diffuse 42,3 % – Longueur d’onde dominante 586,5 mm – Pureté d’excitation 0,860 – Pureté colorimétrique : 0,894 

Cette marque est déposée pour «  Vins de champagne »

Marque figurative ou marque de couleur : une discussion lors de l’examen de la demande de marque

Au formulaire de dépôt, cette demande de marque est désignée comme : marque figurative.

20 janvier 2000 ; l’examinatrice rejette la demande de marque pour défaut de caractère distinctif . L’examinatrice  précise qu’il s’agit d’une marque figurative.

20 novembre 2002, la Chambre de recours annule cette décision de rejet :  « le formulaire standard de demande devait être interprété comme faisant référence à une demande de protection pour une marque de couleur, même si la case correspondant à une marque figurative avait été cochée ». L’examen de la demande de marque est renvoyée devant l’examinatrice.

19 décembre 2003 : La demande considérée comme une marque de couleur est à nouveau rejetée : « aucun caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n^o 40/94 n’avait été établi ».

26 avril 2006 : la chambre de recours annule cette seconde décision  de rejet en retenant qu’ « un   caractère distinctif acquis par l’usage avait été démontré pour les vins de champagne ».

23 mars 2007 : la marque est enregistrée mais l’indication initiale de marque figurative n’est pas modifiée par l’EUIPO ( pt 36 de la décision du 15 septembre 2021).

Marque figurative ou marque de  couleur : une nouvelle discussion lors de la contestation de la validité de la marque

3  novembre 2015 : demande en annulation de la marque. Deux motifs sont invoqués « la spécification de la nuance de couleur revendiquée par une définition scientifique n’était pas suffisante » , et pour absence de caractère distinctif.

12 novembre 2018 : rejet de la demande en annulation par la division d’annulation de l’Office.

24 février 2020 : la Chambre de recours annule la décision du 12 novembre 2018 et renvoie devant la division d’annulation.

La titulaire de la marque conteste cette décision devant le Tribunal de l’Union .

Le 15 septembre 2021, le Tribunal annule la décision de la chambre de recours. La décision.

Si le Tribunal reproche à la chambre de recours d’avoir interpréter la marque comme une marque figurative bien que la nature de la marque n’ait pas été discutée par les parties ( voir pt 28, 34 et 37) ,  ce qui constitue en soi un motif suffisant pour annuler la décision du 24 février 2020,  le Tribunal ajoute le respect des dispositions de la Charte, qui s’applique aux chambre de recours de l’Office même en cas de renvoi pour la poursuite des débats devant la division d’annulation ;

49      …………… La chambre de recours a en effet considéré que cette question constituait un aspect déterminant du litige, dès lors que c’était une condition à prendre en considération pour déterminer l’étendue de la protection recherchée, eu égard au fait que la qualification de la marque contestée était de nature à influencer l’analyse de son caractère distinctif ainsi qu’au fait que la différence d’interprétation de la nature de la marque était également susceptible d’affecter les conditions de dépôt.

50      ……. . En effet, il y a lieu de rappeler que l’interprétation de la première chambre de recours s’impose à la division d’annulation à laquelle l’affaire est renvoyée en vertu de l’article 71, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Or, en l’espèce, compte tenu de la motivation de la décision attaquée, cette interprétation aboutit nécessairement à qualifier la marque contestée de marque figurative. En particulier, aux points 25 à 35 de la décision attaquée, la première chambre de recours s’est fondée sur un ensemble de considérations, au terme desquelles elle indique que la marque contestée ne pouvait être considérée que comme une marque figurative revendiquant une couleur spécifique.

51      Il s’ensuit que le quatrième moyen de la requérante est fondé en tant qu’il est tiré de la violation de son droit d’être entendu, au sens de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte.

 

Cette disposition qui est opposée classiquement aux marques tridimensionnelles,  s’applique-t-elle aussi à une marque bidimensionnelle quand celle-ci constitue le motif d’un tissu ?

La Cour de justice y répond le 14 mars 2019, c’est par là

De ces deux demandes de marque, ce blog en a déjà parlé :

–          Lors de l’arrêt du Tribunal du 8 mai 2012 qui a annulé les décisions de la Chambre de recours de l’OHMI ( maintenant EUIPO) qui avaient refusé ces demandes d’enregistrement. Ici.

–          Avec l’arrêt du 6 mars 2014 de la Cour de justice qui a annulé la décision du Tribunal. C’est ici aussi

A la suite de quoi l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 mai 2015 a rejeté les recours du déposant contre les décisions de la Chambre de recours.

L’affaire sur pourvoi est revenue devant la Cour de Justice.

Disons le tout de suite ce contentieux qui remonte à deux dépôts des  3 et 5 novembre 1999, se termine avec l’arrêt du 11 mai 2017. L’arrêt du 11 mai 2017 de la Cour de justice

18 années où les marques figuratives sont en question.

Les moyens du pourvoi . Ils reposent sur des signes « hybrides »

16. Par son premier moyen, soulevé à titre principal, Yoshida reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, premièrement, en jugeant, au point 39 de l’arrêt attaqué, que cette disposition « s’applique à tout signe, bi- ou tridimensionnel, dès lors que toutes les caractéristiques essentielles du signe répondent à une fonction technique ».

17      À cet égard, Yoshida fait valoir que le Tribunal a retenu une approche contraire à la jurisprudence de la Cour (arrêt du 14 septembre 2010, /OHMIJurisLego , C‑48/09 P, EU:C:2010:516, points 48, 52 et 72), selon laquelle, d’une part, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 ne fait pas obstacle à l’enregistrement d’un signe en tant que marque au simple motif qu’il présente des caractéristiques utilitaires et, d’autre part, les termes « exclusivement » et « nécessaire » y figurant visent à circonscrire la portée de cette disposition aux seules formes de produit dont toutes les caractéristiques essentielles ne font qu’incorporer une solution technique.

18      Deuxièmement, Yoshida soutient que le Tribunal a considéré à tort, aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, que la possibilité d’enregistrer les signes litigieux supposait que l’ensemble des pois noirs soit « un élément non fonctionnel majeur » de ces signes et que ces derniers présentent un « caractère ornemental évident ». Selon Yoshida, l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 n’interdit pas l’enregistrement de signes « hybrides », comprenant des éléments décoratifs importants sur le plan visuel qui non seulement incorporent une solution technique, mais qui sont également susceptibles d’avoir un caractère distinctif. Tel serait le cas des signes litigieux.

19      Troisièmement, Yoshida fait valoir que l’affirmation du Tribunal, au point 65 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’enregistrement des signes litigieux « réduirait indûment les possibilités pour les concurrents de mettre sur le marché des formes de produit alternatives incorporant la même fonction technique antidérapante » ignore que les signes litigieux incluent des éléments décoratifs qui ont un caractère distinctif.

 Cette approche fondée sur une conception que les signes litigieux constituent des « signes hybrides » est écartée par la Cour car non soulevée devant le Tribunal.

43      En effet, Yoshida s’est limitée à soutenir, aux termes de son moyen unique soulevé en première instance et tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, que les signes litigieux représentaient un simple motif décoratif sans valeur fonctionnelle, raison pour laquelle ils ne pouvaient être considérés comme étant exclusivement constitués par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique au sens de cette disposition.

44      À cet égard, l’examen du dossier dont dispose la Cour révèle que, si Yoshida a évoqué en première instance que les enregistrements des signes litigieux couvraient différents produits relevant des classes 8 et 21 au sens de l’arrangement de Nice, elle l’a fait dans le seul but de contester de manière générale l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 aux signes litigieux.

45      En revanche, par son second moyen de pourvoi, Yoshida reproche en substance au Tribunal de ne pas avoir contrôlé la légalité des décisions litigieuses à la lumière de l’article 51, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, et allègue que les conditions d’application posées à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce règlement ne sont pas remplies en ce qui concerne quelques produits spécifiques prétendument dépourvus de manches.

46      Or, il découle d’une jurisprudence constante de la Cour que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour des moyens et des arguments qu’elle n’a pas soulevés devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens et des arguments qui ont été débattus devant lui.

• 29 janvier 2010 : L…….  dépose la demande de marque communautaire sur le signe :

Description jointe à la demande : « La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque). »

Pour « Chaussures à talons hauts (à l’exception des chaussures orthopédiques) ».

• 10 novembre 2011 : opposition par R……  qui invoque la marque

• 21 juin 2013 : l’opposition est rejetée

• 28 mai 2014 : la Chambre de recours rejette le recours de R……….

De l’arrêt du 16 juillet 2015 du Tribunal qui rejette le recours , quelques extraits sont à citer.

Le rappel de la position de la Chambre de recours

38 Tout d’abord, s’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a précisé, en s’appuyant sur la décision précédemment rendue par la deuxième chambre de recours le 16 juin 2011 (voir point 6 ci-dessus), que l’impression d’ensemble produite par celle-ci consistait en la couleur rouge Pantone n° 18.663TP appliquée à une semelle de chaussure à talon haut.

39 Ensuite, s’agissant de la marque antérieure, premièrement, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal au sein de celle-ci, à savoir les mots « my shoes », était descriptif des produits en cause. Deuxièmement, en ce qui concerne plus particulièrement le rectangle rouge dans lequel s’inscrit le mot « shoes », elle a constaté que celui-ci était banal sur le plan graphique et qu’il n’était pas distinctif malgré sa couleur rouge, puisque celui-ci servait de fond ou d’étiquette pour souligner le mot « shoes » et était donc purement décoratif. Dès lors, elle a conclu que, dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, tous les éléments étaient d’une importance égale.

40 Enfin, elle a considéré que les marques en cause, dont l’une était constituée d’une semelle rouge appliquée à une chaussure à talon haut et l’autre d’un signe tricolore comportant des éléments verbaux, ne présentaient aucune similitude pertinente sur le plan visuel.

……..

La comparaison visuelle

43 Il convient de constater, tout d’abord, que la marque demandée, telle qu’elle est décrite dans la demande d’enregistrement, consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663TP) appliquée à un emplacement spécifique d’une chaussure, en l’occurrence sur la semelle, et c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, en substance, qu’il s’agissait de prendre en compte tous ces éléments, dans leur combinaison spécifique, lors de l’analyse de l’impression d’ensemble produite par ce signe sur le consommateur.

44 Ensuite, il y a lieu d’observer que la marque antérieure est, quant à elle, une marque complexe constituée d’un carré et d’un rectangle, respectivement de couleur bleue et rouge, et d’un élément verbal composé des mots « my shoes ». Le terme « my » est écrit en petits caractères blancs et en italique et apparaît sur le carré bleu. Le terme « shoes » est écrit en lettres majuscules blanches et apparaît sur le rectangle rouge.

45 Or, il importe de relever que l’argumentation de la requérante, en ce que celle-ci cherche à démontrer l’existence d’une similitude visuelle tirée de ce que la couleur rouge serait présente au sein des deux signes en cause, ne saurait prospérer.

46 Premièrement, il y a lieu de constater que la couleur rouge ne saurait être considérée comme étant prédominante au sein de la marque antérieure. En effet, cette couleur n’est présente que dans le rectangle sur lequel figure le mot « shoes ».

48 ………..s’agissant de la couleur rouge en tant que telle, car, s’il est vrai que celle-ci est susceptible d’attirer davantage l’attention des consommateurs, il n’en reste pas moins qu’elle n’occupe qu’une partie minoritaire du signe, contrairement à ce que fait valoir la requérante. Est donc sans incidence l’argument de la requérante concernant la similitude des nuances de rouge des deux signes en conflit.

49 De surcroît, il doit être observé que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que le rectangle rouge avait un rôle décoratif et était donc d’une importance secondaire
…
La comparaison phonétique

62 ……….. le public pertinent se référera à la marque antérieure en prononçant son élément verbal, à savoir « my shoes ».

63 En revanche, en ce qui concerne la marque demandée, il convient de relever que l’intervenant la qualifie de « marque de position ». À cet égard, il convient d’observer que ni le règlement n° 207/2009, ni le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), ne mentionnent les « marques de position » en tant que catégorie particulière de marques. Or, indépendamment de la question de savoir si cette qualification est correcte, il ressort de la jurisprudence que de telles marques se rapprochent des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, dès lors qu’elles visent l’application d’éléments figuratifs ou tridimensionnels à la surface d’un produit….

64 Dès lors, il y a lieu de considérer, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, qu’il n’existe pas de similitude phonétique entre les signes en conflit. En effet, à supposer que la comparaison phonétique puisse être effectuée, c’est-à-dire en appliquant, par analogie, le raisonnement visant les marques purement figuratives tel que rappelé au point 61 ci-dessus, il est vraisemblable que la marque demandée soit transmise oralement grâce à une description du signe. Au demeurant, la requérante n’a ni invoqué une description précise de la marque demandée qui permettrait d’effectuer une comparaison phonétique, ni contesté l’abstraction du signe qui rendrait impossible une telle comparaison.

La comparaison conceptuelle

67 La requérante soutient qu’il existe une certaine similitude sur le plan conceptuel entre les signes en conflit, dans la mesure où tous deux présentent un lien avec les chaussures, la marque demandée par le fait que la couleur rouge est apposée sur la semelle d’une chaussure et la marque antérieure par la présence du mot « shoes ». En outre, lesdits signes seraient même conceptuellement similaires dans la mesure où ceux-ci ont en commun la couleur rouge et les significations conceptuelles que le public attache à cette couleur, telles que la chaleur, l’agression ou la passion.

69 En premier lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les marques en conflit présenteraient un lien conceptuel en raison de la présence, dans celles-ci, de la couleur rouge. En effet, d’une part, la requérante n’étaye pas l’existence d’un concept déterminé, véhiculé par la couleur rouge, se rapportant aux produits concernés, mais se contente d’énumérer différentes hypothèses d’interprétation que le consommateur pourrait attacher à cette couleur. D’autre part, ainsi qu’il a été énoncé aux points 38 et 56 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que tous les éléments de la marque antérieure étaient d’importance égale et que la marque demandée devait être prise en compte dans son ensemble. Dès lors, la comparaison conceptuelle ne peut se limiter à ne tenir compte que d’une des caractéristiques des marques en conflit, sauf à méconnaître la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et , à cet égard, il doit être rappelé que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

70 En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les signes en question renvoient tous deux à l’idée d’une chaussure, premièrement, il y a lieu de constater que, au sein de la marque antérieure, le carré et le rectangle de couleur n’ont pas de signification particulière au regard des produits visés. L’élément verbal « my shoes », cependant, est constitué de deux mots anglais signifiant « mes chaussures », ceux-ci faisant d’ailleurs partie du vocabulaire anglais connu et compris par une grande partie du public pertinent ………………. Deuxièmement, il doit être observé que la marque demandée consiste en une couleur apposée sur la semelle d’une chaussure à talon haut.

71 Or, à supposer qu’une comparaison conceptuelle soit possible dans la mesure où la marque demandée ne comporte aucun élément verbal, il y a lieu de relever que la requérante se borne à constater que ladite marque consiste en une couleur apposée sur une semelle, sans étayer toutefois la signification conceptuelle qu’elle tire de ce constat.

L’arrêt du 17 mai 2013 illustre cette situation.

13 juin 2006, Mundipharma AG demande l’enregistrement de : Pour : « Produits pharmaceutiques pour la médecine humaine, à savoir analgésiques ».

3 mai 2007 : opposition par Sanofi Pasteur MSD SNC, pour les « Produits pharmaceutiques » sur la base de différentes marques :

–        la marque française n° 94500843 et la marque internationale n° 620636 :

–        et la marque internationale n° 627401 :

30 juillet 2010 : rejet de l’opposition par la division d’opposition.

22 juillet 2011 la quatrième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours de Sanofi MSD SNC .

Sanofi MSD SNC saisit le Tribunal qui rejette le recours.

• Le public pertinent

En effet, il est constant entre les parties que le public pertinent se compose à la fois de professionnels spécialisés dans le domaine de la santé et de consommateurs moyens, à savoir les patients.

42      Or, il est de jurisprudence constante que les professionnels de la santé sont réputés faire preuve d’un degré élevé d’attention lors de la prescription de produits pharmaceutiques. De même, s’agissant des consommateurs finaux, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits. En outre, même dans l’hypothèse où une ordonnance médicale serait obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, eu égard au fait que ce sont des produits pharmaceutiques. Ainsi, les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, peuvent être regardés comme bénéficiant d’un degré d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés

• Sur l’analyse visuelle
  

En ce qui concerne l’analyse de la similitude visuelle, la chambre de recours a considéré, aux points 18 à 20 de la décision attaquée, que, même si les signes en conflit contiennent des éléments qui s’entrecroisent, l’impression visuelle créée par l’un et l’autre était assez différente.

48      Il y a lieu d’approuver cette analyse. En effet, tout d’abord, il convient de relever que, à la différence des faucilles épaisses qui se terminent par des bords pointus, les rubans des marques antérieures sont coupés de façon à s’intégrer dans un cadre rectangulaire. Ensuite, l’espace entre les rubans est plus large que celui entre les faucilles. En outre, les deux éléments des marques antérieures suscitent l’impression d’une forme harmonieuse et fluide tandis que ceux de la marque demandée donnent une impression de formes plus trapues et plus lourdes. Enfin, les rubans des marques antérieures se déploient en longueur tandis que la forme de la marque demandée est de longueur et de hauteur presque égale.

• Sur la comparaison phonétique

49      En ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique, la chambre de recours souligne à juste titre qu’elle ne peut être réalisée, les signes étant purement figuratifs et abstraits.

• Sur la comparaison conceptuel

50      Sur le plan conceptuel, force est de constater qu’aucune des formes graphiques ne présente un contenu conceptuel. Dès lors, il est souligné à juste titre au point 22 de la décision attaquée que les signes ne sont pas comparables sur le plan conceptuel. À supposer, comme l’observe la chambre de recours audit point 22, que les professionnels dans le domaine médical associent les marques antérieures à la représentation de l’ADN, une telle association ne saurait être faite avec la marque demandée.

Pour : «tee-shirts (ornementation pour); casquettes (ornementation pour); autocollants (ornementation pour); imprimés, y compris publicitaires (ornementation pour)»

Le 27 décembre 2005, ce modèle est enregistré par l’OHMI.

18 février 2008 : devant l’OHMI est engagée une demande en nullité du dessin et modèle communautaire d’une part, pour défaut de nouveauté et de caractère individuel et d’autre part, pour atteinte à un droit antérieur par les titulaires de la marque communautaire figurative antérieure :

Enregistrée pour

–        classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie»;

–        classe 28: «Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport»;

–        classe 32: «Bières; eaux minérales, gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons».

15 juillet 2008, la division d’annulation de l’OHMI accueille la demande en nullité.

Recours par le titulaire du modèle communautaire

14 octobre 2009 ; la Troisième Chambre de recours de l’OHMI considére « que la division d’annulation a commis une erreur en estimant qu’il était fait usage de la marque antérieure dans le dessin ou modèle contesté. Néanmoins, elle a considéré que ce dernier n’avait pas de caractère individuel, dès lors qu’il ne produisait pas sur l’utilisateur averti, à savoir des jeunes ou des enfants achetant habituellement des tee-shirts, des casquettes et des autocollants ou des utilisateurs d’imprimés, une impression globale différente de celle produite par la marque antérieure ». La Chambre de recours a donc confirmé la nullité du dessin ou modèle contesté, mais sur un autre fondement.

Appel par le titulaire du modèle communautaire

16 décembre 2010 : le Tribunal annule la décision de la Chambre de recours.

20      Il a relevé, aux points 21 et 22 de l’arrêt attaqué, que l’impression globale produite par les deux silhouettes en cause sur l’utilisateur averti est déterminée dans une large mesure par l’expression du visage de chacune de celles-ci. Le Tribunal a souligné que la différence dans l’expression du visage des deux silhouettes constitue une caractéristique fondamentale qui est gardée en mémoire par l’utilisateur averti, tel qu’il a correctement été défini par la chambre de recours.

Pourvoi des titulaires de la marque communautaire

18 octobre 2012 : la Cour de Justice rejette le pourvoi, son pouvoir est en effet très limité.

61      Le Tribunal a ainsi pris en considération l’ensemble du public pertinent tel que défini par la chambre de recours, à savoir les jeunes, les enfants et les utilisateurs d’imprimés, y compris publicitaires. Il en va de même, en ce qui concerne le raisonnement du Tribunal tenu au point 23 de l’arrêt attaqué, dans lequel il s’est référé audit utilisateur averti lors de son examen de l’impression produite par la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté. Par la suite, le Tribunal a, au point 24 de l’arrêt attaqué, affirmé, en particulier, que la différence dans l’expression du visage des deux silhouettes apparaîtra clairement aux jeunes et aux enfants.

62      Il s’ensuit qu’il ne saurait être valablement reproché au Tribunal de ne pas avoir fondé son examen des silhouettes sur l’ensemble du public pertinent.

63      En troisième lieu, il convient de relever que MM. Neuman et Galdeano del Sel font, en substance, grief au Tribunal d’avoir considéré que c’est l’expression du visage des deux silhouettes qui détermine l’impression globale de la marque antérieure et du dessin ou modèle contesté sur l’utilisateur averti.

64      À cet égard, force est de constater que, par leur argumentation, MM. Neuman et Galdeano del Sel se bornent, en réalité, à remettre en cause l’analyse de nature factuelle à laquelle s’est livré le Tribunal dans le cadre de l’appréciation de l’impression globale produite par la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté et visent ainsi à obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation à celle du Tribunal.

65      En effet, sans avoir allégué ni démontré que le Tribunal aurait dénaturé les faits qui lui avaient été soumis, MM. Neuman et Galdeano del Sel se sont limités à reprocher au Tribunal d’avoir apprécié à tort les circonstances de l’espèce afin de déterminer que le dessin ou modèle contesté produisait sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par la marque antérieure invoquée à l’appui de la demande en nullité.

66      Or, en vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont étés présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

67      Il y a donc lieu de rejeter ce grief comme irrecevable.

 

14 juillet 2009 : dépôt par V. Fraas GmbH d’une demande d’enregistrement de la marque communautaire portant sur le signe ci-après indiqué.

Pour désigner :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (si compris dans la classe 18) ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

20 août 2010 : rejet par l’examinateur pour défaut de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sauf pour  « cuir et imitations de cuir » et « cannes ».

19 octobre 2010 : recours du déposant.

4 mars 2011 : la quatrième chambre de recours rejette le recours, ayant considéré, tout comme l’examinateur, que la marque en cause était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b).

Le Tribunal rejette également le recours.

Au-delà du cas d’espèce, le praticien sera intéressé à la lecture de cet arrêt par les nombreuses références aux marques tridimensionnelles, dont l’aléa devant l’OHMI est maintenant bien connu.

40      Selon une jurisprudence également constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui‑même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui‑même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale …….

41      Il ressort de ces considérations que seule une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui‑même, laquelle, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur concerné et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), …………..

42      La jurisprudence citée aux points 40 et 41 ci‑dessus, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit désigné, vaut également lorsque la marque en question est une marque figurative constituée par la forme dudit produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne …

43      Tel est également le cas d’une marque figurative constituée par une partie de la forme du produit qu’elle désigne, dans la mesure où le public pertinent la percevra, immédiatement et sans réflexion particulière, comme une représentation d’un détail particulièrement intéressant ou attrayant du produit en question, plutôt que comme une indication de son origine commerciale

………………..

. 53      En conséquence, c’est à bon droit que la chambre de recours s’est fondée, pour évaluer le caractère distinctif de la marque demandée, sur les principes applicables aux marques tridimensionnelles. En effet, les considérations exposées aux points 42 et 43 ci‑dessus justifient l’application de la jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles, citée aux points 40 et 41 ci‑dessus, également aux marques figuratives constituées par la forme du produit concerné ou la forme d’une partie du produit concerné, dès lors qu’une telle marque n’est pas non plus indépendante de l’aspect du produit qu’elle désigne.

• 10 juin 2005, dépôt de la demande de marque par Storck KG.

L’arrêt précise  qu’il s’agit de la forme d’une souris en chocolat « et qui, selon la description contenue dans la demande, est de couleur brune »

Pour : «Sucreries, chocolat et produits en chocolat, pâtisserie fine» de la classe 30 .

• 16 janvier 2006, l’examinateur rejette la demande « sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, considérant que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où la forme en question était non pas une configuration spéciale, individuelle ou inhabituelle qui aurait divergé de manière significative des formes existantes, mais uniquement une variante des présentations courantes et typiques. »

• 30 janvier 2006, Storck KG forme un recours auprès de l’OHMI.

• 12 novembre 2008 : la chambre de recours de l’OHMI rejette le recours. « la forme en cause n’était pas suffisamment éloignée des configurations usuelles, ni par la forme de base de la pièce moulée, qui est habituellement utilisée pour des bonbons ou des pralines, ni par la réalisation de la face supérieure sur laquelle est ménagé un relief représentant un animal, de sorte que le public pertinent n’y verrait pas une référence à l’origine commerciale »

• 15 janvier 2009, Storck KG dépose un recours devant le Tribunal.

• 17 décembre 2010, le Tribunal rejette le recours.

• Pourvoi de Storck KG,  la Cour va également rejeter ce pourvoi !

Deux points méritent d’être rappelés.

L’un sur l’existence du caractère figuratif du signe « 39      Par ailleurs, il convient de souligner que la présence d’un élément figuratif ne suffit pas, à elle seule, à établir que la marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen du produit concerné, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, ce produit de ceux d’autres entreprises »

L’autre sur une éventuelle erreur dans la traduction d’un arrêt rédigé en allemand :

« le point 30 de l’arrêt Mag Instrument/OHMI, précité, dans le sens que le consommateur «n’est pas habitué» («ist es nicht gewöhnt») à percevoir la forme d’un produit comme indication de sa provenance, au lieu de se fonder sur la formule selon laquelle le consommateur ne le fait «habituellement pas» («gewöhnlich nicht»), ce qui correspond à la version en langue allemande. Selon Storck, une telle approche rend pratiquement impossible d’établir le caractère distinctif. L’erreur commise par l’OHMI aurait conduit à un glissement de sens ayant une incidence sur la décision litigieuse, et le Tribunal se serait fondé sur une traduction imprécise dans la version en langue française de ladite jurisprudence ».

Et la réponse de la Cour  : « 52  L’examen des deux formules linguistiques par le Tribunal n’ayant pas permis de conclure que l’utilisation de la citation sur laquelle s’est fondée la chambre de recours a conduit à une telle exclusion, aucune erreur juridique ne saurait dès lors lui être reprochée ».

Les marques en causes

• Le signe de la marque communautaire enregistrée :

En 2006, cette marque a été enregistrée pour  :

–        classe 24 : « Tissus ; tissus élastiques ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus imitant la peau d’animaux ; tissus de laine ; couvertures ; couvertures de voyage ; nappes ; articles textiles ; tapisserie en tissu ; mouchoirs de poche (en matières textiles) ; drapeaux ; lingettes en tissus et en tissus non tissés ; serviettes de table en tissu ; serviettes de table en matières textiles ; toiles synthétiques pour changer les bébés » ;

–        classe 25 : « Vêtements pour hommes, femmes et jeunes en général, y compris les vêtements en peau ; chemises ; chemisiers ; jupes ; tailleurs ; vestes ; pantalons ; shorts ; jerseys ; T-shirts ; pyjamas ; bas ; maillots de corps ; corsets ; fixe-chaussettes ; caleçons ; soutiens-gorges ; dessous (sous-vêtements) ; chapeaux ; foulards ; cravates ; imperméables ; pardessus ; manteaux ; maillots de bain ; survêtements ; anoraks ; pantalons de ski ; ceintures ; pelisses ; écharpes ; gants ; robes de chambre ; chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales ; couches en matières textiles ; bavoirs pour nouveau-nés ».

• Le signe opposé:

Ce signe fait l’objet de différentes marques antérieures au dépôt de la marque communautaire.

– une marque internationale visant notamment la République tchèque, désignant les produits relevant de la classe 25 « Chaussures et articles chaussants »,

– une marque allemande désignant notamment les « couvertures pour enfants, draps de lit pour enfants, serviettes de toilette pour enfants, sacs de couchage pour enfants ; sacs en tissu et sacs de transport en tissu pour enfants » relevant de la classe 24 et les « vêtements pour enfants, chapeaux pour enfants ; ceintures pour enfants » relevant de la classe 25 :

• Une marque verbale est également invoquée à cette demande en nullité de la marque communautaire : la marque allemande verbale elefanten, désignant : « Chaussures » ;

Les décisions de l’OHMI

9 septembre 2008 : la division d’annulation rejette la demande en nullité,

15 juillet 2010 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

La décision du Tribunal : l’annulation de la décision de la chambre de recours

• En matière de marque figurative, une comparaison phonétique n’est pas pertinente

46…une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle soit avec la perception conceptuelle de la marque concernée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner, de manière autonome, la perception phonétique d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux et de la comparer avec la perception phonétique d’autres marques.

47 Dans ces circonstances, et compte tenu de ce que la marque contestée est une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux, il n’y a lieu de conclure ni à une similitude ni à une dissimilitude phonétique entre cette dernière marque et les marques antérieures.

• La proximité conceptuelle : éléphant et éléphants !

52 S’agissant de la comparaison conceptuelle entre la marque contestée et les marques figuratives antérieures, il n’est pas contesté que ces dernières seront perçues comme renvoyant à la notion d’« éléphant ». Or, étant donné la proximité entre la notion d’« éléphant » et celle d’« éléphants », il y a lieu de conclure, à l’instar de la chambre de recours, à une similitude conceptuelle entre la marque contestée et les marques figuratives antérieures.

Étonnante affirmation de la part d’une juridiction qui vient juste de dire que les marques figuratives ne se prononcent pas, et qui ne tient pas compte dans ce raccourci verbal des graphismes et postures particulières de ces signes.

• D’où le constat du Tribunal

53 Au final, il y a lieu de constater que la décision attaquée est viciée par des erreurs relatives à l’appréciation de la similitude phonétique et de la similitude conceptuelle.

• Mais le Tribunal ne s’arrête pas là !

Toutefois, l’impact de ces erreurs sur le bien‑fondé du constat de la chambre de recours relatif à l’absence de risque de confusion et, partant, sur le bien‑fondé du dispositif de la décision attaquée ne peut être apprécié qu’au stade de l’examen global de l’ensemble des facteurs pertinents. Aux fins de cet examen, il y a lieu de considérer que les marques concernées sont différentes sur le plan visuel, que leur comparaison phonétique est dépourvue de pertinence et que, sur le plan conceptuel, la marque contestée est identique à la marque verbale antérieure et similaire aux marques figuratives antérieures.

Et d’ajouter :

…. il ressort d’une lecture contextuelle du passage cité au point 57 ci‑dessus que la requérante a renvoyé, afin d’étayer la revendication du caractère distinctif accru des marques antérieures, à l’ensemble des éléments présentés par elle afin de prouver l’usage sérieux de ces dernières.

68 Par ailleurs, ces éléments, à savoir des matériaux publicitaires dans lesquels figuraient les marques antérieures et des déclarations sur l’honneur relatives aux volumes de vente des produits qui en étaient revêtus, étaient pertinents, de prime abord, non seulement s’agissant de l’usage sérieux des marques antérieures, mais également s’agissant de leur éventuel caractère distinctif acquis par l’usage.

..

70 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à tort que la chambre de recours a constaté que la requérante n’avait pas expressément revendiqué un caractère distinctif accru des marques antérieures dû à leur usage. C’est donc également à tort qu’elle n’a pas examiné le bien‑fondé des revendications de la requérante sur ce point.

71 Cette erreur implique que la chambre de recours a omis d’examiner un facteur potentiellement pertinent dans l’appréciation globale de l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures.