Toutefois, l’emploi de ces notions reposent sur des conditions de mise en œuvre différentes qui souvent se trouvent amalgamées.

Le Tribunal de l’Union , par sa décision du 5 mars 2025, nous rappelle le sens utile du risque d’association.

« À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, d’une part, le risque d’association n’est pas une notion de substitutionà la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue et, d’autre part, les termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 excluent qu’il puisse être appliqué s’il n’existe pas, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion ».

L’arrêt du Tribunal de l’Union

Quand les résultats d’un moteur de recherche indiquent un lien publicitaire et que le texte en anglais dit que l’usage de ces produits est dans le monde entier avec l’affichage d’une carte du monde, devant quel juge engager une action en contrefaçon ?

Une réponse est donnée par la Cour de justice le 27 avril 2023 sur une question préjudicielle relative à l’application de l’article 125, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. L’arrêt du 27 avril 2023

La compétence pourrait être celle du Tribunal des marques communautaire d’un Etat si cet affichage en ligne était effectivement destiné à des consommateurs ou à des professionnels situés dans cet Etat à la condition que la présentation des produits litigieux soit « faite par un référencement payant sur le site Internet d’un moteur de recherche qui utilise un nom de domaine national de premier niveau de cet Etat membre ».

Autant dire que la mise en œuvre de cet arrêt par le tribunal des affaires économiques de Finlande, – la juridiction qui avait interrogé la Cour de justice- , est attendue par les avocat avec impatience :

• soit de nouvelles actions seront ouvertes aux titulaires des marques,
• soit les multiples outils de référencement en limiteront considérablement l’intérêt pratique.

Ajoutons que la Cour de justice a exclu de cette désignation du juge compétent le cas où « le tiers concerné a procédé au référencement naturel des images de ses produits sur un service de partage en ligne de photos relevant d’un domaine de premier niveau générique, en ayant recours à des balises méta utilisant comme mot-clé la marque concernée ».

L’une humanoïde  

• robots humanoïdes dotés de fonctions de communication et d’apprentissage pour divertir et assister les individus
• robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle pour la préparation de boissons
• robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle pour la recherche scientifique
• robots humanoïdes programmables par l’utilisateur, non configurés

L’autre non humanoïde

• robots de laboratoire
• robots de surveillance pour la sécurité
• robots pédagogiques
• robots de téléprésence
• les robots industriels
• les robots chirurgicaux
• les robots en tant que jouets

Chacun aura relevé qu’un robot ne serait doté d’intelligence et de fonctions de communication et d’assistance que s’il présente un aspect humanoïde !

Parmi les premiers commentaires à la suite de la parution du décret du 29 juin 2022, la situation du lapin en chocolat soulevait des inquiétudes.

« Chacun le sait, de nombreux produits alimentaires utilisent des termes issus du monde animal. Le lapin en chocolat fabriqué en France est-il menacé de disparition ? Car s’il contient des protéines végétales, sa dénomination fait « référence aux noms des espèces et groupe d’espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale » de l’article 2, 2° du décret« . C’est là

La suspension par le Conseil d’Etat du décret n’est que partielle, elle ne porte que sur les points 3° et 4° de l’article 2. La décision du Conseil d’Etat du 27 juillet 2022.

La situation des marques est développée  là-bas.

Illustration : AngelicaMari79

Dans l’économie de l’attention, où le consommateur doit faire face à des vagues incessantes d’informations et de visuels, la rareté est celle de son attention. Ici la marque de luxe n’est plus rare, au contraire elle gagne sa notoriété en occupant toujours le temps de cerveau disponible du consommateur, le signe est devenu marque rétinienne. Pour protéger la marque par l’action en contrefaçon, son enregistrement doit inclure ces nouveaux supports de construction et de distribution de son image dont le NFT incarne le point pivot entre l’objet matériel et la digitalisation de la marque. Son titulaire doit être prêts à réagir au plus tard dans l’heure qui suit à l’atteinte à son image de marque en combinant les outils des réseaux sociaux et le droit des marques qui, il y a peu, a étendu la contrefaçon à l’atteinte à la notoriété de la marque.

Plus spécifiquement sur les nouveaux produits et services à visés à l’enregistrement.

Pourtant la décision de l’INPI du  10 septembre 2021 déclare irrecevable une telle demande en la qualifiant d’abus de droit.

Le dernier n° du PIBD ( 1178-III-6) résume ainsi cette décision :

Le contrat de franchise prévoyait un droit exclusif d’utiliser la marque contestée par la présente demande en déchéance qui avait été accordé au franchisé (le demandeur) pour la durée du contrat. Ce dernier n’a jamais été contesté par le demandeur qui a lui-même exploité la marque litigieuse. Il a introduit sa demande en déchéance à la suite d’un jugement du tribunal de commerce de Paris l’ayant condamné pour fautes constitutives de manquements graves au contrat de franchise. Cela démontre sa volonté de tirer un avantage indu de sa demande en déchéance, à savoir nuire au titulaire de la marque contestée. L’intention malveillante du demandeur se traduit également par l’existence d’une procédure devant le conseil de Prud’hommes à l’encontre du titulaire de la marque contestée. L’ensemble de ces actions permettant de caractériser un abus du droit d’agir du demandeur. 

Des recours en RAPO

Trait commun à ces nouvelles procédures, elles prendront la forme d’un RAPO .

Cette nouvelle procédure prendrait la forme d’un RAPO (recours administratif préalable obligatoire)  et permettrait de renforcer la transparence, la prévisibilité et la cohésion des décisions de l’Institut.

Des besoins de RAPO maintenant ……et pas avant ?

L’INPI expose le besoin de ces nouvelles procédures :

L’INPI émet chaque année plusieurs centaines de milliers de décisions procédurales en rapport avec l’enregistrement, la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle,  parmi lesquelles un nombre significatif (plusieurs dizaines de milliers) de décisions susceptibles de faire grief, car prononçant un refus (rejet, irrecevabilité…).

Dès lors qu’un déposant souhaite contester une telle décision, il doit saisir les tribunaux. La validité des décisions du directeur de l’INPI est en effet soumise au contrôle des cours d’appel de l’ordre judiciaire, initiant ainsi un processus long et coûteux.

Si le  recours administratif préalable obligatoire (RAPO) existe en droit administratif depuis longtemps, le questionnaire de L’INPI n’explique pas pourquoi :

•  celui-ci n’a pas été mis en oeuvre précédemment,
•  et quels événements justifient son introduction pour les droits de propriété industrielle,
•  et que soient concernées toutes les décisions de l’INPI sans distinguer  celles qui s’appliquent au seul déposant ou au titulaire de la marque de celles où plusieurs parties s’opposent (opposition de marque, demande en nullité ou en déchéance de marque ).

Toutes les demandes des usagers de l’INPI soumises au RAPO ?

A se reporter au questionnaire, de très nombreuses demandes présentées par les usagers à l’INPI et relatives aux marques si ce n’est toutes, seraient concernées :

• les décisions statuant sur l’examen des marques,
• les décisions statuant sur une opposition de marque,
• les décisions statuant sur une demande d’annulation (nullité ou déchéance) de marque.

L’application par l’INPI du  recours administratif préalable obligatoire (RAPO) modifierait l’effet dévolutif du recours devant la Cour d’appel en matière de nullité et de déchéance de marque, qui a été introduit récemment à la suite de l’exclusivité accordée à l’INPI pour les demandes en nullité et en déchéance de marques qui a débuté en avril 2020.

Cette importance réforme impactera directement les usagers, et leurs avocats.

Ne pas confondre RAPO et recours devant une chambre de recours

Des différents aspects que cette réforme présente, une distinction essentielle doit être soulignée, le RAPO ne conduit pas à la mise en place de chambres de recours analogues à celles de l’EUIPO, voir notre  article .

Au 1^er avril 2020 sont entrées en vigueur ces deux nouvelles procédures administratives ( Elles sont amplement présentées ici ).

30 décisions ont été rendues et publiées depuis.  Premières impressions.

Comme pour répondre aux interrogations des professionnels, la première décision intervient sur une action en déchéance de marque dont le demandeur fait l’objet d’une action en contrefaçon engagée antérieurement devant un tribunal par le titulaire de cette même marque. Le 10 juillet 2020, l’INPI déclare irrecevable cette demande. Primauté de l’instance judiciaire donc, puisque devant le tribunal antérieurement saisi, la demande en déchéance aurait dû être présentée.

Autre motif d’irrecevabilité d’une demande en nullité reconnu par deux décisions de l’Office,  la marque contestée n’est pas encore enregistrée.

Mais ce ne sont là finalement que des péripéties par rapport à l’enseignement essentiel de ces 30 premières décisions de l’INPI.

Leur rapidité. Pour la plus grande partie d’entre elles, ces décisions sont rendues dans un délai compris entre 5 et 7 mois, ce qui est un succès au regard des durées accordées au titulaire de la marque pour se manifester.  Avec la pandémie tenir de tels délais constituer une prouesse.

Exceptée dans une seule affaire, le titulaire de la marque n’a pas apporté d’argumentaire pour combattre la demande en nullité ou en déchéance. Et toutes les demandes en nullité ou en déchéance examinées, sont acceptées dans leur totalité ou partiellement.

Autrement dit,  ces procédures administratives montrent leur utilité pour faire disparaître les marques qui ne sont pas exploitées ou dont les titulaires ne voient plus d’intérêt à leur maintien.

Antérieurement à la création de ces procédures administratives, obtenir les mêmes résultats pour les demandeurs aurait nécessité de leur part l’engagement de procédures judiciaires et les aurait exposés à des délais beaucoup plus longs et à des frais bien supérieurs.

Seule ombre à ce tableau, le faible nombre de ces actions. En 2020, par mois, elles se comptaient très rarement au-dessus de 10.

1999 : enregistrement de FRIGIDAIRE par la société ELECTROLUX comme marque communautaire

Pour désigner

–       classe 7  : « Machines à laver à usage domestique et commercial, lave-vaisselle ; broyeurs d’ordures ménagères et compacteurs de déchets ménagers ; compresseurs réfrigérants ; ouvre-boîtes électriques, batteurs, mixeurs, robots de cuisine, moulins à café, hache-viande, couteaux électriques, affûteurs électriques, coupe-viande, broyeurs de glace, centrifugeuses, machines pour la fabrication des pâtes compris dans la classe 7 » ;

–       classe 11  : « Réfrigérateurs, congélateurs et appareils à usage domestique ou commercial pour faire de la glace ; appareils de cuisson électriques et au gaz à usage domestique, à savoir fourneaux, fours, cuisinières et hottes ; fours à micro-ondes, hottes pour fourneaux, climatiseurs, humidificateurs et déshumidificateurs, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, petits appareils électriques, y compris cafetières, machines à expresso, distributeurs d’eau chaude instantanée, grille-pain, fours à grille-pain, poêles à frire, purificateurs d’air, surgélateurs pour crème glacée, sèche-cheveux, machines à sécher le linge compris dans la classe 11 ».

13 octobre 2015 : demande en déchéance présentée devant l’EUIPO

Pour la division d’annulation  les preuves d’usage de la marque FRIGIDAIRE sont suffisantes pour :

–         classe 7 « Batteurs, mixeurs, robots de cuisine compris dans la classe 7 » ;

–        classe 11 : « Réfrigérateurs et congélateurs à usage domestique ; appareils de cuisson électriques et au gaz à usage domestique, à savoir fours ; fours à micro-ondes ; petits appareils électriques, à savoir grille-pain, bouilloires, fers à repasser compris dans la classe 11 ».

17 juin 2018 : sur recours de ELECTROLUX, la  Chambre de recours de l’EUIPO annule partiellement la précédente décision et ajoute à la liste des produits de la classe 7 pour lesquels des preuves d’usage sont suffisantes :

• « moulins à café, hache-viande, couteaux électriques, coupe-viande, broyeurs de glace, centrifugeuses, machines pour la fabrication des pâtes »

Nouveau recours d’ELECTROLUX mais cette fois devant le Tribunal de première instance de l’Union.

Pour ELECTROLUX les preuves d’usage sérieux sont également apportées pour :

• les « machines à laver à usage domestique et commercial » et les « lave-vaisselle », « fourneaux » et les « machines à sécher le linge »

Le Tribunal rejette le recours.

A noter parmi les arguments avancés par le titulaire de la marque pour établir l’usage sérieux de sa marque FRIGIDAIRE pour ces produits :

Les ventes de «  de 1516 machines à laver, de 765 sèche-linge, de 216 lave-vaisselle, de 610 fourneaux ainsi que de réfrigérateurs et de congélateurs aux ministères de la Défense et des Affaires étrangères des États-Unis, à destination d’une base militaire située en Allemagne entre les mois de novembre 2011 et de septembre 2015 et d’une base militaire située en Belgique entre les mois de juin et de décembre 2014 » .

L’EUIPO n’avait pas considéré ces quantités comme suffisantes :

27      La chambre de recours a considéré que ces chiffres de ventes n’étaient pas négligeables, mais qu’ils étaient susceptibles de refléter les besoins des soldats vivant dans lesdites bases militaires, et non de caractériser l’intention de la requérante de créer un débouché commercial dans l’Union pour les produits en cause.

Par son arrêt du 13 mai 2020, la Cour de cassation soumet à la Cour de justice la détermination du juge compétent pour l’indemnisation du préjudice pour des faits de dénigrement et donc de concurrence déloyale sur internet.

• La Cour distingue cette situation de celle où la demande ne porte que sur la suppression des contenus litigieux dont la solution est déjà connue

5. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt (grande chambre) du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen OÜ et B… L… contre Svensk Handel AB, C-194/16) a dit pour droit :

1) L’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une personne morale, qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur internet et par la non-suppression de commentaires à son égard, peut former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l’intégralité du préjudice subi devant les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts.

Lorsque la personne morale concernée exerce la majeure partie de ses activités dans un État membre autre que celui de son siège statutaire, cette personne peut attraire l’auteur présumé de l’atteinte au titre du lieu de la matérialisation du dommage dans cet autre État membre.

2) L’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une personne qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur internet et par la non-suppression de commentaires à son égard ne peut pas, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel les informations publiées sur internet sont ou étaient accessibles, former un recours tendant à la rectification de ces données et à la suppression de ces commentaires.

6. Se référant à la nature ubiquitaire des données et contenus mis en ligne sur un site internet et au fait que la portée de leur diffusion est en principe universelle, elle a précisé qu’une demande visant à la rectification des données et à la suppression des contenus mis en ligne sur un site internet est une et indivisible et ne peut, par conséquent, être portée que devant une juridiction compétente pour connaître de l’intégralité d’une demande de réparation du dommage en vertu de la jurisprudence résultant des arrêts du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C-68/93, points 25, 26 et 32), ainsi que du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C-509/09 et C-161/10, points 42 et 48), et non devant une juridiction qui n’a pas une telle compétence (point 48).

7. Cette jurisprudence rendue en matière d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet est transposable aux actes de concurrence déloyale résultant de la diffusion sur des forums internet de propos prétendument dénigrants.

•   La question posée est relative à la détermination du juge compétent pour l’indemnisation d’actes de concurrence déloyale qualifiés ici de dénigrement
  

 12. S’agissant de la juridiction compétente pour connaître de la demande de dommages-intérêts formée en réparation des préjudices moral et économique consécutifs aux propos dénigrants imputés à M. K…, la société Gtflix Tv soutient que la jurisprudence Svensk Handel ne peut trouver à s’appliquer qu’aux seules demandes visant à obtenir la suppression de commentaires ou de pages sur internet au moyen d’une injonction prononcée par le juge, que n’est, en aucune façon, concernée par cette solution la demande indemnitaire dont l’objet est l’obtention de dommages-intérêts, et ce, quand bien même la demande serait formée à titre provisionnel devant le juge des référés et qu’en conséquence, une telle demande demeure régie par les principes dégagés par les arrêts Shevill et eDate Advertising.

13. Il s’agit, donc, de déterminer si la solution consacrée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité du 27 octobre 2017, sur le fondement des dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit être interprétée en ce sens que la personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu’en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l’indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre, conformément à l’arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) ou si, en application de l’arrêt Svensk Handel (point 48), elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants.

14. La question, qui est déterminante pour la solution du litige que doit trancher la Cour de cassation, pose une difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union européenne dès lors que l’intérêt d’une bonne administration de la justice pourrait justifier que la juridiction compétente pour connaître de la demande tendant à la rectification de données et à la suppression de commentaires ait compétence exclusive pour connaître de la demande tendant à l’allocation de dommages-intérêts, qui présente avec la première un lien de dépendance nécessaire.

 La question préjudicielle telle que posée par la Cour de cassation à la Cour de justice

RENVOIE pour le surplus, à la Cour de justice de l’Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :
« Les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu’en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l’indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre, conformément à l’arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) ou si, en application de l’arrêt Svensk Handel (point 48), elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ? » ;