Un contentieux emblématique

Le 11 mars 2026, le Tribunal de l’Union européenne a rendu un arrêt méthodologiquement remarquable dans le cadre d’un long contentieux opposant une société française et une société italienne autour de la marque GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION. Cette décision s’inscrit dans une série de procédures devant l’EUIPO et le Tribunal, illustrant la complexité des actions en nullité pour mauvaise foi.

Lien vers l’arrêt : Tribunal de l’Union, 11 mars 2026

Description de la marque contestée

La marque en cause, déposée le 1er avril 2011, combine des éléments visuels et textuels :

• Couleurs revendiquées : noir, taupe, rouge, blanc.
• Description :
  • Logo sur fond noir avec le mot GEOGRAPHICAL en blanc, typographie plus petite que NORWAY.
  • NORWAY en noir, encadré de taupe, avec la lettre « n » coupée verticalement.
  • ORWAY coupé horizontalement, partiellement masqué par GEOGRAPHICAL.
  • EXPEDITION en rouge sur fond noir, de même largeur que NORWAY.

Chronologie du contentieux

Précisions que cette procédure oppose deux sociétés , l’une française titulaire de la demande de marque contestée et l’autre une société italienne.

Cette décision du 11 mars 2026 s’inscrit dans un long contentieux, et encore n’en sont rappelées au tableau ci-dessous que les décisions de l’EUIPO et du Tribunal sur l’action en nullité de cette seule marque !

La méthodologie du Tribunal : un faisceau d’indices

Le Tribunal valide l’approche de l’EUIPO : la mauvaise foi se déduit d’un faisceau d’indices objectifs, pertinents et concordants. Voici les éléments clés retenus :

Le rôle du référent géographique « NORWAY »

Le Tribunal précise que « NORWAY » n’est pas un motif autonome de nullité, mais un indice parmi d’autres :

• Similarité conceptuelle : entre le drapeau norvégien et le mot « NORWAY », tous deux renvoyant à la Norvège.
• Renforcement de la ressemblance : le « géographique » (geographical/geographic) est un marqueur sémantique, non un motif de tromperie ou de descriptivité.
• Combinaison d’éléments : la mauvaise foi est retenue sur la base d’un ensemble d’indices, dont le référent norvégien fait partie.

« Ce n’est pas un quelconque droit sur ce drapeau qui est en cause, mais l’appréciation de la similitude conceptuelle. » (Tribunal, pt 125)

Conclusion : une décision pédagogique

L’arrêt du 11 mars 2026 offre une démarche méthodologique claire pour évaluer la mauvaise foi dans les dépôts de marques. Il rappelle que :

1. La mauvaise foi se prouve par un faisceau d’indices convergents.
2. Le référent géographique peut jouer un rôle, mais jamais isolément.
3. Les comportements post-dépôt éclairent l’intention initiale.

Pour aller plus loin :

• Lien vers l’arrêt complet
• L’action en nullité de la marque

La Toile s’enflamme, la cession gratuite de marque devait être passée devant notaire, à défaut elle serait nulle en application de l’article 931 du Code civil.

Mais une telle lecture de la décision d’appel est erronée.

Limitons-nous aux faits rappelés à l’arrêt puisqu’ils ont été considérablement simplifiés par l’abandon en appel de nombreuses demandes.

1. Les faits

4 août 2014 : S et T , deux personnes physiques, déposent ensemble une demande de marque de l’Union.

18 juin 2015 : S et T déposent ensemble 3 modèles communautaires (désignés 116-1 à 116-3 ).

13 juillet 2015 : cession de la marque et des modèles 116 à la société H… D…( cette société deviendra A…..).

2 janvier 2017 : à nouveau ensemble 3 dépôts de modèles communautaires (désignés 688-1 à 688-3).

27 janvier 2017 : S concède une licence sur la marque et sur les modèles 166 à la société O……..  où S et T sont associés, et à une société C….. S….. ( cette société est présentée comme tierce, a priori S et T n’en seraient donc pas associés).

11 décembre 2017 : S quitte le capital de la société C….

2019 : liquidation de O……..

23 janvier 2018 : T dénonce la cession des droits du 13 juillet 2015.

7 novembre 2018 : T assigne S et la société A….. en nullité du contrat de cession du 15 juillet et en contrefaçon de marque et de modèles ( leur validité sera d’ailleurs contestée).

Le jugement annule le contrat, la Cour confirme cette annulation .

2.  Le 23 mars 2024 l’annulation du contrat du 13 juillet 2015 intervient pour défaut de consentement de T

                      2.1 Un contrat de cession très particulier

La situation de cet acte du 13 juillet 2015 est pour le moins étonnante puisque selon T,   cette « cession de droits sur [la marque] ainsi que les dessins et modèles effectués au profit de la société H……. D …… |est] dans l’unique objet de procédures contre les contrefacteurs ».

En effet, une action en contrefaçon a été engagée par la société H….. D….. devenue la société A ….. , qui a été rejetée avec annulation des 3 modèles 116 par jugement du 11 juillet 2019.

                   2.2 Le défaut de consentement de T à l’acte du 13 juillet 2015 … parce qu’il ne l’a pas signé et s’est toujours comporté comme le titulaire des droits prétendument cédés

L’arrêt du 23 mars énumère une étonnante liste de griefs à cet acte du 13 juillet.

Cette liste se trouve regroupée dans un alinéa qui débute par « la validité de l’acte de cession daté du 13 juillet 2015 est des plus suspectes »,

2.2.1. T n’a pas signé cet acte du 13 juillet 2015 ….qui n’était d’ailleurs pas sa date

• La signature qui y apparaît sous le nom de M. [T] ne correspond pas à celle qui figure sur la carte nationale d’identité de l’intéressé ni à celle qu’il a apposée au bas des statuts de la société O……. en octobre 2014.
• La date de ce contrat est manifestement fausse :
  • Y sont annexés des certificats délivrés par l’EUIPO en date du 29 novembre 2016.
  • Au demeurant, dans un courrier du 27 octobre 2016 adressé à la société H d (dont M. [S] était, seul, l’associé et le gérant), MM. [S] et [T] étant en copie par mails, Me A …, conseil de MM. [T] et [S], évoque la cession comme étant à intervenir (« la marque ainsi que les dessins et modèles sont exploités par la société H…… D …… depuis sa création sans qu’aucun contrat de cession des droits ne soit intervenu entre vous-mêmes et la société H…….. D….. (‘) le contrat de cession va prévoir de rétroagir à la date de création de la société H…… D…. (‘) » ; « je vous prie de trouver sous ce pli le projet de cession (‘) »).

« Il est donc établi que M. [T] n’a pas signé de contrat de cession de la marque et des dessins et modèles le 13 juillet 2015, ce contrat indiquant par ailleurs en son article 6 (« Entrée en vigueur ») que la cession est « réputée être intervenue rétroactivement au jour de la création de la société H …. D……soit le 2 juillet 2014 », ce qui ne correspond pas à la date du 13 juillet 2015 ».

2.2.2. T s’est toujours comporté comme le titulaire des droits prétendument cédés

• Enfin, plusieurs courriers postérieurs à la cession prétendument intervenue le 13 juillet 2005 montrent que M. [T] est toujours considéré et se comporte toujours comme le cotitulaire des titres :
  • ainsi, le 2 août 2016, M. [S] demande l’avis de M. [T] pour un contrat de concession de marque (pièce 32 intimé) ;
  • le 14 octobre 2016, un contrat international de fabrication entre la marque « …… » « représentée par Mr [S] et Mr [T] [N] » et la société B E est adressé par celle-ci à M. [T] pour validation (pièce 28) ;
  • le 22 décembre 2016, M. [T] répond à H D (M. [S]) au sujet d’une difficulté rencontrée par un client avec des antennes (pièce 37) ;
  • fin 2016/ début 2017, M. [T] est chargé du dépôt de la marque aux Etats-Unis (pièce 35) ;
  • le 11 janvier 2017, la société B informe MM. [S] et [T] de la modification de la codification de produits de la marque « ……  » (pièce 29) ;
  • le 28 avril 2017, M. [T] indique à Me A …  qui l’avait interrogé, ainsi que M. [S], sur une contrefaçon de la marque « …….. » : « D’un commun accord, nous prenons la décision » de ne pas adresser de mise en demeure à la société …….. mais de « demander directement une saisie et procédure pour contrefaçon et usage abusif de la marque » (pièce 38) ;
  • le 31 mai 2017, Me A…. rappelle à M. [T] : « les dessins et modèles sont aussi à toi » (pièce 27) ;
  • le 31 mai 2017, Me A … , indiquant intervenir pour MM. [S] et [T], et non pour la société H….. D…… adresse une mise en demeure à M. [W] de cesser la commercialisation de produits protégés par la marque « …….  » ou les dessins et modèles (pièce 30)’
  • Par ailleurs, par « contrat de distribution exclusive et de concession de marques dessins et modèles » du 27 janvier 2017, M. [S] concède aux sociétés O …… et C…..  une licence sur les marque et dessins et modèles, étant cité comme le « propriétaire exclusif » de la marque « …… » et comme « le titulaire » des titres, ce qui est en contradiction avec la cession alléguée de ces mêmes titres à la société H….. D….. qu’il dirigeait (aujourd’hui A…..) prétendument intervenue le 13 juillet 2005. »

3. Quel enseignement tiré de cet arrêt à propos de la cession gratuite de la marque confrontée à l’article 931 du Code civil ? Aucun !
   

Une lecture hâtive de cet arrêt du 13 mars 2024 y voit l’application de l’article 931 aux bénéfices des personnes morales  et qu’il y est dit que l’article 714-1 du CPI n’y fait  pas exception.

Toutefois, c’est oublié que la contestation de cette cession gratuite venait du prétendu cessionnaire (T) lui-même alors que classiquement, ce débat est mené à l’initiative d’une partie qui se trouve évincée de sa quote-part sur la donation.

Mais surtout les contempteurs de cet arrêt ont omis de relever la contradiction pourtant notée par la Cour dans l’argumentation de S, l’autre cessionnaire, « qui soutient tout à la fois que « l’acte comporte en lui-même l’intention libérale requise en ce qu’il indique que la cession intervient à titre gratuit » et que « l’acte litigieux ne saurait être qualifié de donation ».

C’est là qu’il faut revenir à ce qui a été dit ci-dessus à propos de cet étrange contrat.

En quoi un tel contrat à supposer qu’il ait été valablement signé, aurait constitué une donation avec l’intention constitutive de la libéralité requise aux articles 931 et suivants du code civil ?

Le portail e-procédures de l’INPI a été mis à jour pour permettre de réaliser deux nouvelles démarches, entrées en vigueur avec la loi PACTE à compter du 1er avril 2020 : les demandes en nullité ou en déchéance de marque ainsi que les oppositions à l’encontre d’un brevet, contestations qui étaient jusqu’à présent uniquement possibles en justice.

La nouvelle procédure administrative en nullité ou en déchéance de marque permet de faciliter la suppression de marques en cas de défaut de validité ou d’existence d’une marque ou d’un autre droit antérieur et de rendre disponibles des marques non exploitées pour que d’autres acteurs économiques puissent les utiliser.

…une procédure écrite exclusivement électronique, accessible via le portail e-procédures de l’INPI

Des nombreux débats qui ont accueilli ces nouvelles procédures administratives, une question restait en suspens : leur succès, c’est-à-dire combien de procédures seraient engagées devant l’Office.

La pandémie  a changé la donne puisque les tribunaux de grande instance tribunaux judiciaires ont  drastiquement ralenti leurs activités en se concentrant sur les affaires pénales et en privilégiant les urgences civiles essentiellement pour les affaires familiales. Cette situation impacte également la délivrance des assignations. Sans action en contrefaçon pas de demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance de marque. L’INPI se trouve seul en charge de ces contentieux.

L’avenir nous dira si le covid-19 a contribué au succès de ces procédures administratives en nullité et en déchéance de marque.

Saisie sur question préjudicielles de la High Court of Justice, la Cour de justice admet qu’un libellé de produits et de services puisse manquer de clarté et de précision sans affecter la validité de la marque !

La présentation de l’arrêt est là

Le droit dit à l’arrêt de la Cour de justice du 29 janvier 2020

1)      Les articles 7 et 51 du règlement (CE) n^o 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n^o 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006, ainsi que l’article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu’une marque communautaire ou une marque nationale ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision.

2)      L’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n^o 40/94, tel que modifié par le règlement n^o 1891/2006, et l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Lorsque l’absence d’intention d’utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d’une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise ces produits ou services.

3)      La première directive 89/104 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque doit déclarer que cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins, pour autant que la violation d’une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, un motif de nullité d’une marque déjà enregistrée.

24 août 2006 : demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI du signe verbal BE HAPPY.

Pour

–        classe 16 : « Papier, carton, articles pour reliures » ;

–        classe 21 : « Verres et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans la classe 21) » ;

–        classe 28 : « Jeux ; jouets » ;

–        classe 30 : « Confiserie ».

25 octobre 2007 ; enregistrement de la marque communautaire

5 novembre 2009 : seconde demande d’enregistrement de marque communautaire pour le signe verbal BE HAPPY

Pour

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; ordinateurs, logiciels ; lunettes, étuis à lunettes » ;

–        classe 11 : « Appareils de cuisson électriques, machines à café (électriques) » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; malles et valises ; sacs, sacs de voyage, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos ; parapluies et parasols ».

30 avril 2010 : enregistrement de cette seconde marque communautaire

30 janvier 2012 : un tiers engage une procédure d’annulation devant l’OHMI pour ces deux marques

30 octobre 2012 : la division d’annulation annule les marques contestées au motif qu’elles ne présentaient pas de caractère distinctif.

28 décembre 2012 : recours du titulaire des deux marques

17 octobre 2013 : la Chambre de recours rejette les deux recours

L’affaire vient devant le Tribunal qui va rejeter également les recours du titulaire de ces deux marques communautaires BE HAPPY

• Un message objectif

30      Il résulte des décisions attaquées que les marques contestées sont composées de deux termes anglais du langage courant, à savoir « be » et « happy », qui se présentent de manière conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaise. De ce fait, la combinaison de ces termes constitue une expression qui a une signification précise au regard du public pertinent, à savoir « sois heureux ». Cette expression est largement connue dudit public du fait de son utilisation dans une chanson populaire comme celle intitulée « Don’t worry, be happy » (points 18 et 19 de la première décision, ainsi que points 17 et 18 de la seconde décision). Ces considérations ne sont pas contestées par la requérante.

31      Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend la requérante, les marques contestées expriment un message objectif, invitant à être heureux.

• Un tel message ne constitue pas une marque

……, les marques contestées seront immédiatement comprises par le public pertinent, sans qu’il soit nécessaire pour celui-ci de développer un minimum d’effort interprétatif ou de déclencher un processus cognitif, comme une expression incitant à l’achat et portant sur le sentiment de bonheur que soit l’achat, soit l’utilisation des produits en cause sont susceptibles d’éveiller dans l’esprit des consommateurs. En outre, comme il a été indiqué au point 30 ci-dessus, lesdites marques sont composées de deux mots communs de la langue anglaise, qui se présentent de manière conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaise et dont la combinaison donne lieu à l’élément verbal « be happy » qui signifie « sois heureux » et qui correspond également au titre d’une chanson bien connue. Ainsi, elles sont dépourvues de toute originalité ou prégnance, conformément à la jurisprudence rappelée au point 39 ci-dessus.

41      En outre, il résulte des décisions attaquées que l’expression en cause serait susceptible d’être utilisée par n’importe quel fournisseur afin d’inciter à l’achat de n’importe quels produits, y compris ceux visés par les marques

42      Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans tels que celui en cause en l’espèce

43      Dès lors, il y a lieu de considérer que les marques contestées ne sauraient être perçues par le public pertinent comme des indications d’origine commerciale.

L’arrêt du 30 octobre 2013 de la Cour de cassation donne quelques indications. L’arrêt est ici.

• Le contexte tel qu’il est rappelé à l’arrêt et la position de la cour d’appel

Mme X…. est poursuivie au pénal pour contrefaçon des marques Red Bull pour des vêtements.

« que la SARL A…. [dont la gérante est Mme X…] a introduit une action judiciaire aux fins de voir constater la déchéance de la marque Red Bull pour l’exploitation des vêlements en France ; que par arrêt définitif du 3 mai 2007, la cour d’appel de Versailles a rejeté l’action au motif que la société Red Bull bénéficiait d’une protection de son logo et de sa marque par les titres communautaires et que dès lors une demande de déchéance ne pourrait avoir pour conséquence d’autoriser une vente de tels vêtements en France »

• Au pourvoi, deux moyens nous intéressent

 » 2°) alors qu’il résulte de l’article 100-2° du Règlement CE 207/ 209 du 26 février 2009 qu’un tribunal des marques communautaires rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité si une décision rendue par l’Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait retenir, pour juger que la société Red Bull bénéficiait d’une protection de sa marque, que l’office d’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) avait rejeté la demande de nullité de la marque communautaire dont bénéficiait la société Red Bull, en s’abstenant de répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir que, Mme X… n’ayant pas été partie à la procédure devant L’OHMI, la décision rendue n’avait aucune autorité de chose jugée ;

…..

 » 4°) alors que l’usage sérieux d’une marque suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait se borner à relever que les consorts X… ne peuvent remettre en cause les décisions définitives de l’OHMI et de la cour d’appel de Versailles par lesquelles il a été jugé que la société Red Bull bénéficiait d’une protection de son logo et de sa marque, sans répondre au moyen de défense selon lequel aucun élément versé aux débats ne démontre un quelconque usage des marques de la société Red Bull dans des conditions de nature à la faire échapper à la déchéance de ses droits ;

• Le rejet des moyens par la Cour de cassation

Attendu qu’en l’état de ces énonciations et abstraction faite de motifs erronés, mais surabondants, faisant référence à  » l’autorité de la chose jugée  » de décisions de nature civile, la cour d’appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;

– l’une du Tribunal de Grande instance de Paris du 28 novembre 2013 qui annule la marque « vente-privée.com »,

– l’autre également du Tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2013 qui reconnait la notoriété des marques « vente-privée.com ».

Au-delà du simple rappel que ces jugements peuvent être encore contestés, ces deux décisions ne visent pas les mêmes enregistrements de marque.

Le 28 novembre 2013, c’est d’une marque française dont il est question, quand le 6 décembre, ce sont des marques communautaires qui sont reconnues comme notoires.

Sans entrer dans le détail des demandes et des arguments examinés, notons simplement que la partie en défense contre laquelle intervient la seconde décision qui a un caractère provisoire puisque le juge a prévu une autre audience en  mars 2014, n’avait pas été représentée,  serait-ce dire l’intérêt de prendre un avocat ?