L’arrêt du 21 décembre  2016 du Tribunal,  C‑654/15, là, revient sur une question récurrente du droit des marques :

21      …… si, au cours de la période de cinq ans qui suit l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la similitude des produits et des services en cause et, partant, l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doivent être appréciées en tenant compte de l’ensemble des produits et des services pour lesquels cette marque a été enregistrée, ou, au contraire, sur la base uniquement des produits et des services pour lesquels le titulaire a déjà entamé un usage sérieux de ladite marque.

• Les questions préjudicielles dont est saisie la Cour de Justice de l’Union européenne, sont posées par des juridictions suédoises qui ont rendu des décisions opposées.

Si la Cour considère que le  règlement communautaire n’a pas apporté de réponse formelle, elle retient la finalité de l’article 15 sur la déchéance.

22      Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec cette marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par celle-ci et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

23      Si cette disposition ne contient pas de précision quant à l’usage que le titulaire doit avoir fait de sa marque de l’Union européenne afin de pouvoir se prévaloir du droit exclusif conféré par celle-ci, l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 prévoit, en revanche, que dans l’hypothèse où, dans un délai de cinq ans à compter de son enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union, par le titulaire, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, cette marque est soumise aux sanctions prévues par ce règlement, à moins que ce titulaire puisse se prévaloir de justes motifs pour le non-usage.

24      À cet égard, l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 dispose que, dans une telle hypothèse et sous réserve des précisions ultérieures prévues par celui-ci, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon. L’article 51, paragraphe 2, de ce règlement précise par ailleurs que, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels ladite marque est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

25      En établissant à l’article 15, paragraphe 1, et à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 une règle de déchéance de la marque de l’Union européenne pour défaut d’usage quinquennal, le législateur de l’Union a entendu, ainsi qu’il ressort du considérant 10 de ce règlement, soumettre le maintien des droits liés à la marque de l’Union européenne à la condition qu’elle soit effectivement utilisée. Cette condition s’explique par la considération qu’il ne serait pas justifié qu’une marque non utilisée fasse obstacle à la concurrence en limitant l’éventail des signes qui peuvent être enregistrés par d’autres en tant que marque et en privant les concurrents de la possibilité d’utiliser un signe identique ou similaire à cette marque lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés par la marque en cause ….

26      Il ressort du libellé et de la finalité de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans après l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, le titulaire ne saurait être déclaré déchu de ses droits ni pour une partie ni pour l’ensemble des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée. Ces dispositions confèrent ainsi au titulaire un délai de grâce pour entamer un usage sérieux de sa marque, au cours duquel il peut se prévaloir du droit exclusif conféré par celle-ci, au titre de l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement, pour l’ensemble de ces produits et services, sans devoir démontrer un tel usage.

• La décision :

L’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, et l’article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, au cours de la période de cinq ans qui suit l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, son titulaire peut, en cas de risque de confusion, interdire aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à sa marque pour tous les produits et les services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, sans devoir démontrer un usage sérieux de ladite marque pour ces produits ou ces services.

7 janvier 2011 : dépôt de la demande de marque « Minicargo » pour désigner, en classe 12,   « les ‘appareils de locomotion par terre, à savoir remorques ».

29 mars 2011 : opposition par BMW,  la société de droit allemand, sur la base de la marque communautaire « ‘Mini » renouvelée le 02 avril 2006 pour désigner, notamment, : « Véhicules terrestres et leurs moteurs ; pièces, composants et accessoires de tous les produits précités ; housses de volants pour véhicules ; tapis et revêtements de plancher de véhicules automobiles terrestres ; pompes de gonflage des pneus de véhicules ; pare-soleil ; galeries ; porte-bagages et filets, porte-bicyclettes, porte-planche à voile, porte-skis et chaînes de neige, tous pour véhicules terrestres ».

28 septembre 2011 : rejet de l’opposition par le Directeur de l’INPI.

Le recours de BMW devant la Cour de Paris est rejeté par arrêt du 14 septembre 2012.

• D’abord une question de procédure :

Qu’à titre liminaire, il y a lieu de considérer que le directeur de l’INPI oppose, à bon droit, à la requérante l’irrecevabilité de son moyen tiré de la banalité du terme ‘cargo’ qui n’était pas invoqué lors de la procédure d’opposition ainsi que le fait qu’elle ne peut produire, au stade du recours, des pièces nouvelles qui n’ont pas été soumises à son appréciation, eu égard à l’absence d’effet dévolutif de ce recours particulier ;

• Puis sur le fond , parmi les motifs de la Cour :

……les deux signes se différencient visuellement par leur longueur puisque le signe second comporte les deux syllabes supplémentaires constituant la séquence ‘cargo’ ;

Que, contrairement à ce que soutient la requérante, le signe ‘Minicargo’ tel que calligraphié constitue un ensemble indissociable dans lequel les deux premières syllabes (constituant la séquence ‘mini’), en dépit de leur positionnement en attaque, n’ont pas, du fait de l’unicité qui singularise ce signe, le caractère dominant qu’elle lui attribue et dans lequel les deux dernières (formant le terme ‘cargo’) ne peuvent être qualifiées de faiblement distinctives dès lors que le consommateur d’attention moyenne le lira comme une référence à un navire ou à un transporteur plutôt qu’à une simple remorque tributaire d’un engin de propulsion, dont le terme ‘mini’ qui lui est accolé servira à en préciser la moindre envergure ;

…….

Que, conceptuellement, c’est à juste titre que le Directeur de l’INPI a retenu que le terme ‘minicargo’ revêt, auprès du consommateur moyennement informé, une signification propre et déterminée, à savoir un navire réservé au transport de marchandises de faible envergure, alors que la marque antérieure, si elle renvoie à la notion de petitesse sans plus de précisions quant à l’objet auquel ce qualificatif se rapporte, n’évoque rien de tel ;

Qu’il y a lieu d’ajouter que s’il n’est pas contesté que la marque ‘Mini’ bénéficie d’une notoriété certaine en raison des succès commerciaux remportés, depuis les années 50, dans le secteur de l’automobile et de sa médiatisation, la notoriété est un facteur d’aggravation du risque de confusion ; qu’il ne saurait être considéré comme en étant la cause et ce d’autant plus qu’a été retenu, au cas particulier, le caractère unitaire du signe second ;

Les marques en causes

• Le signe de la marque communautaire enregistrée :

En 2006, cette marque a été enregistrée pour  :

–        classe 24 : « Tissus ; tissus élastiques ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus imitant la peau d’animaux ; tissus de laine ; couvertures ; couvertures de voyage ; nappes ; articles textiles ; tapisserie en tissu ; mouchoirs de poche (en matières textiles) ; drapeaux ; lingettes en tissus et en tissus non tissés ; serviettes de table en tissu ; serviettes de table en matières textiles ; toiles synthétiques pour changer les bébés » ;

–        classe 25 : « Vêtements pour hommes, femmes et jeunes en général, y compris les vêtements en peau ; chemises ; chemisiers ; jupes ; tailleurs ; vestes ; pantalons ; shorts ; jerseys ; T-shirts ; pyjamas ; bas ; maillots de corps ; corsets ; fixe-chaussettes ; caleçons ; soutiens-gorges ; dessous (sous-vêtements) ; chapeaux ; foulards ; cravates ; imperméables ; pardessus ; manteaux ; maillots de bain ; survêtements ; anoraks ; pantalons de ski ; ceintures ; pelisses ; écharpes ; gants ; robes de chambre ; chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales ; couches en matières textiles ; bavoirs pour nouveau-nés ».

• Le signe opposé:

Ce signe fait l’objet de différentes marques antérieures au dépôt de la marque communautaire.

– une marque internationale visant notamment la République tchèque, désignant les produits relevant de la classe 25 « Chaussures et articles chaussants »,

– une marque allemande désignant notamment les « couvertures pour enfants, draps de lit pour enfants, serviettes de toilette pour enfants, sacs de couchage pour enfants ; sacs en tissu et sacs de transport en tissu pour enfants » relevant de la classe 24 et les « vêtements pour enfants, chapeaux pour enfants ; ceintures pour enfants » relevant de la classe 25 :

• Une marque verbale est également invoquée à cette demande en nullité de la marque communautaire : la marque allemande verbale elefanten, désignant : « Chaussures » ;

Les décisions de l’OHMI

9 septembre 2008 : la division d’annulation rejette la demande en nullité,

15 juillet 2010 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

La décision du Tribunal : l’annulation de la décision de la chambre de recours

• En matière de marque figurative, une comparaison phonétique n’est pas pertinente

46…une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle soit avec la perception conceptuelle de la marque concernée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner, de manière autonome, la perception phonétique d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux et de la comparer avec la perception phonétique d’autres marques.

47 Dans ces circonstances, et compte tenu de ce que la marque contestée est une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux, il n’y a lieu de conclure ni à une similitude ni à une dissimilitude phonétique entre cette dernière marque et les marques antérieures.

• La proximité conceptuelle : éléphant et éléphants !

52 S’agissant de la comparaison conceptuelle entre la marque contestée et les marques figuratives antérieures, il n’est pas contesté que ces dernières seront perçues comme renvoyant à la notion d’« éléphant ». Or, étant donné la proximité entre la notion d’« éléphant » et celle d’« éléphants », il y a lieu de conclure, à l’instar de la chambre de recours, à une similitude conceptuelle entre la marque contestée et les marques figuratives antérieures.

Étonnante affirmation de la part d’une juridiction qui vient juste de dire que les marques figuratives ne se prononcent pas, et qui ne tient pas compte dans ce raccourci verbal des graphismes et postures particulières de ces signes.

• D’où le constat du Tribunal

53 Au final, il y a lieu de constater que la décision attaquée est viciée par des erreurs relatives à l’appréciation de la similitude phonétique et de la similitude conceptuelle.

• Mais le Tribunal ne s’arrête pas là !

Toutefois, l’impact de ces erreurs sur le bien‑fondé du constat de la chambre de recours relatif à l’absence de risque de confusion et, partant, sur le bien‑fondé du dispositif de la décision attaquée ne peut être apprécié qu’au stade de l’examen global de l’ensemble des facteurs pertinents. Aux fins de cet examen, il y a lieu de considérer que les marques concernées sont différentes sur le plan visuel, que leur comparaison phonétique est dépourvue de pertinence et que, sur le plan conceptuel, la marque contestée est identique à la marque verbale antérieure et similaire aux marques figuratives antérieures.

Et d’ajouter :

…. il ressort d’une lecture contextuelle du passage cité au point 57 ci‑dessus que la requérante a renvoyé, afin d’étayer la revendication du caractère distinctif accru des marques antérieures, à l’ensemble des éléments présentés par elle afin de prouver l’usage sérieux de ces dernières.

68 Par ailleurs, ces éléments, à savoir des matériaux publicitaires dans lesquels figuraient les marques antérieures et des déclarations sur l’honneur relatives aux volumes de vente des produits qui en étaient revêtus, étaient pertinents, de prime abord, non seulement s’agissant de l’usage sérieux des marques antérieures, mais également s’agissant de leur éventuel caractère distinctif acquis par l’usage.

..

70 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à tort que la chambre de recours a constaté que la requérante n’avait pas expressément revendiqué un caractère distinctif accru des marques antérieures dû à leur usage. C’est donc également à tort qu’elle n’a pas examiné le bien‑fondé des revendications de la requérante sur ce point.

71 Cette erreur implique que la chambre de recours a omis d’examiner un facteur potentiellement pertinent dans l’appréciation globale de l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures.