Cette problématique avait fait l’objet d’une question préjudicielle auprès de la CJUE à l’initiative de la Cour de Cassation dans une affaire opposant Chronopost à DHL International à propos de la marque Webshipping.

Après l’arrêt de la CJUE du 12 avril 2011 (C-235/09), [ ici ],  la Cour de Cassation par son arrêt du 29 novembre 2011, [ ici ] a cassé partiellement l’arrêt de la Cour de Paris.

Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle l’arrêt de la CJUE : le principe d’une interdiction sur l’ensemble de l’Union et sans rechercher si des mesures propres à chaque Etat la prévoit.

1°/ que l’article 98, paragraphe 1, du règlement n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens que la portée de l’interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d’une marque communautaire prononcée par un tribunal des marques communautaires, dont la compétence est fondée sur les articles 93, paragraphes 1 à 4, et 94, paragraphe 1, de ce règlement, s’étend, en principe, à l’ensemble du territoire de l’Union européenne ;

2°/ que l’article 98, paragraphe 1, seconde phrase, doit être interprété en ce sens qu’une mesure coercitive, telle une astreinte, ordonnée par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national en vue de garantir le respect d’une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon qu’il a prononcée, produit effet dans les Etats membres autres que celui dont relève ce tribunal, auxquels s’étend la portée territoriale d’une telle interdiction, dans les conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice ; que lorsque le droit national de l’un de ces autres Etats membres ne contient aucune mesure coercitive analogue à celle prononcée par ledit tribunal, l’objectif auquel tend cette dernière devra être poursuivi par le tribunal compétent de cet Etat membre en recourant aux dispositions pertinentes du droit interne de ce dernier de nature à garantir de manière équivalente le respect de ladite interdiction ;

 

Puis, c’est l’application de ce principe à l’arrêt de la Cour de Paris

Attendu que pour limiter la demande d’interdiction d’usage, sous astreinte, de la marque communautaire Webshipping au seul territoire français, la cour d’appel retient que le prononcé d’une mesure d’interdiction sous astreinte, à l’échelle communautaire, suppose que le tribunal des marques communautaires ait communication des lois nationales prévoyant une mesure comparable et que l’existence d’un risque de confusion entre les signes en présence n’a été appréciée qu’au regard de la perception que pouvaient en avoir les consommateurs français ou parlant français ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte pas que l’existence d’un risque de confusion était limitée au seul territoire français, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

La Cour de cassation renvoie l’affaire devant l’autre formation de la Cour d’appel de Paris

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a interdit, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois, à compter de sa signification, sur le seul territoire français, la poursuite des actes d’usage des dénominations Webshipping et Web shipping, l’arrêt rendu le 9 novembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;