Marque et représentation tridimensionnelle : à propos d’un chien de race scottish terrier et d’un pendantif

S’il devient si difficile d’obtenir une marque sur une forme tridimensionnelle parce que les consommateurs n’y voient pas un signe exerçant les fonctions de la marque, une telle forme peut–elle encore constituer un acte de contrefaçon de marque ?

L’arrêt du 12 juin 2012 se prononce sur le risque de confusion entre une marque et une forme tridimensionnelle

  • Les faits et l’arrêt de la Cour d’appel

Agatha Diffusion est titulaire de la marque figurative française constituée par « la représentation stylisée d’un chien de race scottish-terrier, debout, vu de profil gauche, avec un collier autour du cou » pour désigner des produits des classes 3, 14, 18 et 25 dont les bijoux.

Agatha Diffusion engage une action en contrefaçon contre différentes sociétés Swarovski qui commercialisaient « un pendentif représentant un chien stylisé »

La Cour de Paris condamne pour contrefaçon de marque.

  • La cassation

Différents moyens étaient soumis à la Cour de cassation.

Citons celui qui a été retenu par cet arrêt de cassation du 12 juin 2012

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 711-1 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour retenir le risque de confusion entre la marque litigieuse et le pendentif, l’arrêt retient que leurs dessins présentent une stylisation identique ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, en considérant les seuls dessins et sans prendre en compte la couleur, le matériau, la taille en facettes, ainsi que l’aspect d’ensemble tridimensionnel du pendentif, la cour d’appel, qui n’a pas procédé à l’examen de l’impression d’ensemble produite par la marque et le bijou, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er avril 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Comment la Cour de Justice a sauvé la classification de Nice de l’attaque du groupe de mandataires britanniques

Comment la CJUE va-t-elle traiter dans son arrêt du 19 juin 2012 cette attaque menée par ce groupe de mandataires britanniques ? (Sur cette attaque voir notre précédent post )

Le caractère artificiel du litige

Dans ses observations écrites, l’OHMI soutient que la demande de décision préjudicielle doit être déclarée irrecevable au motif qu’elle revêt un caractère artificiel, de sorte que la réponse de la Cour aux questions préjudicielles serait dépourvue de pertinence pour la résolution du litige au principal.

La Commission européenne émet également des doutes quant au besoin réel de l’enregistrement en cause

La Cour examine le litige mais …..personne n’est dupe

….., les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, ….

33      Tel n’est cependant pas le cas en l’occurrence. En effet, il est incontesté que la demande d’enregistrement de la marque a été effectivement déposée et que le Registrar l’a refusée, même si celui-ci s’est écarté de sa pratique habituelle. ….

34      Il s’ensuit que la présente demande de décision préjudicielle doit être considérée comme recevable.

Que dit la directive sur l’identification des produits et services à la demande de marque ?

À titre liminaire, il convient de constater qu’aucune disposition de la directive 2008/95 ne régit directement la question de l’identification des produits et des services concernés.

39      Cette constatation ne suffit cependant pas pour conclure que la détermination des produits ou des services aux fins de l’enregistrement d’une marque nationale est une question qui ne relève pas du champ d’application de la directive 2008/95.

…………………….

49  …… la directive 2008/95 exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée.

Quelle place pour la classification de Nice dans le système de la directive ?

50      Il convient de relever que la directive 2008/95 ne contient aucune référence à la classification de Nice et, par conséquent, n’impose aucune obligation ni interdiction pour les États membres de l’utiliser aux fins de l’enregistrement des marques nationales.

Voyons comment la Cour sauve la classification de Nice

51      Cependant, l’obligation d’utiliser cet instrument résulte de l’article 2, point 3, de l’arrangement de Nice qui dispose que les administrations compétentes des États de l’Union particulière, qui compte la quasi-totalité des États membres, feront figurer dans les titres et les publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification de Nice auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

52      Étant donné que l’arrangement de Nice a été adopté en application de l’article 19 de la convention de Paris et que la directive 2008/95, aux termes de son considérant 13, ne vise pas à affecter les obligations des États membres découlant de cette convention, il convient de constater que cette directive ne s’oppose pas à ce que les autorités nationales compétentes exigent ou acceptent que le demandeur d’une marque nationale identifie les produits et les services pour lesquels il sollicite la protection conférée par la marque en utilisant la classification de Nice.

Mais les utilisateurs devront être vigilants

53      Toutefois, en vue de garantir l’effet utile de la directive 2008/95 et le bon fonctionnement du système d’enregistrement des marques, une telle identification doit satisfaire aux exigences de clarté et de précision requises par cette directive, ainsi qu’il est constaté au point 49 du présent arrêt.

54      À cet égard, il y a lieu d’observer que certaines des indications générales figurant aux intitulés de classes de la classification de Nice sont, en elles-mêmes, suffisamment claires et précises pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque, alors que d’autres ne sont pas susceptibles de satisfaire à cette exigence lorsqu’elles sont trop générales et recouvrent des produits ou des services trop variés pour être compatibles avec la fonction d’origine de la marque.

55      Il appartient, dès lors, aux autorités compétentes d’effectuer une appréciation au cas par cas, en fonction des produits ou des services pour lesquels le demandeur sollicite la protection conférée par la marque, afin de déterminer si ces indications satisfont aux exigences de clarté et de précision requises.

56      Par conséquent, la directive 2008/95 ne s’oppose pas à l’utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice afin d’identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée, pour autant qu’une telle identification soit suffisamment claire et précise pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection demandée.

Attention à l’utilisation des intitulés généraux

61      Dès lors, en vue de respecter les exigences de clarté et de précision, précédemment rappelées, le demandeur d’une marque nationale qui utilise toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière de la classification de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande d’enregistrement vise l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de cette classe sont visés.

62      Une demande d’enregistrement qui ne permet pas d’établir si, par l’utilisation de l’intitulé d’une classe particulière de la classification de Nice, le demandeur vise l’ensemble ou uniquement une partie des produits de cette classe ne saurait être considérée comme suffisamment claire et précise.

 

 

L’attaque britannique contre la classification de Nice

La Grande Chambre de la Cour de l’Union a rendu ce 19 juin 2012 un arrêt d’une grande importance, il touche à un pilier du droit des marques la classification de Nice.

Cet arrêt est rendu sur une question préjudicielle de la juridiction anglaise des marques à propos de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Mais cet arrêt a été rendu sur un litige initié par un groupement d’agents de marques britanniques.

Les faites, leur chronologie et quelques commentaires sur cette attaque de la classification de Nice

16 octobre 2009 : the Chartered Institute of Patent Attorneys, CIPA,  dépose la demande de marque britannique «IP TRANSLATOR»

Avec l’indication des termes généraux de l’intitulé de la classe 41 de la classification de Nice : «Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles».

Notons, ici, un point important sur le CIPA : comme l’indique son site

CIPA was founded in 1882 and was incorporated by Royal Charter in 1891. It represents virtually all the 2,000+ registered patent attorneys in the UK whether they practise in industry or in private practice. Total membership is over 3,300 and includes trainee patent attorneys and other professionals with an interest in intellectual property (patents, trade marks, designs and copyright)”.

12 février 2010 : refus de l’examinateur qui comprend cette demande de marque comme couvrant non seulement des services précisé, mais également tout autre service relevant de la classe 41 de la classification de Nice,

Comme dans cette classe 41 figuent également  les services de traduction, la dénomination «IP TRANSLATOR», serait dépourvue de caractère distinctif. La lecture de l’arrêt ne précise pas si toute la demande est rejetée ou si elle l’est uniquement pour ces services de traduction.

25 février 2010 : CIPA fait appel de cette décision devant  The Person Appointed by the Lord Chancellor juridiction qui va poser cette question préjudicielle.

A l’appui de cet appel, CIPA soutient que sa demande d’enregistrement n’indique pas et donc ne couvre pas les services de traduction relevant de ladite classe 41.

Cette juridiction britannique alimente l’attaque contre la classification de Nice

–          Il est incontesté que les services de traduction ne sont pas considérés, habituellement, comme une sous-catégorie des services d’«éducation», de «formation», de «divertissement», d’«activités sportives» ou d’«activités culturelles».

–          Outre la liste alphabétique des produits et des services contenant 167 entrées détaillant les services relevant de la classe 41 de la classification de Nice, la base de données gérée par le Registrar comprend plus de 2 000 entrées détaillant les services relevant de cette classe 41, et la base de données Euroace, gérée par l’OHMI aux fins du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), en contient plus de 3 000.

–          Si l’approche retenue par le Registrar était correcte, toutes ces entrées, y compris les services de traduction, seraient couvertes par la demande d’enregistrement du CIPA. Dans ce cas, cette demande couvrirait des produits ou des services qui ne sont pas mentionnés dans celle-ci ni dans aucun enregistrement en résultant.

–          Une enquête menée au cours de l’année 2008 par l’Association of European Trade Mark Owners (Marques), laquelle a montré que la pratique varie selon les États membres, certaines autorités compétentes appliquant l’approche interprétative prévue par la communication n° 4/03, tandis que d’autres retiennent une approche différente.

Et dans les questions préjudicielles, on notera aussi la référence à une communication de l’OHMI bien que la marque en cause soit une demande nationale.

«Dans le cadre de la directive 2008/95 […]:

1)      Est-il nécessaire que les divers produits ou services couverts par une demande de marque soient identifiés avec clarté et précision, et, dans l’affirmative, jusqu’à quel point précisément?

2)      Est-il admissible d’utiliser les termes généraux des intitulés de classes de la classification [de Nice] afin d’identifier les divers produits ou services couverts par une demande de marque?

3)      Est-il nécessaire ou admissible qu’une telle utilisation des termes généraux des intitulés de classes de ladite classification […] soit interprétée conformément à la communication n° 4/03 […]?»

Voyons maintenant comment la Cour de Justice a sauvé la classification de Nice