Portée territoriale de l’interdiction prononcée par le Tribunal des Marques Communautaires, l’arrêt du 12 avril de la Grande Chambre de la CJCE

Par son arrêt du 23 juin 2009, la Cour de Cassation avait interrogé la CJCE sur l’effet d’une décision d’interdiction sur l’espace communautaire prononcée par la Cour de Paris en tant que Tribunal des Marques Communautaires .

Le 12 avril 2011, la Grande Chambre de la CJCE, ce qui souligne déjà l’importance  de cet arrêt, a apporté ses réponses.

L’article 98, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, doit être interprété en ce sens que la portée de l’interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d’une marque communautaire prononcée par un tribunal des marques communautaires, dont la compétence est fondée sur les articles 93, paragraphes 1 à 4, et 94, paragraphe 1, de ce règlement, s’étend, en principe, à l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

L’article 98, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement n° 3288/94, doit être interprété en ce sens qu’une mesure coercitive, telle une astreinte, ordonnée par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national en vue de garantir le respect d’une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon qu’il a prononcée, produit effet dans les États membres autres que celui dont relève ce tribunal, auxquels s’étend la portée territoriale d’une telle interdiction, dans les conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice. Lorsque le droit national de l’un de ces autres États membres ne contient aucune mesure coercitive analogue à celle prononcée par ledit tribunal, l’objectif auquel tend cette dernière devra être poursuivi par le tribunal compétent de cet État membre en recourant aux dispositions pertinentes du droit interne de ce dernier de nature à garantir de manière équivalente le respect de ladite interdiction.

Décryptage;

Un principe est rappelé : celui de l’uniformité de la protection de la marque communautaire :

« la Cour a déjà jugé, au point 60 de l’arrêt du 14 décembre 2006, Nokia (C‑316/05, Rec. p. I‑12083), que l’objectif visé par l’article 98, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 est de protéger de façon uniforme sur tout le territoire de l’Union le droit conféré par la marque communautaire contre le risque de contrefaçon.

44      En vue de garantir cette protection uniforme, l’interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires compétent doit donc, en principe, s’étendre à tout le territoire de l’Union. »

Le contenu est ensuite explicité : la protection de la marque est limitée à ses fonctions :

«  Toutefois, la portée territoriale de l’interdiction peut, dans certains cas, être restreinte. En effet, le droit exclusif du titulaire de la marque communautaire, prévu à l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, est octroyé afin de permettre à ce titulaire de protéger ses intérêts spécifiques en tant que tels, c’est-à-dire de s’assurer que cette marque est en mesure de remplir ses fonctions propres. Dès lors, l’exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque »

La Cour rappelle l’affaire Google : son arrêt du 23 mars 2010, C‑236/08 à C‑238/08.

D’où en creux, puisque la Cour ne veut surtout pas se lancer dans une énumération qui hypothéquerait l’avenir : si des motifs linguistiques peuvent en être la cause, ils ne sont pas nécessairement les seuls :

« Les actes ou les futurs actes du défendeur, à savoir la personne faisant l’usage incriminé de la marque communautaire, qui ne constituent pas une atteinte aux fonctions de la marque communautaire ne sauraient dès lors faire l’objet d’une interdiction. »

« Partant, si le tribunal des marques communautaires saisi dans des conditions telles que celles au principal constate que les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d’une marque communautaire se limitent à un seul État membre ou à une partie du territoire de l’Union, notamment, parce que l’auteur de la demande d’interdiction a restreint la portée territoriale de son action dans le cadre de l’exercice de son libre pouvoir de déterminer l’étendue de l’action qu’il introduit ou parce que le défendeur apporte la preuve que l’usage du signe en question ne porte pas atteinte ou n’est pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, notamment pour des motifs linguistiques, ce tribunal doit limiter la portée territoriale de l’interdiction qu’il prononce. »

Point important : le Tribunal des marques communautaires qui est saisi d’une demande d’interdiction, peut limiter cette interdiction au regard de considérations culturelles ou aux circonstances dans lesquelles le contrefacteur emploie le signe litigieux.

Reste la question de savoir qui va apprécier ces circonstances après que la mesure d’interdiction ait été prononcée.

La  Cour renvoie aux dispositions du règlement n° 44/2001.

En l’absence de disposition identique à celles prononcées pour faire respecter l’interdiction dans la législation de l’Etat où l’exécution est demandée, ce second juge doit :

«  …réaliser l’objectif poursuivi par ladite mesure en recourant aux dispositions pertinentes de son droit national qui sont de nature à garantir de manière équivalente le respect de l’interdiction initialement prononcée ».

Nous en saurons sans doute plus sur ce second volet quand la CJCE sera saisi par ce second juge.