Quelques fois le dépôt d’une marque peut paraitre frauduleux à l’encontre de celui qui prétend détenir un droit antérieur. Celui qui invoque un droit historique plus ancien a-t-il pour autant un droit automatique sur cet enregistrement de marque ?
Illustration avec l’arrêt du 26 février 2015 du Tribunal qui rejette ce motif absolu de nullité de l’enregistrement de la marque communautaire en retenant la règle de droit britannique.
- La règle de droit applicable
« La requérante soutient que les conditions essentielles du droit du Royaume-Uni pour appliquer l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, à savoir le droit du « passing off », étaient réunies et qu’elle a apporté les éléments de preuve afin de démontrer qu’elle disposait de droits non enregistrés pour empêcher l’enregistrement de la marque contestée.
44 À cet égard, dans la mesure où l’argumentation de la requérante doit être comprise en ce sens qu’elle invoque, au soutien de sa demande en nullité, le droit relatif à l’usurpation d’appellation prévu par le droit du Royaume‑Uni, il y a lieu de rappeler que le droit applicable, en l’espèce, est le Trade Marks Act, 1994 (loi du Royaume‑Uni sur les marques), dont l’article 5, paragraphe 4, dispose notamment :
« Une marque ne peut être enregistrée si, ou dans la mesure où, son usage au Royaume‑Uni est susceptible d’être empêché :
a) en raison de toute règle de droit [notamment en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation (law of passing off)] protégeant une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires […] »
- L’appréciation jurisprudentielle britannique
45 Selon la jurisprudence du Tribunal, fondée sur l’interprétation de ce texte par les juridictions nationales, il résulte de celui-ci que le demandeur en nullité doit établir, conformément au régime juridique de l’action en usurpation d’appellation prévue par le droit du Royaume‑Uni, que trois conditions sont satisfaites, à savoir le goodwill acquis (c’est-à-dire la force d’attraction de la clientèle), la présentation trompeuse et le préjudice causé au goodwill [voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, Rec, EU:T:2010:505, points 93 et 101, et du 18 janvier 2012, Tilda Riceland Private/OHMI – Siam Grains (BASmALI), T‑304/09, Rec, EU:T:2012:13, point 19].
- L’application de ces règles par le Tribunal communautaire statuant sur un recours contre la décision de la Chambre de recours de l’OHMI
46 Il convient d’observer que, s’agissant des deux dernières conditions de l’action en usurpation, la requérante, aux points 54 et 55 de la requête, renvoie de manière générale, à son mémoire du 20 juin 2008 présenté devant l’OHMI.
47 Selon une jurisprudence constante, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions pertinentes, doivent figurer dans la requête. Ainsi, dans la mesure où la requérante ne fait pas spécifiquement référence à des points précis de ses écritures contenant les arguments développés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, les références générales auxdites écritures doivent être déclarées irrecevables [voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2012, Winzer Pharma/OHMI – Alcon (BAÑOFTAL), T‑346/09, EU:T:2012:368, point 43 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan), T‑136/11, EU:T:2012:689, point 17].
48 Par ailleurs, s’agissant de la première condition de l’action en usurpation, laquelle tient au « goodwill » acquis, la requérante prétend que le signe COLOURBLIND lui appartenait et que, en vertu d’une licence tacite de sa part, Future Factory expédiait, depuis 1996, les produits COLOURBLIND dans tout le Royaume-Uni ainsi que dans de nombreux autres pays. Le « goodwill » créé par Future Factory ressortirait du plan commercial de celle-ci du 19 mai 2000 (ci-après le « plan commercial de Future Factory ») ainsi que d’une brochure intitulée « Future Factory – Turning the Learning Curve Full Circle » (ci-après la « brochure de Future Factory »).
49 Il convient de relever que l’argumentation de la requérante, selon laquelle elle possède, en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation applicable au Royaume-Uni, des droits lui reconnaissant la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, vise, plus particulièrement, les troisième et quatrième conditions mentionnées au point 38 ci-dessus, alors que la chambre de recours a examiné, au point 19 de la décision attaquée, la condition tenant à un usage du signe dans la vie des affaires. En tout état de cause, en l’espèce, la requérante devait, afin de pouvoir invoquer utilement l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, démontrer qu’elle avait fait usage du signe concerné dans la vie des affaires, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, comme la chambre de recours l’a considéré à juste titre, en substance, au point 19 de la décision attaquée, et que cet usage avait été suffisamment significatif, cette condition étant commune à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 et au régime de l’action en usurpation d’appellation applicable au Royaume-Uni.
50 En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, s’appuyant sur la jurisprudence nationale relative au droit concernant l’usurpation d’appellation applicable au Royaume-Uni, une personne physique ou morale doit, pour être considérée comme étant « titulaire d’un droit antérieur » et habilitée à empêcher l’usage d’une marque du fait de droits acquis sur un signe, démontrer un usage dudit signe. Elle doit ainsi, afin d’établir son « goodwill », démontrer une activité commerciale consistant à vendre un produit ou un service sous le signe concerné et se situant au-dessus d’un seuil de minimis [voir, en ce sens, arrêts Golden Elephant Brand, point 45 supra, EU:T:2010:505, points 101 à 122, et BASmALI, point 45 supra, EU:T:2012:13, point 26].
- L’examen pratique des preuves de l’usage
51 S’agissant de la preuve d’un usage, suffisamment significatif, du signe COLOURBLIND, la requérante affirme que de nombreuses factures prouvaient la vente du produit COLOURBLIND par elle-même ainsi que par Future Factory.
52 Il doit être constaté, cependant, que, comme la chambre de recours l’a mentionné, au point 19 de la décision attaquée, les seuls éléments fournis par la requérante faisant apparaitre la commercialisation, par ses soins, du produit COLOURBLIND étaient deux factures, datées, respectivement, du 20 février et du 20 juin 1998, chacune d’elles concernant la vente de sept unités dudit produit. S’agissant des autres factures produites, il n’est pas contesté par la requérante qu’elles émanaient de Future Factory.
53 Or, si la requérante prétend avoir accordé une licence tacite à Future Factory, il suffit de constater à cet égard que, comme l’intervenante le fait valoir à bon droit, l’objet exact de cette prétendue licence n’est pas connu. En tout état de cause, la requérante n’étaye aucunement son affirmation, alors que, en réponse à la même affirmation formulée durant la procédure devant l’OHMI, la chambre de recours avait objecté l’absence de tout élément de preuve quant à l’existence d’une telle licence (point 19 de la décision attaquée).
54 Il en découle que les deux factures émises par la requérante concernant la vente, au total, de quatorze produits COLOURBLIND ne permettent pas de prouver un usage du signe COLOURBLIND, suffisamment significatif dans la vie des affaires, de la part de la requérante.