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Les Républicains, le rappel du droit des marques par le jugement du 26 mai 2015

Le jugement du 26 mai 2015 intervenu en état de référé dans le litige relatif à la possibilité pour un parti politique, l’UMP,  de choisir comme nom le terme « Les Républicains » se prononce également sur le droit des marques. Pour rejeter  » .. le trouble manifestement illicite résultant de l’application du droit des marques « , c’est à un véritable rappel du droit des marques que se livre le Tribunal de grande instance de Paris.

Différentes marques étaient en cause, dont celle portant sur ce signe :

 

  • Les faits

La SAS Aubert Storch Associés Partenaires a déposé le 10 novembre 2014 devant l’institut national de la propriété industrielle (INPI) trois marques françaises semi-figuratives.

La SAS Aubert Storch Associés Partenaires a également déposé le 17 mars 2015 une marque nominative LES RÉPUBLICAINS sous le n° 4165417.

Les requérants exposent que ces marques sont illicites, qu’elles ont été déposées de manière frauduleuse et qu’il y a détournement de la finalité du droit des marques et atteinte à la liberté d’expression et à la propriété intellectuelle.

  • Des marques non encore enregistrées

Il convient de préciser que la marque semi-figurative, en couleur, déposée le 10 novembre 2014 sous le n° 4132643 et la marque nominative LES RÉPUBLICAINS déposée le 17 mars 2015 sous le n°4165417 n’ont pas été délivrées par l’\NPI, de sorte que toute demande relative à ces marques est irrecevable.

  • Des marques enregistrées dont la demande de nullité ne peut pas être examinée par le juge des référés

La marque semi-figurative, en couleur, enregistrée le 6 mars 2015 sous le n° 4132642, et la marque semi-figurative, en couleur, enregistrée le 6 mars 2015, sous le n° 4132642, ont été déposées pour les produits et services suivants:

( le jugement indique la liste des produits et des services avec l’indication des classes 14, 16, 25, 35, 38, et 41, énumération non reproduite ici )

Les demandeurs font valoir un certain nombre de moyens relatifs à la nullité de la marque qui établiraient le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent et fonderaient la mesure d’interdiction demandée.

Or s’ils ont saisi le juge des référés, ils n’ont à aucun moment utilisé la voie de l’opposition ni saisi le tribunal au fond d’une demande de nullité fondée sur les mêmes moyens, alors qu’il est constant que le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la nullité d’une marque.

  • Les marques s’adressent aux consommateurs et non aux citoyens. Des marques non déposées pour désigner un parti politique

L’article 2 de la Directive repris dans les arrêts de la CJUE notamment depuis l’arrêt ARSENAL du 12 novembre 2002 précise:

« La marque constitue une élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir. Dans un tel système les entreprises doivent être en mesure de s’attacher la clientèle par la qualité de leurs produits et leurs services, ce qui n’est possible que gr6ce à l’existence de signes distinctifs permettant de les identifier. Dans cette perspective, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service de ceux qui ont une autre provenance…. elle doit constituer la garantie que tous les produits qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité …

En conséquence, toute personne peut déposer une marque dans le but de protéger un signe en vue de son exploitation dans la vie des affaires et dans le but d’identifier les produits et services qu’elle entend exploiter.

Une association peut également déposer une marque lorsqu’elle développe une activité dans la vie des affaires.

L’article L.7Il-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

a)exclu par l’article 6 de la Convention de Paris en date du 20 mars 1883 révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l’article 23 de l’annexe 1 C à l’Accord instituant 1’Organisation mondiale du commerce;

b) contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou dont l’utilisation est légalement interdite.. . ,

c)de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

Pour remplir sa fonction essentielle d’identification, une marque doit être distinctive, ce qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu’elle désigne et soient perçus par le Consommateur comme pouvant identifier l’origine du produit en le rattachant à une entreprise spécifique.

Il convient de préciser que la personne de référence qui doit être à même de percevoir le signe comme identifiant l’origine des produits et service est le consommateur de ces produits, c’est-à-dire le consommateur ct non le citoyen.

En l’espèce, il s’agit de deux marques semi-figuratives ct en couleurs combinant un R illustré de 3 bandes aux couleurs de la République et du terme « les républicains » ; elles visent dans leur dépôt les mêmes produits et services des classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41 et ont été déposées par la SAS Aubert Storch Associés Partenaires.

Ainsi le terme « les républicains » même s’il est composé de deux mots courants, le mot « républicains » précédé de l’article défini pluriel « les », et d’un logo représentant un R aux trois couleurs de la République, est suffisamment arbitraire au regard des produits et services visés au dépôt de la marque pour être perçu par le consommateur moyen comme un signe permettant d’identifier l’origine du produit ou du service. le terme n’ayant pas été déposé pour désigner l’activité politique d’un parti.

La partie figurative de la marque constituée d’un « R » stylisé aux trois couleurs de la République Française ne reproduit pas le drapeau mais seulement les couleurs attachées à celui-ci et les symboles officiels de la République ne sont à aucun moment repris, de sorte que le moyen tiré dc l’article L 711-3 a) est sans pertinence.

De surcroit, seul l’Etat pourrait demander sur ce fondement la nullité de la marque et les demandeurs sont irrecevables à soulever ce moyen.

Enfin le risque de confusion allégué par les demandeurs doit faire 1’objct d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part, en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part, par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l’espèce, les demandeurs ne font à aucun moment l’analyse du signe au regard des produits et services désignés au dépôt en prenant en compte produits par produits le consommateur de référence de sorte que leur demande tendant à dire sur le fondement de l’article 711-3 c) que le signe serait décéptif c’ est-à-dire trompeur pour le consommateur au regard des produits et services désignés, est sans aucun fondement.

Les demandeurs font encore valoir sur le fondement de l’article L 711.3 b) du code de la propriété intellectuelle que le signe serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Mais il n’est pas démontré le moindre trouble aux bonnes mœurs, ni à l’ordre publie, dont l’appréciation relèverait de toute manière du seul juge du fond.

Enfin, les demandeurs n’expliquent pas en quoi le fait de déposer deux marques semi-figuratives et en couleurs « les R Républicains » pour les produits ct services visés au dépôt serait contraire à J’ordre public puisqu’il ne  s’agit d’aucun appel à transgresser la loi ou d’aucun éloge d’un acte délictueux.

  • Pas dépôt frauduleux au sens du droit des marques

Les demandeurs reprochent encore aux défenderesses un dépôt frauduleux des marques.

L’article L 712.6 du code de la propriété intellectuelle dispose que: « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice « .

Par ailleurs, en application du principe fraus omnia corrumpit, un dépôt de marque est frauduleux lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, non pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un même secteur d’un signe nécessaire à leur activité.  Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.

Ainsi il importe peu que le dépôt des deux marques ait été effectué par la SAS Aubert Storch Associés Partenaires pour le compte de l’UMP, car il est de pratique courante que les dépôts de marque soient effectués par tes agences de publicité pour le compte de leurs clients; cette pratique n’a aucunement pour but de priver un concurrent de l’usage du signe.

De plus et comme il l’a été rappelé plus haut, le signe ainsi réservé n’est protégé que pour l’usage du signe dans la vie des affaires pour l’exploitation des produits et services visés au dépôt.

Les demandeurs ne prétendent pas exploiter ce signe ni en être privés dans la vie des affaires; ils prétendent seulement que l’UMP tente de s’approprier un symbole de la République dans la vie politique et non au regard d’une activité commerciale limitée aux produits et services visés au dépôt.

Ce dépôt n’ayant pas été fait dans le but de nuire à un concurrent dans la vie des affaires ni à détourner le droit des marques au regard des produits visés, ce moyen est également sans fondement.

  • Pas d’atteinte au nom patronymique

Les demandeurs font encore grief aux défenderesses une atteinte au patronyme Républicain.

L’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose :

« Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte a des droits antérieurs et notamment :

g) au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique ou  à son image. « 

Le patronyme et la marque ne remplissent pas la même fonction et de ce fait ne disposent pas de la même protection.

Comme il l’a déjà été dit plus haut, outre que le signe déposé est un signe semi-figuratif et en couleurs, que la partie nominale contient un article défini et que les deux mots sont au pluriel, aucune confusion ne peut intervenir entre le patronyme  Républicain, dont il n’est pas prétendu qu’il est également utilisé par l’une des parties à titre de marque dans son activité, et les deux marques enregistrées, de sorte que la demande des consorts Républicain est également mal fondée.

Pour tous ces motifs, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent, tels qu’ils résultent du code de la propriété intellectuelle, ne sont pas établis.

…

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Marque communautaire en forme de bouteille annulée, l’intervention de l’INTA

L’arrêt du 7 mai 2015 de la Cour de justice rejette un pourvoi contre un arrêt du Tribunal au terme duquel la marque communautaire portant  sur une forme de bouteille a été annulée. L’arrêt est ici.

Cet arrêt du 7 mai présente un grand intérêt en ce qu’une association, l’INTA, International Trademark Association, est intervenue  uniquement dans la procédure devant le Cour. Le site de l’INTA est là. La raison d’être de ce type d’intervention est expliquée sur cette page.

La forme de la bouteille qui a été enregistrée comme marque communautaire :

Les produits pour lesquels cette marque a été enregistrée

–        Classe 32: Bières; boissons non alcooliques, eau;

–        Classe 33: Boissons alcooliques à l’exclusion de la bière.

Les thèses avancées par l’INTA et leur examen par la Cour méritent d’être cités.

  • La charge de la preuve du défaut de caractère distinctif

62      L’INTA se fonde sur les articles 52, 55 et 99 du règlement n° 207/2009, desquels il ressortirait que les marques communautaires enregistrées jouissent d’une présomption de validité, ainsi que sur la règle 37, sous b), iv), du règlement n° 2868/95 pour soutenir que le Tribunal a renversé à tort la charge de la preuve du caractère distinctif du signe en cause.

……..

69      Au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, «[e]n l’espèce, il n’apparaît pas qu’il existe de tels indices». Il a relevé, à cet égard, que «la marque contestée est caractérisée par la combinaison de forme tridimensionnelle d’une bouteille cylindrique transparente et d’un bouchon non transparent de même diamètre que la bouteille proprement dite [et que l]a manière dont ces éléments sont combinés en l’espèce ne représente pas davantage que la somme des éléments dont la marque contestée est composée, à savoir une bouteille dotée d’un bouchon non transparent, à l’instar de la plupart des bouteilles destinées à contenir des boissons alcooliques ou non alcooliques sur le marché[, u]ne telle forme [étant] en effet susceptible d’être communément utilisée, dans le commerce, pour le conditionnement des produits visés par l’enregistrement».

70      Le Tribunal a ainsi lui-même vérifié l’existence d’indices concrets qui indiqueraient que la marque complexe, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée et n’a pas, contrairement à ce que soutiennent l’INTA et la requérante, fait peser sur cette dernière la charge de la preuve de l’existence de tels indices.

71      Dans ces conditions, force est de constater que l’argumentation de Voss et de l’INTA repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et qu’elle doit, en conséquence, être écartée.

  • L’appréciation du caractère distinctif

L’INTA fait valoir, en outre, que le Tribunal ne pouvait légalement conclure que la bouteille de la requérante ne diverge pas de manière significative des normes ou des habitudes du secteur concerné, dans la mesure où il a jugé, au point 72 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était «pas établi qu’il existait sur le marché d’autres bouteilles semblables», qu’il pouvait être supposé que cette bouteille est «unique en son genre» et, au point 51 de cet arrêt, qu’elle «présente une certaine originalité».

78      De plus, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en opposant «simple variante» et «divergence significative» par rapport aux normes et aux habitudes applicables. À cet égard, l’INTA fait valoir que le Tribunal a outrepassé les limites fixées par la jurisprudence de la Cour, selon laquelle le seul facteur déterminant consiste à savoir si une forme tridimensionnelle enregistrée en tant que marque s’écarte des formes qui sont habituellement ou normalement utilisées dans le secteur concerné, pour les produits pertinents, dans une mesure telle que les consommateurs sont capables d’y attacher une signification.

79      Enfin, l’INTA soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en comparant à des éléments de formes habituelles ou normales dans ledit secteur de simples éléments d’une forme plutôt que la forme enregistrée dans son ensemble.

…

92      Il s’ensuit que, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une «variante» de l’une des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (arrêt Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 32).

93      En l’espèce, après avoir rappelé, aux points 37 à 44 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence applicable, le Tribunal a, aux points 51 à 58 de celui-ci, vérifié si la marque contestée diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné.

94      Il en a conclu, au point 59 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que le consommateur moyen de l’Union percevrait la marque contestée, dans son ensemble, uniquement comme une variante de la forme des produits pour lesquels l’enregistrement de ladite marque est demandé. Il a ensuite considéré, au point 62 de l’arrêt attaqué, que la marque contestée, telle qu’elle est perçue par le public pertinent, n’est pas susceptible d’individualiser les produits visés par ladite marque et de les distinguer de ceux ayant une autre origine commerciale.

95      Il découle des considérations qui précèdent que le Tribunal a correctement identifié et suivi les critères déterminés par la jurisprudence pertinente à cet égard.

96      En outre, dans la mesure où l’INTA reproche au Tribunal d’avoir jugé que la bouteille de la requérante ne diverge pas de manière significative des normes ou des habitudes du secteur concerné, il convient de constater que cette analyse relève du domaine des appréciations de nature factuelle.

97      À cet égard, il importe de rappeler que, conformément aux articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt Louis Vuitton Malletier/OHMI, C‑97/12 P, EU:C:2014:324, point 61).

98      Or, force est de constater que l’INTA n’a invoqué, au soutien de cette contestation, aucun argument de nature à démontrer que le Tribunal se serait livré à une dénaturation des éléments de preuve.

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Deux marques communautaires BE HAPPY annulées

Deux marques communautaires BE HAPPY viennent d’être annulées par le Tribunal le 30 avril 2015. L’arrêt est ici.

24 août 2006 : demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI du signe verbal BE HAPPY.

Pour

–        classe 16 : « Papier, carton, articles pour reliures » ;

–        classe 21 : « Verres et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans la classe 21) » ;

–        classe 28 : « Jeux ; jouets » ;

–        classe 30 : « Confiserie ».

25 octobre 2007 ; enregistrement de la marque communautaire

5 novembre 2009 : seconde demande d’enregistrement de marque communautaire pour le signe verbal BE HAPPY

Pour

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; ordinateurs, logiciels ; lunettes, étuis à lunettes » ;

–        classe 11 : « Appareils de cuisson électriques, machines à café (électriques) » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; malles et valises ; sacs, sacs de voyage, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos ; parapluies et parasols ».

30 avril 2010 : enregistrement de cette seconde marque communautaire

30 janvier 2012 : un tiers engage une procédure d’annulation devant l’OHMI pour ces deux marques

30 octobre 2012 : la division d’annulation annule les marques contestées au motif qu’elles ne présentaient pas de caractère distinctif.

28 décembre 2012 : recours du titulaire des deux marques

17 octobre 2013 : la Chambre de recours rejette les deux recours

L’affaire vient devant le Tribunal qui va rejeter également les recours du titulaire de ces deux marques communautaires BE HAPPY

  • Un message objectif

30      Il résulte des décisions attaquées que les marques contestées sont composées de deux termes anglais du langage courant, à savoir « be » et « happy », qui se présentent de manière conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaise. De ce fait, la combinaison de ces termes constitue une expression qui a une signification précise au regard du public pertinent, à savoir « sois heureux ». Cette expression est largement connue dudit public du fait de son utilisation dans une chanson populaire comme celle intitulée « Don’t worry, be happy » (points 18 et 19 de la première décision, ainsi que points 17 et 18 de la seconde décision). Ces considérations ne sont pas contestées par la requérante.

31      Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend la requérante, les marques contestées expriment un message objectif, invitant à être heureux.

  • Un tel message ne constitue pas une marque

……, les marques contestées seront immédiatement comprises par le public pertinent, sans qu’il soit nécessaire pour celui-ci de développer un minimum d’effort interprétatif ou de déclencher un processus cognitif, comme une expression incitant à l’achat et portant sur le sentiment de bonheur que soit l’achat, soit l’utilisation des produits en cause sont susceptibles d’éveiller dans l’esprit des consommateurs. En outre, comme il a été indiqué au point 30 ci-dessus, lesdites marques sont composées de deux mots communs de la langue anglaise, qui se présentent de manière conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaise et dont la combinaison donne lieu à l’élément verbal « be happy » qui signifie « sois heureux » et qui correspond également au titre d’une chanson bien connue. Ainsi, elles sont dépourvues de toute originalité ou prégnance, conformément à la jurisprudence rappelée au point 39 ci-dessus.

41      En outre, il résulte des décisions attaquées que l’expression en cause serait susceptible d’être utilisée par n’importe quel fournisseur afin d’inciter à l’achat de n’importe quels produits, y compris ceux visés par les marques

42      Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur des slogans tels que celui en cause en l’espèce

43      Dès lors, il y a lieu de considérer que les marques contestées ne sauraient être perçues par le public pertinent comme des indications d’origine commerciale.

 

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Publicités diffusées sur la chaine de TV de l’autre marque : pas de coexistence des marques

Le droit des marques reconnait différents effets à la coexistence des signes employés comme marques. Toutefois, comment définir une coexistence ? L’arrêt du Tribunal du 5 mai s’il écarte l’argument tiré de la coexistence, cite des circonstances étonnantes. L’arrêt intervient sur une opposition du titulaire de la marque antérieure SKY au regard d’une demande d’enregistrement en date du 20 juin 2005 de la marque communautaire SKYPE. L’arrêt est ici.

Signe demandé à l’enregistrement

 

Marque opposée

61      En l’espèce, il convient de relever, premièrement, que la coexistence des marques en conflit au Royaume-Uni ne saurait concerner que les services de communication point-à-point (« peer to peer ») et non les autres produits et services désignés par la marque demandée. En effet, la requérante n’a pas allégué avoir développé des activités par rapport à ces autres produits et services, avant la date de dépôt de sa demande de marque. Or, une coexistence ne concernant qu’un service isolé et très spécifique parmi la longue liste de produits et de services désignés par les marques en conflit n’est pas susceptible d’amoindrir le risque de confusion pour la totalité de ces produits et services.

62      Deuxièmement, à la date du dépôt de la marque communautaire, le 28 juin 2005, le service de communication point-à-point de la requérante, lancé en août 2003, existait depuis 22 mois. Même en admettant l’allégation de la requérante selon laquelle ledit service a immédiatement rencontré un grand succès dès son lancement, une période de coexistence de 22 mois, concernant une activité qui ne faisait pas partie du « core business » des intervenantes, était manifestement insuffisante pour pouvoir supposer que la coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, critère dont l’existence doit être démontrée par la requérante. Ainsi que les intervenantes l’ont souligné à juste titre lors de l’audience, l’abstention de leur part d’intenter, avant le dépôt de la demande de marque communautaire, des procédures en contrefaçon contre la requérante, pouvait reposer sur toute une série de raisons et n’impliquait pas nécessairement qu’elles auraient considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. Il convient donc de constater que la requérante n’a pas démontré l’existence de ce critère.

63      Troisièmement, le fait que, pendant une certaine période en 2009 et 2010, les intervenantes aient accepté de faire passer sur leurs chaînes de télévision de la publicité pour les services de la requérante, n’est manifestement pas pertinent pour l’appréciation de la situation à la date du dépôt de la demande de marque, à savoir le 28 juin 2005.

64      Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la requérante, tiré d’une prétendue coexistence paisible des marques en conflit.