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Opposition à la demande de marque communautaire KICO par la marque antérieure KIKA

Dans l’affaire T-249/10, le Tribunal par son arrêt du 17 janvier 2012 rejette le recours contre la décision de la chambre de recours qui a accepté l’opposition. Les débats ont porté essentiellement sur la similitudes des signes.

La marque demandée  La marque opposée : à la fois une marque communautaire et une marque allemande

C’est la similitude phonétique qui a été déterminante :

À cet égard, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, il y a lieu de souligner que les éléments verbaux des signes en conflit ont en commun le même nombre de syllabes, la syllabe initiale « ki » et le son initial « k » de la deuxième syllabe. Dans ces conditions, malgré le fait que les éléments verbaux des signes en conflit diffèrent quant à leur dernière lettre, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant que lesdits signes étaient hautement similaires sur le plan phonétique.

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Dépôt de marque communautaire, en cas d’opposition point trop d’imagination !

L’arrêt du 12 janvier 2012, T- 462/09 intervient à propos d’une opposition fondée sur une marque antérieure FAVOLIZIA contre un dépôt RAGOLIZIA pour des produits qui ont été considérés comme identiques,

L’intérêt de cette décision  : l’appréciation de la similitude entre les signes, – le Tribunal rejette le recours contre la décision de la chambre qui a fait droit à l’opposition- . Relevons ce qui est aux débats à propos de la similitude conceptuelle, la déposante invoque le mot « favour » qui se retrouverait dans différentes langues :

La requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas procédé à une comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel. Elle soutient que le signe Ragolizia n’a aucune signification précise, alors que le signe FAVOLIZIA évoque, par ses deux premières syllabes « fa‑vo », le mot anglais « favour », qui serait bien connu dans l’Union européenne et se retrouverait presque à l’identique dans de nombreuses langues de l’Union, dont notamment l’allemand, l’espagnol, l’anglais, le français, l’italien et le néerlandais. De plus, le mot « favour » et le signe FAVOLIZIA, associés aux produits relevant de la classe 30 pour lesquels cette marque est enregistrée, seraient compris par le public pertinent comme une allusion aux mots « favorisé » et « favori ». Les signes en conflit ne seraient, dès lors, pas similaires sur le plan conceptuel.

29 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’avaient pas de signification conceptuelle dans les langues de l’Union, de sorte qu’une comparaison sur ce plan était impossible.

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Dépôt de marque communautaire, en cas d’atteinte à un signe antérieur utilisé dans la vie des affaires, qui peut faire opposition devant l’OHMI ?

L’opposition à un dépôt de marque communautaire peut être initiée par le titulaire d’une marque antérieure, mais le point 4 de l’article 8 du règlement prévoit également une opposition au regard « d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires ». Mais comment s’apprécie la titularité sur cet autre signe ? L’arrêt du 18 janvier 2012 du Tribunal de 1ère instance de l’Union illustre cette problématique.

Il s’agit de l’affaire T‑304/09, Tilda Riceland Private Ltd, établie à Gurgaon (Inde), contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). Ll’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant Siam Grains Co. Ltd, établie à Bangkok (Thailande).

4 novembre 2003 : Siam Grains Co. Ltd, dépose une demande d’enregistrement de marque communautaire pour « Riz à grains longs ».

10 décembre 2004 : United Riceland Private Ltd (devenue Tilda Riceland Private Ltd ) forme opposition sur la base « du signe antérieur BASMATI, utilisé dans la vie des affaires en relation avec le riz », au regard de l’article 8, paragraphe 4, du règlement.

L’arrêt précise que cette société « faisait valoir qu’elle pouvait, en vertu du droit applicable au Royaume-Uni, empêcher l’usage de la marque demandée, au moyen de l’action en usurpation d’appellation (action for passing off) ».

28 janvier 2008 : la division d’opposition rejette l’opposition dans son intégralité.

Autre précision apportée par l’arrêt, la division d’opposition « a considéré, en particulier, que la requérante n’avait pas soumis de documents décrivant la manière dont le riz qu’elle exporte vers le Royaume-Uni était commercialisé. Dans ces conditions, la requérante aurait été en défaut de prouver qu’elle avait acquis le « goodwill » nécessaire pour obtenir gain de cause, en vertu du droit relatif à l’usurpation applicable au Royaume-Uni. »

20 mars 2008 : recours de United Riceland Private

19 mars 2009 : la première chambre de recours de l’OHMI rejette le recours. cette chambre a en substance, considéré « que, au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, l’opposante devait démontrer qu’elle était titulaire du droit fondant l’opposition. Or, en l’espèce, la requérante n’aurait pas démontré qu’elle était titulaire du droit invoqué. »

Et l’arrêt là aussi d’apporter cette précision sur le motif de ce rejet : « En particulier, la chambre de recours a considéré que le terme « basmati » n’était pas une marque ou un signe couverts par des droits de propriété, mais simplement la désignation courante d’une variété de riz. Le terme « basmati » serait générique. Par ailleurs, la chambre de recours a souligné que, la propriété protégée par l’action en usurpation d’appellation ne se référait pas au signe en cause, mais au « goodwill ». La chambre de recours a conclu que la requérante n’avait pas démontré qu’elle détenait la propriété du terme « basmati » et que, dès lors, l’opposition ne remplissait pas la condition – prévue par le règlement n° 40/94 – relative à l’existence d’un droit de propriété. »

A priori, la situation est  assez confuse sinon complexe, est-il question d’établir un droit/un droit à agir au regard du droit britannique ou s’agit-il réellement d’établir dans un premier temps, l’existence d’un droit de propriété sur ce signe utilisé dans la vie des affaire, puis lors d’une seconde étape, une propriété sur celui-ci,  comme condition pour permettre l’opposition sur la base de l’article 8 point 4 ?

Voyons ce que dit le Tribunal.

  • L’opposant doit détenir un droit sur le signe opposé

Il en découle que l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 est que l’opposant démontre qu’il est titulaire du signe invoqué au soutien de son opposition. Cette condition implique que l’opposant prouve l’acquisition de droits sur ledit signe…….Ces droits doivent permettre, selon l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

  • C’est au regard du droit britannique que l’existence de ce droit et son acquisition sont à apprécier

Par ailleurs, et dans la mesure où la requérante invoque au soutien de son opposition l’action en usurpation d’appellation prévue par le droit du Royaume-Uni, il y a lieu de rappeler que le droit de l’État membre applicable, en l’espèce, est le Trade Marks Act, 1994 (loi du Royaume-Uni sur les marques), dont l’article 5, paragraphe 4, dispose notamment :

« Une marque ne peut être enregistrée si, ou dans la mesure où, son usage au Royaume-Uni est susceptible d’être empêché :

a)      en raison de toute règle de droit [notamment en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation (law of passing off)] protégeant une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires […] »

19 Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par les juridictions nationales, que l’opposant doit établir, conformément au régime juridique de l’action en usurpation d’appellation prévue par le droit du Royaume-Uni, que trois conditions sont satisfaites, à savoir le goodwill acquis (c’est-à-dire la force d’attraction de la clientèle), la présentation trompeuse et le préjudice causé au goodwill.

Et le Tribunal à défaut de savoir exactement sur quelle situation la chambre de recours s’est prononcée, un droit effectivement privatif, la reconnaissance d’un signe par la clientèle,une possibilité selon la loi britannique de s’opposer à une marque, semble bien exclure qu’une telle opposition exigeât un droit exclusif et privatif.

..le fait que la requérante ait pu, dans les motifs soutenant son opposition, associer le terme de « marque » au signe invoqué, comme le relève la chambre de recours au considérant 19 de la décision attaquée, outre que cette circonstance peut résulter de l’invocation d’une marque non enregistrée à l’appui de l’opposition, ne saurait faire abstraction du fait que l’opposition était notamment fondée sur un signe utilisé dans la vie des affaires. La chambre de recours a d’ailleurs relevé ce motif d’opposition au considérant 16 de la décision attaquée. Dans ce cadre, il y a lieu de considérer que la circonstance invoquée par la chambre de recours selon laquelle le signe BASMATI ne serait pas une marque ne signifie pas pour autant que la requérante n’aurait pas acquis des droits sur ce signe, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, lu à la lumière du droit national applicable en l’espèce. Plus particulièrement, concernant l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le terme « basmati » serait générique, il résulte de la jurisprudence nationale qu’un signe servant à désigner des biens ou des services peut avoir acquis une réputation sur le marché, au sens du droit applicable à l’action en usurpation d’appellation, alors même qu’il présenterait, à l’origine, un caractère descriptif ou serait dépourvu de caractère distinctif (arrêt LAST MINUTE TOUR, point 26 supra, point 84). Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence nationale qu’un signe servant à désigner des biens ou des services peut avoir acquis une réputation sur le marché, au sens du droit applicable à l’action en usurpation d’appellation, alors même qu’il est utilisé par plusieurs opérateurs dans le cadre de leur activité commerciale (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Cette forme dite « extensive » de l’action en usurpation d’appellation, reconnue par la jurisprudence nationale, permet ainsi à plusieurs opérateurs de disposer de droits sur un signe ayant acquis une réputation sur le marché. La circonstance invoquée par la chambre de recours, à la supposer avérée, n’est donc pas susceptible, à la lumière du droit national applicable, d’infirmer le fait que l’opposant pourrait avoir acquis des droits sur le signe invoqué.

  • La décision de la chambre de recours est annulée

la chambre de recours a commis une erreur en rejetant l’opposition au motif que la requérante n’aurait pas démontré qu’elle était titulaire du signe en cause, sans analyser précisément si la requérante avait acquis des droits sur ledit signe en application du droit du Royaume-Uni

 

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Dépôt de marque communautaire et atteinte à la la renommée d’une marque communautaire antérieure

L’arrêt du 25 janvier 2012 du Tribunal,T‑332/10, Viaguara S.A., contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), se prononce sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure, un des motifs relatifs de refus de l’article 8 point 5 du règlement.

3 octobre 2005 : Viaguara S.A. dépose la demande de marque communautaire : VIAGUARA.

–        classe 32 : « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;

–        classe 33 : « Boissons alcoolisées ; liqueurs ; eaux de vie ; vins ».

7 février 2007: Pfizer Inc., fait opposition pour tous les produits en invoquant la marque  communautaire verbale antérieure : VIAGRA

« Produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires ».

L’opposition est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement

30 juin 2009 : rejet de l’opposition par la division d’opposition

13 août 2009 : Pfizer dépose un recours auprès de l’OHMI.

20 mai 2010 : la première chambre de recours de l’OHMI annule la décision de la division d’opposition.

La déposante saisit alors le Tribunal.

  • Le Tribunal rappelle les trois conditions qui doivent être remplies cumulativement

– premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit ;

– deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et,

– troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

  • Le Tribunal revient sur l’appréciation globale de ce lien spécifique entre les deux marques

L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services concernés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public

  • Cette atteinte à la marque antérieure n’a pas à être effective et actuelle mais elle doit être prévisible

En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur.

  • Au regard de quel public cette analyse de l’atteinte doit-elle être menée, celui de la marque déposée ou celui de la marque antérieure  ?

L’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En revanche, l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

  • Sur la prétendue légitimation de la présence du mot « guara » dans la marque demandée

La chambre de recours a, ensuite, rappelé que, bien que le choix du suffixe « guara » par la requérante en l’espèce puisse être considéré légitime, en relation avec la plante guarana qui est un ingrédient de ses boissons, l’association de cet élément avec le préfixe « via » ne serait pas une coïncidence. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette appréciation ne saurait être interprétée dans le sens que la chambre de recours aurait admis que la marque demandée renvoie à la plante « guarana ». Il s’agit, au contraire, d’une indication que l’association du suffixe « guara » au préfixe « via » a pour effet de renvoyer à la marque antérieure.

66 S’agissant, en outre, de la nature des produits concernés, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que les propriétés stimulantes et aphrodisiaques revendiquées à des fins commerciales par les boissons non alcooliques relevant de la classe 32 coïncidaient avec les indications thérapeutiques du produit de la marque antérieure ou, à tout le moins, avec l’image projetée par celle-ci.

67 Partant, même si ces produits ne sauraient procurer réellement le même bénéfice que le médicament pour le traitement de la dysfonction érectile couvert par la marque antérieure, ce qui importe est que le consommateur sera enclin à les acheter en pensant retrouver des qualités semblables, telles que l’augmentation de la libido, du fait du transfert des associations positives projetées par l’image de la marque antérieure.

Partant, même si ces produits ne sauraient procurer réellement le même bénéfice que le médicament pour le traitement de la dysfonction érectile couvert par la marque antérieure, ce qui importe est que le consommateur sera enclin à les acheter en pensant retrouver des qualités semblables, telles que l’augmentation de la libido, du fait du transfert des associations positives projetées par l’image de la marque antérieure.

Le recours est rejetée

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Procédure d’opposition devant l’OHMI, appréciation du risque de confusion entre deux marques communautaires figuratives B comme Boomerang ou comme …8.

L’arrêt du 24 janvier 2012 du Tribunal, T‑593/10, El Corte Inglés, SA, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), se prononce sur l’appréciation du risque de confusion entre deux marques communautaires figuratives.

19 octobre 2007 : Jian Min Ruan dépose une demande de marque communautaire composée du signe

pour « Vêtements, chaussures, chapellerie »

13 juin 2008 : El Corte Inglés, SA, forme opposition sur la base de sa marque communautaire figurative antérieure, déposée le 24 novembre 2005 sous le numéro 4761417, et enregistrée le 4 septembre 2008 pour les mêmes produits

16 mars 2010 : la division d’opposition rejette l’opposition. L’opposante dépose un recours.

4 octobre 2010 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours. L’opposante saisit le Tribunal d’un recours contre cette décision de cette chambre de recours

Décision du Tribunal

Précision que le public pertinent est composé du grand public dans l’Union.

  • Absence d’élément dominant dans les signes

À titre liminaire, il convient de relever que les signes en conflit sont composés de plusieurs éléments. Rien ne permet de considérer qu’un de ces éléments serait dominant dans les signes en conflit, ni qu’il aurait un caractère distinctif plus prononcé que les autres éléments, ce que n’a d’ailleurs pas retenu la chambre de recours dans la décision attaquée et ce que ne soutient pas la requérante dans ses écritures devant le Tribunal.

  • Voyez-vous la lettre B dans la marque demandée ?

Il y a lieu de constater que la marque antérieure contient un élément verbal représentant clairement la lettre « b », alors que la marque  demandée contient un élément fortement stylisé qui peut être perçu, entre autres, comme la représentation soit de la lettre « b », soit du chiffre 8. Contrairement à ce que soutient la requérante dans ses écritures, le fait que la marque demandée ait été dénommée « B » devant l’OHMI ne saurait avoir pour conséquence que le public pertinent reconnaîtra de façon claire et déterminée la lettre « b » dans la marque  demandée.

  • Un b fortement stylisé ou un chiffre 8 ?

En outre, à supposer qu’une partie du public pertinent identifie l’élément en cause comme représentant la lettre « b », le caractère fortement stylisé dudit élément constitue une différence importante avec l’élément verbal de la marque  antérieure. À cet égard, il convient de constater que la lettre « b » reprise dans la marque antérieure est représentée de face dans une police de caractères assez classique. S’agissant de l’élément contenu dans la marque demandée, il est représenté de façon inclinée et ses traits sont fortement déformés au point de ne pas pouvoir déterminer clairement s’il s’agit, entre autres, de la lettre « b » ou du chiffre 8.

  • Des couleurs différentes

…alors que la marque demandée est présentée en rouge et blanc, la marque antérieure est présentée en noir et blanc. De surcroît, la couleur blanche est utilisée comme couleur de fond dans la marque antérieure alors qu’elle est utilisée pour représenter les éléments qui ressortent visuellement dans la marque demandée.

  • Voyez-vous un boomerang ?

…il convient de souligner que l’élément figuratif de la marque antérieure représente de façon claire et déterminée un boomerang, ce que la chambre de recours a relevé à juste titre au point 19 de la décision attaquée et ce que la requérante a confirmé dans ses écritures. Cette constatation tient, notamment, au fait que la partie arrondie de l’élément figuratif est plus large que ses deux parties rectilignes, correspondant ainsi à l’image qui est traditionnellement associée à un boomerang. S’agissant de la marque demandée, force est de constater que, même si l’élément figuratif est constitué de deux lignes courbes, rien ne permet de considérer qu’il représenterait un boomerang. En particulier, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, il est peu probable que l’élément figuratif en cause soit perçu comme un boomerang, dans la mesure où les pales dudit objet ne sont pas représentées. Par ailleurs, à la différence de la marque antérieure, la partie arrondie de l’élément figuratif n’est pas plus large que ses parties rectilignes. En outre, l’inclinaison de l’élément qui peut représenter, entre autres, soit la lettre « b », soit le chiffre 8, participe à conférer une impression de relief à l’élément figuratif, ce dernier pouvant dès lors être perçu comme ayant une épaisseur trop importante pour correspondre à un boomerang. Enfin, il y a lieu de constater que la partie arrondie de l’élément figuratif de la marque  demandée est positionnée vers le bas (les parties rectilignes partant vers le haut) alors que celle de la marque antérieure est positionnée à gauche (les parties rectilignes partant vers la droite). Ce positionnement des éléments figuratifs constitue également une différence notable entre les signes en conflit.

Pour le Tribunal, les différences visuelles et conceptuelles l’emportent

Les signes en conflit présentent de fortes différences sur le plan visuel. Il y a lieu de relever également que les produits en cause sont vendus par les canaux de distribution habituels pour les vêtements, les chaussures et les accessoires d’habillement, c’est-à-dire les magasins. Le public pertinent procédera donc à leur évaluation visuelle. De plus, si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas à exclure, le choix d’un vêtement, d’une paire de chaussures ou d’un accessoire d’habillement se fait généralement de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion

il y a lieu de souligner que, contrairement à ce que soutient la requérante, les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel. En particulier, la marque antérieure a une signification claire et déterminée dans la perspective du public pertinent, à savoir un boomerang. Or, il résulte de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement

Compte tenu des différences importantes qui existent sur les plans visuel et conceptuel entre les signes en conflit, il y a lieu de considérer qu’il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce, en ce compris un risque d’association invoqué par la requérante, et cela malgré l’existence éventuelle d’une certaine similitude phonétique entre les signes en conflit et la présence de produits identiques. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur à cet égard.