Peut-on contractuellement renoncer à engager une action en déchéance de marque ?
C’est la question posée par la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) à la Cour de justice par une décision préjudicielle de février 2021. C’est là
Une question analogue se pose en matière de brevet mais en des termes différents depuis la loi de 2019 sur l’imprescriptibilité de l’action en nullité du brevet. Par là
Chacun se souvient que des différentes modifications législatives apportées aux marques, celle qui fut la plus commentée par les professionnels créait devant l’INPI des procédures en nullité et en déchéance de marque assorties d’une exclusivité en faveur de l’office.
Au 1er avril 2020 sont entrées en vigueur ces deux nouvelles procédures administratives ( Elles sont amplement présentées ici ).
30 décisions ont été rendues et publiées depuis. Premières impressions.
Comme pour répondre aux interrogations des professionnels, la première décision intervient sur une action en déchéance de marque dont le demandeur fait l’objet d’une action en contrefaçon engagée antérieurement devant un tribunal par le titulaire de cette même marque. Le 10 juillet 2020, l’INPI déclare irrecevable cette demande. Primauté de l’instance judiciaire donc, puisque devant le tribunal antérieurement saisi, la demande en déchéance aurait dû être présentée.
Autre motif d’irrecevabilité d’une demande en nullité reconnu par deux décisions de l’Office, la marque contestée n’est pas encore enregistrée.
Mais ce ne sont là finalement que des péripéties par rapport à l’enseignement essentiel de ces 30 premières décisions de l’INPI.
Leur rapidité. Pour la plus grande partie d’entre elles, ces décisions sont rendues dans un délai compris entre 5 et 7 mois, ce qui est un succès au regard des durées accordées au titulaire de la marque pour se manifester. Avec la pandémie tenir de tels délais constituer une prouesse.
Exceptée dans une seule affaire, le titulaire de la marque n’a pas apporté d’argumentaire pour combattre la demande en nullité ou en déchéance. Et toutes les demandes en nullité ou en déchéance examinées, sont acceptées dans leur totalité ou partiellement.
Autrement dit, ces procédures administratives montrent leur utilité pour faire disparaître les marques qui ne sont pas exploitées ou dont les titulaires ne voient plus d’intérêt à leur maintien.
Antérieurement à la création de ces procédures administratives, obtenir les mêmes résultats pour les demandeurs aurait nécessité de leur part l’engagement de procédures judiciaires et les aurait exposés à des délais beaucoup plus longs et à des frais bien supérieurs.
Seule ombre à ce tableau, le faible nombre de ces actions. En 2020, par mois, elles se comptaient très rarement au-dessus de 10.
Votre interlocuteur ne comprendra pas ce que vous lui dites. Tel est l’enseignement des recours devant l’EUIPO et de l’arrêt du Tribunal de l’union du 28 octobre 2020. L’arrêt est là
1999 : enregistrement de FRIGIDAIRE par la société ELECTROLUX comme marque communautaire
Pour désigner
– classe 7 : « Machines à laver à usage domestique et commercial, lave-vaisselle ; broyeurs d’ordures ménagères et compacteurs de déchets ménagers ; compresseurs réfrigérants ; ouvre-boîtes électriques, batteurs, mixeurs, robots de cuisine, moulins à café, hache-viande, couteaux électriques, affûteurs électriques, coupe-viande, broyeurs de glace, centrifugeuses, machines pour la fabrication des pâtes compris dans la classe 7 » ;
– classe 11 : « Réfrigérateurs, congélateurs et appareils à usage domestique ou commercial pour faire de la glace ; appareils de cuisson électriques et au gaz à usage domestique, à savoir fourneaux, fours, cuisinières et hottes ; fours à micro-ondes, hottes pour fourneaux, climatiseurs, humidificateurs et déshumidificateurs, chauffe-eau, refroidisseurs d’eau, petits appareils électriques, y compris cafetières, machines à expresso, distributeurs d’eau chaude instantanée, grille-pain, fours à grille-pain, poêles à frire, purificateurs d’air, surgélateurs pour crème glacée, sèche-cheveux, machines à sécher le linge compris dans la classe 11 ».
13 octobre 2015 : demande en déchéance présentée devant l’EUIPO
Pour la division d’annulation les preuves d’usage de la marque FRIGIDAIRE sont suffisantes pour :
– classe 7 « Batteurs, mixeurs, robots de cuisine compris dans la classe 7 » ;
– classe 11 : « Réfrigérateurs et congélateurs à usage domestique ; appareils de cuisson électriques et au gaz à usage domestique, à savoir fours ; fours à micro-ondes ; petits appareils électriques, à savoir grille-pain, bouilloires, fers à repasser compris dans la classe 11 ».
17 juin 2018 : sur recours de ELECTROLUX, la Chambre de recours de l’EUIPO annule partiellement la précédente décision et ajoute à la liste des produits de la classe 7 pour lesquels des preuves d’usage sont suffisantes :
Nouveau recours d’ELECTROLUX mais cette fois devant le Tribunal de première instance de l’Union.
Pour ELECTROLUX les preuves d’usage sérieux sont également apportées pour :
Le Tribunal rejette le recours.
A noter parmi les arguments avancés par le titulaire de la marque pour établir l’usage sérieux de sa marque FRIGIDAIRE pour ces produits :
Les ventes de « de 1516 machines à laver, de 765 sèche-linge, de 216 lave-vaisselle, de 610 fourneaux ainsi que de réfrigérateurs et de congélateurs aux ministères de la Défense et des Affaires étrangères des États-Unis, à destination d’une base militaire située en Allemagne entre les mois de novembre 2011 et de septembre 2015 et d’une base militaire située en Belgique entre les mois de juin et de décembre 2014 » .
L’EUIPO n’avait pas considéré ces quantités comme suffisantes :
27 La chambre de recours a considéré que ces chiffres de ventes n’étaient pas négligeables, mais qu’ils étaient susceptibles de refléter les besoins des soldats vivant dans lesdites bases militaires, et non de caractériser l’intention de la requérante de créer un débouché commercial dans l’Union pour les produits en cause.
Depuis le 1er avril, il est possible d’engager des procédures en nullité et en déchéance de marque devant l’INPI.
Ces deux procédures administratives ont-elles rencontré un succès ou au moins suscité un intérêt ?
Premiers résultats :
Les actions en déchéance doublent le nombre des actions en nullité.
Élément essentiel à noter : ces actions sont celles enregistrées par l’INPI au 10 avril.
Aujourd’hui 2 avril, l’annonce faite hier sur le site de l’INPI est toujours en ligne :
Le portail e-procédures de l’INPI a été mis à jour pour permettre de réaliser deux nouvelles démarches, entrées en vigueur avec la loi PACTE à compter du 1er avril 2020 : les demandes en nullité ou en déchéance de marque ainsi que les oppositions à l’encontre d’un brevet, contestations qui étaient jusqu’à présent uniquement possibles en justice.
La nouvelle procédure administrative en nullité ou en déchéance de marque permet de faciliter la suppression de marques en cas de défaut de validité ou d’existence d’une marque ou d’un autre droit antérieur et de rendre disponibles des marques non exploitées pour que d’autres acteurs économiques puissent les utiliser.
…une procédure écrite exclusivement électronique, accessible via le portail e-procédures de l’INPI
Des nombreux débats qui ont accueilli ces nouvelles procédures administratives, une question restait en suspens : leur succès, c’est-à-dire combien de procédures seraient engagées devant l’Office.
La pandémie a changé la donne puisque les tribunaux de grande instance tribunaux judiciaires ont drastiquement ralenti leurs activités en se concentrant sur les affaires pénales et en privilégiant les urgences civiles essentiellement pour les affaires familiales. Cette situation impacte également la délivrance des assignations. Sans action en contrefaçon pas de demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance de marque. L’INPI se trouve seul en charge de ces contentieux.
L’avenir nous dira si le covid-19 a contribué au succès de ces procédures administratives en nullité et en déchéance de marque.