Contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme sont fréquemment employés par les titulaires de marque pour défendre leur titre de propriété industrielle ou l’activité économique qu’ils développent sous ce signe.
Toutefois, l’emploi de ces notions reposent sur des conditions de mise en œuvre différentes qui souvent se trouvent amalgamées.
Le Tribunal de l’Union , par sa décision du 5 mars 2025, nous rappelle le sens utile du risque d’association.
« À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, d’une part, le risque d’association n’est pas une notion de substitutionà la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue et, d’autre part, les termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 excluent qu’il puisse être appliqué s’il n’existe pas, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion ».
De plus en plus souvent, les consommateurs recherchent des produits sur Internet, dont les signes peuvent entrer en conflit avec des marques d’autres titulaires (sans parler des contrefaçons qui régulièrement portent atteinte aux marques les plus connues).
Quand les résultats d’un moteur de recherche indiquent un lien publicitaire et que le texte en anglais dit que l’usage de ces produits est dans le monde entier avec l’affichage d’une carte du monde, devant quel juge engager une action en contrefaçon ?
Une réponse est donnée par la Cour de justice le 27 avril 2023 sur une question préjudicielle relative à l’application de l’article 125, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. L’arrêt du 27 avril 2023
La compétence pourrait être celle du Tribunal des marques communautaire d’un Etat si cet affichage en ligne était effectivement destiné à des consommateurs ou à des professionnels situés dans cet Etat à la condition que la présentation des produits litigieux soit « faite par un référencement payant sur le site Internet d’un moteur de recherche qui utilise un nom de domaine national de premier niveau de cetEtat membre ».
Autant dire que la mise en œuvre de cet arrêt par le tribunal des affaires économiques de Finlande, – la juridiction qui avait interrogé la Cour de justice- , est attendue par les avocat avec impatience :
soit de nouvelles actions seront ouvertes aux titulaires des marques,
soit les multiples outils de référencement en limiteront considérablement l’intérêt pratique.
Ajoutons que la Cour de justice a exclu de cette désignation du juge compétent le cas où «le tiers concerné a procédé au référencement naturel des images de ses produits sur un service de partage en ligne de photos relevant d’un domaine de premier niveau générique, en ayant recours à des balises méta utilisant comme mot-clé la marque concernée ».
De nombreuses villes voient dans leur nom un actif, certaines tentent de le déposer à titre de marque pour protéger des activités économiques qui s’y exercent.
Source Wikipedia
Chacun se souvient de la loi Hamon, qui en 2014 a souhaité protéger les noms des villes des appropriations non dument autorisées, à la suite du déboulonnage médiatisé du panneau d’entrée de la commune de Laguiole, dont la défense de l’indication géographique protégée « Couteau Laguiole » s’est finalement vue attribuée à une association siégeant à Thiers. Ou encore cette ville du Loir-et-Cher dont le nom fut avec son accord déposé à titre de marque, mais dont l’enregistrement a été refusé par l’INPI le consommateur pertinent du domaine concerné comprenant sous ce nom celui d’une place parisienne !
Point d’excès de parisianisme cette fois, nous n’en parlerons pas bien qu’un an auparavant s’y achevaient 60 ans de carrière, 1.000 chansons, et 50 albums. Donc La Madeleine qui nous intéresse ici est une commune de taille moyenne située dans la région des Hauts- de-France qui a présenté en novembre 2018 à l’INPI une demande de marque « la MADEleinoise » pour désigner des bières.
Au motif que « ce signe sera perçu par le consommateur comme désignant une bière provenant de La Madeleine, et non comme une marque« , [l’article 711-2 exclut b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner, …la provenance géographique] l’INPI refuse cette demande d’enregistrement.
Que nous dit la Cour de Douai le 22 septembre 2022 pour infirmer la décision de l’office ?
« ..la ville de La Madeleine ne bénéficie d’aucune réputation particulière en matière de fabrication de bière et le produit que désigne la marque n’est pas fabriqué sur le ressort de cette commune. Dans ses observations du 24 avril 2019, la commune explique ainsi que la bière est réalisée par une brasserie située à Querenaing et que son originalité consiste dans l’ajout dans la recette de fabrication d’un miel provenant de ruches installées au sein de l’hôtel de ville.
Le signe ne vient donc pas désigner la provenance géographique du produit, de sorte qu’il n’est pas descriptif. »
Illustration : source Wikipedia . Par Velvet — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10113361
Dans le monde d’avant, la marque magnifiait l’optimisation de la production des biens au regard de ressources limitées, et la marque de luxe cultivait le sens de la rareté. L’enregistrement de la marque portait sur les produits qu’elle commercialisait.
Dans l’économie de l’attention, où le consommateur doit faire face à des vagues incessantes d’informations et de visuels, la rareté est celle de son attention. Ici la marque de luxe n’est plus rare, au contraire elle gagne sa notoriété en occupant toujours le temps de cerveau disponible du consommateur, le signe est devenu marque rétinienne. Pour protéger la marque par l’action en contrefaçon, son enregistrement doit inclure ces nouveaux supports de construction et de distribution de son image dont le NFT incarne le point pivot entre l’objet matériel et la digitalisation de la marque. Son titulaire doit être prêts à réagir au plus tard dans l’heure qui suit à l’atteinte à son image de marque en combinant les outils des réseaux sociaux et le droit des marques qui, il y a peu, a étendu la contrefaçon à l’atteinte à la notoriété de la marque.
L’INPI envisage de nouvelles procédures et interroge sur leur mise en oeuvre par un questionnaire accessible en ligne dont les réponses sont attendues pour le 31 août. Le questionnaire de l’INPI
Des recours en RAPO
Trait commun à ces nouvelles procédures, elles prendront la forme d’un RAPO .
Cette nouvelle procédure prendrait la forme d’un RAPO (recours administratif préalable obligatoire) et permettrait de renforcer la transparence, la prévisibilité et la cohésion des décisions de l’Institut.
Des besoins de RAPO maintenant ……et pas avant ?
L’INPI expose le besoin de ces nouvelles procédures :
L’INPI émet chaque année plusieurs centaines de milliers de décisions procédurales en rapport avec l’enregistrement, la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle, parmi lesquelles un nombre significatif (plusieurs dizaines de milliers) de décisions susceptibles de faire grief, car prononçant un refus (rejet, irrecevabilité…).
Dès lors qu’un déposant souhaite contester une telle décision, il doit saisir les tribunaux. La validité des décisions du directeur de l’INPI est en effet soumise au contrôle des cours d’appel de l’ordre judiciaire, initiant ainsi un processus long et coûteux.
Si le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) existe en droit administratif depuis longtemps, le questionnaire de L’INPI n’explique pas pourquoi :
celui-ci n’a pas été mis en oeuvre précédemment,
et quels événements justifient son introduction pour les droits de propriété industrielle,
et que soient concernées toutes les décisions de l’INPI sans distinguer celles qui s’appliquent au seul déposant ou au titulaire de la marque de celles où plusieurs parties s’opposent (opposition de marque, demande en nullité ou en déchéance de marque ).
Toutes les demandes des usagers de l’INPI soumises au RAPO ?
A se reporter au questionnaire, de très nombreuses demandes présentées par les usagers à l’INPI et relatives aux marques si ce n’est toutes, seraient concernées :
les décisions statuant sur l’examen des marques,
les décisions statuant sur une opposition de marque,
les décisions statuant sur une demande d’annulation (nullité ou déchéance) de marque.
L’application par l’INPI du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) modifierait l’effet dévolutif du recours devant la Cour d’appel en matière de nullité et de déchéance de marque, qui a été introduit récemment à la suite de l’exclusivité accordée à l’INPI pour les demandes en nullité et en déchéance de marques qui a débuté en avril 2020.
Cette importance réforme impactera directement les usagers, et leurs avocats.
Ne pas confondre RAPO et recours devant une chambre de recours
Des différents aspects que cette réforme présente, une distinction essentielle doit être soulignée, le RAPO ne conduit pas à la mise en place de chambres de recours analogues à celles de l’EUIPO, voir notre article .
