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Nullité de la marque : faut-il tenir compte du comportement du demandeur ou seulement des qualités intrinsèques du signe ?

La Cour de justice le 19 juin 2025 apporte des éléments de réponse. La décision 

Deux dispositions du règlement 207/2009 sont en cause telles que citées à l’arrêt de la Cour de justice du 19 juin 2025 sur des questions préjudicielles de la Cour de cassation

–  L’article 7 « Motifs absolus de refus », paragraphe 1, sous e), ii) :

 – L’article 52  « Causes de nullité absolue », prévoyait, à son paragraphe 1 a)   » lorsque la marque [de l’Union européenne] a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 » et b) : « lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque ».

Comme la condition de mauvaise foi n’était prévue que pour b), cette condition ne serait-elle pas à prendre compte pour le motif absolu de refus fondé sur l’article 7 ?

Plusieurs marques de couleur étaient en cause, la date la plus ancienne remontant à une priorité allemande du 21 juillet 2011.

Cette date est essentielle, le titulaire de ces marques détenait aussi un brevet européen, désignant la France et portant sur un matériau composite céramique. Ce brevet a expiré le 5 août 2011.

Les trois marques de l’Union déposées le 23 août 2011 et ultérieurement enregistrées sont contestées en France.

Ces marques visent : « Pièces céramiques pour implants pour l’ostéosynthèse, substituts aux surfaces d’articulations, écarteurs pour les os ; billes pour articulations de la hanche, coquilles/plaques pour articulations de la hanche et pièces d’articulation du genou ; tous les produits précités pour vente aux fabricants d’implants » 

Le signe déposé selon les marques  en une ou plusieurs vues.

 

La Cour d’appel de Paris avait annulé ces marques.

« ..Par un arrêt rendu le 25 juin 2021, la cour d’appel de Paris (France) a annulé les marques contestées, pour mauvaise foi de CeramTec lors du dépôt des demandes de marques.

15      Cette juridiction a relevé que, à la date du dépôt des demandes d’enregistrement des marques contestées, CeramTec était convaincue de l’effet technique de l’oxyde de chrome pour garantir la dureté et la résistance des billes de céramique entrant dans la constitution des prothèses médicales et qu’elle avait recherché à protéger la couleur rose des billes, qui résultait de la présence d’oxyde de chrome dans la céramique. Elle en a déduit que CeramTec avait eu l’intention de prolonger le monopole qu’elle détenait sur la solution technique protégée auparavant par le brevet mentionné au point 10 du présent arrêt, qui était venu à échéance avant la date de dépôt de ces demandes d’enregistrement.

16      Selon ladite juridiction, la mauvaise foi était caractérisée par une volonté non pas d’empêcher les concurrents de poursuivre l’utilisation de la couleur rose, mais de prolonger un monopole et d’empêcher les concurrents de pénétrer le marché dominé par CeramTec grâce au matériau composant ses produits, à savoir l’oxyde de chrome dans une proportion ayant pour effet de colorer en rose la céramique. La même juridiction a retenu que CeramTec avait, dès lors, eu l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, à savoir l’indication d’origine de ses produits.

Les questions préjudicielles de la Cour de cassation le 10 janvier 2024

20      Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 52 du règlement [no 207/2009] doit-il être interprété en ce sens que les causes de nullité de l’article 7, visées en son paragraphe 1, sous a), sont autonomes et exclusives de la mauvaise foi visée en son paragraphe 1, sous b) ?

2)      Si la réponse à la première question est négative, la mauvaise foi du déposant peut-elle être appréciée au regard du seul motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 207/2009 sans qu’il […] soit constaté que le signe déposé à titre de marque soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ?

3)      L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement [no 207/2009] doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut la mauvaise foi d’un déposant ayant introduit une demande d’enregistrement de marque avec l’intention de protéger une solution technique lorsqu’il a été découvert, postérieurement à cette demande, qu’il n’existait pas de lien entre la solution technique en cause et les signes constituant la marque déposée ? »

Le droit dit par la Cour de justice le 19 juin 2025

1)      L’article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne],

doit être interprété en ce sens que :

la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre.

2)      L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

doit être interprété en ce sens que :

la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet, et cela indépendamment du point de savoir si ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), de ce règlement. Parmi les circonstances pertinentes pour évaluer l’éventuelle existence d’une mauvaise foi du demandeur figurent également la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt.

3)      L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

doit être interprété en ce sens que :

la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause.

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Défense du patrimoine historique des entreprises ou prédominance des marques indépendamment de leurs titulaires ?   

Défense du patrimoine historique des entreprises (dont le nombre s’amenuise au fil du temps) ou prédominance des marques indépendamment de leurs titulaires ?   

L’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2024 sur pourvoi contre l’arrêt de la Cour de Paris du 23 novembre 2021 interroge la Cour de Justice sur la validité des marques dont le signe est compris comme l’allégation de l’ancienneté de leurs titulaires. L’arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 2024

1°) Les deux marques en cause

Se sont deux marques semi- figuratives « Fauré LE PAGE Paris 1717 »

  • La marque n° 3 839 811, qui désigne divers produits des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24 et 25, comporte un motif triangulaire répétitif au sein duquel sont placées de manière équidistante et répétée les mentions séparées ‘Fauré LE PAGE’ et ‘ PARIS 1717″.
  • La marque n°3 839 809, déposée pour divers produits des classes 3, 9, 14, 16, 18, 24 et 25, comporte la mention verbale ‘Fauré LE PAGE PARIS 1717″dans une typographie et une disposition particulières ‘Fauré LE PAGE’ sur une première ligne en caractères gras de grande taille et en dessous, en plus petits caractères, de façon centrée, la mention ‘PARIS 1717″.

2°) Ce que voit la Cour de Paris le 23 novembre 2021 dans ces signes

Ces mentions verbales apparaissent comme une carte d’identité de la marque apposée sur lesdits produits à savoir d’une part la reprise de la dénomination sociale du titulaire de la marque ‘FAURÉ LE PAGE’, d’autre part la mention ‘PARIS 1717″ évoquant pour le consommateur moyen des produits visés, le lieu historique et la date de création de l’entreprise au XVIIIème siècle, cette perception étant renforcée par les typographies anciennes utilisées dans les deux marques.

3°) La société actuelle n’est pas celle créée en 1716 et elle n’en est pas la suite par une transmission de son patrimoine

Or en l’espèce, s’il n’est pas contesté qu’une société Fauré Le Page a été créée en 1716, il est cependant démontré que son activité, qui était une  activité  d’achat  et  de  vente  d’armes,  de  munitions,  et d’accessoires tels que des étuis ou des gibecières, s’est arrêtée en 1992, la société ayant été dissoute et transférée à titre universel à la société Saillard dont il n’est pas justifié qu’elle ait continué l’activité, seule ayant été cédée le 28 octobre 2009 la marque « Fauré Le Page » n° 1 534 660 déposée le 5 juin 1989 à la société Fauré Le Page Paris créée à cette fin le 20 octobre 2009, laquelle n’a en conséquence pas repris ni continué l’activité de la société Maison Fauré Le Page ni celle de la société Saillard, peu important le fait que le contrat de cession de marque mentionne que ‘le cédant s’engage à cesser toute exploitation de la dénomination Fauré Le Page’.

4°) Ce que dit la Cour de Paris le 23 novembre 2023 de cette absence de continuité entre personnes morales

Ainsi les marques ‘FAURÉ LE PAGE PARIS 1717″, qui contiennent la date 1717 faisant référence à la date de création de la société Fauré Le Page au XVIIIème siècle sont de nature à tromper le public en créant un  risque  de  confusion  sur  l’origine  des  produits  visés  à l’enregistrement, en lui laissant croire qu’ils proviennent d’une société Fauré Le Page ancienne de plusieurs siècles, ce qui est un gage de savoir-faire, de qualité et de sérieux pour le consommateur desdits produits, le risque de tromperie étant ainsi suffisamment établi.

Il convient de dire en conséquence que les marques ‘FAURE LE PAGE PARIS 1717″ n° 3 839 811 et n° n° 3 839 809 sont déceptives pour les produits visés à leur enregistrement et de les annuler pour l’ensemble desdits produits.

5°) Les questions soumises à la Cour de justice par la Cour de cassation le 5 juin 2024

1°) L’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques doit-il être interprété en ce sens que la mention d’une date de fantaisie dans une marque communiquant une information fausse sur l’ancienneté, le sérieux et le savoir-faire du fabricant des produits et, partant, sur une des caractéristiques non matérielles desdits produits, permet de retenir l’existence d’une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur ?

2°) En cas de réponse négative à la première question, cet article doit-il être interprété en ce sens :

a) qu‘une marque peut être considérée comme déceptive lorsqu’il existe un risque que le consommateur des produits et services qu’elle désigne croie que le titulaire de cette marque jouit d’une ancienneté séculaire dans la production de ces produits, leur conférant une image de prestige, alors que tel n’est pas le cas ?

b) que, pour que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur, dont dépend le constat du caractère déceptif d’une marque, il faut que la marque constitue une désignation suffisamment spécifique des caractéristiques potentielles des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée, de sorte que le consommateur visé soit amené à croire que les produits et les services possèdent certaines caractéristiques, qu’ils ne possèdent pas en réalité ?

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Actions en nullité et en déchéance de marque : l’efficacité de l’INPI

Chacun se souvient que des différentes modifications législatives apportées aux marques, celle qui fut la plus commentée par les professionnels créait devant l’INPI des procédures en nullité et en déchéance de marque assorties d’une exclusivité en faveur de l’office.

Au 1er avril 2020 sont entrées en vigueur ces deux nouvelles procédures administratives ( Elles sont amplement présentées ici ).

30 décisions ont été rendues et publiées depuis.  Premières impressions.

Comme pour répondre aux interrogations des professionnels, la première décision intervient sur une action en déchéance de marque dont le demandeur fait l’objet d’une action en contrefaçon engagée antérieurement devant un tribunal par le titulaire de cette même marque. Le 10 juillet 2020, l’INPI déclare irrecevable cette demande. Primauté de l’instance judiciaire donc, puisque devant le tribunal antérieurement saisi, la demande en déchéance aurait dû être présentée.

Autre motif d’irrecevabilité d’une demande en nullité reconnu par deux décisions de l’Office,  la marque contestée n’est pas encore enregistrée.

Mais ce ne sont là finalement que des péripéties par rapport à l’enseignement essentiel de ces 30 premières décisions de l’INPI.

Leur rapidité. Pour la plus grande partie d’entre elles, ces décisions sont rendues dans un délai compris entre 5 et 7 mois, ce qui est un succès au regard des durées accordées au titulaire de la marque pour se manifester.  Avec la pandémie tenir de tels délais constituer une prouesse.

Exceptée dans une seule affaire, le titulaire de la marque n’a pas apporté d’argumentaire pour combattre la demande en nullité ou en déchéance. Et toutes les demandes en nullité ou en déchéance examinées, sont acceptées dans leur totalité ou partiellement.

Autrement dit,  ces procédures administratives montrent leur utilité pour faire disparaître les marques qui ne sont pas exploitées ou dont les titulaires ne voient plus d’intérêt à leur maintien.

Antérieurement à la création de ces procédures administratives, obtenir les mêmes résultats pour les demandeurs aurait nécessité de leur part l’engagement de procédures judiciaires et les aurait exposés à des délais beaucoup plus longs et à des frais bien supérieurs.

Seule ombre à ce tableau, le faible nombre de ces actions. En 2020, par mois, elles se comptaient très rarement au-dessus de 10.

 

 

 

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L’intelligence n’est pas appropriable à titre de marque

En ces temps où l’intelligence artificielle est âprement discutée et donc revendiquée, l’arrêt du 15 octobre 2020 du tribunal de l’Union exclut son appropriation à titre de marque. L’arrêt est là

6 mars 2013 : dépôt de la demande de marque.

Le signe : 29 février 2016 : Samsung demande la nullité de cet enregistrement.

8 mars 2018 : rejet de la demande d’annulation.

20 novembre 2018 : la Chambre de recours de l’Office annule la marque pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels elle avait été enregistrée.

Recours du titulaire de la marque.

15 octobre 2020 : le Tribunal rejette le recours, la marque est donc annulée.

A la motivation du Tribunal, sont à citer les points ci-après:

21      En effet, premièrement, la chambre de recours a souligné à juste titre, au point 21 de la décision attaquée, que l’élément verbal « smart » désignait une technologie intelligente qui, outre l’intelligence artificielle, vise aussi « toute caractéristique technologique allant au-delà des caractéristiques “traditionnelles” des produits ». En ce sens, il convient d’admettre que ledit élément verbal est descriptif des produits et des services visés par la marque contestée. En ce qui concerne tout d’abord les produits relevant de la classe 9, il s’agit de produits électroniques ou sophistiqués d’un point de vue technologique qui peuvent présenter des fonctionnalités intelligentes, ainsi que cela ressort du point 37 de ladite décision. Il convient de noter à cet égard que, parmi ces derniers produits, l’un de ceux-ci fait explicitement référence à la notion de « smart », à savoir les « smartphones ».

22      Ensuite, l’élément verbal « smart » peut également revêtir une signification descriptive pour les produits relevant de la classe 20 visés par la marque contestée, ceux-ci pouvant, comme l’indique le point 38 de la décision attaquée, faire partie des objets sophistiqués d’un point de vue technologique. La chambre de recours illustre à juste titre sa considération en se référant à des meubles ou des miroirs qui s’adaptent électroniquement à certaines conditions, qui peuvent être contrôlés à distance, ou qui peuvent s’autocontrôler grâce à des applications logicielles intelligentes.

23      Enfin, doit être approuvé le raisonnement figurant aux points 41 à 43 de la décision attaquée concernant les services relevant de la classe 35 visés par la marque contestée. En effet, s’agissant des services de vente au détail ou en gros de produits relevant des classes 9 et 20, il y a lieu de considérer que ladite marque indique seulement que des produits présentant la caractéristique d’être « smart » sont disponibles au point de vente au détail. En ce qui concerne les autres services, à savoir ceux de publicité et de gestion commerciale, ils font référence soit à des produits intelligents, soit la manière « intelligente » de fournir ces services.

La liste des produits et services est longue, son rappel souligne l’importance de cette décision.

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, topographiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement et ordinateurs pour le traitement de données ; extincteurs ; supports pour téléphones et supports pour téléphones portables, téléphones à puce, dispositifs d’informatique mobile, tablettes ; stations de chargement pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques ; stations d’accueil pour téléphones mobiles, smartphones, autres articles, en particulier dans le domaine de la photo, de la vidéo, de l’audio, des ordinateurs et des télécommunications » ;

–        classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; présentation de produits dans les médias de communication pour le commerce de détail ; rassemblement de diverses marchandises (à l’exception de leur transport) pour le compte de tiers afin de faciliter la visualisation et l’achat de ces marchandises par le client ; services de magasins de vente au détail, points de vente en gros et magasins de vente par correspondance d’appareils et d’instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, de stockage, de régulation et de contrôle de l’électricité, appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d’images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs, extincteurs d’incendie, supports pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, stations de chargement pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, stations d’accueil pour téléphones mobiles, smartphones, autres articles, en particulier dans le domaine de la photo, de la vidéo, de l’audio, des ordinateurs et des télécommunications, meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs succédanés ou en matières plastiques ; distribution (vente) via des supports électroniques d’appareils et d’instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, de stockage, de régulation et de contrôle de l’électricité, appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d’images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs, extincteurs d’incendie, supports pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, stations de chargement pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, stations d’accueil pour téléphones mobiles, smartphones, autres articles, en particulier dans le domaine de la photo, de la vidéo, de l’audio, des ordinateurs et des télécommunications, meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs succédanés ou en matières plastiques ; distribution (vente) de produits de consommation, d’accessoires et autres articles dans le domaine de la photo, de la vidéo, de l’audio, des ordinateurs et des télécommunications ».

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Combien d’actions en déchéance et en nullité devant l’INPI : le succès ?

Depuis le 1er avril, il est possible d’engager des procédures en nullité et en déchéance de marque devant l’INPI.

Ces deux procédures administratives ont-elles rencontré un succès ou au moins suscité un intérêt ?

Premiers résultats :

Les actions en déchéance doublent le nombre des actions en nullité.

  • Six actions en déchéance totale
  •  Deux actions en nullité partielle
  •  Une action en déchéance partielle
  •  Une action en nullité totale

Élément essentiel à noter :  ces actions sont celles enregistrées par l’INPI au 10 avril.