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Actions en nullité et en déchéance de marque : l’efficacité de l’INPI

Chacun se souvient que des différentes modifications législatives apportées aux marques, celle qui fut la plus commentée par les professionnels créait devant l’INPI des procédures en nullité et en déchéance de marque assorties d’une exclusivité en faveur de l’office.

Au 1er avril 2020 sont entrées en vigueur ces deux nouvelles procédures administratives ( Elles sont amplement présentées ici ).

30 décisions ont été rendues et publiées depuis.  Premières impressions.

Comme pour répondre aux interrogations des professionnels, la première décision intervient sur une action en déchéance de marque dont le demandeur fait l’objet d’une action en contrefaçon engagée antérieurement devant un tribunal par le titulaire de cette même marque. Le 10 juillet 2020, l’INPI déclare irrecevable cette demande. Primauté de l’instance judiciaire donc, puisque devant le tribunal antérieurement saisi, la demande en déchéance aurait dû être présentée.

Autre motif d’irrecevabilité d’une demande en nullité reconnu par deux décisions de l’Office,  la marque contestée n’est pas encore enregistrée.

Mais ce ne sont là finalement que des péripéties par rapport à l’enseignement essentiel de ces 30 premières décisions de l’INPI.

Leur rapidité. Pour la plus grande partie d’entre elles, ces décisions sont rendues dans un délai compris entre 5 et 7 mois, ce qui est un succès au regard des durées accordées au titulaire de la marque pour se manifester.  Avec la pandémie tenir de tels délais constituer une prouesse.

Exceptée dans une seule affaire, le titulaire de la marque n’a pas apporté d’argumentaire pour combattre la demande en nullité ou en déchéance. Et toutes les demandes en nullité ou en déchéance examinées, sont acceptées dans leur totalité ou partiellement.

Autrement dit,  ces procédures administratives montrent leur utilité pour faire disparaître les marques qui ne sont pas exploitées ou dont les titulaires ne voient plus d’intérêt à leur maintien.

Antérieurement à la création de ces procédures administratives, obtenir les mêmes résultats pour les demandeurs aurait nécessité de leur part l’engagement de procédures judiciaires et les aurait exposés à des délais beaucoup plus longs et à des frais bien supérieurs.

Seule ombre à ce tableau, le faible nombre de ces actions. En 2020, par mois, elles se comptaient très rarement au-dessus de 10.

 

 

 

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L’intelligence n’est pas appropriable à titre de marque

En ces temps où l’intelligence artificielle est âprement discutée et donc revendiquée, l’arrêt du 15 octobre 2020 du tribunal de l’Union exclut son appropriation à titre de marque. L’arrêt est là

6 mars 2013 : dépôt de la demande de marque.

Le signe : 29 février 2016 : Samsung demande la nullité de cet enregistrement.

8 mars 2018 : rejet de la demande d’annulation.

20 novembre 2018 : la Chambre de recours de l’Office annule la marque pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels elle avait été enregistrée.

Recours du titulaire de la marque.

15 octobre 2020 : le Tribunal rejette le recours, la marque est donc annulée.

A la motivation du Tribunal, sont à citer les points ci-après:

21      En effet, premièrement, la chambre de recours a souligné à juste titre, au point 21 de la décision attaquée, que l’élément verbal « smart » désignait une technologie intelligente qui, outre l’intelligence artificielle, vise aussi « toute caractéristique technologique allant au-delà des caractéristiques “traditionnelles” des produits ». En ce sens, il convient d’admettre que ledit élément verbal est descriptif des produits et des services visés par la marque contestée. En ce qui concerne tout d’abord les produits relevant de la classe 9, il s’agit de produits électroniques ou sophistiqués d’un point de vue technologique qui peuvent présenter des fonctionnalités intelligentes, ainsi que cela ressort du point 37 de ladite décision. Il convient de noter à cet égard que, parmi ces derniers produits, l’un de ceux-ci fait explicitement référence à la notion de « smart », à savoir les « smartphones ».

22      Ensuite, l’élément verbal « smart » peut également revêtir une signification descriptive pour les produits relevant de la classe 20 visés par la marque contestée, ceux-ci pouvant, comme l’indique le point 38 de la décision attaquée, faire partie des objets sophistiqués d’un point de vue technologique. La chambre de recours illustre à juste titre sa considération en se référant à des meubles ou des miroirs qui s’adaptent électroniquement à certaines conditions, qui peuvent être contrôlés à distance, ou qui peuvent s’autocontrôler grâce à des applications logicielles intelligentes.

23      Enfin, doit être approuvé le raisonnement figurant aux points 41 à 43 de la décision attaquée concernant les services relevant de la classe 35 visés par la marque contestée. En effet, s’agissant des services de vente au détail ou en gros de produits relevant des classes 9 et 20, il y a lieu de considérer que ladite marque indique seulement que des produits présentant la caractéristique d’être « smart » sont disponibles au point de vente au détail. En ce qui concerne les autres services, à savoir ceux de publicité et de gestion commerciale, ils font référence soit à des produits intelligents, soit la manière « intelligente » de fournir ces services.

La liste des produits et services est longue, son rappel souligne l’importance de cette décision.

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, topographiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement et ordinateurs pour le traitement de données ; extincteurs ; supports pour téléphones et supports pour téléphones portables, téléphones à puce, dispositifs d’informatique mobile, tablettes ; stations de chargement pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques ; stations d’accueil pour téléphones mobiles, smartphones, autres articles, en particulier dans le domaine de la photo, de la vidéo, de l’audio, des ordinateurs et des télécommunications » ;

–        classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; présentation de produits dans les médias de communication pour le commerce de détail ; rassemblement de diverses marchandises (à l’exception de leur transport) pour le compte de tiers afin de faciliter la visualisation et l’achat de ces marchandises par le client ; services de magasins de vente au détail, points de vente en gros et magasins de vente par correspondance d’appareils et d’instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, de stockage, de régulation et de contrôle de l’électricité, appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d’images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs, extincteurs d’incendie, supports pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, stations de chargement pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, stations d’accueil pour téléphones mobiles, smartphones, autres articles, en particulier dans le domaine de la photo, de la vidéo, de l’audio, des ordinateurs et des télécommunications, meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs succédanés ou en matières plastiques ; distribution (vente) via des supports électroniques d’appareils et d’instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, de stockage, de régulation et de contrôle de l’électricité, appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d’images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs, extincteurs d’incendie, supports pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, stations de chargement pour téléphones mobiles, smartphones, ordinateurs mobiles, tablettes électroniques, stations d’accueil pour téléphones mobiles, smartphones, autres articles, en particulier dans le domaine de la photo, de la vidéo, de l’audio, des ordinateurs et des télécommunications, meubles, glaces (miroirs), cadres, produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanon de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs succédanés ou en matières plastiques ; distribution (vente) de produits de consommation, d’accessoires et autres articles dans le domaine de la photo, de la vidéo, de l’audio, des ordinateurs et des télécommunications ».

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Combien d’actions en déchéance et en nullité devant l’INPI : le succès ?

Depuis le 1er avril, il est possible d’engager des procédures en nullité et en déchéance de marque devant l’INPI.

Ces deux procédures administratives ont-elles rencontré un succès ou au moins suscité un intérêt ?

Premiers résultats :

Les actions en déchéance doublent le nombre des actions en nullité.

  • Six actions en déchéance totale
  •  Deux actions en nullité partielle
  •  Une action en déchéance partielle
  •  Une action en nullité totale

Élément essentiel à noter :  ces actions sont celles enregistrées par l’INPI au 10 avril.

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Le libellé d’une marque peut manquer de clarté et de précision sans affecter sa validité

L’arrêt rendu ce jour par la Cour de justice est à peine croyable.

Saisie sur question préjudicielles de la High Court of Justice, la Cour de justice admet qu’un libellé de produits et de services puisse manquer de clarté et de précision sans affecter la validité de la marque !

La présentation de l’arrêt est là

Le droit dit à l’arrêt de la Cour de justice du 29 janvier 2020

1)      Les articles 7 et 51 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006, ainsi que l’article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu’une marque communautaire ou une marque nationale ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision.

2)      L’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, tel que modifié par le règlement no 1891/2006, et l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Lorsque l’absence d’intention d’utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d’une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise ces produits ou services.

3)      La première directive 89/104 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque doit déclarer que cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins, pour autant que la violation d’une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, un motif de nullité d’une marque déjà enregistrée.

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La compétence exclusive de l’INPI tant que les mêmes demandes ne sont pas présentées par les mêmes parties devant le Tribunal dans l’instance en contrefaçon

 L’Ordonnance du 13 novembre relative aux marques prévoit au nouvel article L716-5 une répartition des compétences entre l’INPI et les tribunaux de grande instance pour les actions en nullité et en déchéance des marques.  Limitons-nous aux premières.

 l’INPI se voit reconnaître une compétence exclusive pour l’action en nullité des marques françaises  au regard de certains droits antérieurs par différents renvois aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle

 Art. L. 716-5 . Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle :

1_ Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1_ à 5_, 9_ et 10_ du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;

C’est-à-dire :

Art. L. 711-2

1_ Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article L. 711-1 ;

2_ Une marque dépourvue de caractère distinctif ;

3_ Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ;

4_ Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;

5_ Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;

6_ Une marque exclue de l’enregistrement en application de l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d’autorisation des autorités compétentes ;

7_ Une marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ;

8_ Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

9_ Une marque exclue de l’enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l’Union européenne ou d’accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;

10_ Une marque consistant en la dénomination d’une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l’Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée ;

11_ Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.

Art. L. 711-3

1_ Une marque antérieure :

  1. a) Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les servicesqu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
  1. b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou lesservices qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ;

2_ Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ;

3_ Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

4_ Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

5_ Une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 ou une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

9_ Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ;

10_ Le nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

III. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque dont l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.

Art. L. 715-4

Outre les motifs de rejet ou de nullité prévus respectivement aux articles L. 712-7 et L. 714-3, une marque de garantie est refusée à l’enregistrement ou, si elle enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3 ou que son règlement d’usage est contraire à l’ordre public.

Une marque de garantie est également refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle risque d’induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu’elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque de garantie.

Art. L. 715-9

 Outre les motifs de rejet ou de nullité prévus respectivement aux articles L. 712-7 et L. 714-3, une marque collective est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 715-6 à L. 715-8 ou que son règlement d’usage est contraire à l’ordre public.

Une marque collective est également rejetée ou, si elle enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle risque d’induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu’elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque collective.

Mais cette compétence exclusive est tempérée par l’exclusivité des Tribunaux de grande instance

  • En cas d’action en contrefaçon ou d’action en concurrence déloyale;

1_ Lorsque les demandes mentionnées aux 1_ et 2_ du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ;

  • En cas d’exécution des actions visant à faire cesser l’atteinte à la marque avant l’engagement de l’action en contrefaçon

2_ Lorsque les demandes mentionnées aux 1_ et 2_ du I sont formées alors que, soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque, sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond.