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Les marques communautaires figuratives sont-elles des marques tridimensionnelles qui s’ignorent ?

L’arrêt du 19 septembre 2012 rendu par le TPUE, T‑231/11, V. Fraas GmbH, contre OHMI s’il intervient sur une marque figurative, se réfère grandement aux marques tridimensionnelles. Faut-il prévoir de nouvelles difficultés pour le déposant devant l’OHMI de demande de marque communautaire figurative ?

14 juillet 2009 : dépôt par V. Fraas GmbH d’une demande d’enregistrement de la marque communautaire portant sur le signe ci-après indiqué.

Pour désigner :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (si compris dans la classe 18) ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

20 août 2010 : rejet par l’examinateur pour défaut de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sauf pour  « cuir et imitations de cuir » et « cannes ».

19 octobre 2010 : recours du déposant.

4 mars 2011 : la quatrième chambre de recours rejette le recours, ayant considéré, tout comme l’examinateur, que la marque en cause était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b).

Le Tribunal rejette également le recours.

Au-delà du cas d’espèce, le praticien sera intéressé à la lecture de cet arrêt par les nombreuses références aux marques tridimensionnelles, dont l’aléa devant l’OHMI est maintenant bien connu.

40      Selon une jurisprudence également constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui‑même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui‑même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale …….

41      Il ressort de ces considérations que seule une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui‑même, laquelle, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur concerné et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), …………..

42      La jurisprudence citée aux points 40 et 41 ci‑dessus, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit désigné, vaut également lorsque la marque en question est une marque figurative constituée par la forme dudit produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne …

43      Tel est également le cas d’une marque figurative constituée par une partie de la forme du produit qu’elle désigne, dans la mesure où le public pertinent la percevra, immédiatement et sans réflexion particulière, comme une représentation d’un détail particulièrement intéressant ou attrayant du produit en question, plutôt que comme une indication de son origine commerciale

………………..

. 53      En conséquence, c’est à bon droit que la chambre de recours s’est fondée, pour évaluer le caractère distinctif de la marque demandée, sur les principes applicables aux marques tridimensionnelles. En effet, les considérations exposées aux points 42 et 43 ci‑dessus justifient l’application de la jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles, citée aux points 40 et 41 ci‑dessus, également aux marques figuratives constituées par la forme du produit concerné ou la forme d’une partie du produit concerné, dès lors qu’une telle marque n’est pas non plus indépendante de l’aspect du produit qu’elle désigne.

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Forme bidimensionnelle ou forme tridimensionnelle de la marque communautaire : un nouvel espoir pour les marque tridimensionnelles quand elles ne sont que des marques bidimensionnelles ! Les creux ne sont que des pois ( des points ?)

Avec la marque communautaire, la possibilité d’obtenir un enregistrement sur une forme est apparue très difficile, l’arrêt du 12 mai 2012 relance le débat.

5 novembre 1999 : dépôt  par la société Yoshida Metal Industry Co. Ltd, de la demande de marque communautaire :

anaphore trous ou points

Pour :

–        classe 8 : « Coutellerie, ciseaux, couteaux, fourchettes, cuillers, queux à faux, coffins, fusils à aiguiser, pinces pour arêtes de poisson » ;

–        classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), mélangeurs, spatules pour la cuisine, blocs à couteaux, pelles à tartes, pelles à gâteaux ».

14 septembre 2000 : l’examinateur rejette la demande d’enregistrement au motif que le signe en cause était dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).

31 octobre 2001 : la Chambre de recours infirme  la décision de l’examinateur

25 septembre 2002 : enregistrement de la marque sous le n° 1372580.

10 juillet 2007 : différentes sociétés, Pi-Design AG, Bodum France et Bodum Logistics A/S, déposent au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 (devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009), une demande en nullité de la marque communautaire au motif que cette marque « consistait en réalité en une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.  ….la marque contestée représente un ensemble de pois apparaissant sur les manches des couteaux. …….que ces pois constituaient de légers creux ayant pour fonction d’empêcher que le manche du couteau ne glisse. Pour étayer leurs arguments, les intervenantes se sont référées à deux brevets (US 6195899 et EP 1116507B1) détenus par la déposante.. »

15 juillet 2008 : la division d’annulation rejette la demande en nullité.

25 août 2008 : les sociétés demanderesses à l’annulation forment un recours auprès de l’OHMI.

20 mai 2010 : la première chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours en annulant la décision de la division d’annulation. :

–          tout d’abord, la marque contestée était une représentation bidimensionnelle des manches de couteaux pour lesquels l’enregistrement avait été sollicité. Elle a estimé, ….que  la jurisprudence développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même, vaut également pour les marques figuratives constituées par la représentation bidimensionnelle du produit.

–          Ensuite, la chambre de recours a considéré …..que le cadre entourant les points noirs représentait le contour du manche d’un couteau, que les pois noirs représentaient des creux, qui sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, à savoir celui d’éviter que la main tenant le manche ne glisse accidentellement, et que le brevet américain de la requérante confirmait cette analyse.

Cette décision est soumise au Tribunal qui, le 8 mai 2012, l’annule.

Pour le tribunal, le débat porte sur trois questions :

–          « il s’agit de la question de savoir si l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 est susceptible de s’appliquer à des signes bidimensionnels.

–          , il convient de vérifier si la chambre de recours pouvait analyser le signe déposé comme visant, en réalité, à protéger une forme tridimensionnelle, en considérant, par référence aux produits effectivement commercialisés par la requérante, que les pois du motif correspondaient à des creux.

–          en cas de réponse positive aux deux questions précédentes, se pose la question de savoir si la marque contestée est exclusivement constituée par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

Des développements du jugement sont à retenir:

  • L’exclusion de l’article 7 s’applique aux marques bi ou tridimensionnelles

27      Eu égard au libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 et à l’objectif d’intérêt général qu’il poursuit, il y a lieu de conclure qu’il s’applique à tout signe, bi- ou tridimensionnel, dès lors que toutes les caractéristiques essentielles du signe répondent à une fonction technique.

28      Il convient dès lors de rejeter les arguments de la requérante en ce qu’ils contestent la possibilité pour la chambre de recours d’appliquer l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 207/2009 à des marques figuratives bidimensionnelles.

  • Le motif principal pour l’annulation de la décision de la chambre de recours qui avait annulé la marque

Il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré que l’ensemble des pois noirs de la marque contestée représentait, en réalité, des creux et constituait une structure antidérapante appliquée sur le manche d’un couteau.

30      À cet égard, il y a lieu de constater que le caractère creux des pois noirs ne fait pas partie de la marque contestée telle que déposée et enregistrée. En effet, rien dans la représentation graphique de la marque contestée ne suggère que les pois noirs en cause représentent des creux plutôt que des motifs figuratifs. De même, l’enregistrement de la marque contestée n’est assorti d’aucune description en ce sens. Pour conclure au caractère concave des pois, la chambre de recours ne s’est donc pas référée au signe déposé, mais à des représentations des produits effectivement commercialisés par la requérante.

31      Or, il ressort de la jurisprudence que seule la forme telle que reproduite dans la demande d’enregistrement doit faire l’objet de l’examen de la marque. En effet, la représentation graphique ayant pour fonction de définir la marque, elle doit être complète par elle-même, afin de déterminer, avec clarté et précision, l’objet exact de la protection conférée par la marque enregistrée à son titulaire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Lego Juris/OHMI – Mega Brands (Brique de Lego rouge), T‑270/06, Rec. p. II‑3117, point 73, et la jurisprudence citée).

33      En outre, il ressort de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 que la nullité est déclarée « lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ». Cette formulation implique que la disposition précitée s’applique aux marques qui étaient visées par l’article 7 du règlement n° 207/2009 au moment de leur dépôt. Par conséquent, l’examen d’une demande en nullité fondée sur ce dernier article doit également se situer au moment de ce dépôt, ce qui exclut la prise en compte de l’utilisation effective de la marque après son enregistrement.

34      Il s’ensuit que la constatation de la chambre de recours, au point 29 de la décision attaquée, selon laquelle « aucune disposition des règlements applicables n’interdit à l’OHMI de mettre en œuvre un type de ‘technique inverse’ consistant à rechercher ce que la marque représente véritablement », sur le fondement des éléments autres que la demande d’enregistrement concernée, est contraire à la réglementation applicable.

35      Partant, c’est à tort que la chambre de recours s’est écartée de la représentation graphique de la marque contestée lorsqu’elle s’est référée aux représentations des produits effectivement commercialisés par la requérante pour conclure au caractère concave des pois noirs figurant dans cette dernière marque.

36      Au vu de cette erreur de droit, il y a lieu d’accueillir le moyen unique et d’annuler, par conséquent, la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la troisième question, identifiée au point 21 ci-dessus, relative à la fonction technique prétendument remplie par la marque contestée.

37      À la lumière de ce qui précède, il convient d’annuler la décision attaquée.

 

 

 

 

 

 

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Opposition à un dépôt de marque communautaire : contre EuroBasket l’opposition sur la base de la marque figurative Basket est rejetée

 

L’arrêt du 2 février 2012 du Tribunal, affaire T-596/10, Almunia Textil, SA, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), montre comment apprécier une opposition fondée sur une marque comportant un terme non distinctif

Les marques en cause

25 août 2005 : dépôt de la demande de marque communautaire par FIBA-Europe eV, sur le signe verbal : EuroBasket.

–        classe 9 : « Logiciels, y compris logiciels de jeu ; jeux vidéo ; supports d’enregistrement magnétiques en tout genre, en particulier DVD, CD, CD-ROM » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets, y compris jeux électroniques et jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28) » ;

–        classe 41 : « Divertissement ; activités sportives ; divertissement radiophonique, télévisé et Internet ; fourniture de jeux, également de jeux électroniques disponibles sur Internet ; organisation de loteries et concours ; services de paris et de jeux d’argent liés aux sports, également sur l’internet ; production, présentation et location de programmes interactifs de divertissements et de jeux informatiques ; services d’information dans le domaine du sport et des activités sportives, également fourniture en ligne via une base de données, sur l’internet et par satellite/câble, téléphone portable et sans fil ; organisation de compétitions ».

Octobre 2006 : opposition par Almunia Textil, SA, sur la base de la marque communautaire figurative antérieure :

L’opposition invoque cette marque pour les produits ci-après 

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, en particulier sacs, non compris dans d’autres classes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, principalement vêtements de sport, chaussures » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël ».

Les décision de l’OHMI

21 décembre 2009 : la division d’opposition fait droit à l’opposition pour tous les produits indiqués ci-dessus à la demande de marque.

6 octobre 2010  : la première chambre de recours de l’OHMI annule la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition dans son intégralité.

Pour cette chambre de recours, selon le Tribunal : « malgré la similitude ou l’identité des produits et des services en cause, à l’exception des « supports d’enregistrement magnétiques en tout genre, en particulier DVD, CD, CD-ROM » compris dans la classe 9 et visés par la demande de marque  communautaire, et la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au motif que le terme « basket », commun à ces signes, est générique et descriptif.

La décision du Tribunal

  • Le caractère descriptif de la partie du signe commune au deux marques est confirmé

En effet, il échet de constater que la similitude des signes en conflit ne provient que de la concordance du terme « basket ». Or, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, le terme « basket » est, dans certains États membres, familier pour le public pertinent, lequel le percevra comme une référence au basket-ball, un célèbre sport ou jeu populaire.

48 Par conséquent, dans le contexte des produits et des services en cause, ce terme sera perçu par le public pertinent comme étant une indication descriptive, désignant, en l’occurrence, la finalité desdits produits et desdits services. Il ne sera donc pas considéré comme étant un élément distinctif des signes en conflit, comme le fait valoir la requérante.

  • Le terme basket n’étant pas à retenir pour l’appréciation du risque de confusion, les autres termes employés excluent l’existence d’un tel risque

les différences entre ces signes, provenant notamment de la présence du terme « euro » dans la marque  demandée, de la présence d’un élément graphique dans la marque antérieure et du fait que l’élément commun « basket » soit l’élément dominant de cette dernière mais pas de la marque demandée, sont suffisantes pour que, malgré l’identité ou la similitude des produits et des services en cause, les ressemblances découlant de la présence de cet élément commun n’entraînent pas un risque de confusion dans l’esprit dudit consommateur.

Le Tribunal rejette le recours

 

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Procédure d’opposition devant l’OHMI, appréciation du risque de confusion entre deux marques communautaires figuratives B comme Boomerang ou comme …8.

L’arrêt du 24 janvier 2012 du Tribunal, T‑593/10, El Corte Inglés, SA, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), se prononce sur l’appréciation du risque de confusion entre deux marques communautaires figuratives.

19 octobre 2007 : Jian Min Ruan dépose une demande de marque communautaire composée du signe

pour « Vêtements, chaussures, chapellerie »

13 juin 2008 : El Corte Inglés, SA, forme opposition sur la base de sa marque communautaire figurative antérieure, déposée le 24 novembre 2005 sous le numéro 4761417, et enregistrée le 4 septembre 2008 pour les mêmes produits

16 mars 2010 : la division d’opposition rejette l’opposition. L’opposante dépose un recours.

4 octobre 2010 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours. L’opposante saisit le Tribunal d’un recours contre cette décision de cette chambre de recours

Décision du Tribunal

Précision que le public pertinent est composé du grand public dans l’Union.

  • Absence d’élément dominant dans les signes

À titre liminaire, il convient de relever que les signes en conflit sont composés de plusieurs éléments. Rien ne permet de considérer qu’un de ces éléments serait dominant dans les signes en conflit, ni qu’il aurait un caractère distinctif plus prononcé que les autres éléments, ce que n’a d’ailleurs pas retenu la chambre de recours dans la décision attaquée et ce que ne soutient pas la requérante dans ses écritures devant le Tribunal.

  • Voyez-vous la lettre B dans la marque demandée ?

Il y a lieu de constater que la marque antérieure contient un élément verbal représentant clairement la lettre « b », alors que la marque  demandée contient un élément fortement stylisé qui peut être perçu, entre autres, comme la représentation soit de la lettre « b », soit du chiffre 8. Contrairement à ce que soutient la requérante dans ses écritures, le fait que la marque demandée ait été dénommée « B » devant l’OHMI ne saurait avoir pour conséquence que le public pertinent reconnaîtra de façon claire et déterminée la lettre « b » dans la marque  demandée.

  • Un b fortement stylisé ou un chiffre 8 ?

En outre, à supposer qu’une partie du public pertinent identifie l’élément en cause comme représentant la lettre « b », le caractère fortement stylisé dudit élément constitue une différence importante avec l’élément verbal de la marque  antérieure. À cet égard, il convient de constater que la lettre « b » reprise dans la marque antérieure est représentée de face dans une police de caractères assez classique. S’agissant de l’élément contenu dans la marque demandée, il est représenté de façon inclinée et ses traits sont fortement déformés au point de ne pas pouvoir déterminer clairement s’il s’agit, entre autres, de la lettre « b » ou du chiffre 8.

  • Des couleurs différentes

…alors que la marque demandée est présentée en rouge et blanc, la marque antérieure est présentée en noir et blanc. De surcroît, la couleur blanche est utilisée comme couleur de fond dans la marque antérieure alors qu’elle est utilisée pour représenter les éléments qui ressortent visuellement dans la marque demandée.

  • Voyez-vous un boomerang ?

…il convient de souligner que l’élément figuratif de la marque antérieure représente de façon claire et déterminée un boomerang, ce que la chambre de recours a relevé à juste titre au point 19 de la décision attaquée et ce que la requérante a confirmé dans ses écritures. Cette constatation tient, notamment, au fait que la partie arrondie de l’élément figuratif est plus large que ses deux parties rectilignes, correspondant ainsi à l’image qui est traditionnellement associée à un boomerang. S’agissant de la marque demandée, force est de constater que, même si l’élément figuratif est constitué de deux lignes courbes, rien ne permet de considérer qu’il représenterait un boomerang. En particulier, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, il est peu probable que l’élément figuratif en cause soit perçu comme un boomerang, dans la mesure où les pales dudit objet ne sont pas représentées. Par ailleurs, à la différence de la marque antérieure, la partie arrondie de l’élément figuratif n’est pas plus large que ses parties rectilignes. En outre, l’inclinaison de l’élément qui peut représenter, entre autres, soit la lettre « b », soit le chiffre 8, participe à conférer une impression de relief à l’élément figuratif, ce dernier pouvant dès lors être perçu comme ayant une épaisseur trop importante pour correspondre à un boomerang. Enfin, il y a lieu de constater que la partie arrondie de l’élément figuratif de la marque  demandée est positionnée vers le bas (les parties rectilignes partant vers le haut) alors que celle de la marque antérieure est positionnée à gauche (les parties rectilignes partant vers la droite). Ce positionnement des éléments figuratifs constitue également une différence notable entre les signes en conflit.

Pour le Tribunal, les différences visuelles et conceptuelles l’emportent

Les signes en conflit présentent de fortes différences sur le plan visuel. Il y a lieu de relever également que les produits en cause sont vendus par les canaux de distribution habituels pour les vêtements, les chaussures et les accessoires d’habillement, c’est-à-dire les magasins. Le public pertinent procédera donc à leur évaluation visuelle. De plus, si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas à exclure, le choix d’un vêtement, d’une paire de chaussures ou d’un accessoire d’habillement se fait généralement de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion

il y a lieu de souligner que, contrairement à ce que soutient la requérante, les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel. En particulier, la marque antérieure a une signification claire et déterminée dans la perspective du public pertinent, à savoir un boomerang. Or, il résulte de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement

Compte tenu des différences importantes qui existent sur les plans visuel et conceptuel entre les signes en conflit, il y a lieu de considérer qu’il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce, en ce compris un risque d’association invoqué par la requérante, et cela malgré l’existence éventuelle d’une certaine similitude phonétique entre les signes en conflit et la présence de produits identiques. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur à cet égard.