Preuve de l’usage de la marque, une analyse des documents qui remontent à plus de 10 ans

L’arrêt de la CJCE du 18 janvier 2011, T 382/08, invite l’OHMI à examiner document par document les pièces invoquées par l’opposant au dépôt de la marque communautaire

Disons- le tout de suite, les preuves d’usage seront jugées insuffisantes par la Cour qui annulera la décision de l’Office.

Notons aussi que la demande de marque remonte au …..1er avril 1996, les péripéties et autres recours qui se sont accumulés depuis justifieraient à eux seuls un long article…Cette demande n’aurait donc pas encore été enregistrée qu’elle aurait dû être renouvelée.

Limitons-nous à la question des preuves d’usage de la marque qui était opposée, et qui se rapportaient à son emploi pour désigner des chaussures.

La Cour rappelle la règle de droit :

« En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, tel que modifié, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure. »

Puis l’interprétation de cette règle :

« Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque …. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur »

La période sur laquelle l’opposant devait fournir ses preuves : du 13 septembre 1994 au 12 septembre 1999, car autre source d’étonnement la publication de cette demande de 1996 n’est intervenue que le 13 septembre 1999.

Différentes preuves étaient produites : des déclarations provenant de quinze fabricants de chaussures, une déclaration du « managing partner » de l’opposante datée du 12 septembre 2001, des copies de quelque 670 factures adressées à l’opposante par des fabricants de chaussures, 35 photographies de modèles de chaussures portant la marque VOGUE, 12 semelles intérieures de chaussures portant la marque VOGUE, des photographies de magasins portant le nom commercial VOGUE, des copies de répertoires téléphoniques couvrant la période 1999-2000, mentionnant deux magasins situés à Porto (Portugal) avec indication de l’expression « sapataria vogue ».

A propos des attestations.

« il y a lieu de relever que ni les déclarations des quinze fabricants de chaussures ni celle du « managing partner » ne font mention d’indications relatives à l’importance de l’usage. Dans ces conditions, ces déclarations ne sauraient constituer, à elles seules, une preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque antérieure. »

Pour les photographies des chaussures :

« Des photographies de modèles de chaussures portant la marque VOGUE et des semelles de chaussures portant la marque VOGUE. Même si ces éléments peuvent avoir pour effet de corroborer la « nature » (chaussures) de l’usage de la marque antérieure, ils n’apportent en revanche aucun élément permettant de corroborer le lieu, la durée ou l’importance de l’usage »,

Quant aux photographies de magasins de chaussures portant le nom VOGUE et des copies de répertoires téléphoniques couvrant la période 1999-2000, lesquelles mentionnent deux magasins situés à Porto avec indication de l’expression « sapataria vogue »:

« ces éléments ne corroborent ni la nature, ni la durée, ni l’importance, ni même le lieu de l’usage de la marque. En effet, il ne résulte d’aucun de ces éléments avancés par l’opposante en vue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure que lesdits magasins commercialisaient des chaussures portant la marque antérieure. Les photographies de magasins portant le nom VOGUE ne font pas apparaître que les chaussures exposées en vitrine sont des chaussures portant la marque antérieure ».

Avec ses factures, l’opposant saura-t-il convaincre la Cour ?

« Quant aux copies des quelque 670 factures adressées à l’opposante par des fabricants de chaussures et couvrant l’ensemble de la période pertinente, il y a lieu de constater, comme l’a relevé la division d’opposition, qu’aucune d’entre elles ne fait mention de chaussures de marque VOGUE et qu’elles sont dès lors impuissantes à prouver que l’opposante vendait effectivement des chaussures portant la marque antérieure. Lorsque le mot « vogue » apparaît sur lesdites factures, il est généralement accolé au nom de l’opposante pour désigner le nom commercial VOGUE-SAPATARIA. »

Et à propos de ces factures, la Cour précise encore :

« à supposer même que les quelque 670 factures adressées à l’opposante par les fabricants de chaussures concernent des chaussures portant la marque VOGUE, force est de constater que lesdites factures sont relatives à la vente de chaussures à l’opposante, non à la vente, aux consommateurs finaux, de chaussures portant la marque VOGUE.

De l’importance de prononcer une lettre

25 novembre 2010, arrêt du Tribunal, affaire T‑169/09.

Dépôt de la demande de marque GOTHA

Une marque semi-figurative est opposée.

Marque opposée

L’opposition est rejetée par la division d’opposition, les marques donnant une impression d’ensemble différente même pour des produits similaires ou identiques.

Sur recours de l’opposant, la Chambre de Recours considère qu’il existe une similitude phonétique entre les marques non compensée par les différences visuelles et conceptuelles et rejette la demande de marque communautaire en ce qui concerne les « produits en ces matières (non compris dans d’autres classes) ; malles et valises, parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche » de la classe 18 et les « articles d’habillement, chaussures et chapellerie » de la classe 25.

C’est la déposante qui saisit le Tribunal.

Pour l’ Office, la similitude phonétique était établie :

« Sur le plan phonétique, les deux marques seront prononcées en deux syllabes ‘go’,‘ta’ et ‘go’,‘tcha’. Elles ont en commun la première syllabe ‘go’ et le même dernier son fort produit par la voyelle ‘a’, qui attirera particulièrement l’attention du consommateur. Dans la partie médiane des signes, le son produit par la lettre ‘t’ sera également entendu dans les deux marques. Dans la plupart des pays européens, les consonnes ‘t’,‘c’,‘h’ du mot ‘gotcha’ seront prononcées [tch] et les consonnes ‘t‘,’h’ de ‘gotha’ seront généralement prononcées [t] ou [th]. Par conséquent, bien que l’insertion de la lettre ‘c’ au milieu de la marque antérieure ait pour effet de modifier légèrement le son, elle ne produit qu’un léger son sifflant qui ne suffit pas pour différencier phonétiquement les marques en conflit. En outre, les signes en conflit ont la même longueur, le même rythme et la même intonation.

Mais le Tribunal a une autre oreille :

..pour le public anglophone et le public non anglophone qui dispose d’une certaine connaissance de la langue anglaise, la prononciation des termes en conflit est clairement différente.

la prononciation du terme « gotha » peut être pour le public germanophone suffisamment distinguée de celle du terme « gotcha ».

La question de l’appréciation de la similitude sur le plan phonétique concerne en effet principalement la partie du public qui n’est pas anglophone ou germanophone et qui ne dispose pas d’une certaine connaissance de l’anglais ou de l’allemand.

Pour ce qui est de cette partie pertinente du public concerné, il ne peut être allégué, comme le fait la chambre de recours dans la décision attaquée, que l’insertion de la lettre « c » dans la marque antérieure ne fait que modifier légèrement le son. En effet, cette lettre a pour effet de transformer le son « th » en un son chuintant. De ce fait, les termes « gotha » et « gotcha » se prononcent différemment. La chambre de recours ne tient donc pas suffisamment compte du rôle joué par la lettre « c » dans la prononciation du terme « gotcha » quand il s’agit de comparer cette prononciation avec celle du terme « gotha ».

Le rôle joué par la lettre « t » dans la prononciation de chacun de ces termes est également à même de les distinguer. Pour le terme « gotha », le « t » fait partie de la syllable « tha ». Il y a deux syllabes ouvertes, qui se terminent chacune par une voyelle : « go » et « tha ». Pour le terme « gotcha », en revanche, le « t » se retrouve à la fois dans la syllabe « got » et la syllabe « tcha », où il permet le passage d’une syllabe à l’autre. Pour la partie non anglophone et non germanophone du public pertinent, le « t » vient fermer la première syllabe du terme « gotcha », qui sera alors prononcée « got ». En outre, et même si cela peut paraître moins évident pour un public non anglophone ou non germanophone, la lettre « a » est susceptible d’être prononcée d’une manière intuitivement plus sourde dans « gotha » que dans « gotcha »..

Pour diminuer encore l’effet de la parenté phonétique entre les marques, le Tribunal relève le sens de gotha comme d’une élite mais ce sens n’avait pas été expressément cité devant la Chambre de Recours :

cette signification du terme « gotha » est susceptible de relever de la catégorie des faits notoires au sens de la jurisprudence, comme le fait valoir la requérante qui, lors de la procédure administrative, se prévalait de la présence de ce terme avec cette signification dans plusieurs dictionnaires (voir également point 5 de la décision attaquée, qui fait référence aux observations de l’opposante à cet égard). En effet, les faits notoires sont ceux qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou, du moins, peuvent être connus au moyen de sources généralement accessibles

Le Tribunal intègre également à sa motivation des expressions utilisées lors de l ‘audience le « gotha de la finance », « faire partie du gotha » …pour reprocher à la Chambre de ne pas avoir tenu compte de ce sens et d’infirmer sa décision.

Contentieux de la décision de l’OHMI, uniquement sur un vice de procédure

Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010, dans l’affaire T 137/09,

Opposition est faite contre un dépôt de marque portant sur le signe R10, en invoquant un droit non enregistré.

Ultérieurement, le cessionnaire de ce droit non enregistré entend intervenir à la suite de son cédant à la procédure.

L’OHMI rejette l’opposition au motif que les preuves de l’existence de ce droit antérieur ne sont pas apportées.

Le cessionnaire conteste cette décision mais la Chambre de recours de l’office le rejette au motif que sa qualité n’est pas établie.

Le cessionnaire saisi le Tribunal, mais sur quoi sa décision peut-elle porter ?

  • La possibilité donnée au cessionnaire de faire état de sa qualité ?
  • La possibilité pour le cessionnaire de justifier de sa qualité ?
  • L’existence du droit antérieur ?
  • Le caractère suffisant des preuves apportées ?
  • ou le bien fondé de son opposition, c’est à dire l’examen au fond de l’opposition ?

Pour le Tribunal :

  • devant la division d’opposition, le cessionnaire n’avait pas eu la possibilité de faire état de sa qualité,
  • la Chambre de recours ne pouvait pas invoquer cette absence pour lui refuser l’examen de son recours,

Mais au delà de ces aspects formels, aucune preuve de l’existence de ce droit antérieur n’avait été produite devant la division d’opposition. Comment le Tribunal aurait-il pu examiner la légalité de la décision de la Chambre de recours sur des preuves qui ne lui avaient pas été soumises.

Résultat, si la décision de la Chambre de recours est effectivement infirmée, le Tribunal refuse de modifier cette décision dans le sens demandé par le cessionnaire.