Archives des Distinctivité - Marque, Nom de domaine, la contrefaçon et la concurrence déloyale sur Internet

18 novembre 2022Philippe Schmitt Avocat

Marque et nom des villes : l’exercice difficile de la demande d’enregistrement

De nombreuses villes voient dans leur nom un actif, certaines tentent de le déposer à titre de marque pour protéger des activités économiques qui s’y exercent.

Chacun se souvient de la loi Hamon, qui en 2014 a souhaité protéger les noms des villes des appropriations non dument autorisées, à la suite du déboulonnage médiatisé du panneau d’entrée de la commune de Laguiole, dont la défense de l’indication géographique protégée « Couteau Laguiole » s’est finalement vue attribuée à une association siégeant à Thiers. Ou encore cette ville du Loir-et-Cher dont le nom fut avec son accord déposé à titre de marque, mais dont l’enregistrement a été refusé par l’INPI le consommateur pertinent du domaine concerné comprenant sous ce nom celui d’une place parisienne !

Point d’excès de parisianisme cette fois, nous n’en parlerons pas bien qu’un an auparavant s’y achevaient 60 ans de carrière, 1.000 chansons, et 50 albums. Donc La Madeleine qui nous intéresse ici est une commune de taille moyenne située dans la région des Hauts- de-France qui a présenté en novembre 2018 à l’INPI une demande de marque « la MADEleinoise » pour désigner des bières.

Au motif que « ce signe sera perçu par le consommateur comme désignant une bière provenant de La Madeleine, et non comme une marque« , [l’article 711-2 exclut b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner, …la provenance géographique] l’INPI refuse cette demande d’enregistrement.

Que nous dit la Cour de Douai le 22 septembre 2022 pour infirmer la décision de l’office ?

« ..la ville de La Madeleine ne bénéficie d’aucune réputation particulière en matière de fabrication de bière et le produit que désigne la marque n’est pas fabriqué sur le ressort de cette commune. Dans ses observations du 24 avril 2019, la commune explique ainsi que la bière est réalisée par une brasserie située à Querenaing et que son originalité consiste dans l’ajout dans la recette de fabrication d’un miel provenant de ruches installées au sein de l’hôtel de ville.

Le signe ne vient donc pas désigner la provenance géographique du produit, de sorte qu’il n’est pas descriptif. »

Illustration : source Wikipedia . Par Velvet — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10113361

25 janvier 2021Philippe Schmitt Avocat

A qui est destiné le lait de vache ?

Des questions inattendues animent les débats sur les marques. Nouvelle illustration avec la demande de marque IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS dont la décision de refus d’enregistrement par l’EUIPO vient d’être annulée par un arrêt du 20 janvier 2020 du Tribunal de l’Union..

Pour l’Office européen des marques, cette marque est comprise « comme un slogan promotionnel laudatif, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale desdits produits ».

Cette compréhension était selon l’EUIPO celle du public pertinent à savoir celui composé des consommateurs « souffrant d’intolérance au lactose, d’allergie au lait ou étaient végétaliens »

Pt 36. S’agissant du caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a considéré, au point 29 de la décision attaquée, que la première partie de la marque (« it’s like milk ») serait perçue comme indiquant que les produits commercialisés sont constitués ou contiennent des succédanés du lait qui s’apparentent au « vrai » lait et que la seconde partie de ladite marque (« but made for humans ») comme indiquant qu’ils sont plus adaptés à la consommation humaine que le « vrai » lait ou les produits en contenant. Elle a également relevé, au point 30 de la décision attaquée, l’absence d’écart perceptible entre la marque dans son ensemble et la conjonction de ses deux parties. Aux points 31 à 33 de la décision attaquée, elle a estimé que, perçue à la lumière des produits en cause, la marque demandée serait comprise comme un slogan promotionnel laudatif, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale desdits produits, et a mis en exergue la circonstance que certains consommateurs souffraient d’intolérance au lactose, d’allergie au lait ou étaient végétaliens.

Pour le déposant, la perception de la marque doit être menée par le grand public et non sur ces consommateurs spécifiques.

Pt.37. « le consommateur moyen du grand public est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et ne dispose, dès lors, pas d’opinion extrême ou minoritaire. Il percevrait le lait comme un aliment de base, sain et nourrissant. Il serait, dès lors, erroné de la part de la chambre de recours de se fonder sur une sous-section mineure de ce public. »

Et ce changement de référentiel pour le déposant serait essentiel car « la première perception du public pertinent ne sera pas que le lait de vache permet d’alimenter les veaux, mais qu’il est produit pour la consommation humaine. Il en découlerait que la phrase « it’s like milk but made for humans » remet en question la perception par le public pertinent du lait comme une substance à destination de l’être humain en évoquant l’idée, controversée, que le lait n’est pas adapté à la consommation humaine. Ainsi cette phrase, prise dans son entièreté, serait originale, imaginative, paradoxale, surprenante, mentalement stimulante et inattendue et, dès lors, susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque. »

Le Tribunal retient cette apparente contradiction;

44      S’agissant du sens de la marque demandée, force est de constater que, en raison de la présence de la conjonction de coordination « but » en son milieu, le consommateur percevra une opposition entre la première partie de la marque (« it’s like milk ») et sa seconde partie (« made for humans »). De ce fait, la marque demandée véhicule non seulement l’idée que les produits, de nature alimentaire, en cause s’apparentent au lait et sont destinés à la consommation humaine, mais également l’idée que le lait, lui, ne le serait pas.

45      Par une telle signification, la marque demandée remet en cause l’idée communément admise que le lait est un élément essentiel pour l’alimentation humaine, ainsi qu’en attestent les éléments de preuve avancés par la requérante devant la chambre de recours puis le Tribunal, dont il ressort que le lancement de la marque demandée a donné lieu à des controverses aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni.

46      De ce fait, la marque demandée véhicule un message de nature à déclencher un processus cognitif auprès du public concerné la rendant mémorisable et, partant, à individualiser les produits de la requérante par rapport aux produits ayant une autre origine commerciale. La marque demandée dispose, dès lors, du minimum de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

27 octobre 2020Philippe Schmitt Avocat

Pas de droit acquis à l’illégalité pour obtenir un enregistrement de marque

Un déposant peut-il invoquer un précédent enregistrement de marque intervenu en sa faveur à l’appui d’une seconde demande d’enregistrement de marque portant sur un signe analogue ?

Illustration avec l’arrêt du 15 octobre 2020 du Tribunal de l’Union.

Un déposant voit sa demande de marque rejetée par l’EUIPO.

L’examinatrice et la Chambre de recours ont considéré que les deux termes quand ils s’appliquaient à des vêtements et des chaussures, n’étaient as distinctifs la marque demandée n’étant qu’un banal message d’information sur une caractéristique des produits en cause, qui pouvait être particulièrement appréciée par les personnes qui préfèrent acheter des vêtements ou des chaussures à rembourrage synthétique plutôt que d’origine animale.

Mais ce déposant a obtenu de l’EUIPO l’enregistrement d’une première marque comportant un signe analogue avec la même partie verbale

Si le principe de légalité est invoqué par le déposant, ce même principe lui est opposé par le Tribunal ..

72 … , la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir fait valoir, au point 29 de la décision attaquée, une sorte de hiérarchie entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité. Or, une telle hiérarchie n’existerait pas et l’EUIPO serait, selon la requérante, tenu au respect de ces deux principes. La requérante soutient que, compte tenu de l’enregistrement de la marque verbale antérieure FAKEDUCK, afin précisément de respecter le principe de légalité, la chambre de recours aurait dû également autoriser l’enregistrement de la marque demandée dans la présente procédure.

73 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

74 Il convient de rappeler que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration ….

75 Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens ..

76 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui, afin d’obtenir une décision identique…

77 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus…

78 En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ces considérations sont valables même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union est demandé est composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé ….

79 En l’espèce, comme la demande d’enregistrement se heurte au motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la requérante ne peut invoquer valablement cette marque verbale antérieure FAKEDUCK, à l’appui des violations des principes d’égalité de traitement et de légalité, ni invoquer à son profit une illégalité éventuelle qui affecterait l’enregistrement de cette marque afin d’obtenir une décision identique.

80 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait fait valoir une sorte de hiérarchie entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité, il y a lieu de constater que la requérante a procédé à une interprétation erronée de la décision attaquée. En effet, dans la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé, à juste titre, la jurisprudence citée au point 76 ci-dessus, en précisant que l’application des principes d’égalité de traitement et de bonne administration devait se concilier avec le respect du principe de légalité.

81 Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu d’écarter les …/.. moyens comme non fondés.

6 juin 2018Philippe Schmitt Avocat

Une demande de marque rejetée

L’adjonction d’un dessin ne permet pas toujours d’obtenir l’enregistrement de la marque comme le rappelle l’arrêt du Tribunal de l’union du 15 mars 2018.

La marque dont l’enregistrement à titre de marque de l’union européenne porte sur le signe :

Pour :

– classe 38 : « Fourniture d’accès à Internet pour des tiers ; services de courrier électronique ; services d’échange de données » ;

– classe 42 : « Mise à disposition d’espaces de mémoire sur Internet ; mise à disposition de stockage en ligne ; services de sécurité informatique pour accès protégés à Internet ; conception de systèmes informatiques ; mise à disposition d’une plateforme Internet pour l’échange de données ».

14 octobre 2015 : l’examinateur refuse la demande d’enregistrement.

27 janvier 2017 : la Chambre de recours de l’Office européen des marques rejette le recours.

La déposant saisit le Tribunal d’un recours, l’arrêt est rendu le 15 mars 2018.

La partie verbale de la marque n’est pas distinctive

27 ….., en l’espèce, il peut être déduit des trois termes, « espace », « données » et « sécurisé », composant l’élément verbal de la marque demandée, dont les significations ne sont pas contestées par la requérante (voir point 19 ci-dessus), que cette combinaison, dont il n’est d’ailleurs pas allégué qu’elle serait contraire aux règles grammaticales et syntaxiques de l’anglais, peut être comprise comme signifiant « espace de données sécurisé ».

28 Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, sans commettre d’erreur, que l’élément verbal « secure data space » de la marque demandée était descriptif des services visés.

L’élément figuratif n’est pas capable de créer un lien suffisamment différent de celui de la partie verbale

33 En l’espèce, la requérante admet que la représentation des deux flèches de la marque demandée fait habituellement référence à un échange de données. Ainsi, cette représentation renvoie directement au contenu et à l’objet de l’« espace de données » en cause, qui est d’assurer le stockage des données transmises pour une éventuelle réutilisation, voire désigne directement certains services litigieux, et ce même si elle ne fait pas allusion au surplus au caractère sécurisé de l’espace ou de l’échange de données. Il convient en effet de considérer que, contrairement à l’affirmation non étayée de la requérante, le caractère opposé des deux flèches n’indique pas un niveau d’insécurité plus élevé, de sorte que la représentation de ces flèches peut uniquement être interprétée comme ne fournissant aucune indication sur le caractère sécurisé de l’échange de données en cause.

34 En outre, la requérante souligne les spécificités du nuage représenté dans la marque demandée, dont notamment son bord inférieur rectiligne, qui le distingue certes de la représentation habituelle des nuages, mais qui le rapproche de la représentation des nuages parfois rencontrée dans les icônes figurant sur les écrans d’ordinateurs, de tablettes ou d’ordiphones (communément appelés « smartphones ») et ainsi, notamment, de celle représentant le « nuage informatique » (cloud computing), dont la requérante ne conteste pas qu’il renvoie aux échanges et au stockage de données.

35 De même, les arguments de la requérante relatifs aux spécificités du carré contenant le nuage et les flèches et portant, en particulier, sur les coins arrondis et le fond bleu, ne font que mettre en évidence la similitude entre la représentation de ce carré et les icônes informatiques susvisées.

36 Il s’ensuit que l’élément figuratif de la marque demandée présente un lien suffisant avec l’expression « espace de données sécurisé » pour ne pas modifier, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée. La chambre de recours a, dès lors, considéré, sans commettre d’erreur, que cet élément figuratif ne permettait pas de détourner le public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal de la marque demandée et même renforçait le caractère descriptif de cet élément verbal, pour en conclure que ladite marque était, dans son ensemble, descriptive des services litigieux.

Le Tribunal rejette le recours du déposant.

15 novembre 2016Philippe Schmitt Avocat

Comment apprécier le caractère distinctif d’une marque ou inversement son absence de validité quand le signe est composé de BIO ?

Pour rejeter un pourvoi contre un arrêt d’appel qui a reconnu valable une marque composée du terme BIO, la Cour de cassation précise la méthode à suivre.

Les principaux griefs cités ici. (L’arrêt de la Cour de cassation qui en examine d’autres, est là)

Attendu que la société C…. fait grief à l’arrêt de déclarer valables les marques verbales renouvelées « Bioderma », déposées, pour l’une, à l’Institut national de la propriété industrielle le 25 septembre 1986 sous le n° 1 ……….. et, pour l’autre, le 26 avril 1990 à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous le n° R 2………. et concernant la partie française de la marque verbale « Bioderma » enregistrée au registre international des marques le 19 mars 1963 alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère distinctif d’une marque doit s’apprécier au regard de chacun des produits et services visés au dépôt ; que la cour d’appel qui s’est déterminée au regard de l’activité du titulaire de la marque et des produits considérés, sans rechercher si la marque présentait un caractère distinctif au regard de chacun des produits visés au dépôt, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

2°/ que, selon la présentation faite par la société L……….., notamment dans ses documents promotionnels, les produits de la marque « Bioderma » ont pour objet de « mettre la BIOlogie au service de la DERMATOLOGIE » ; qu’après avoir constaté qu’à l’époque des dépôts des marques litigieuses « dans le langage courant l’élément verbal « bio » évoquait seulement de manière imprécise, par l’étymologie du mot « biologie », l’idée de vie, celle de cellules, ou encore de produit provenant d’un laboratoire de biologie », la cour d’appel, qui a néanmoins jugé que « n’ayant ainsi, à l’époque, de chacun des dépôts de marque concernés, aucune signification directe particulière, l’élément Bio n’indiquait, lui-même, ni l’usage des produits désignés par la marque BIODERMA, ni les qualités essentielles ou les caractéristiques de ces produits », n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

3°/ qu’un signe verbal est descriptif si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés ; qu’en se fondant sur la circonstance totalement inopérante que le terme « Bioderma » avait plusieurs significations possibles pour considérer qu’elle n’était pas descriptive, la cour d’appel a vidé les dispositions l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964, tel qu’elles doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;

4°/ que l’élément « BIO » est mentionné en tant que « préfixe » et « élément », de manière continue, dans le Dictionnaire de la Langue Française Hachette de 1873, dans le Grand Larousse Encyclopédique de 1960, et dans le Grand Larousse de la langue française de 1986 ; qu’en se fondant sur la circonstance totalement inopérante que « l’élément « bio » n’est pas mentionné en tant que mot dans les extraits de dictionnaires de cette période (éditions Larousse, Hachette et Flammarion principalement) produits aux débats » et qu’il « y est défini comme préfixe tiré du grec Bios » pour considérer que la marque « Bioderma » n’était pas descriptive, la cour d’appel a violé les dispositions l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu, d’une part, que, constatant que tous les produits désignés aux enregistrements étaient « en relation avec la peau », la cour d’appel a pu, sans manquer à son obligation d’évaluer le caractère distinctif de la marque au regard de chacun des produits visés dans son enregistrement, se déterminer au vu de cette caractéristique commune et essentielle ;

Attendu, d’autre part, que les documents promotionnels de la société L…….. se bornant à indiquer que les produits marqués avaient pour objet de mettre la biologie au service de la dermatologie, il ne s’en déduisait pas que le terme bioderma était ainsi tenu pour descriptif d’une caractéristique de ces produits ;

Attendu, par ailleurs, que la cour d’appel n’a pas relevé que, parmi les significations de ce terme, il en existerait une qui revêtirait un caractère descriptif pour les produits concernés ;

Et attendu, enfin, que la nature grammaticale du terme bio est sans incidence sur le caractère distinctif du signe bioderma pour de tels produits ;

D’où il suit qu’inopérant en ses deuxième et quatrième branches, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

14 juin 2016Philippe Schmitt Avocat

Revolution n’est pas une marque valable

Le signe « Revolution » a fait l’objet d’une demande de marque communautaire pour désigner « Consultation en matière financière ; mise à disposition de capital-risque, capital-développement, capital-investissement et financements d’investissement ; gestion de fonds de capital-investissement ».

L’examinateur de l’OHMI ( devenu EUIPO depuis) puis la Chambre de recours de l’office rejettent cette demande d’enregistrement.

Sur recours du déposant que le Tribunal rejette par son arrêt du 2 juin 2016, le terme Revolution ne peut pas constituer une marque valable pour les produits désignés à la demande d’enregistrement.

28 En effet, une des significations du terme « revolution » est bien celle d’un changement fondamental, drastique et de grande envergure, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Utilisé à l’égard des services financiers visés par la marque demandée, ce terme véhicule pour le public pertinent un message selon lequel ceux-ci sont de nouveaux types de services proposant des solutions d’investissement nouvelles, innovantes ou différentes de celles existant jusqu’alors, et qui modifient en conséquence l’offre de ces services dans le sens où ces services financiers révolutionnaires permettraient de meilleurs retours sur investissement. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a mis en évidence au point 23 de la décision attaquée, les services d’investissement visés en l’espèce, et plus particulièrement la mise à disposition de capital-risque, capital-développement, capital-investissement et financements d’investissement et la gestion de fonds de capital-investissement, sont souvent liés aux marchés émergents ou sont fondés sur des produits financiers innovants grâce auxquels l’investisseur peut espérer maximiser ses investissements.

29 Dès lors, le terme « revolution » possède un caractère laudatif de nature publicitaire dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des services concernés. En effet, il est immédiatement perçu par le public pertinent comme un message élogieux à caractère promotionnel, qui indique que les services visés par le signe demandé présentent, pour le public pertinent, un changement positif et des avantages par rapport aux services précédemment proposés ou proposés par les concurrents.

L’arrêt est là.

31 mars 2016Philippe Schmitt Avocat

IPVANISH marque refusée pour des produits et services des classes 9 et 38

Une société demande à l’OHMI l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe :

IPVANISH

pour désigner

– classe 9 : « Logiciels d’exploitation de VPN [Virtual Private Networks – Réseaux privés virtuels] » ;

– classe 38 : « Fourniture de services de réseaux privés virtuels ».

L’examinateur et la Chambre de recours refusent cette demande pour défaut de caractère distinctif du signe.

Le recours de la déposant est rejeté par l’arrêt du 17 mars 2016 par le Tribunal,

Des nombreux développements de cet arrêt, retenons ceux-ci

32 S’agissant des éléments composant la marque demandée, la chambre de recours a considéré, à l’instar de l’examinateur, que la signification du terme « ip » était « Internet Protocol » et que celle du terme « vanish » était « disparaître, notamment de façon soudaine ou mystérieuse, cesser d’exister, s’évanouir ou devenir nul ». Elle a, par ailleurs, admis la signification du terme « vpn », tel qu’indiquée par la demanderesse, à savoir qu’il s’agit d’un outil de cryptage et de protection de la vie privée sur Internet.

33 La chambre de recours a, par la suite, apprécié le caractère distinctif de la marque demandée dans son ensemble et conclu que, à la lumière de la signification du terme « vpn » et de celle des termes « ip » et « vanish », la notion véhiculée par le signe contesté, par rapport aux produits et aux services visés, est que ceux-ci garantiront ou contribueront d’une manière ou d’une autre à la disparition ou à la préservation de la confidentialité de l’adresse Internet de l’utilisateur. Elle a, ainsi, conclu que la notion en question désignait « à tout le moins la finalité ainsi qu’une qualité désirable des produits et services contestés ».

18 décembre 2015Philippe Schmitt Avocat

DAISY et MARGARITAS : la forme d’une confiserie, l’évocation d’un prénom ou d’un cocktail ?

DAISY et MARGARITAS sont deux signes verbaux dont l’enregistrement à titre de marques communautaires est demandé pour « Confiserie, pâtisserie, sucreries, caramels mous, guimauve, caramels, gommes à mâcher, gélatine (confiserie), réglisse, sucettes, toffee, pastilles, sucre, chocolat, cacao, café ».

A la suite d’un refus partiel de l’examinateur étendu par la Chambre de recours? les deux demandes de marques communautaires sont rejetées pour l’essentiel des produits revendiquées « l’usage des mots « daisy » ou « margaritas » pouvait suggérer qu’ils étaient réalisés en forme de marguerite ou qu’ils étaient décorés de ce motif floral ».

Les décisions de la Chambre de Recours seront annulées par l’arrêt du 16 décembre 2016 du Tribunal. L’arrêt est ici.

L’analyse de la Chambre de recours telle que résumée par le Tribunal.

13 S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a constaté que les produits en cause, appartenant au secteur de la confiserie et étant communément considérés comme des denrées de consommation courante, étaient destinés à un large public. Par ailleurs, ce public n’était pas uniquement formé d’enfants, mais également de consommateurs adultes. Étant donné que la marque DAISY était constituée d’un mot anglais, la chambre de recours a considéré que le public au regard duquel il convenait d’apprécier son caractère descriptif était celui, d’ailleurs numériquement très important, qui, dans l’Union européenne, connaissait cette langue. S’agissant de la marque MARGARITAS, constituée d’un mot espagnol, il convenait de tenir compte, selon elle, du public hispanophone.

14 S’agissant de la question de savoir si les marques demandées présentaient un caractère descriptif, la chambre de recours a estimé, d’une part, qu’il en était ainsi pour la marque DAISY, et ce pour l’ensemble des produits visés par la demande, à l’exception du « café ». En effet, selon la chambre de recours, le mot « daisy », en tant que mot anglais désignant la « marguerite », fleur classique et bien présente dans l’imaginaire collectif, évoque immédiatement l’image d’un pistil jaune entouré de nombreux pétales blancs et constitue ainsi une référence précise à l’apparence du produit, c’est-à-dire à une de ses caractéristiques essentielles. La chambre de recours affirme, à cet égard, que l’expérience démontre que l’apparence est normalement très soignée dans le secteur de la confiserie afin de rendre les produits plus attrayants aux yeux des consommateurs. D’autre part, cette même analyse s’applique, selon elle, à la marque MARGARITAS, dès lors que cette dernière renvoie, en espagnol, à cette même fleur, au pluriel.

15 Selon la chambre de recours, en l’espèce, le consommateur comprendra immédiatement et sans avoir à réfléchir que le morceau de sucre, la dragée, le gâteau, le chocolat, les gélatines de fruit et autres produits, désignés par l’une des marques demandées, ont la forme d’une marguerite ou sont présentés de manière à ressembler à une marguerite et, à l’appui de cette assertion, elle se réfère à la circonstance que des enfants font partie des consommateurs desdits produits et qu’il s’agit d’une catégorie de consommateurs particulièrement sensible à l’apparence.

Ce que dit le Tribunal

Les termes ne désignent pas les produits en tant que tels en anglais et en espagnol.

59 Par conséquent, il peut être considéré que, comme la chambre de recours l’a affirmé à juste titre, les signes DAISY et MARGARITAS pourront être compris par le public concerné, parlant les langues en question, comme faisant référence à la fleur « marguerite ».

60 Toutefois, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours dans les deux décisions attaquées, cela n’a pas pour conséquence qu’il existerait un lien suffisamment direct et concret entre le signe DAISY ou MARGARITAS et les produits en cause, de sorte à pouvoir considérer que les marques demandées sont descriptives à leur égard, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

61 D’une part, il ne ressort pas des décisions attaquées que, dans l’une des langues concernées, respectivement, les mots « daisy » ou « margaritas » sont employés pour désigner les produits en cause.

Caractère essentiel ou accessoire du signe comme motif du refus.

62 D’autre part, s’agissant de la question de savoir s’il est prévisible ou à tout le moins potentiellement possible que les consommateurs considèrent que les marques demandées renvoient à l’une des caractéristiques desdits produits, à savoir, à leur forme, il convient de constater, à titre liminaire, que, comme l’a affirmé à juste titre la chambre de recours au point 25 des décisions attaquées, et comme le soutient l’OHMI devant le Tribunal, l’apparence d’un produit alimentaire est une caractéristique essentielle pour le consommateur, surtout s’il s’agit d’un produit de confiserie. En effet, ainsi que l’a souligné la chambre de recours, en se référant à l’expérience commune, l’apparence des produits de confiserie est normalement très soignée, afin de les rendre attrayants aux yeux des consommateurs. C’est également à bon droit qu’elle renvoie, dans ce contexte, au fait que l’on trouve, parmi le public pertinent, des enfants, c’est-à-dire, des consommateurs particulièrement sensibles à l’apparence. Dans ces circonstances, s’il est vrai, comme le soutient la requérante, que les consommateurs seront attentifs aux ingrédients, à la présence d’allergènes ou au goût, le Tribunal juge que cela ne permet pas d’exclure qu’ils puissent s’intéresser, également, à la forme des produits en cause et à leur conditionnement. De surcroît et en tout état de cause, il convient d’ajouter qu’il a déjà été constaté dans la jurisprudence que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 n’opère pas de distinction, dans le cadre de l’appréciation du caractère éventuellement descriptif d’un signe, selon que celui ci désigne des caractéristiques essentielles sur le plan commercial ou seulement accessoires.

DAISY et MARGARITAS ont d’autres significations.

63 Nonobstant ce qui précède, le Tribunal considère que ni le mot « daisy » ni le mot « margaritas » ne présentent de lien suffisamment direct avec la caractéristique des produits en cause consistant en leur forme, contrairement aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et de la jurisprudence correspondante …

64 À cet égard, premièrement, chacun de ces deux mots a, également, certaines autres significations connues qui peuvent venir à l’esprit de certains des consommateurs voyant les marques demandées apposées sur les produits visés, à savoir, celles renvoyant, pour le mot « daisy », notamment, à un prénom féminin ainsi qu’à des personnages connus de dessins animés, de films ou de livres pour enfants et, pour le mot « margaritas », celles renvoyant, outre à un prénom féminin (au singulier), également à un cocktail connu à base de tequila.

66 En particulier, il ne suffit pas, pour soutenir que le public pertinent percevrait immédiatement, et sans autre réflexion, un lien entre les signes susmentionnés et la forme d’un produit de pâtisserie ou de confiserie, de sucreries ou d’autres produits, produits pour lesquels l’examinatrice et, par suite, la chambre de recours ont refusé l’enregistrement, de constater, comme l’a fait cette dernière aux points 24 et 26 des décisions attaquées, que les produits litigieux se prêtaient tous à être confectionnés sous l’apparence d’une marguerite, qui, d’ailleurs, est « une fleur classique, bien présente dans l’imaginaire collectif » ou que, dans les secteurs en cause, il soit possible de trouver certains produits présentés sous forme de fleurs.

15 septembre 2015Philippe Schmitt Avocat

Les termes BIO et Organic peuvent-il être encore déposés à titre de marque ?

Bio et organic sont-ils encore appropriables à titre de marque ? Réponse avec l’arrêt du 10 septembre 2015. L’arrêt est ici . ( Le même jour, le Tribunal a rendu neuf arrêts sur des demandes analogues du même déposant)

23 juillet 2013 : demande de marque communautaire sur le signe :Pour désigner des produits cosmétiques et des produits alimentaires avec l’indication des classes 3 et 5, ( La liste des produits est très longue, voir l’arrêt)

17 décembre 2013 : rejet de la demande

2 juin 2014 : la Chambre de recours rejette l recours de la déposante.

La déposante saisit le Tribunal qui par son arrêt du 10 septembre 2015 rejette le recours.

La compréhension par le public des termes Bio et Organic

17 S’agissant du premier grief de la requérante, il convient, tout d’abord, quant à la perception de la marque demandée par le public pertinent, d’entériner le constat de la chambre de recours, au point 14 de la décision attaquée, selon lequel le signe demandé, dans sa globalité, se comprenait dans le sens de « bio organique » (bio organic) et selon lequel la combinaison de ces termes indiquait seulement qu’il s’agissait de produits biologiques et organiques, c’est-à-dire fabriqués à partir de matières naturelles. En ce qui concerne le sens de l’élément verbal « bio », il peut être rappelé que si, dans l’étude linguistique, sa fonction première est d’indiquer un rapport avec la vie, les êtres vivants et leur étude ou encore des secteurs de production utiles pour l’homme, le Tribunal a toutefois eu l’occasion de souligner que l’élément verbal « bio » a acquis un sens différent dans le langage courant. En particulier, dans le commerce, son utilisation comme préfixe ou suffixe a acquis aujourd’hui une portée hautement évocatrice, qui peut éventuellement être perçue d’une manière différente selon le produit mis en vente auquel il est rattaché, mais qui, de manière générale, renvoie à l’idée de respect de l’environnement, de l’utilisation de matières naturelles, voire de procédés de fabrication écologiques [arrêts du 29 avril 2010, Kerma/OHMI (BIOPIETRA), T 586/08, EU:T:2010:171, point 25, et BIODERMA, point 16 supra, EU:T:2013:92, points 45 et 46]. De même, en ce qui concerne le sens de l’élément verbal « organic » (organique), si, au sens strict, sa fonction première est d’indiquer un rapport avec l’anatomie, la chimie ou l’écologie, l’élément verbal « organique » a aussi acquis un sens différent dans le langage courant, équivalent à celui évoqué ci-dessus pour l’élément verbal « bio ». Un tel constat peut également être effectué, en l’espèce, à l’égard de la perception des éléments verbaux « bio » et « organic » par le public anglophone pertinent.
18 Ensuite, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre la marque demandée et les produits visés dans la demande d’enregistrement, de nature à permettre audit public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique desdits produits, à savoir que tous ceux-ci sont « bio » et « organiques » au sens évoqué au point 17 ci-dessus.

Mais l’existence de marques communautaires antérieures avec l’un ou l’autre de ces termes devait-elle être prise en considération par la Chambre de recours ?

22 S’agissant, par ailleurs, des enregistrements antérieurs de marques communautaires n°s 9009556 et 9009713 invoqués par la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union ….. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus…..

Le rappel qu’une marque communautaire même enregistrée peut être annulée

23 De surcroît, il convient d’observer que, même si les enregistrements antérieurs de marques invoqués par la requérante jouissent, en vertu de l’article 99 du règlement n° 207/2009, d’une présomption de validité dans les actions en contrefaçon intentées devant les tribunaux des marques communautaires, il n’en demeure pas moins que, conformément à l’article 52 du même règlement, leur nullité éventuelle pourrait, le cas échéant, être déclarée sur demande présentée auprès de l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon …..

Les autres arrêts du 10 septembre

L’arrêt

24 mars 2015Philippe Schmitt Avocat

Le carctère distinctif du terme cola

L’arrêt du 18 mars 2015 du Tribunal retient le caractère distinctif du terme cola. L’arrêt est ici.

La marque demandée porte sur le signe

Cette demande de marque est déposée pour

– classe 32 : « Bières ; eaux minérales, gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;

– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

The Coca-Cola Company forme opposition en invoquant deux marques communautaires antérieures.

Celle-ci :

et celle là : la marque communautaire verbale COCA-COLA

Ces deux marques antérieures ont été enregistrées pour « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ». et la seconde marque également pour « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

La division d’ opposition de l’OHMI fait droit à la totalité de l’opposition.

La Chambre de recours rejette le recours du déposant.

L’affaire vient devant le tribunal qui à son tour rejette le recours du déposant.

Quelques points de l’arrêt du 18 mars.

Tout d’abord sur le signe déposé dans la demande de marque

34 À titre liminaire, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, en substance, que l’élément verbal « cola », qui occupe la majeure partie de l’espace de la marque demandée et qui se situe au centre de celle-ci, est l’élément dominant de ladite marque. Il est, certes, exact que l’élément verbal « rienergy » possède un caractère distinctif pour les produits et les services en cause dans la mesure où il est un « terme de fantaisie », comme l’indique la requérante. Toutefois, compte tenu de sa taille très réduite, qui le rend d’ailleurs difficilement lisible, cet élément occupe une place secondaire dans la marque demandée, même s’il ne peut pas être qualifié de totalement négligeable dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque. Il en va de même de l’élément figuratif situé au-dessus du terme « rienergy ».

La motivation sur le caractère distinctif du terme cola qui conduit au rejet du recours du déposant

35 Par ailleurs, s’il est exact que le terme « cola » pourra être perçu par une partie du public pertinent comme étant descriptif de certaines boissons produites originellement à partir de noix de cola, cette appréciation ne concerne que certains produits relevant de la classe 32, comme l’a relevé, en substance, la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée. De plus, ce terme n’a pas de lien avec les services relevant de la classe 35. En outre, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci

37 Il résulte de ces éléments que la comparaison des signes en conflit ne saurait faire abstraction du terme « cola ». Cet élément constitue l’élément dominant de la marque demandée et un élément non négligeable, voire distinctif, des marques antérieures.

43 Au vu de ce qui précède, compte tenu notamment des similitudes qui existent entre les signes en conflit et du fait que le terme « cola » est l’élément dominant de la marque demandée et qu’il constitue également un élément non négligeable, voire distinctif, des marques antérieures, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, en substance, que lesdits signes étaient globalement similaires.