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Demande de marque communautaire et demande de preuve d’usage de la marque communautaire antérieure opposée, le rappel de la règle des 5 ans

A une demande de marque communautaire, peuvent être opposés différents droits de marques antérieures. Le jugement du 16 décembre 2013 par le TPICE intervient dans une affaire où le même opposant invoquait une marque nationale, des marques nationales issues d’une même marque internationale, et une marque communautaire. Quand faut-il demander les preuves d’usages de ces marques antérieures et plus particulièrement s’agissant  d’une marque communautaire antérieure la limite des 5 ans doit-elle être appréciée à la date de la publication de la demande de la demande contre laquelle l’opposition est dirigée, ou faut-il tenter d’en demander ultérieurement la déchéance pour en minorer la portée dans le cadre de l’opposition ?

  • La marque demandée

Le 11 février 2003 : Gitana SA demande la marque communautaire :Classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies, parasols » ;

classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements pour les sports nautiques »

  • Les marques antérieures opposées

Le 15 décembre 2004 : Rosenruist – Gestão e serviços, Lda forme opposition sur la base de :

– la marque figurative communautaire antérieure enregistrée le 20 février 2002 sous le numéro 1 609 312 (ci-après la « marque communautaire antérieure » , pour des produits relevant, après constatation d’une déchéance partielle le 31 octobre 2008), pour des produits relevant, de la classe 25 correspondant à la description suivante : « vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes, pardessus, imperméables, vêtements d’extérieur et pullovers, blousons, chapeaux, écharpes, foulards, chaussettes, gants, ceintures pour vêtements, chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles » ;

– la marque figurative internationale antérieure, enregistrée le 12 juillet 1990 sous la référence W00 555 706, produisant ses effets en Allemagne, en Espagne, en France, en Autriche et au Portugal (ci-après la « marque internationale antérieure »), pour les « sacs, sacoches, porte‑monnaie, portefeuilles, valises, malles, beauty‑cases vides, porte‑documents, parapluies, sacs à main », relevant de la classe 18, et les  « vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes, manteaux, imperméables, maillots et pull-overs, blousons, chapeaux, écharpes, foulards, bas, gants, ceintures d’habillement, chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles », relevant de la classe 25 ;

– la marque figurative italienne antérieure enregistrée le 12 juillet 1990 sous le numéro 531 768 (ci-après la « marque italienne antérieure »), pour les « sacs, bourses, porte-monnaie, portefeuilles, sacs de voyage, malles, trousses de maquillage, vanity-cases vides, porte-documents, parapluies, sacs à main », relevant de la classe 18, et les « vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes, manteaux, imperméables, maillots et pull-overs, blousons, chapeaux, écharpes, foulards, bas, gants, ceintures d’habillement, chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles », relevant de la classe 25.

  • Les demandes de preuves d’usage dans le cadre de la procédure d’opposition et la demande de déchéance de la marque communautaire

17 mai 2006 :  Gitana SA demande  des preuve de l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’exception de la preuve de l’usage de la marque communautaire antérieure.

Le 8 septembre 2006, Rosenruist – Gestão e serviços produit divers documents afin de démontrer l’usage.

Le 30 octobre 2007, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en refusant l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 18 et 25, à l’exception de « cuir et imitation de cuir », au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque communautaire antérieure.

Le 20 novembre 2007, Gitana SA forme un recours et demande la suspension de la procédure dans l’attente  de la procédure de déchéance engagée contre la marque communautaire opposée.

17 juillet 2008, la Chambre de recours suspend la procédure.

  • La déchéance de la marque communautaire antérieure

31 octobre 2008, la Division d’annulation prononce  la déchéance de la marque communautaire antérieure en ce qui concernait les produits relevant de la classe 18,  restent donc les produits relevant de la classe 25. Le recours contre cette décision est rejeté par la Chambre de recours le 17 mars 2010. Il n’y a pas eu de recours de cette décision devant le Tribunal.

  • La décision de la Chambre de recours dans la procédure d’opposition

Le 2 février 2011, la procédure d’opposition  reprend.

4 août 2011 : la Chambre de recours accueille partiellement le recours pour une partie des produits relevant de la classe 18, à savoir les « malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies et parasols » visés par la marque demandée et l’a rejeté pour les autres produits en considérant que, compte tenu de l’identité ou de la similitude de ces derniers avec les produits visés par la marque communautaire antérieure et des similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. La chambre de recours a aussi rejeté la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure communautaire présentée par la requérante dès lors que le délai de cinq ans visé à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne s’était pas écoulé à la date de la publication de la demande de ladite marque (points 16 et 17 de la décision attaquée). Enfin, la chambre de recours a jugé que l’opposante n’a pas produit une preuve de l’usage suffisante en ce qui concernait les produits relevant de la classe 18, visés par la marque internationale antérieure et la marque italienne antérieure. En conséquence, elle a rejeté l’opposition dans la mesure où celle-ci était fondée sur ces marques (points 59 et 60 de la décision attaquée).

  • La position du Tribunal

En premier lieu, il convient de relever qu’il résulte de la décision attaquée que le rejet par la chambre de recours de la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits autres que les « malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies et parasols », relevant de la classe 18, est fondé sur l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque communautaire antérieure , l’opposition ayant été rejetée dans la mesure où elle avait été fondée sur les marques internationale et italienne antérieures.

D’où le Tribunal :

Au demeurant, il suffit de relever que l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne prévoit l’obligation pour l’opposant de fournir, sur requête du demandeur, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure que « pour autant qu’à [la date de la publication de la demande d’enregistrement] la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins ». Par conséquent, lorsque la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est enregistrée depuis moins de cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la preuve de l’usage sérieux ne peut pas encore être exigée et la marque antérieure doit être réputée avoir été utilisée.

En l’espèce, il est constant que, à la date de la publication de la demande de marque, le 20 septembre 2004, la marque communautaire antérieure, qui a été enregistrée le 20 février 2002, n’avait pas été enregistrée depuis au moins cinq ans.

C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé, aux points 16 et 17 de la décision attaquée, que la demande de preuve de l’usage de la marque communautaire antérieure n’était pas recevable.

  • Mais au regard de quels produits de la marque communautaire antérieure, le Tribunal statue-t-il, ceux de l’enregistrement ou ceux après la déchéance ?

En ce qui concerne les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 18, la chambre de recours les a divisés en deux groupes. Elle a jugé que les produits relevant du premier groupe, à savoir les « produits en ces matières [cuir et imitation de cuir] non compris dans d’autres classes », présentaient, conformément à la jurisprudence, une similitude avec les produits relevant de la classe 25 visés par la marque communautaire antérieure, notamment dans la mesure où ces produits étaient souvent vendus dans les mêmes points de vente. En revanche, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition en ce qui concerne les produits relevant du second groupe de la classe 18, à savoir les « malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies, parasols », qui, selon la chambre de recours, ne présentaient pas de similitude avec les produits relevant de la classe 25 visés par la marque communautaire antérieure.

 

 

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Demande en concurrence déloyale à propos de la reprise d’une fonction de pliage que présente un sac

Une demande en concurrence déloyale est souvent présentée en complément à une demande en contrefaçon. L’arrêt rendu par la Cour de Paris, le 13 septembre 2013, précise la nature de ce complément d’action. Cette décision est également intéressante par le grief principal de concurrence déloyale : la reprise d’une fonction pliante d’un sac donc la protection pour ce dernier au titre du droit d’auteur est rejetée.

Les extraits cités de l’arrêt se limitent à une partie du débat sur la concurrence déloyale.

Les appelants reprochent aux intimés à titre principal et à titre subsidiaire, tant pour la concurrence déloyale que pour les faits de parasitisme, la reprise de la fonction pliante de la version pliage du sac L…..  et la reprise de l’effet de gamme par la commercialisation des sacs litigieux sous diverses tailles et couleurs ainsi que l’existence d’un risque de confusion compte tenu des ressemblances existant entre les sacs.

  • Une demande en concurrence déloyale  présentée à titre subsidiaire pour la première fois en cause d’appel

Les intimés ne sont pas fondées à soutenir que la société J…. forme une demande nouvelle en cause d’appel et partant irrecevable, au motif que la demande en concurrence déloyale et parasitaire était formée à titre principal, en complément de l’action en contrefaçon en première instance, alors qu’elle est faite, en cause d’appel, en sus, à titre subsidiaire, dès lors qu’il s’agit d’une demande qui tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et repose sur le même fondement juridique.

  • La simple reproduction n’est pas un acte de concurrence déloyale, et la reprise de la fonction pliage n’est pas fautive

Dans un contexte de liberté du commerce et de l’industrie permettant à un acteur économique d’attirer licitement la clientèle de son concurrent, celui qui ne peut opposer valablement un droit de propriété intellectuelle ne peut trouver dans l’action en concurrence déloyale une action de repli afin de faire sanctionner la simple reproduction ou imitation de l »œuvre qu’il commercialise.

A défaut, pour les appelants de démontrer qu’au-delà d’une simple ressemblance exclusive de confusion , les intimés ont adopté un comportement contraire aux usages loyaux du commerce de nature à rompre l’équilibre dans les relations concurrentielles, aucune faute caractérisant la concurrence déloyale ne saurait être retenue ;

……..

La particularité fonctionnelle de pliage qui est ancienne adopté sur les sacs litigieux n’est pas constitutif d’un fait fautif, les appelants ne pouvant prétendre à l’exclusivité de cette fonction.

C’est donc également à bon droit que le tribunal a écarter les demandes formées sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.

Aucun fait distinct n’établit le bien-fondé de la même demande formée à titre subsidiaire qui doit être également rejetée.

 

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Demande de marque communautaire : procédure devant la Chambre de recours et appréciation de la similarité des logiciels avec les services qu’ils permettent de proposer

Le 6 septembre 2013, le Tribunal a rappelé une importante règle de procédure et comment apprécier la similarité entre des activités de développements de logiciels et les services que ces logiciels permettent de proposer.

  • Lors d’une procédure d’opposition, la validité d’une demande de marque communautaire est contestée pour défaut de caractère distinctif.Devant le Tribunal, l’opposant peut-il apporter des pièces supplémentaires pour appuyer sa demande qu’il avait présentée devant la Chambre de recours ?

Sur la recevabilité de l’annexe A.21 de la requête

30      L’OHMI soutient que l’annexe A.21 de la requête, qui viserait à démontrer le faible caractère distinctif de la marque antérieure, a été produite pour la première fois devant le Tribunal et qu’elle est, dès lors, irrecevable.

…

32      ....seules les pièces qui avaient été produites dans le cadre de la procédure administrative devant l’OHMI sont recevables au soutien d’un recours formé devant le Tribunal.

33      En l’espèce, l’annexe A.21 de la requête est une liste de demandes d’enregistrement de marques contenant soit le mot « euro », soit le mot « logistics », qui ont été rejetées par le Deutsches Patent- und Markenamt. Selon la requérante, ce document vise à étayer les arguments déjà développés devant la chambre de recours, selon lesquels, d’une part, les éléments verbaux de la marque antérieure étaient dépourvus de caractère distinctif et, d’autre part, le minimum de caractère distinctif requis aux fins de l’enregistrement de cette marque lui était conféré par ses éléments figuratifs, lesquels devaient, dès lors, être considérés comme les éléments dominants de ladite marque.

34      Il convient de relever que la requérante ne conteste pas produire ce document pour la première fois dans le cadre du présent recours.

35      Il s’ensuit que l’annexe A.21 de la requête doit être déclarée irrecevable.

  • Sur la complémentarité entre des activités de développement de logiciels et les services que ces logiciels permettent de proposer

Par ailleurs, il convient de relever que les services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées », visés dans la demande de marque, sont de nature essentiellement informatique, tandis que le « service d’agences d’expédition », couvert par la marque antérieure, est d’une nature différente et n’utilise l’informatique que comme un support pour permettre la fourniture de ce service

92      Il s’ensuit que les services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées » visés dans la demande de marque et le « service d’agences d’expédition » présentent des différences quant à leur nature, leur destination et leur utilisation.

93      Par ailleurs, étant adressés à des publics différents, ces services ne sont pas substituables. Ils ne présentent, dès lors, pas de caractère concurrent

94      Enfin, ces mêmes services ne présentent pas non plus de caractère complémentaire. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise

95      Cette définition jurisprudentielle implique que des produits ou des services complémentaires soient susceptibles d’être utilisés ensemble, ce qui présuppose qu’ils soient adressés au même public. Il s’ensuit qu’un lien de complémentarité ne saurait exister entre, d’une part, des services qui sont nécessaires pour le fonctionnement d’une entreprise commerciale et, d’autre part, des services que cette entreprise fournit. Ces deux catégories de services ne sont pas utilisés ensemble, dès lors que ceux de la première catégorie sont utilisés par l’entreprise concernée elle-même, alors que ceux de la seconde sont utilisés par les clients de ladite entreprise.

96      Il résulte de ce qui précède que, d’une part, les services de « développement de logiciels pour l’entreposage, le commissionnage et le transport de marchandises réfrigérées et surgelées », relevant de la classe 42, visés dans la demande de marque, et, d’autre part, le « service d’agences d’expédition », relevant de la classe 39, couvert par la marque antérieure, ne sont pas similaires et que, dès lors, la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant qu’ils l’étaient.