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Demande de marque communautaire et demande de preuve d’usage de la marque communautaire antérieure opposée, le rappel de la règle des 5 ans

A une demande de marque communautaire, peuvent être opposés différents droits de marques antérieures. Le jugement du 16 décembre 2013 par le TPICE intervient dans une affaire où le même opposant invoquait une marque nationale, des marques nationales issues d’une même marque internationale, et une marque communautaire. Quand faut-il demander les preuves d’usages de ces marques antérieures et plus particulièrement s’agissant  d’une marque communautaire antérieure la limite des 5 ans doit-elle être appréciée à la date de la publication de la demande de la demande contre laquelle l’opposition est dirigée, ou faut-il tenter d’en demander ultérieurement la déchéance pour en minorer la portée dans le cadre de l’opposition ?

  • La marque demandée

Le 11 février 2003 : Gitana SA demande la marque communautaire :Classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies, parasols » ;

classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements pour les sports nautiques »

  • Les marques antérieures opposées

Le 15 décembre 2004 : Rosenruist – Gestão e serviços, Lda forme opposition sur la base de :

– la marque figurative communautaire antérieure enregistrée le 20 février 2002 sous le numéro 1 609 312 (ci-après la « marque communautaire antérieure » , pour des produits relevant, après constatation d’une déchéance partielle le 31 octobre 2008), pour des produits relevant, de la classe 25 correspondant à la description suivante : « vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes, pardessus, imperméables, vêtements d’extérieur et pullovers, blousons, chapeaux, écharpes, foulards, chaussettes, gants, ceintures pour vêtements, chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles » ;

– la marque figurative internationale antérieure, enregistrée le 12 juillet 1990 sous la référence W00 555 706, produisant ses effets en Allemagne, en Espagne, en France, en Autriche et au Portugal (ci-après la « marque internationale antérieure »), pour les « sacs, sacoches, porte‑monnaie, portefeuilles, valises, malles, beauty‑cases vides, porte‑documents, parapluies, sacs à main », relevant de la classe 18, et les  « vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes, manteaux, imperméables, maillots et pull-overs, blousons, chapeaux, écharpes, foulards, bas, gants, ceintures d’habillement, chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles », relevant de la classe 25 ;

– la marque figurative italienne antérieure enregistrée le 12 juillet 1990 sous le numéro 531 768 (ci-après la « marque italienne antérieure »), pour les « sacs, bourses, porte-monnaie, portefeuilles, sacs de voyage, malles, trousses de maquillage, vanity-cases vides, porte-documents, parapluies, sacs à main », relevant de la classe 18, et les « vêtements, jupes, pantalons, chemises, vestes, manteaux, imperméables, maillots et pull-overs, blousons, chapeaux, écharpes, foulards, bas, gants, ceintures d’habillement, chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles », relevant de la classe 25.

  • Les demandes de preuves d’usage dans le cadre de la procédure d’opposition et la demande de déchéance de la marque communautaire

17 mai 2006 :  Gitana SA demande  des preuve de l’usage sérieux des marques antérieures invoquées à l’exception de la preuve de l’usage de la marque communautaire antérieure.

Le 8 septembre 2006, Rosenruist – Gestão e serviços produit divers documents afin de démontrer l’usage.

Le 30 octobre 2007, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en refusant l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 18 et 25, à l’exception de « cuir et imitation de cuir », au motif qu’il existait un risque de confusion avec la marque communautaire antérieure.

Le 20 novembre 2007, Gitana SA forme un recours et demande la suspension de la procédure dans l’attente  de la procédure de déchéance engagée contre la marque communautaire opposée.

17 juillet 2008, la Chambre de recours suspend la procédure.

  • La déchéance de la marque communautaire antérieure

31 octobre 2008, la Division d’annulation prononce  la déchéance de la marque communautaire antérieure en ce qui concernait les produits relevant de la classe 18,  restent donc les produits relevant de la classe 25. Le recours contre cette décision est rejeté par la Chambre de recours le 17 mars 2010. Il n’y a pas eu de recours de cette décision devant le Tribunal.

  • La décision de la Chambre de recours dans la procédure d’opposition

Le 2 février 2011, la procédure d’opposition  reprend.

4 août 2011 : la Chambre de recours accueille partiellement le recours pour une partie des produits relevant de la classe 18, à savoir les « malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies et parasols » visés par la marque demandée et l’a rejeté pour les autres produits en considérant que, compte tenu de l’identité ou de la similitude de ces derniers avec les produits visés par la marque communautaire antérieure et des similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. La chambre de recours a aussi rejeté la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure communautaire présentée par la requérante dès lors que le délai de cinq ans visé à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne s’était pas écoulé à la date de la publication de la demande de ladite marque (points 16 et 17 de la décision attaquée). Enfin, la chambre de recours a jugé que l’opposante n’a pas produit une preuve de l’usage suffisante en ce qui concernait les produits relevant de la classe 18, visés par la marque internationale antérieure et la marque italienne antérieure. En conséquence, elle a rejeté l’opposition dans la mesure où celle-ci était fondée sur ces marques (points 59 et 60 de la décision attaquée).

  • La position du Tribunal

En premier lieu, il convient de relever qu’il résulte de la décision attaquée que le rejet par la chambre de recours de la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits autres que les « malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies et parasols », relevant de la classe 18, est fondé sur l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque communautaire antérieure , l’opposition ayant été rejetée dans la mesure où elle avait été fondée sur les marques internationale et italienne antérieures.

D’où le Tribunal :

Au demeurant, il suffit de relever que l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne prévoit l’obligation pour l’opposant de fournir, sur requête du demandeur, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure que « pour autant qu’à [la date de la publication de la demande d’enregistrement] la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins ». Par conséquent, lorsque la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est enregistrée depuis moins de cinq ans avant la publication de la demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la preuve de l’usage sérieux ne peut pas encore être exigée et la marque antérieure doit être réputée avoir été utilisée.

En l’espèce, il est constant que, à la date de la publication de la demande de marque, le 20 septembre 2004, la marque communautaire antérieure, qui a été enregistrée le 20 février 2002, n’avait pas été enregistrée depuis au moins cinq ans.

C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé, aux points 16 et 17 de la décision attaquée, que la demande de preuve de l’usage de la marque communautaire antérieure n’était pas recevable.

  • Mais au regard de quels produits de la marque communautaire antérieure, le Tribunal statue-t-il, ceux de l’enregistrement ou ceux après la déchéance ?

En ce qui concerne les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 18, la chambre de recours les a divisés en deux groupes. Elle a jugé que les produits relevant du premier groupe, à savoir les « produits en ces matières [cuir et imitation de cuir] non compris dans d’autres classes », présentaient, conformément à la jurisprudence, une similitude avec les produits relevant de la classe 25 visés par la marque communautaire antérieure, notamment dans la mesure où ces produits étaient souvent vendus dans les mêmes points de vente. En revanche, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition en ce qui concerne les produits relevant du second groupe de la classe 18, à savoir les « malles et valises ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs à voiles ; parapluies, parasols », qui, selon la chambre de recours, ne présentaient pas de similitude avec les produits relevant de la classe 25 visés par la marque communautaire antérieure.

 

 

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Les difficultés rencontrées par les avocats et les conseils en propriété industrielle pour apporter des preuves d’usage de la marque

L’arrêt rendu le 13 juin 2012  par le Tribunal montre les difficultés auxquelles les avocats et les conseils en propriété industrielle sont confrontées quand il s’agit d’apporter la preuve de l’exploitation de la marque antérieure

  • Brièvement les marques en cause

– La marque communautaire demandée : CERATIX

Pour « Additifs chimiques permettant d’améliorer la surface et les propriétés d’application des teintures, laques, encres d’imprimerie et produits connexes, en particulier dispersions de cire à base de solvants »;

– La marque antérieure opposée : CERATOFIX

Une marque allemande du 4 septembre 2000 pour « « Produits chimiques à usage industriel, notamment aluminosilicates en tant qu’additifs pour la fabrication de matériaux et de corps de moulage incombustibles ainsi que de glaçures ».

  • La procédure devant l’OHMI

29 juillet 2010 : la division d’opposition considère que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure est apportée. L’opposition est accueillie la demande de marque communautaire rejetée;

16 août 2010 : le demandeur à la marque communautaire forme un recours auprès de l’OHMI;

8 avril 2011 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours en considérant que « que les documents déposés par la requérante étaient insuffisants aux fins de rapporter la preuve de l’usage sérieux au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009. En particulier, elle a estimé, au point 21 de la décision attaquée, ne pas pouvoir déterminer les produits auxquels les preuves documentaires concernant les actes d’usage de la marque antérieure faisaient référence ».

  • L’arrêt en rejetant le recours de l’opposant montre les difficultés auxquelles les praticiens , avocat, conseil en propriété industrielle,  sont confrontées quand il s’agit d’apporter la preuve de l’exploitation de la marque antérieure
  • Les documents produits :

–      une déclaration du Dr S., directeur du groupe de produits « spécialités » de la requérante, du 2 juin 2009 ;

–        des reproductions d’emballages ou de sacs portant l’inscription CERATOFIX ;

–        104 factures adressées à des clients en Allemagne s’échelonnant de 2004 à 2008 ;

–        une copie d’une page de la brochure « SCnews » 04/2007 ».

  • L’examen de ceux-ci

Sur la déclaration du D. S.

30……..il résulte de la jurisprudence, d’une part, que, même lorsqu’une déclaration a été établie au sens de l’article 76, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 par l’un des cadres de la requérante, il ne peut être attribué une valeur probante à ladite déclaration que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve……... D’autre part, le fait qu’une telle déclaration émane d’un salarié de la requérante ne saurait à elle seule la priver de toute valeur…].

Mais les  factures,  les reproductions d’emballage et celle de la brochure ne corroborent pas cette déclaration

38      …… il convient de constater que les factures qui ont été transmises par la requérante à l’OHMI comportent uniquement l’énoncé de la marque verbale, la nature du conditionnement ainsi que le numéro de l’article, mais ne précisent pas la nature du produit concerné, en sorte qu’aucune information ne permet de déterminer le produit vendu.

39      En effet, lesdites factures ne permettent pas, per se ou par recoupement avec des catalogues ou d’autres documents, de déterminer la nature des produits qui ont fait l’objet de la transaction matérialisée par la facture établie par la requérante…..

40      Or, en l’absence de toute donnée permettant d’identifier la nature du produit concerné ou, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, de listes de références permettant de déterminer, au regard de leur numéro d’article, les produits qui ont été vendus, force est de constater qu’il est impossible de procéder à l’établissement d’un lien entre cette marque et des produits qui en seraient revêtus.

41      En outre, il n’apparaît pas que la preuve de l’usage serait plus difficile à rapporter lorsque les factures sont établies directement par le producteur aux entreprises industrielles que par des agents commerciaux à des clients finaux ou que les preuves présenteraient un caractère probant accru en ce qui concerne ces derniers.

42      En effet, que les produits soient vendus à des entreprises industrielles ou à des clients finaux, il convient de relever que, aux fins de l’établissement de la preuve d’usage sérieux, doivent toutefois figurer sur les factures des informations permettant d’identifier de manière même indirecte la nature du produit faisant l’objet de la transaction concernée.

43      Troisièmement, s’agissant des photographies des emballages portant l’inscription de la marque antérieure, force est de constater qu’elles ne permettent pas de déterminer, directement ou même indirectement, la nature du produit contenu dans lesdits emballages. En effet, ces photographies, dont il n’est pas nécessaire d’examiner la conséquence de l’absence de transmission de celles-ci à l’intervenante du fait du caractère illisible des photocopies adressées à cette dernière, comportent, pour quatre d’entre elles, uniquement la mention « CERATOFIX R 25 KG » suivie de la mention « 06/2009 » et de la mention « LW : 1744 ». La dernière photographie représente plusieurs sacs empilés et emballés ensemble dans un fil plastique transparent laissant apparaître l’inscription suivante : « CERATOFIX WGA M9106 24,5 KG ».

44      Aucune de ces mentions ne renvoie à un document ou à tout autre élément permettant de déterminer la nature du produit contenu dans ces sacs.

45      Quatrièmement, s’agissant de la copie d’une page de la brochure « ‘SCnews’ 04/2007 », force est de constater que cette brochure fournit des informations sur le lancement d’une nouvelle gamme de produits « CERATOFIX », à savoir des additifs spéciaux pour des agents de démoulage, pour la production de pneus et de matières plastiques.

46      Certes, ainsi que la requérante l’a souligné, la Cour a jugé, au point 37 de l’arrêt Ansul, point 19 supra, que l’usage de la marque devait porter sur des produits et des services qui étaient déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, était imminente.

47      Ainsi, selon la requérante, l’usage d’une marque peut être considéré comme sérieux lorsque cette marque n’est pas utilisée pour commercialiser des produits, mais pour conquérir de futurs débouchés, ce qui serait établi par la brochure susmentionnée, qui constitue une mesure publicitaire.

48      Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, cette brochure ne contient aucune indication concernant la commercialisation ou la vente de produits, mais fait uniquement référence à des « entretiens prometteurs » avec des clients potentiels, ce qui ne constitue, à ce stade, qu’une supposition. Ainsi, cette brochure ne saurait, à elle seule, être assimilée à une campagne publicitaire permettant d’entrevoir une commercialisation imminente concernant des produits spécifiques.

49      Il ressort des points 34 à 48 ci-dessus que la déclaration du Dr S. n’étant pas corroborée par d’autres éléments de preuve, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’elle ne pouvait pas, à elle seule, prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.

 

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Preuve de l’usage de la marque, une analyse des documents qui remontent à plus de 10 ans

L’arrêt de la CJCE du 18 janvier 2011, T 382/08, invite l’OHMI à examiner document par document les pièces invoquées par l’opposant au dépôt de la marque communautaire

Disons- le tout de suite, les preuves d’usage seront jugées insuffisantes par la Cour qui annulera la décision de l’Office.

Notons aussi que la demande de marque remonte au …..1er avril 1996, les péripéties et autres recours qui se sont accumulés depuis justifieraient à eux seuls un long article…Cette demande n’aurait donc pas encore été enregistrée qu’elle aurait dû être renouvelée.

Limitons-nous à la question des preuves d’usage de la marque qui était opposée, et qui se rapportaient à son emploi pour désigner des chaussures.

La Cour rappelle la règle de droit :

« En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, tel que modifié, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure. »

Puis l’interprétation de cette règle :

« Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque …. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur »

La période sur laquelle l’opposant devait fournir ses preuves : du 13 septembre 1994 au 12 septembre 1999, car autre source d’étonnement la publication de cette demande de 1996 n’est intervenue que le 13 septembre 1999.

Différentes preuves étaient produites : des déclarations provenant de quinze fabricants de chaussures, une déclaration du « managing partner » de l’opposante datée du 12 septembre 2001, des copies de quelque 670 factures adressées à l’opposante par des fabricants de chaussures, 35 photographies de modèles de chaussures portant la marque VOGUE, 12 semelles intérieures de chaussures portant la marque VOGUE, des photographies de magasins portant le nom commercial VOGUE, des copies de répertoires téléphoniques couvrant la période 1999-2000, mentionnant deux magasins situés à Porto (Portugal) avec indication de l’expression « sapataria vogue ».

A propos des attestations.

« il y a lieu de relever que ni les déclarations des quinze fabricants de chaussures ni celle du « managing partner » ne font mention d’indications relatives à l’importance de l’usage. Dans ces conditions, ces déclarations ne sauraient constituer, à elles seules, une preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque antérieure. »

Pour les photographies des chaussures :

« Des photographies de modèles de chaussures portant la marque VOGUE et des semelles de chaussures portant la marque VOGUE. Même si ces éléments peuvent avoir pour effet de corroborer la « nature » (chaussures) de l’usage de la marque antérieure, ils n’apportent en revanche aucun élément permettant de corroborer le lieu, la durée ou l’importance de l’usage »,

Quant aux photographies de magasins de chaussures portant le nom VOGUE et des copies de répertoires téléphoniques couvrant la période 1999-2000, lesquelles mentionnent deux magasins situés à Porto avec indication de l’expression « sapataria vogue »:

« ces éléments ne corroborent ni la nature, ni la durée, ni l’importance, ni même le lieu de l’usage de la marque. En effet, il ne résulte d’aucun de ces éléments avancés par l’opposante en vue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure que lesdits magasins commercialisaient des chaussures portant la marque antérieure. Les photographies de magasins portant le nom VOGUE ne font pas apparaître que les chaussures exposées en vitrine sont des chaussures portant la marque antérieure ».

Avec ses factures, l’opposant saura-t-il convaincre la Cour ?

« Quant aux copies des quelque 670 factures adressées à l’opposante par des fabricants de chaussures et couvrant l’ensemble de la période pertinente, il y a lieu de constater, comme l’a relevé la division d’opposition, qu’aucune d’entre elles ne fait mention de chaussures de marque VOGUE et qu’elles sont dès lors impuissantes à prouver que l’opposante vendait effectivement des chaussures portant la marque antérieure. Lorsque le mot « vogue » apparaît sur lesdites factures, il est généralement accolé au nom de l’opposante pour désigner le nom commercial VOGUE-SAPATARIA. »

Et à propos de ces factures, la Cour précise encore :

« à supposer même que les quelque 670 factures adressées à l’opposante par les fabricants de chaussures concernent des chaussures portant la marque VOGUE, force est de constater que lesdites factures sont relatives à la vente de chaussures à l’opposante, non à la vente, aux consommateurs finaux, de chaussures portant la marque VOGUE.