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Marque et représentation tridimensionnelle : à propos d’un chien de race scottish terrier et d’un pendantif

S’il devient si difficile d’obtenir une marque sur une forme tridimensionnelle parce que les consommateurs n’y voient pas un signe exerçant les fonctions de la marque, une telle forme peut–elle encore constituer un acte de contrefaçon de marque ?

L’arrêt du 12 juin 2012 se prononce sur le risque de confusion entre une marque et une forme tridimensionnelle

  • Les faits et l’arrêt de la Cour d’appel

Agatha Diffusion est titulaire de la marque figurative française constituée par « la représentation stylisée d’un chien de race scottish-terrier, debout, vu de profil gauche, avec un collier autour du cou » pour désigner des produits des classes 3, 14, 18 et 25 dont les bijoux.

Agatha Diffusion engage une action en contrefaçon contre différentes sociétés Swarovski qui commercialisaient « un pendentif représentant un chien stylisé »

La Cour de Paris condamne pour contrefaçon de marque.

  • La cassation

Différents moyens étaient soumis à la Cour de cassation.

Citons celui qui a été retenu par cet arrêt de cassation du 12 juin 2012

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 711-1 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour retenir le risque de confusion entre la marque litigieuse et le pendentif, l’arrêt retient que leurs dessins présentent une stylisation identique ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, en considérant les seuls dessins et sans prendre en compte la couleur, le matériau, la taille en facettes, ainsi que l’aspect d’ensemble tridimensionnel du pendentif, la cour d’appel, qui n’a pas procédé à l’examen de l’impression d’ensemble produite par la marque et le bijou, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er avril 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

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Comment la Cour de Justice a sauvé la classification de Nice de l’attaque du groupe de mandataires britanniques

Comment la CJUE va-t-elle traiter dans son arrêt du 19 juin 2012 cette attaque menée par ce groupe de mandataires britanniques ? (Sur cette attaque voir notre précédent post )

Le caractère artificiel du litige

Dans ses observations écrites, l’OHMI soutient que la demande de décision préjudicielle doit être déclarée irrecevable au motif qu’elle revêt un caractère artificiel, de sorte que la réponse de la Cour aux questions préjudicielles serait dépourvue de pertinence pour la résolution du litige au principal.

La Commission européenne émet également des doutes quant au besoin réel de l’enregistrement en cause

La Cour examine le litige mais …..personne n’est dupe

….., les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, ….

33      Tel n’est cependant pas le cas en l’occurrence. En effet, il est incontesté que la demande d’enregistrement de la marque a été effectivement déposée et que le Registrar l’a refusée, même si celui-ci s’est écarté de sa pratique habituelle. ….

34      Il s’ensuit que la présente demande de décision préjudicielle doit être considérée comme recevable.

Que dit la directive sur l’identification des produits et services à la demande de marque ?

À titre liminaire, il convient de constater qu’aucune disposition de la directive 2008/95 ne régit directement la question de l’identification des produits et des services concernés.

39      Cette constatation ne suffit cependant pas pour conclure que la détermination des produits ou des services aux fins de l’enregistrement d’une marque nationale est une question qui ne relève pas du champ d’application de la directive 2008/95.

…………………….

49  …… la directive 2008/95 exige que les produits ou les services pour lesquels la protection par la marque est demandée soient identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée.

Quelle place pour la classification de Nice dans le système de la directive ?

50      Il convient de relever que la directive 2008/95 ne contient aucune référence à la classification de Nice et, par conséquent, n’impose aucune obligation ni interdiction pour les États membres de l’utiliser aux fins de l’enregistrement des marques nationales.

Voyons comment la Cour sauve la classification de Nice

51      Cependant, l’obligation d’utiliser cet instrument résulte de l’article 2, point 3, de l’arrangement de Nice qui dispose que les administrations compétentes des États de l’Union particulière, qui compte la quasi-totalité des États membres, feront figurer dans les titres et les publications officiels des enregistrements des marques les numéros des classes de la classification de Nice auxquelles appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée.

52      Étant donné que l’arrangement de Nice a été adopté en application de l’article 19 de la convention de Paris et que la directive 2008/95, aux termes de son considérant 13, ne vise pas à affecter les obligations des États membres découlant de cette convention, il convient de constater que cette directive ne s’oppose pas à ce que les autorités nationales compétentes exigent ou acceptent que le demandeur d’une marque nationale identifie les produits et les services pour lesquels il sollicite la protection conférée par la marque en utilisant la classification de Nice.

Mais les utilisateurs devront être vigilants

53      Toutefois, en vue de garantir l’effet utile de la directive 2008/95 et le bon fonctionnement du système d’enregistrement des marques, une telle identification doit satisfaire aux exigences de clarté et de précision requises par cette directive, ainsi qu’il est constaté au point 49 du présent arrêt.

54      À cet égard, il y a lieu d’observer que certaines des indications générales figurant aux intitulés de classes de la classification de Nice sont, en elles-mêmes, suffisamment claires et précises pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque, alors que d’autres ne sont pas susceptibles de satisfaire à cette exigence lorsqu’elles sont trop générales et recouvrent des produits ou des services trop variés pour être compatibles avec la fonction d’origine de la marque.

55      Il appartient, dès lors, aux autorités compétentes d’effectuer une appréciation au cas par cas, en fonction des produits ou des services pour lesquels le demandeur sollicite la protection conférée par la marque, afin de déterminer si ces indications satisfont aux exigences de clarté et de précision requises.

56      Par conséquent, la directive 2008/95 ne s’oppose pas à l’utilisation des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice afin d’identifier les produits et les services pour lesquels la protection par la marque est demandée, pour autant qu’une telle identification soit suffisamment claire et précise pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer l’étendue de la protection demandée.

Attention à l’utilisation des intitulés généraux

61      Dès lors, en vue de respecter les exigences de clarté et de précision, précédemment rappelées, le demandeur d’une marque nationale qui utilise toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière de la classification de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande d’enregistrement vise l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de cette classe sont visés.

62      Une demande d’enregistrement qui ne permet pas d’établir si, par l’utilisation de l’intitulé d’une classe particulière de la classification de Nice, le demandeur vise l’ensemble ou uniquement une partie des produits de cette classe ne saurait être considérée comme suffisamment claire et précise.

 

 

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L’attaque britannique contre la classification de Nice

La Grande Chambre de la Cour de l’Union a rendu ce 19 juin 2012 un arrêt d’une grande importance, il touche à un pilier du droit des marques la classification de Nice.

Cet arrêt est rendu sur une question préjudicielle de la juridiction anglaise des marques à propos de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Mais cet arrêt a été rendu sur un litige initié par un groupement d’agents de marques britanniques.

Les faites, leur chronologie et quelques commentaires sur cette attaque de la classification de Nice

16 octobre 2009 : the Chartered Institute of Patent Attorneys, CIPA,  dépose la demande de marque britannique «IP TRANSLATOR»

Avec l’indication des termes généraux de l’intitulé de la classe 41 de la classification de Nice : «Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles».

Notons, ici, un point important sur le CIPA : comme l’indique son site

“CIPA was founded in 1882 and was incorporated by Royal Charter in 1891. It represents virtually all the 2,000+ registered patent attorneys in the UK whether they practise in industry or in private practice. Total membership is over 3,300 and includes trainee patent attorneys and other professionals with an interest in intellectual property (patents, trade marks, designs and copyright)”.

12 février 2010 : refus de l’examinateur qui comprend cette demande de marque comme couvrant non seulement des services précisé, mais également tout autre service relevant de la classe 41 de la classification de Nice,

Comme dans cette classe 41 figuent également  les services de traduction, la dénomination «IP TRANSLATOR», serait dépourvue de caractère distinctif. La lecture de l’arrêt ne précise pas si toute la demande est rejetée ou si elle l’est uniquement pour ces services de traduction.

25 février 2010 : CIPA fait appel de cette décision devant  The Person Appointed by the Lord Chancellor juridiction qui va poser cette question préjudicielle.

A l’appui de cet appel, CIPA soutient que sa demande d’enregistrement n’indique pas et donc ne couvre pas les services de traduction relevant de ladite classe 41.

Cette juridiction britannique alimente l’attaque contre la classification de Nice

–          Il est incontesté que les services de traduction ne sont pas considérés, habituellement, comme une sous-catégorie des services d’«éducation», de «formation», de «divertissement», d’«activités sportives» ou d’«activités culturelles».

–          Outre la liste alphabétique des produits et des services contenant 167 entrées détaillant les services relevant de la classe 41 de la classification de Nice, la base de données gérée par le Registrar comprend plus de 2 000 entrées détaillant les services relevant de cette classe 41, et la base de données Euroace, gérée par l’OHMI aux fins du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), en contient plus de 3 000.

–          Si l’approche retenue par le Registrar était correcte, toutes ces entrées, y compris les services de traduction, seraient couvertes par la demande d’enregistrement du CIPA. Dans ce cas, cette demande couvrirait des produits ou des services qui ne sont pas mentionnés dans celle-ci ni dans aucun enregistrement en résultant.

–          Une enquête menée au cours de l’année 2008 par l’Association of European Trade Mark Owners (Marques), laquelle a montré que la pratique varie selon les États membres, certaines autorités compétentes appliquant l’approche interprétative prévue par la communication n° 4/03, tandis que d’autres retiennent une approche différente.

Et dans les questions préjudicielles, on notera aussi la référence à une communication de l’OHMI bien que la marque en cause soit une demande nationale.

«Dans le cadre de la directive 2008/95 […]:

1)      Est-il nécessaire que les divers produits ou services couverts par une demande de marque soient identifiés avec clarté et précision, et, dans l’affirmative, jusqu’à quel point précisément?

2)      Est-il admissible d’utiliser les termes généraux des intitulés de classes de la classification [de Nice] afin d’identifier les divers produits ou services couverts par une demande de marque?

3)      Est-il nécessaire ou admissible qu’une telle utilisation des termes généraux des intitulés de classes de ladite classification […] soit interprétée conformément à la communication n° 4/03 […]?»

Voyons maintenant comment la Cour de Justice a sauvé la classification de Nice

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Quelles preuves doit apporter le déposant pour établir le caractère distinctif d’une demande de marque tridimensionnelle ?

La marque tridimensionnelle peut-elle acquérir un caractère distinctif mais avec quelles preuves ? L’arrêt du 24 mai 2012 nous donne quelques précisions.

  • La demande de marque communautaire

Le 18 mai 2004 : Liindt présente une demande de marque communautaire :

Pour «Chocolat, produits en chocolat».

  • Les décisions antérieurs à l’arrêt de la Cour du 24 mai 2012

14 octobre 2005 : l’examinateur de l’OHMI rejette la demande.

11 juin 2008 : la quatrième chambre de  recours de l’OHMI rejette le recours de Lindt.

18 août 2008 : recours de Lindt devant e Tribunal.

17 décembre 2010 : le Tribunal rejette le recours, c’est cette décision du Tribunal qui est examinée par la Cour dans son arrêt du 24 mai 2012.

En nous reportant à l’arrêt du 24 mai 2012, voyons comment a décidé le Tribunal : le débat sur l’acquisition du caractère distinctif hors de l’Allemagne ne peut pas être établi uniquement sur 3 Etats.

……, le Tribunal a rejeté, au point 67 de l’arrêt attaqué, l’argument de la requérante selon lequel, en dehors de l’Allemagne, le lapin de Pâques en chocolat est largement inconnu et, de ce fait, aurait un caractère distinctif intrinsèque dans les autres États membres. Il est notoire, selon le Tribunal, que les lapins en chocolat, qui sont surtout vendus en période de Pâques, ne sont pas inconnus en dehors de l’Allemagne.

21      Le Tribunal a donc considéré, au point 68 de l’arrêt attaqué, qu’il y a lieu de présumer que, en l’absence d’indices concrets en sens contraire, l’impression que crée dans l’esprit du consommateur la marque dont l’enregistrement est demandé, qui consiste en un signe tridimensionnel, est la même dans toute l’Union et, ainsi, que cette marque est dépourvue de caractère distinctif sur l’ensemble du territoire de l’Union.

22      Au point 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que c’est donc dans toute l’Union que ladite marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage pour être enregistrable en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

23      Or, le Tribunal a relevé au point 70 de l’arrêt attaqué que, à supposer même que la requérante démontre le caractère distinctif du signe en cause acquis par l’usage dans les trois États membres qu’elle cite, à savoir en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni, les pièces justificatives fournies par celle-ci ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve que ce signe a acquis un caractère distinctif dans tous les États membres à la date de l’introduction de la demande d’enregistrement de la marque en cause.

24      Dans ces circonstances, le Tribunal a jugé, au point 71 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si les pièces démontrent effectivement l’existence du caractère distinctif du signe en cause acquis par l’usage dans les trois États membres invoqués par la requérante, car cela ne suffirait pas pour démontrer l’acquisition, par ce signe, d’un caractère distinctif par l’usage dans toute l’Union.

25      Par conséquent, le second moyen a également été rejeté par le Tribunal.

  • Pour rejeter le pourvoi contre cet arrêt, la Cour le 24 mai motive ainsi sa décision

 

Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, le motif absolu de refus t visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement ne s’oppose pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.

60      La Cour a déjà jugé qu’une marque ne peut être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 que si la preuve est rapportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle elle n’avait pas ab initio un tel caractère (voir arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05, précité, point 83).

61      C’est en application de cette jurisprudence que le Tribunal est parvenu à la conclusion, figurant au point 69 de l’arrêt attaqué, que la marque dont l’enregistrement est demandé doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage dans toute l’Union. Cette conclusion n’est entachée d’aucune erreur de droit dans la mesure où, comme il découle des points 51 et 68 de l’arrêt attaqué, lus ensemble, la requérante n’est pas parvenue à établir que ladite marque était dotée d’un caractère distinctif intrinsèque et que cette constatation était valable pour l’ensemble du territoire de l’Union. Pour cette raison, ne sauraient être accueillis l’argument de la requérante ainsi que les données statistiques fournies par celle-ci à l’appui dudit argument, selon lequel la marque dont l’enregistrement est demandé posséderait un caractère distinctif intrinsèque dans quinze États membres et que, dès lors, dans ces États, l’acquisition, par celle-ci, d’un caractère distinctif par l’usage ne devrait pas être exigée.

62      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, la marque communautaire ayant un caractère unitaire, l’appréciation de l’acquisition, par une marque, d’un caractère distinctif par l’usage ne devrait pas se fonder sur les marchés nationaux pris individuellement, il convient de relever que, même s’il est vrai, conformément à la jurisprudence rappelée au point 60 du présent arrêt, que l’acquisition, par une marque, d’un caractère distinctif par l’usage doit être démontrée pour la partie de l’Union dans laquelle cette marque n’avait pas ab initio un tel caractère, il serait excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement.

63      Toutefois, pour ce qui est du cas d’espèce, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit puisque, en tout état de cause, la requérante n’a pas prouvé de manière quantitativement suffisante l’acquisition, par la marque dont l’enregistrement est demandé, d’un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’Union.

64      Dès lors, il y a lieu de rejeter le second moyen comme non fondé.

65      Dans ces conditions, le présent pourvoi doit être rejeté.

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Titularité des droits d’auteur et exploitation antérieure, l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mai

La titularité des droits d’auteur offre l’occasion à de nombreux débats judiciaires, l’arrêt rendu le 4 mai par la Cour de cassation précise cette problématique au regard d’une exploitation antérieure.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… déclare avoir créé des modèles de sandales qu’il a fait fabriquer en Thaïlande et qu’il commercialise en France avec la SARL La Marine, dans des braderies et sur les marchés ; qu’ayant constaté le 23 juin 2004, que des modèles de sandales reprenant, selon lui, les caractéristiques de ses modèles étaient offerts à la vente, lors de la braderie de Rennes, sur le stand tenu par Mme Y…et M. Z…, il a fait assigner ces derniers en contrefaçon de ses droits d’auteur et en concurrence déloyale, que la SARL La Marine est intervenue volontairement à l’instance ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir débouté M. X… et la société La Marine de leur action en concurrence déloyale, alors, selon le moyen, qu’est constitutive d’une telle concurrence la commercialisation d’un produit sous une présentation de nature à générer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine des produits ; qu’en se bornant à relever que le nom commercial  » La Tresse  » ne prêterait pas à confusion avec la dénomination  » La Marine « , sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce terme ne rappelait pas le slogan utilisé par M. X… depuis nombreuses années, et si la reprise de cet élément de communication pour commercialiser des copies serviles des produits exploités par M. X… et la société La Marine n’était pas de nature à entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel qui a procédé à un examen précis des conditions dans lesquelles les sandales étaient présentées sur le stand tenu par la société La Marine et sur celui tenu par Mme Y…et M. Z…, et qui a pris en considération les dénominations utilisées par les parties pour accompagner la vente de leurs produits, a souverainement estimé que la clientèle n’était pas exposée à un risque de confusion ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que l’exploitation non équivoque d’une oeuvre par une personne physique ou morale sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre du droit de propriété incorporelle ;

Attendu que pour débouter M. X… de son action en contrefaçon, l’arrêt constate que celui-ci n’apportait aucun élément de nature à justifier de sa qualité d’auteur et retient qu’il n’était pas présumé titulaire des droits d’exploitation des modèles en cause qui avaient été vendus par des tiers à La Réunion et sur le marché de Chatuchak à Bangkok, avant qu’il ne commençât à les commercialiser ;

Qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses propres constatations, que M. X… justifiait d’actes non équivoques d’exploitation en France métropolitaine depuis juin 2001, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de la concurrence déloyale, l’arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne M. Z…et Mme Y…aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;