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Principe de priorité, action en nullité d’une marque communautaire ou action en interdiction de l’utiliser au regard d’une marque communautaire antérieure : une nouvelle voie qui ne passera pas nécessairement par Alicante

Les actions principales en nullité de marque communautaire sont à porter à l’OHMI (article 52 et suivants du règlement 207/2009). Mais l’action en interdiction même fondée sur une marque communautaire peut être engagée devant un Tribunal des marques communautaires par exemple à Paris. Quand le présumé contrefacteur a une marque communautaire seconde en date et qu’il l’utilise en France fallait-il aller d’abord à Alicante ? L’arrêt du 21 février 2013 nous dirait-il que l’action parisienne suffit ?

  • L’arrêt rendu par la Cour de Justice dans l’affaire C‑561/11 nous dit ceci

L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.

  • Voyons sa motivation et comprenons bien ce que cela signifie :

Sur le fond

32      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.

33      Il importe de relever, tout d’abord, que l’article 9, paragraphe 1, du règlement ne fait pas de différence selon que le tiers est titulaire d’une marque communautaire ou ne l’est pas. Ainsi, cette disposition reconnaît au titulaire d’une marque communautaire un droit exclusif qui l’habilite à interdire à «tout tiers», en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, de signes susceptibles de porter atteinte à sa marque

……….

37      Il ressort ainsi du libellé de l’article 9, paragraphe 1, du règlement et de l’économie générale de ce dernier que le titulaire d’une marque communautaire doit pouvoir interdire au titulaire d’une marque communautaire postérieure de faire usage de celle-ci.

38      Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que le titulaire d’une marque communautaire postérieure bénéficie, lui aussi, d’un droit exclusif en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement.

39      À cet égard, il convient de relever que, ainsi que la Commission européenne l’a fait valoir dans ses observations, les dispositions du règlement doivent être interprétées à la lumière du principe de priorité, en vertu duquel la marque communautaire antérieure prime sur la marque communautaire postérieure (voir, par analogie, arrêt Celaya Emparanza y Galdos Internacional, précité, point 39).

40      En effet, il découle notamment des articles 8, paragraphe 1, et 53, paragraphe 1, du règlement que, en cas de conflit entre deux marques, celle enregistrée en premier lieu est présumée réunir les conditions requises pour obtenir la protection communautaire avant celle enregistrée en second lieu.

41      Il convient de rejeter, en outre, l’argumentation de la FCIPPR selon laquelle les caractéristiques de la procédure d’enregistrement des marques communautaires exigent que lorsque, à l’issue de cette procédure, l’enregistrement de la marque est accordé, ladite marque confère à sont titulaire un droit d’utilisation qui ne peut être remis en cause que par une action en nullité auprès de l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon.

42      Il est certes vrai que la procédure d’enregistrement des marques communautaires, telle qu’établie aux articles 36 à 45 du règlement, comporte un examen de fond visant à déterminer préalablement à l’enregistrement si la marque communautaire remplit les conditions d’obtention de la protection.

43      Cette procédure prévoit de plus une phase de publication dans laquelle les tiers peuvent adresser à l’OHMI des observations écrites précisant les motifs selon lesquels la marque devrait être refusée d’office à l’enregistrement, ainsi que la possibilité pour les titulaires des marques antérieures de former opposition à l’enregistrement de la marque dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, en alléguant notamment les motifs relatifs de refus visés à l’article 8 du règlement.

44      Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 32 et 42 de ses conclusions, ces circonstances ne sont pas déterminantes.

……

47      D’autre part, la Cour a déjà jugé, dans le cadre du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p.1), que les actions en matière de contrefaçon et celles en matière de nullité se distinguent par leur objet et par leurs effets, de sorte que la possibilité pour le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré antérieur d’introduire une action en contrefaçon contre le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur n’est pas de nature à vider de sens l’introduction d’une demande en nullité auprès de l’OHMI contre ce dernier (arrêt Celaya Emparanza y Galdos Internacional, précité, point 50).

48      Cette constatation est transposable mutatis mutandis au contexte des marques communautaires, de telle sorte qu’il convient de considérer que la possibilité, pour le titulaire d’une marque communautaire antérieure, d’introduire une action en contrefaçon contre le titulaire d’une marque communautaire postérieure ne saurait vider de sens ni l’introduction d’une demande en nullité auprès de l’OHMI ni les mécanismes de contrôle préalable disponibles dans le cadre de la procédure d’enregistrement des marques communautaires.

…..

51      Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 43 et 44 de ses conclusions, si le titulaire d’une marque communautaire antérieure devait, pour interdire l’usage, par un tiers, d’un signe qui porterait atteinte aux fonctions de sa marque, attendre la déclaration de nullité de la marque communautaire postérieure dont ledit tiers est titulaire, la protection que l’article 9, paragraphe 1, du règlement lui confère serait considérablement affaiblie.

52      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 9, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.

 

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Quand l’OHMI enregistre une marque qui porte atteinte au drapeau de la commission européenne « Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d’or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas », et que celle-ci rencontre quelques difficultés dans la procédure en annulation de cette marque communautaire

Les emblèmes étatiques constituent des obstacles absolus à une demande de marque communautaire. L’intérêt de l’arrêt du 15 janvier 2013  est encore plus grand quand il s’agit de l’emblème de l’Union Européenne et qu’il s’applique à l’action de la Commission européenne qui a eu quelques difficultés avec la procédure en annulation de la marque communautaire. Affaire T‑413/11, Welte-Wenu GmbH contre (OHMI) et en intervention : la Commission européenne

 

4 avril 2001 : Welte-Wenu GmbH dépose la marque communautaire sur le signe figuratif suivant :

Pour

–        classe 7 : « Arbres de transmission et pièces de rechange pour arbres de transmission pour véhicules et machines, autres que pour véhicules terrestres » ;

–        classe 12 : « Arbres de transmission et pièces de rechange pour arbres de transmission pour véhicules terrestres ».

8 octobre 2001 : publication de la demande de marque communautaire.

9 avril 2002 : enregistrement de la marque communautaire.

4 février 2009 : La Commission des communautés européennes engage devant l’OHMI une action en nullité de la marque en invoquant que la marque en cause consistait en une « imitation au point de vue héraldique » des emblèmes dont le drapeau de l’Union européenne et le logo

30 juin 2010 : la division d’annulation rejette la demande de la Commission.

17 août 2010 : recours de la Commission.

12 mai 2011 : la première chambre de recours de l’OHMI annule la décision de la division d’annulation et annule la marque communautaire.

Recours de Welte-Wenu GmbH que le Tribunal va rejeter sauf pour la condamnation d’une partie des dépens.

 

  • Quelques problèmes de procédure pour la Commission : Welte-Wenu GmbH conteste que la Commission ait dès sa demande initiale fondée correctement sa demande sur « la probabilité de l’établissement, par le public concerné, d’un lien entre la marque visée par la demande en cause et l’organisation internationale intergouvernementale concernée ».

 

22      En l’espèce, il convient de relever qu’il résulte de la lecture de la demande en nullité, telle qu’elle figure dans le dossier de la procédure devant l’OHMI transmis au Tribunal en application de l’article 133, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, que la Commission avait bien invoqué, à l’appui de sa demande, la possibilité de l’établissement d’un lien, par le public concerné, entre les produits visés par la marque en cause et l’Union. En particulier, la Commission a relevé que la couronne d’étoiles, l’arrangement de couleurs et le mot « european » (européen), utilisés dans la marque en cause, étaient de nature à tromper le public qui pouvait croire que les « services » protégés provenaient de l’Union ou d’une entité autorisée par celle‑ci, ou qu’ils étaient contrôlés ou garantis par l’Union. Cette argumentation est d’ailleurs résumée par la division d’annulation, au point 6 de sa décision. Il résulte en outre du point 29 de la même décision, que la division d’annulation a compris que l’allusion de la Commission à des « services », alors que la marque en cause ne visait que des produits, résultait d’une erreur évidente et qu’il convenait de comprendre l’argumentation de la Commission en ce sens qu’elle visait la possibilité de l’établissement d’un lien, par le public pertinent, entre les produits visés par la marque en cause et l’Union européenne.

23      Il résulte également de la lecture de la demande en nullité de la Commission, que celle‑ci avait fait référence, à l’appui de son argumentation, à l’arrêt du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA) (T‑127/02, Rec. p. II‑1113; ci‑après l’ « arrêt ECA »). Toutefois, en raison d’une autre erreur évidente, elle a indiqué qu’il s’agissait d’un arrêt de la Cour et elle a fait référence à un numéro d’affaire inexact (C‑127/02). La division d’annulation a, néanmoins, compris que la Commission invoquait l’arrêt ECA et, au point 29 de sa décision, elle a rectifié les erreurs de la Commission en indiquant la citation correcte de cet arrêt.

24      Il convient de rappeler également que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, l’article 76 du règlement n° 207/2009, au même titre que l’article 74 du règlement n° 40/94, qui était applicable au moment de la présentation de la demande en nullité de la Commission et dont le contenu est identique, ne fait pas obstacle à ce que les instances de l’OHMI fondent leur décisions, outre sur les faits et les preuves présentés par les parties, sur des faits notoires

……

26      Il est certes vrai que, pour démontrer la probabilité que le public établisse un lien entre les produits visés par la marque en cause et l’Union européenne, elle s’est bornée à faire référence à « la grande variété des services et des produits que peuvent offrir le Conseil de l’Europe et l’Union européenne » en renvoyant, à cet égard, à l’arrêt ECA, point 23 supra, sans avancer une autre preuve de cette dernière affirmation. Toutefois, ainsi qu’il ressort, précisément, de l’arrêt ECA, point 23 supra (point 68), cette affirmation était fondée sur un fait notoire qui peut être considéré comme prouvé sans référence à des éléments concrets.

…..

33      S’agissant de la directive 2007/46, il est certes exact que la Commission ne l’avait pas évoquée dans la demande en nullité et qu’elle y a fait référence, pour la première fois, dans son mémoire devant la chambre de recours. Il n’en reste pas moins que cette directive ne saurait être regardée comme un élément de preuve que les parties devant la chambre de recours doivent produire en temps utile. Cette directive, publiée au Journal officiel de l’Union européenne, constitue un élément du droit de l’Union et fait, dès lors, partie des données de droit dont les parties peuvent faire état à n’importe quel stade de la procédure devant l’OHMI et que ce dernier non seulement peut, mais, le cas échéant, doit prendre en considération d’office….. Bien que cette directive ne porte pas sur le droit de la propriété intellectuelle, mais sur la réception des véhicules à moteur et de leurs composants, l’OHMI, qui, aux termes de l’article 115, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, est un organisme de l’Union, ne saurait être censé ignorer le droit de l’Union.

 

  • L’héraldisme s’accompagne d’une description « Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d’or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas ». Comment apprécier le risque de confusion entre l’azur et le bleu ? Mais l’héraldisme ne distingue pas les tons des couleurs.

37      L’interdiction d’imitation d’un emblème concerne cependant uniquement les imitations de celui-ci du point de vue héraldique, c’est‑à‑dire celles qui réunissent les connotations héraldiques qui distinguent l’emblème des autres signes. Ainsi, la protection contre toute imitation du point de vue héraldique se réfère non à l’image en tant que telle, mais à son expression héraldique. Aussi y a‑t‑il lieu, afin de déterminer si la marque comprend une imitation du point de vue héraldique, de considérer la description héraldique de l’emblème en cause. Il y a toutefois lieu de préciser que toute différence entre la marque concernée et l’emblème, détectée par un spécialiste de l’art héraldique, ne sera pas nécessairement perçue par le consommateur moyen qui, en dépit de différences au niveau de certains détails héraldiques, peut voir dans la marque une imitation de l’emblème en question…

….

39      En l’espèce, la chambre de recours a commencé par procéder, aux points 32 à 41 de la décision attaquée, à une comparaison entre l’emblème QO 0927 reproduit au point 8 ci‑dessus (ci‑après, le « drapeau européen ») et la marque en cause. Elle s’est d’abord référée à la description héraldique du drapeau européen telle que produite par la Commission. Cette description, qui figure également au point 43 de l’arrêt ECA, point 23 supra, est rédigée en les termes suivants :

« Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d’or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas. »

….

41      Au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé ce qui suit :

« Dans le domaine de l’héraldique, la couleur ‘bleue’ existe ; c’est donc la même couleur qui est utilisée dans les deux cas. La différence entre la couleur ‘azur’ et le ton de bleu utilisé par la marque communautaire attaquée est également trop insignifiante pour pouvoir, en toute hypothèse, être remarquée. »

42      C’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait, tout au plus, une différence de couleur insignifiante entre le fond de la marque en cause et celui du drapeau européen. Il convient de noter à cet égard que, dans la terminologie héraldique anglaise et française le terme « azur » désigne la couleur bleue. En outre, l’héraldique ne distingue pas entre différents tons d’une même couleur. Ainsi, la représentation du drapeau européen avec le ton de la couleur bleu utilisée dans la marque en cause resterait fidèle à la description héraldique de cet emblème.

43      Au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a poursuivi en développant les considérations suivantes, qui sont également correctes dès lors qu’elles découlent de la jurisprudence mentionnée au point 37 ci-dessus :

« D’un point de vue héraldique, la disposition des étoiles est dépourvue de signification. Toutefois, un spécialiste du domaine de l’héraldique percevra immédiatement la différence de couleur des étoiles. D’un point de vue héraldique, surtout au regard du fait que seules quatre couleurs et deux métaux sont utilisés, il existe une différence entre les cercles d’étoiles respectifs. Cette différence ne sera toutefois pas nécessairement perçue par le public ciblé ; ce dernier y verra encore moins une différence héraldique ».

44      Sur la base de ces considérations, la chambre de recours a correctement conclu, au point 41 de la décision attaquée, que le signe compris dans la marque en cause constituait une imitation, au se sens de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris, du drapeau européen. Cette conclusion n’est d’ailleurs pas spécifiquement contestée par la requérante.

  • Le lien entre la marque en cause et l’Union et le Conseil de l’Europe retenu par la Chambre de Recours

46      Pour parvenir à cette conclusion, la chambre de recours s’est d’abord référée, au point 43 de la décision attaquée, à la directive 2007/46, et elle a mis en exergue le fait que cette directive établissait un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques applicables à la réception des véhicules neufs relevant de son champ d’application, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques destinés à ces véhicules. Elle a également souligné que cette directive contenait aussi des dispositions applicables à la vente et à la mise en service des pièces et des équipements destinés à des véhicules réceptionnés et que, aux fins de son application, des exigences techniques spécifiques concernant la construction et le fonctionnement des véhicules étaient fixées dans des actes réglementaires. …

  • Sur l’examen global de la marque, la présence de ce drapeau élargit le risque de confusion

64      ……. Il convient en effet de relever que ni l’existence des deux éléments verbaux de la marque en cause ni l’image du croisillon au milieu de cette marque ne sont de nature à exclure l’établissement, par le public visé, d’un lien entre, d’une part, la requérante et les produits couverts par la marque en cause et, d’autre part, les institutions, les organes ou les organismes de l’Union ou d’une autre organisation internationale intergouvernementale qui utilise le drapeau européen. L’image du croisillon sera, sans doute, perçue par le public comme une allusion directe aux produits couverts par la marque en cause. Quant aux éléments verbaux, ils sont de nature à rendre plus probable l’établissement, dans l’esprit du public, d’un lien entre les produits en cause et l’Union. Tel est, en particulier, le cas du terme « services » qui, compte tenu également du fait que la marque en cause ne vise que des produits, pourrait être perçu comme une référence à des services d’homologation, de contrôle de qualité ou de garantie des produits couverts par la marque en cause, fournis par une agence officielle de l’Union. Le terme « european », qui fait partie de la dénomination de plusieurs institutions, organes ou organismes de l’Union, est également de nature à renforcer cette probabilité.

..

68      Doit également être rejeté l’argument de la requérante, selon lequel le public professionnel pertinent connaît la marque en cause et est conscient du fait qu’elle renvoie à la requérante. Il convient d’emblée de relever que si, certes, la requérante a avancé cet argument également durant la procédure devant les instances de l’OHMI, elle ne l’a étayé d’aucun élément de preuve. Or, à défaut de tels éléments, l’affirmation d’une connaissance généralisée du fait que la marque en cause renvoie à la requérante ne peut pas être admise. Contrairement à ce que semble considérer la requérante, le seul fait que la marque en cause figurait sur le registre des marques communautaires depuis 2002 n’est pas suffisant à cet égard, faute de preuves d’une utilisation réelle de ladite marque pendant cette période. En tout cas, ce qui importe, du point de vue de l’application de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous c), de la convention de Paris, est la connaissance de l’absence de tout lien entre la requérante et ses produits, d’une part, et l’Union, d’autre part. Or, en raison de la présence dans la marque en cause d’une imitation du drapeau européen, même les membres du public pertinent conscients de ce que cette marque renvoie à la requérante et à ses produits pourraient être amenés à croire que ces produits bénéficient d’une approbation ou d’une garantie de l’Union.

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Conflit entre une marque pour des bougies et des eaux de toilette et le même signe déposé ultérieurement pour des boissons alcoolisées

Diptyque qui a pour activité la fabrication de bougies parfumées et d’eaux de toilette est titulaire d’une marque française verbale  » Diptyque, » déposée le 27 novembre 1981 et enregistrée sous le numéro 1 680 475 pour des produits en classes 3, 14, 18, 21, 24 et 25 et régulièrement renouvelée, et d’une marque communautaire verbale « Diptyque », déposée le 11 février 2005 et enregistrée sous le numéro 00 4 292 652 pour les produits et services en classes 3, 14 et 35 ;

28 mars 2008 : dépôt à tire de marque française par Hennessy de la marque « Diptyque », pour désigner des boissons alcooliques. La marque est enregistrée sous le numéro 08 3 565 540. Sous cette marque, des cognacs sont commercialisés.

Diptyque assigne Hennessy  pour obtenir la nullité de la marque et l’interdiction de celle-ci pour des alcools, ces demandes sont acceptées par la Cour de Paris par son arrêt du 26 octobre 2012.

De l’arrêt du 20 novembre 2012 de la Cour de cassation qui a rejeté les différents moyens au pourvoi de Hennesy,  nous retiendrons celui-ci:

Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L. 3323-3 du code de la santé publique qu’est considérée comme publicité indirecte en faveur d’une boisson alcoolique et comme telle, soumise aux restrictions prévues à l’article L. 3323-2 du même code, la publicité en faveur d’un produit autre qu’une boisson alcoolique qui par l’utilisation d’une marque, rappelle une telle boisson ; qu’ayant constaté que la société Diptyque avait, depuis le 1er janvier 1990, mis sur le marché sous sa marque « Diptyque » divers produits autres que des boissons alcooliques, et que la société Hennessy faisait usage d’une marque identique pour commercialiser des boissons alcooliques, la cour d’appel qui n’a pas commis la confusion invoquée à la cinquième branche ni méconnu le principe de spécialité, en a exactement déduit , sans avoir à faire d’autres recherches , que le dépôt de la marque « Diptyque » par la société Hennessy et la commercialisation de produits sous celle-ci créaient une entrave à la libre utilisation de la marque première ;

A noter un des arguments invoqués au pourvoi : « à propos d’un nouveau contrôle de constitutionnalité« ;

ALORS QUE, à titre subsidiaire, si les dispositions de l’article 10-V de la loi n°91-32 du 10 janvier 1991, aujourd’hui codifié sous l’article L.3323-3 du code de la santé publique, doivent être lues comme autorisant l’annulation d’une marque désignant des boissons alcoolisées, une telle lecture constitue un « changement de circonstances » au sens de l’article 23-2 2° de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, dans sa rédaction issue de la L.O. n°du 10 décembre 2009, de nature à justifier la soumission des dispositions précitées à un nouveau contrôle de constitutionnalité; que l’abrogation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel entraînera la censure de l’arrêt attaqué.

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Action en nullité d’une marque communautaire : l’application des règles nationales pour la détermination du droit antérieur invoqué et de la preuve de son contenu

2 octobre 2007 : National Lottery Commission obtient pour des produits et services des classes 9, 16, 25, 28 et 41, l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe :

 

20 novembre 2007 : Mediatek Italia Srl et M. Giuseppe de Gregorio demandent la nullité de cette marque sur le fondement de l’article 52, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 40/94  en invoquant un  droit d’auteur :

Ce signe est désigné à l’arrêt la « mano portafortuna ».

16 juillet 2009 : la division d’annulation de l’OHMI fait droit à la demande en nullité de la marque.

1er septembre 2009 :  National Lottery Commission forme  un recours auprès de l’OHMI.

9 juin 2010 : la Première Chambre de Recours rejette le recours en se reportant selon la critique qu’en fait la  National Lottery Commission « à la photocopie d’un contrat en date du 16 septembre 1986, par lequel un tiers se présentant comme l’auteur de la mano portafortuna cède, à l’un des demandeurs en nullité, ses droits de reproduction et d’utilisation sur cette œuvre ainsi que sur d’autres dessins figurant en annexe à ce contrat (ci-après le « contrat de 1986 ») » , [qui ] suffisait a attester de l’existence d’un droit d’auteur ».

Le Tribunal saisi par la  National Lottery Commission annule par son arrêt du 13 septembre 2012 la décision de la Chambre de recours de l’OHMI.

Les points cités ci-dessous se rapportent à l’appréciation par la Chambre de recours selon le droit italien de la force probante du contrat daté de 1986 . Problématique essentielle au litige : ce contrat doit-il être réputé valable jusqu’à l’introduction d’une procédure d’inscription en faux ? A noter quelques détails, – « la date du cachet de la poste (le 21 septembre 1986) correspond à un jour de fermeture des bureaux de poste  et la durée de protection des droits d’auteur de 70 ans, inscrite dans le contrat correspond à celle applicable postérieurement à 1996, alors qu’elle n’était que de 50 ans à la date de rédaction alléguée du contrat de 1986 » -, pour lesquels le Tribunal considère que la Chambre n’a pas appliqué correctement le droit italien.

23      En application de la jurisprudence …….dans la mesure où la question que devait trancher la chambre de recours concerne le point de savoir si, en application du droit italien, les demandeurs en nullité sont effectivement titulaires d’un droit d’auteur, c’est à juste titre que la chambre de recours s’est fondée sur les règles de droit italien déterminant la force probante du contrat de 1986.

24      Il incombe cependant au Tribunal de vérifier, en second lieu, si la chambre de recours a suivi une correcte interprétation du droit italien pertinent, en concluant que, en application des articles 2702 et 2703 du code civil italien, le contrat de 1986 faisait pleinement foi de la provenance des déclarations de ceux qui les avaient souscrites jusqu’à l’introduction d’une procédure d’inscription en faux.

25      Selon l’article 2702 du code civil italien, l’acte sous seing privé vaut preuve, jusqu’à inscription en faux, de la provenance des déclarations qu’il contient de la personne qui l’a signé, si soit la personne contre laquelle il est invoqué reconnaît sa signature soit ladite signature est considérée comme légalement reconnue.

26      L’article 2703 de ce même code dispose qu’une signature qui a été authentifiée par un notaire ou par un autre officier public autorisé est traitée comme ayant été reconnue. L’authentification est définie comme consistant en la certification par l’officier public que la signature a été écrite en sa présence. Il est également souligné que l’officier public doit au préalable vérifier l’identité du signataire.

27      L’article 2704 du code civil italien précise que la date de l’acte sous seing privé pour lequel la signature n’a pas été authentifiée n’est pas certaine et n’est pas opposable aux tiers, à l’exception du jour qui suit l’enregistrement de l’acte sous seing privé ou la mort ou l’incapacité physique du ou des signataires ou du jour où le contenu de l’acte est reproduit dans des actes publics, ou, enfin, du jour où est vérifié un autre fait qui établit d’une manière également certaine l’antériorité de l’établissement de l’acte.

28      Au point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le contrat de 1986 « [était] un acte sous seing privé et [faisait] donc pleinement foi de la provenance des déclarations de ceux qui les [avaient] souscrites jusqu’à inscription de faux conformément à l’article 2702 du code civil ».

29      Toutefois, force est de constater qu’il ressort de la lecture des articles 2702 à 2704 du code civil italien, qu’une telle affirmation ne sera exacte, dans les circonstances de l’espèce, que si la signature des parties au contrat peut être considérée comme légalement reconnue en ce qu’elle aurait été authentifiée en application de l’article 2703 du code civil italien, ou à la condition que l’une des exceptions envisagées par l’article 2704 de ce même code trouve à s’appliquer.

30      Or, il ne saurait valablement être considéré que la circonstance alléguée au point 5 de la décision attaquée, c’est-à-dire la signature devant un notaire le 4 août 2008 d’un « contrat confirmatif de cession » qui confirmerait les dispositions stipulées dans le contrat de 1986 est de nature à authentifier la signature des parties au contrat de 1986 au sens de l’article 2703 du code civil italien. En effet, une telle hypothèse, qui aboutirait à rendre opposable aux tiers un contrat signé en 1986, par l’intervention d’un notaire près de 22 ans après cette date, apparaît en directe contradiction avec les termes mêmes dudit article 2703 selon lequel l’authentification consiste en la certification par l’officier public que la signature a été écrite en sa présence.

31      En outre, en ce qui concerne l’application de l’article 2704 du code civil italien, il y a lieu de souligner que celui-ci permet de rendre opposable aux tiers un acte sous seing privé dont la signature n’a pas été authentifiée, à compter du jour suivant son enregistrement ou la survenance d’un fait qui établit d’une manière également certaine l’antériorité de l’établissement de l’acte.

32      En application de la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation italienne), l’apposition sur un acte sous seing privé d’un cachet postal constitue un fait établissant la date certaine de cet acte au sens de l’article 2704 du code civil, dès lors que le cachet postal figure sur le corps du document lui-même (arrêt du 14 juin 2007, n° 13912). Il ressort également de cette jurisprudence que la preuve contraire de la véracité de la date d’un cachet postal peut être offerte sans qu’il soit besoin d’entamer la procédure d’inscription en faux.

33      En l’espèce, il convient de souligner que, si aucune référence n’est effectuée dans la décision attaquée à l’article 2704 du code civil italien, il y est mentionné la présence d’un cachet postal en date du 21 septembre 1986. Il ressort de l’examen du dossier de procédure devant l’OHMI que ledit cachet postal apparaît sur la première page du contrat, ainsi que sur l’annexe où figure le dessin de la mano portafortuna. Partant, il peut en être déduit que l’apposition dudit cachet postal répond aux conditions énoncées par la jurisprudence de la Cour de cassation italienne.

34      Ainsi, la présence de ce cachet postal est un élément permettant d’établir que le contrat de 1986 a date certaine à compter du 21 septembre 1986 et que, partant, en application de la lecture combinée des articles 2702 à 2704 du code civil, il fait foi de la provenance des déclarations qu’il contient, y compris à l’égard des tiers, depuis le 22 septembre 1986.

35      Toutefois, en application de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, il était loisible à la requérante d’apporter la preuve que le contrat de 1986 avait été, en réalité, rédigé à une autre date que celle figurant sur le cachet postal, sans qu’il soit nécessaire qu’elle introduise une procédure d’inscription en faux.

36      Ainsi, la chambre de recours, en concluant au point 30 de la décision attaquée que le contrat de 1986 « [était] un acte sous seing privé et [faisait] donc pleinement foi de la provenance des déclarations de ceux qui les [avaient] souscrites jusqu’à inscription en faux conformément à l’article 2702 du code civil », alors que le déclenchement d’une telle procédure n’était pas nécessaire dans les circonstances de l’espèce, a suivi une interprétation erronée du droit national applicable en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, partant, a mal apprécié l’étendue exacte de ses compétences.

37      En outre, il y a lieu de constater que la requérante a mis en exergue au cours de la procédure devant la chambre de recours certains éléments, qu’elle qualifie d’ « anomalies », et qui seraient de nature à démontrer le caractère improbable de la rédaction du contrat de 1986 à la date alléguée. Ces éléments sont notamment constitués par les circonstances que la date du cachet de la poste (le 21 septembre 1986) correspond à un jour de fermeture des bureaux de poste et que la durée de protection des droits d’auteur de 70 ans, inscrite dans le contrat correspond à celle applicable postérieurement à 1996, alors qu’elle n’était que de 50 ans à la date de rédaction alléguée du contrat de 1986.

38      Aux points 26 et 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a expliqué ces anomalies par d’éventuelles erreurs du préposé ayant apposé le cachet postal et du juriste ayant rédigé le contrat de 1986.

39      Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé de ces appréciations de la chambre de recours, il suffit de souligner qu’elles ont pu être affectées par l’interprétation erronée du droit italien, soulignée au point 36 ci-dessus. Il peut, en effet, être considéré que la chambre de recours aurait accordé d’avantage d’importance à ces éléments dans l’éventualité où elle aurait estimé qu’il était loisible à la requérante de contester devant elle le caractère certain de la date figurant sur le cachet postal et que, dès lors, le contrat de 1986 ne faisait pas forcément foi de la provenance des déclarations qu’il contient.

40      Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que la chambre de recours a estimé que les demandeurs en nullité avaient démontré l’existence d’un droit antérieur sur la base d’une interprétation erronée du droit national régissant sa protection et que cette erreur a pu avoir une incidence sur le contenu de la décision attaquée.

41      Par conséquent, il convient d’accueillir le moyen tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009 et d’annuler la décision attaquée, sans qu’il y ait lieu d’examiner le deuxième moyen.

 

Attention cet arrêt a été annulé par un arrêt du 27 mars 2014 de la Cour de Justice. Ici

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Du caractère usuel de la marque, à propos de sa validité, de sa dégénérescence, et de sa contrefaçon : l’arrêt du 2 février 2012 de la Cour de Lyon LA PIERRADE

Le caractère usuel d’un signe peut conduire au rejet de la demande d’enregistrement à titre de marque. Postérieurement à l’enregistrement, le signe devenu usuel amène le juge à prononcer la déchéance du titre.  Enfin, lors du procès en contrefaçon, les circonstances des emplois litigieux peuvent infléchir la décision du juge quand le caractère usuel de l’emploi en question se trouve invoqué.

Ces différentes situations avec des intérêts divers se retrouvent à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon du 2 février 2010. 

La marque en question : « La Pierrade » pour désigner « appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; hôtellerie et restauration ».

  1. Le caractère usuel  de la marque lors de son dépôt, s’il a été invoqué, n’a pas été soutenu

Ces développements sont regroupés à l’arrêt sous l’intitulé « validité originelle de la marque »

Le dépôt étant intervenu en 1986, l’examen doit être mené au regard de la loi du 31 décembre 1964 qui disposait que ne peuvent être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire et générique du produit et du service et celles qui sont constituées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit

Pour soutenir ‘qu’au jour du dépôt précité, il était usuel d’utiliser le terme pierrade pour désigner un appareil et/ou un mode de cuisson sur pierre chauffante’, la société Consumer Finance ‘fait sienne l’argumentation développée par la société La Redoute’.

Mais cette dernière ne soutient rien de tel : elle fait valoir que ‘pour apprécier la validité de la marque, il convient de se placer à la date de la présente demande en nullité’, se réclamant ainsi des principes commandant d’ailleurs, non pas la validité du dépôt, mais l’appréciation du risque de confusion au regard d’une notoriété ultérieurement acquise par la marque.

Dès lors, à supposer même que les règles de procédure autorisent la société Consumer Finance à se référer à des conclusions dont elle ne reprend pas les termes, il n’existe dans les écritures de la société La Redoute aucune argumentation susceptible de soutenir sa propre thèse.

Faute d’aucun moyen en ce sens, la demande de nullité de la marque pour défaut originaire de caractère distinctif ne peut donc prospérer.

2. Postérieurement au dépôt, le caractère usuel de la marque enregistrée doit – il être examiné au regard des seuls consommateurs concernés ou aussi en tenant compte des professionnels qui s’adressent à ces consommateurs ?

  • La Cour de Lyon dit que la marque est usuelle pour les consommateurs concernés

Du point de vue du grand public, la démonstration est amplement faite que ce mot est quotidiennement, massivement et couramment utilisé pour désigner un appareil de cuisson caractérisé par le recours à une pierre chauffée.

De nombreuses recettes de cuisine, des annonces de revente sur internet et même une entrée de dictionnaire en font usage, et il n’est aucune trace que le public ait conscience d’employer ainsi un mot protégé en tant que marque.

  • Mais la Cour de Lyon ajoute un second périmètre d’appréciation du caractère usuel de la marque : les professionnels qui s’adressent à ces consommateurs

Mais cela ne suffit pas à en conclure que la marque est devenue usuelle ; ces circonstances manifestent seulement que les produits et services considérés ont eu un grand succès, qu’ils présentaient une originalité et qu’il n’existait pas de mot pour les nommer auparavant, de sorte que le public les identifie par le vocable sous lequel ils ont été initialement offerts à la vente.

Il ne s’en déduit pas que les autres opérateurs économiques du secteur sont dans la même situation, ni qu’ils s’en trouveraient autorisés à profiter des investissements à l’origine de ce succès pour concurrencer le premier intervenant en recourant à ce signe pour désigner des produits et services identiques ou similaires.
…..
Or, il n’est pas même prétendu que, du point de vue des professionnels du secteur de la fabrication et de la commercialisation des appareils de cuisson et autres produits et services désignés dans l’enregistrement, le signe serait devenu usuel

  • Pour la Cour de Lyon la compréhension du signe doit être examinée auprès de ces deux publics

Dès lors, la première condition de la dégénérescence, si même elle est remplie à l’égard du grand public, ne l’est nullement au regard de l’ensemble des professionnels du secteur et, à leur égard, la marque demeure propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Cette condition n’est pas remplie.

Certes la Cour de Lyon à la suite de ce premier examen, va montrer que la dégénérescence du signe pour les seuls consommateurs n’est pas du fait de son titulaire :

Même à admettre que le mot pierrade est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, ce ne serait pas du fait de son titulaire et, faute que cette seconde exigence soit remplie, il n’y aurait pas plus lieu de constater sa dégénérescence.

Ainsi pour la Cour de Lyon, postérieurement à l’enregistrement, l’examen du caractère usuel de la marque doit être conduit au regard :
–    des consommateurs concernés,
–    et des professionnels  qui s’adressent à ces consommateurs.

3° Puis vient le débat sur la contrefaçon : « Réalité de la contrefaçon »

  • Voyons tout d’abord ce que dit la Cour :

Dans cette seconde phrase, la marque est reproduite en tous ses éléments ; le signe est utilisé pour désigner des produits identiques à ceux figurant dans l’enregistrement sous le terme ‘appareils de cuisson’ ; le risque de confusion va de soi et la contrefaçon est caractérisée.

Dans la première, la marque est imitée, puisque l’article ‘la’ ne figure pas dans l’annonce incriminée.

Pour autant, ce simple article produit un effet distinctif négligeable, de sorte que de façon visuelle, conceptuelle et phonétique, l’imitation du seul mot propre à retenir concrètement l’attention et à demeurer présent à l’esprit lorsqu’il n’a pas les deux signes en même temps sous les yeux expose le consommateur raisonnablement informé, qui est d’ici d’attention très moyenne puisqu’il s’agit en l’occurrence de produits de grande consommation, offerts en cadeau qui plus est, à un risque de confusion en raison de cette ressemblance très marquée.

Or, c’est bien au regard de ce consommateur que doit s’évaluer le risque de confusion puisque lui seul, à l’exclusion des professionnels du secteur, y est exposé et que les annonces litigieuses lui étaient destinées.

L’identité des produits désignés achève de créer l’évidence de ce risque ; la contrefaçon est caractérisée.

  • Le malaise est palpable :

– Lors de l’examen du caractère usuel après enregistrement, la Cour dit que pour le consommateur concerné le signe est devenu usuel . la Cour a même dit que  il n’est aucune trace que le public ait conscience d’employer ainsi un mot protégé en tant que marque.

– Pour l’examen de la contrefaçon, la Cour retient le risque de confusion.

4°) Comment sortir de ce paradoxe

Un signe n’est plus apte à exercer son caractère distinctif mais les conditions exigées pour voir prononcer sa dégénérescence ne sont pas remplies.

Faut-il retenir un acte de contrefaçon quand le signe est utilisé en rapport avec les produits visés à enregistrement ?

Non a déjà dit la Cour de Cassation dans son arrêt du 2 novembre 2011, une telle solution n’aurait-elle pas pu s’appliquer ici ?