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Annulation d’une marque communautaire, la compréhension du sanscrit devant le Tribunal de première instance de l’Union européenne

Souvent les marques sont composées de termes issus de langues étrangères.  Un tel choix fragilise la marque quand la langue en  question est utilisée dans un pays de l’Union  européenne,  qu’en est –il quand le mot qui compose la marque, n’appartient pas à une langue officielle d’un des pays de l’Union ?

L’arrêt du 7 novembre 2013 du Tribunal de première instance de l’Union européenne intervient sur la compréhension du sanscrit, l’arrêt est ici .

La marque communautaire contestée porte sur AYUR pour désigner

–        classe 3 : « Produits cosmétiques, produits non médicinaux à base d’herbes pour le soin de la peau, produits non médicinaux à base d’herbes pour le soin des cheveux, lotions non médicinales pour le soin du corps » ;

–        classe 5 : « Produits à base d’herbes pour le traitement de la peau, le contrôle du poids, la perte de poids et le traitement du diabète ; produits et substances à base de vitamines et de minéraux ; compléments santé à usage médical ; produits vitaminés, produits minéraux pour le traitement de la peau, la perte de poids et le traitement du diabète » ;

–        classe 44 : « Services de conseils dans le domaine des remèdes à base d’herbes, de la nutrition, de la santé et des soins de beauté ».

 

Une demande de nullité est engagée par le titulaire des marques bénélux AYUS déposées pour :: « Produits à base d’herbes à usage médicinal », « Herbes à usage non médicinal », « Herbes et plantes fraîches ». ou encore pour: « Compléments alimentaires » ;

La division d’annulation annule la marque communautaire, le recours contre cette décision est rejeté par la Chambre de recours de l’OHMI. Nouveau recours devant le Tribunal.

Parmi les motifs du rejet du recours du titulaire de la marque communautaire , celui relatif à la similarité conceptuelle en langue sanscrite à l’arrêt du 7 novembre 2013 mérite d’être citée :

Sur le plan conceptuel, il convient de relever qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle aucun des signes en cause n’a, en tant que tel, de signification. En effet, d’une part, s’agissant du terme « ayur », la requérante admet qu’il n’a aucune portée conceptuelle définie et identifiable pour le public. D’autre part, contrairement à ce que prétend la requérante, aucun élément ne permet de considérer que le public pertinent percevra immédiatement la signification du terme « ayus ». Certes, ainsi que le souligne la requérante, le terme « ayus » est mentionné sur les sites Internet dont les pages ont été versées au dossier, lesquelles indiquent que ce terme signifie, en langue sanscrite, « vie » et qu’il est utilisé pour former le terme « ayurvéda », qui se réfère à une médecine traditionnelle indienne. Cela n’est toutefois pas suffisant pour considérer que le public pertinent, lequel est composé du consommateur moyen du Benelux, est familiarisé avec le terme de langue sanscrite « ayus » et qu’il en comprendra immédiatement la portée. Aucun élément n’a d’ailleurs été apporté pour démontrer que ledit public, ou une partie significative de celui-ci, a des connaissances en sanskrit. Quant à l’argument selon lequel les consommateurs des produits et des services en cause sont généralement des amateurs de médecine alternative et connaissent les éléments de vocabulaire rattaché à cette pratique, il doit être relevé que, même à supposer qu’il existe, parmi le grand public des consommateurs de l’Union européenne, un public plus spécialisé ayant des connaissances en matière de médecine alternative, d’ésotérisme, d’hindouisme, de culture orientale et de yoga ….ainsi qu’un public de professionnels des produits de beauté et de santé, qui pourront comprendre la signification du terme « ayus », rien ne permet de considérer que ces publics constituent une partie significative du public pertinent. Dans ces conditions, aucune comparaison conceptuelle n’apparaît possible.

47      En tout état de cause, à supposer que le public pertinent, ou une partie de celui-ci, en l’occurrence les amateurs de médecine alternative ou les professionnels des produits de beauté et de santé, puisse associer le terme « ayus » à l’ayurvéda, ce public, ou cette partie de ce dernier, associera également, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, le terme « ayur » à l’ayurvéda. Dans cette hypothèse, les signes en cause devraient être considérés comme similaires sur le plan conceptuel.

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Transmission par Internet des émissions de TV, une autorisation spécifique est requise des titulaires des droits d’auteur

Un arrêt très important vient d’être rendu par la Cour de Justice, le 7 mars 2013,  à propos de la diffusion sur Internet des émissions de télévision.

Cet arrêt du 7 mars 2013 intervient sur une question préjudicielle de la High Court of Justice (England & Wales) du 17 novembre 2011, dans la procédure qui oppose ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd contre TVCatchup Ltd, affaire C-607/11.

  • Brièvement les faits

Ils méritent d’être rappelés en particulier ceux du point 10 de l’arrêt. Le point 11 indique le financement par la publicité des services diffusés sur Internet.

9        TVC offre sur Internet des services de diffusion d’émissions télévisées. Ces services permettent aux utilisateurs de recevoir «en direct» au moyen d’Internet des flux d’émissions télévisées gratuites, y compris les émissions télévisées diffusées par les requérantes au principal [ les sept radiodiffuseurs terrestres cf. point 39, indiqués ci-dessus].

10      TVC s’assure du fait que les utilisateurs de ses services n’obtiennent l’accès qu’à un contenu qu’ils sont déjà légalement en droit de regarder au Royaume-Uni au moyen de leur licence de télévision. Les conditions sur lesquelles les utilisateurs doivent marquer leur accord comprennent ainsi la possession d’une licence de télévision valable et la restriction de l’utilisation des services de TVC au Royaume-Uni. Le site Internet de TVC dispose d’équipements lui permettant d’authentifier le lieu où se trouve l’utilisateur et refuse l’accès lorsque les conditions imposées aux utilisateurs ne sont pas remplies.

11      Les services offerts par TVC sont financés par la publicité. Il s’agit d’une publicité audiovisuelle présentée avant que puisse être vu le flux de vidéo de l’émission concernée. Les publicités déjà contenues dans les émissions d’origine sont conservées sans modification et envoyées à l’utilisateur comme un élément du flux. Des publicités «en insert» («in‑skin») apparaissent également sur l’ordinateur ou un autre appareil de l’utilisateur.

  • L’analyse de la Cour

– La qualification juridique de communication au public

23 Or, il découle, en particulier, du considérant 23 de la directive 2001/29 que le droit d’auteur de communication au public couvre toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public non présent au lieu d’origine de la communication, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. En outre, il résulte de l’article 3, paragraphe 3, de cette directive que l’autorisation de l’inclusion des œuvres protégées dans une communication au public n’épuise pas le droit d’autoriser ou d’interdire d’autres communications au public de ces œuvres.

24 Il s’ensuit que le législateur de l’Union, en régissant les situations dans lesquelles une œuvre donnée fait l’objet d’utilisations multiples, a entendu que chaque transmission ou retransmission d’une œuvre qui utilise un mode technique spécifique doit être, en principe, individuellement autorisée par l’auteur de l’œuvre en cause.

25 Ces constatations sont d’ailleurs corroborées par les articles 2 et 8 de la directive 93/83 qui exigent une nouvelle autorisation pour une retransmission simultanée, inchangée et intégrale, par satellite ou par câble, d’une transmission initiale d’émissions de télévision ou de radio qui contiennent des œuvres protégées, bien que ces émissions puissent être déjà reçues dans leur zone de couverture par d’autres modes techniques, tels que par ondes radioélectriques des réseaux terrestres.

– Des techniques différentes

39      En revanche, la présente affaire au principal concerne la transmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion terrestre et la mise à disposition des mêmes œuvres sur Internet. Ainsi qu’il découle des points 24 à 26 du présent arrêt, chacune de ces deux transmissions doit être autorisée individuellement et séparément par les auteurs concernés étant donné que chacune d’elles est effectuée dans des conditions techniques spécifiques, suivant un mode différent de transmission des œuvres protégées et chacune destinée à un public. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu d’examiner, en aval, la condition du public nouveau qui n’est pertinente que dans les situations sur lesquelles la Cour a été amenée à se prononcer dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts précités….

  • La décision

1)      La notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre une retransmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre

–        qui est effectuée par un organisme autre que le radiodiffuseur original,

–        au moyen d’un flux Internet mis à disposition des abonnés de cet organisme qui peuvent recevoir cette retransmission en se connectant au serveur de celui-ci,

–        bien que ces abonnés se trouvent dans la zone de réception de ladite radiodiffusion télévisuelle terrestre et puissent recevoir légalement celle-ci sur un récepteur de télévision.

2)      La réponse à la première question n’est pas influencée par le fait qu’une retransmission, telle que celle en cause au principal, est financée par la publicité et revêt ainsi un caractère lucratif.

3)      La réponse à la première question n’est pas influencée par le fait qu’une retransmission, telle que celle en cause au principal, est effectuée par un organisme qui se trouve en concurrence directe avec le radiodiffuseur original.

 

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Du caractère usuel de la marque, à propos de sa validité, de sa dégénérescence, et de sa contrefaçon : l’arrêt du 2 février 2012 de la Cour de Lyon LA PIERRADE

Le caractère usuel d’un signe peut conduire au rejet de la demande d’enregistrement à titre de marque. Postérieurement à l’enregistrement, le signe devenu usuel amène le juge à prononcer la déchéance du titre.  Enfin, lors du procès en contrefaçon, les circonstances des emplois litigieux peuvent infléchir la décision du juge quand le caractère usuel de l’emploi en question se trouve invoqué.

Ces différentes situations avec des intérêts divers se retrouvent à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon du 2 février 2010. 

La marque en question : « La Pierrade » pour désigner « appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; hôtellerie et restauration ».

  1. Le caractère usuel  de la marque lors de son dépôt, s’il a été invoqué, n’a pas été soutenu

Ces développements sont regroupés à l’arrêt sous l’intitulé « validité originelle de la marque »

Le dépôt étant intervenu en 1986, l’examen doit être mené au regard de la loi du 31 décembre 1964 qui disposait que ne peuvent être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire et générique du produit et du service et celles qui sont constituées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit

Pour soutenir ‘qu’au jour du dépôt précité, il était usuel d’utiliser le terme pierrade pour désigner un appareil et/ou un mode de cuisson sur pierre chauffante’, la société Consumer Finance ‘fait sienne l’argumentation développée par la société La Redoute’.

Mais cette dernière ne soutient rien de tel : elle fait valoir que ‘pour apprécier la validité de la marque, il convient de se placer à la date de la présente demande en nullité’, se réclamant ainsi des principes commandant d’ailleurs, non pas la validité du dépôt, mais l’appréciation du risque de confusion au regard d’une notoriété ultérieurement acquise par la marque.

Dès lors, à supposer même que les règles de procédure autorisent la société Consumer Finance à se référer à des conclusions dont elle ne reprend pas les termes, il n’existe dans les écritures de la société La Redoute aucune argumentation susceptible de soutenir sa propre thèse.

Faute d’aucun moyen en ce sens, la demande de nullité de la marque pour défaut originaire de caractère distinctif ne peut donc prospérer.

2. Postérieurement au dépôt, le caractère usuel de la marque enregistrée doit – il être examiné au regard des seuls consommateurs concernés ou aussi en tenant compte des professionnels qui s’adressent à ces consommateurs ?

  • La Cour de Lyon dit que la marque est usuelle pour les consommateurs concernés

Du point de vue du grand public, la démonstration est amplement faite que ce mot est quotidiennement, massivement et couramment utilisé pour désigner un appareil de cuisson caractérisé par le recours à une pierre chauffée.

De nombreuses recettes de cuisine, des annonces de revente sur internet et même une entrée de dictionnaire en font usage, et il n’est aucune trace que le public ait conscience d’employer ainsi un mot protégé en tant que marque.

  • Mais la Cour de Lyon ajoute un second périmètre d’appréciation du caractère usuel de la marque : les professionnels qui s’adressent à ces consommateurs

Mais cela ne suffit pas à en conclure que la marque est devenue usuelle ; ces circonstances manifestent seulement que les produits et services considérés ont eu un grand succès, qu’ils présentaient une originalité et qu’il n’existait pas de mot pour les nommer auparavant, de sorte que le public les identifie par le vocable sous lequel ils ont été initialement offerts à la vente.

Il ne s’en déduit pas que les autres opérateurs économiques du secteur sont dans la même situation, ni qu’ils s’en trouveraient autorisés à profiter des investissements à l’origine de ce succès pour concurrencer le premier intervenant en recourant à ce signe pour désigner des produits et services identiques ou similaires.
…..
Or, il n’est pas même prétendu que, du point de vue des professionnels du secteur de la fabrication et de la commercialisation des appareils de cuisson et autres produits et services désignés dans l’enregistrement, le signe serait devenu usuel

  • Pour la Cour de Lyon la compréhension du signe doit être examinée auprès de ces deux publics

Dès lors, la première condition de la dégénérescence, si même elle est remplie à l’égard du grand public, ne l’est nullement au regard de l’ensemble des professionnels du secteur et, à leur égard, la marque demeure propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Cette condition n’est pas remplie.

Certes la Cour de Lyon à la suite de ce premier examen, va montrer que la dégénérescence du signe pour les seuls consommateurs n’est pas du fait de son titulaire :

Même à admettre que le mot pierrade est devenue la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service, ce ne serait pas du fait de son titulaire et, faute que cette seconde exigence soit remplie, il n’y aurait pas plus lieu de constater sa dégénérescence.

Ainsi pour la Cour de Lyon, postérieurement à l’enregistrement, l’examen du caractère usuel de la marque doit être conduit au regard :
–    des consommateurs concernés,
–    et des professionnels  qui s’adressent à ces consommateurs.

3° Puis vient le débat sur la contrefaçon : « Réalité de la contrefaçon »

  • Voyons tout d’abord ce que dit la Cour :

Dans cette seconde phrase, la marque est reproduite en tous ses éléments ; le signe est utilisé pour désigner des produits identiques à ceux figurant dans l’enregistrement sous le terme ‘appareils de cuisson’ ; le risque de confusion va de soi et la contrefaçon est caractérisée.

Dans la première, la marque est imitée, puisque l’article ‘la’ ne figure pas dans l’annonce incriminée.

Pour autant, ce simple article produit un effet distinctif négligeable, de sorte que de façon visuelle, conceptuelle et phonétique, l’imitation du seul mot propre à retenir concrètement l’attention et à demeurer présent à l’esprit lorsqu’il n’a pas les deux signes en même temps sous les yeux expose le consommateur raisonnablement informé, qui est d’ici d’attention très moyenne puisqu’il s’agit en l’occurrence de produits de grande consommation, offerts en cadeau qui plus est, à un risque de confusion en raison de cette ressemblance très marquée.

Or, c’est bien au regard de ce consommateur que doit s’évaluer le risque de confusion puisque lui seul, à l’exclusion des professionnels du secteur, y est exposé et que les annonces litigieuses lui étaient destinées.

L’identité des produits désignés achève de créer l’évidence de ce risque ; la contrefaçon est caractérisée.

  • Le malaise est palpable :

– Lors de l’examen du caractère usuel après enregistrement, la Cour dit que pour le consommateur concerné le signe est devenu usuel . la Cour a même dit que  il n’est aucune trace que le public ait conscience d’employer ainsi un mot protégé en tant que marque.

– Pour l’examen de la contrefaçon, la Cour retient le risque de confusion.

4°) Comment sortir de ce paradoxe

Un signe n’est plus apte à exercer son caractère distinctif mais les conditions exigées pour voir prononcer sa dégénérescence ne sont pas remplies.

Faut-il retenir un acte de contrefaçon quand le signe est utilisé en rapport avec les produits visés à enregistrement ?

Non a déjà dit la Cour de Cassation dans son arrêt du 2 novembre 2011, une telle solution n’aurait-elle pas pu s’appliquer ici ?

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Le néologisme INFRONT refusé à l’enregistrement par l’OHMI, décision confirmée par l’arrêt du 14 décembre 2011 du Tribunal

INFRONT est déposée à titre de marque communautaire par une société allemande pour désigner :

–        classe 6 : « Matériaux de construction, garnitures pour meubles, bâtiment, construction, raccordement, portes et portes coulissantes ainsi que charnières de meubles, leurs pièces et matériel de fixation en métaux communs ; guides, mécanismes d’entraînement, amortisseurs, entraîneurs, visserie, chevilles, vis, cintres, barres de suspension, lattes profilées, formées, décoratives ; serrures, olives pour serrures et barillets et boîtiers à serrures » ;

–        classe 20 : « Matériaux de construction, garnitures pour meubles, bâtiment, construction, raccordement, portes et portes coulissantes ainsi que charnières de meubles, leurs pièces et matériel de fixation ; guides, mécanismes d’entraînement, amortisseurs, entraîneurs, visserie, chevilles, vis, cintres, barres de suspension, lattes profilées, formées, décoratives ; tous les produits susmentionnés non métalliques et compris dans la classe 20 ».

L’examinateur refuse la demande, L’OHMI rejette le recours.

Le déposant poursuit la procédure devant le Tribunal qui va rejeter son recours par arrêt du 14 décembre 2011, affaire T‑166/11.

  • INFRONT est un néologisme mais son sens est facilement compris pour le public germanophone ou anglophone concerné

« ..le signe Infront, il y a lieu de constater, tout d’abord, qu’il est composé par la simple juxtaposition, sans ajout ni modification, de deux mots courants de la langue allemande, à savoir, d’une part, du terme « in » et, d’autre part, du terme « front ». À cet égard, il doit être constaté que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, ce signe n’est pas inhabituel dans sa structure, étant donné que celle-ci est conforme aux règles grammaticales allemandes, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas. En tout état de cause, à supposer que cela ne soit pas le cas, le fait que le signe en cause soit doté d’une structure grammaticalement incorrecte ne serait pas suffisant, en lui‑même, pour conclure à l’absence de caractère descriptif.

Il doit ensuite être relevé que l’élément « in » sera compris par le public pertinent comme signifiant « dans » et l’élément « front » comme signifiant « partie avant ». Il convient enfin de considérer que, pris dans sa globalité, le signe Infront sera compris comme se référant à quelque chose se situant dans la partie avant de quelque chose. En effet, eu égard à sa structure, qui n’est pas inhabituelle, et au fait qu’il est conforme aux règles de la langue anglaise ou de la langue allemande, ce signe ne crée pas, auprès du public ciblé, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des mots qui le composent pour en modifier le sens ou la portée »

  • Un autre obstacle se dresse comme motif absolu à l’enregistrement comme marque

« ..dans le secteur de l’ameublement, le terme « infront » est utilisé pour désigner un certain type de montage de front de meuble permettant, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, l’installation de portes coulissantes dans les éléments inférieurs et supérieurs d’un meuble. Ce système de montage peut d’ailleurs impliquer, voire requérir, l’utilisation desdits produits. Aussi, dans le contexte des produits concernés, le signe Infront est également susceptible d’être compris par le public pertinent comme une indication que lesdits produits sont destinés à être utilisés dans le cadre d’un montage de portes coulissantes selon ce système ou qu’ils sont spécifiques à celui-ci.

Mais le requérant a relevé un point important : «  le public pertinent sait qu’il n’existe pas de produits tels que les produits concernés particulièrement appropriés pour ce principe de montage ou prévus pour être utilisés pour celui-ci »

Cet argument n’est pas pertinent :  » il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit que ledit signe puisse être utilisé à de telles fins« 

Intervient aussi le public pertinent : « ….les produits concernés visent, compte tenu de leur nature, non seulement un public composé de professionnels, notamment de la construction, de la menuiserie ou de l’ameublement, mais également le consommateur moyen en général, constitué notamment des bricoleurs amateurs ».

…Le public pertinent comprendra le signe Infront comme une indication que lesdits produits peuvent être utilisés dans le cadre d’un montage du type de celui que désigne ce signe, même si ceux-ci ne sont pas obligatoirement nécessaires à ce dernier.