Contrefaçon de marque : comment apporter la preuve que les produits ne sont pas authentiques ?

Contrefaçon de marque comment apporter la preuve du caractère illicite du produit quand il est présenté par le présumé contrefacteur comme bénéficiant de l’épuisement du droit communautaire par une première mise en circulation dans l’Union européenne ;

Un arrêt récent de la Cour de cassation est particulièrement sévère.

  • Cette décision intervient à propos de l’épuisement du droit communautaire

Mais attendu, en premier lieu, que, l’épuisement des droits conférés par la marque supposant la mise en circulation des produits en cause pour la première fois sur le territoire de l’Espace économique européen par le titulaire de la marque, ou avec son consentement, ce qui en garantit l’origine, le tiers poursuivi n’a pas d’autre preuve à rapporter que celle de l’épuisement des droits qu’il invoque comme moyen de défense ; qu’ayant souverainement retenu, au vu des pièces versées aux débats, que la connaissance par les sociétés ……….et …………de la source d’approvisionnement de la société …. leur permettrait de faire obstacle à la libre circulation des produits sur le territoire de l’Espace économique européen en tarissant cette source, c’est à bon droit et sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel en a déduit qu’il appartenait à ces sociétés d’établir que les produits avaient été initialement mis dans le commerce par elles-mêmes, ou avec leur consentement, en dehors de l’Espace économique européen, sans avoir à exiger que la société …….. identifie la source de son approvisionnement, et qu’elle a recherché si, comme le prétendaient ces sociétés, leur absence de consentement s’expliquait par le défaut d’authenticité des produits litigieux ;

  • La question de la pertinence des attestations du personnel de la société titulaire de la marque

Et attendu, en second lieu, que l’arrêt relève d’abord, par motifs propres et adoptés, que l’attestation de M. X…, vice-président de la société………. , qui se borne à affirmer que « la construction des produits n’est pas conforme avec celle des produits authentiques », et celle de Mme Y…, directrice de la protection des marques de ladite société, qui indique pourquoi les paires de chaussures ne sont pas authentiques, ne reposent sur aucun élément objectif et ne peuvent valoir, à elles seules, preuves à soi-même, dans la mesure où leur contenu ne peut être vérifié, en l’absence de preuve d’une procédure stricte de contrôle qualité clairement définie portant sur les caractéristiques précises et invariables de points de vérification objectifs des chaussures qui sortent des usines de fabrication des produits …….; qu’il relève ensuite que l’attestation de M. Z…, directeur juridique commercial Europe de la société……….. , selon laquelle les contrats de distribution ne contiennent aucune disposition susceptible de limiter la possibilité pour les licenciés et distributeurs de procéder à des ventes passives, constitue une preuve à soi-même, contredite par des tiers, notamment par les distributeurs des produits ……….. en Suisse et dans différents pays de l’Union européenne ; que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée de ces attestations parmi l’ensemble des éléments de fait et de preuve fournis par les sociétés ……… et ………. pour justifier du défaut d’authenticité des produits incriminés et de l’absence de risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, et n’a pas dit que ces attestations n’étaient pas recevables, a pu statuer comme elle a fait ;

Preuve de l’usage de la marque, une analyse des documents qui remontent à plus de 10 ans

L’arrêt de la CJCE du 18 janvier 2011, T 382/08, invite l’OHMI à examiner document par document les pièces invoquées par l’opposant au dépôt de la marque communautaire

Disons- le tout de suite, les preuves d’usage seront jugées insuffisantes par la Cour qui annulera la décision de l’Office.

Notons aussi que la demande de marque remonte au …..1er avril 1996, les péripéties et autres recours qui se sont accumulés depuis justifieraient à eux seuls un long article…Cette demande n’aurait donc pas encore été enregistrée qu’elle aurait dû être renouvelée.

Limitons-nous à la question des preuves d’usage de la marque qui était opposée, et qui se rapportaient à son emploi pour désigner des chaussures.

La Cour rappelle la règle de droit :

« En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, tel que modifié, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure. »

Puis l’interprétation de cette règle :

« Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque …. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur »

La période sur laquelle l’opposant devait fournir ses preuves : du 13 septembre 1994 au 12 septembre 1999, car autre source d’étonnement la publication de cette demande de 1996 n’est intervenue que le 13 septembre 1999.

Différentes preuves étaient produites : des déclarations provenant de quinze fabricants de chaussures, une déclaration du « managing partner » de l’opposante datée du 12 septembre 2001, des copies de quelque 670 factures adressées à l’opposante par des fabricants de chaussures, 35 photographies de modèles de chaussures portant la marque VOGUE, 12 semelles intérieures de chaussures portant la marque VOGUE, des photographies de magasins portant le nom commercial VOGUE, des copies de répertoires téléphoniques couvrant la période 1999-2000, mentionnant deux magasins situés à Porto (Portugal) avec indication de l’expression « sapataria vogue ».

A propos des attestations.

« il y a lieu de relever que ni les déclarations des quinze fabricants de chaussures ni celle du « managing partner » ne font mention d’indications relatives à l’importance de l’usage. Dans ces conditions, ces déclarations ne sauraient constituer, à elles seules, une preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque antérieure. »

Pour les photographies des chaussures :

« Des photographies de modèles de chaussures portant la marque VOGUE et des semelles de chaussures portant la marque VOGUE. Même si ces éléments peuvent avoir pour effet de corroborer la « nature » (chaussures) de l’usage de la marque antérieure, ils n’apportent en revanche aucun élément permettant de corroborer le lieu, la durée ou l’importance de l’usage »,

Quant aux photographies de magasins de chaussures portant le nom VOGUE et des copies de répertoires téléphoniques couvrant la période 1999-2000, lesquelles mentionnent deux magasins situés à Porto avec indication de l’expression « sapataria vogue »:

« ces éléments ne corroborent ni la nature, ni la durée, ni l’importance, ni même le lieu de l’usage de la marque. En effet, il ne résulte d’aucun de ces éléments avancés par l’opposante en vue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure que lesdits magasins commercialisaient des chaussures portant la marque antérieure. Les photographies de magasins portant le nom VOGUE ne font pas apparaître que les chaussures exposées en vitrine sont des chaussures portant la marque antérieure ».

Avec ses factures, l’opposant saura-t-il convaincre la Cour ?

« Quant aux copies des quelque 670 factures adressées à l’opposante par des fabricants de chaussures et couvrant l’ensemble de la période pertinente, il y a lieu de constater, comme l’a relevé la division d’opposition, qu’aucune d’entre elles ne fait mention de chaussures de marque VOGUE et qu’elles sont dès lors impuissantes à prouver que l’opposante vendait effectivement des chaussures portant la marque antérieure. Lorsque le mot « vogue » apparaît sur lesdites factures, il est généralement accolé au nom de l’opposante pour désigner le nom commercial VOGUE-SAPATARIA. »

Et à propos de ces factures, la Cour précise encore :

« à supposer même que les quelque 670 factures adressées à l’opposante par les fabricants de chaussures concernent des chaussures portant la marque VOGUE, force est de constater que lesdites factures sont relatives à la vente de chaussures à l’opposante, non à la vente, aux consommateurs finaux, de chaussures portant la marque VOGUE.