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Marques, mots-clefs, rôle actif, liens concurrents, quels changements pour les avocats après l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2015 ?

L’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2015 est d’une très grande importance pour toutes les sociétés qui utilisent leur site pour la promotion de leurs produits et de leurs services. L’arrêt est ici.

A la suite de cet arrêt qui se réfère à une décision de la Cour de justice du 20 mars 2010, c’est-à-dire à une date antérieure à l’arrêt du 28 octobre 2011 de la Cour de Paris qui se trouve cassé très largement, y aurait-il encore des actes de contrefaçon par utilisation de mots clefs ou bien les plaideurs devront-ils caractériser autrement de tels actes ?

  • Les faits brièvement résumés à l’arrêt

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF), qui a pour mission principale le transport ferroviaire de personnes et de marchandises, a adopté en 1937 le sigle « SNCF » et est titulaire, notamment, de huit marques semi-figuratives et verbales « SNCF », « TGV », « Transilien », « Voyages-sncf. com » et « Voyages-sncf » ; qu’ayant fait constater que le site accessible à l’adresse « http :// www. lo. st » utilisait ses marques à titre de mots-clés afin de diriger, par l’affichage de liens commerciaux, le consommateur vers des sites concurrents proposant des produits et services identiques ou similaires aux siens, la SNCF a assigné la société Tuto4pc. com, anciennement dénommée Eorezo, locataire des serveurs sur lesquels est hébergé le site Lo. st, et la société holding Tuto4pc. com group, anciennement dénommée Eorezo group, ainsi que M. X…, président du directoire de la société Tuto4pc. com et réservataire du nom de domaine, pour atteintes aux marques notoires et pratique commerciale trompeuse ;

  • A propos du rôle actif au sens de la loi sur la confiance dans l’économie numérique

Vu l’article 6, I-2, de la loi n° 2004-175 du 29 juin 2004 ;

Attendu que pour retenir que les sociétés Tuto4pc. com et Tuto4pc. com group et M. X…ne peuvent bénéficier du régime de responsabilité limitée instauré par ce texte, l’arrêt relève que la société Tuto4pc. com ne s’est pas bornée à stocker des informations de nature publicitaire mais qu’elle a inséré, de façon délibérée, dans sa page d’accueil, le mot-clé SNCF, lequel dirigeait l’internaute vers des liens concurrents, et retient qu’elle avait l’accès et la maîtrise des mots-clés dans la mesure où elle a pu supprimer cette mention en exécution de la décision de première instance ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans définir en quoi l’insertion, à titre de raccourci, d’un mot-clé renvoyant l’internaute à une page de résultats affichée par le moteur de recherche, puis sa suppression, caractérisaient un rôle actif de la société Tuto4pc. com, ainsi que de la société Tuto4pc. com group et de M. X…, de nature à leur confier la connaissance et le contrôle des données stockées par les annonceurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

  • Sur l’atteinte à la marque notoire

Vu les articles 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/ 104/ CE, du 21 décembre 1988, et L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner les sociétés Tuto4pc. com et Tuto4pc. com group et M. X…pour atteinte aux marques notoires, l’arrêt, après avoir relevé que l’usage, à l’identique ou par imitation, des marques de la SNCF comme mots-clés par le moteur de recherche Lo. st générait l’affichage de liens commerciaux dirigeant les internautes en priorité vers des sites concurrents de ceux de la SNCF qui proposaient, à l’exception d’un site de rencontres, des prestations identiques ou similaires à prix réduits, retient que la société Tuto4pc. com, en faisant en toute connaissance de cause bénéficier les internautes du pouvoir attractif de ces marques, tire indûment profit de la notoriété de celles-ci et lèse ainsi les intérêts de leur titulaire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la Cour de justice de l’Union européenne (23 mars 2010, Google France, C-236/ 08 à C-238/ 08) a dit pour droit que le prestataire d’un service de référencement sur internet, qui stocke en tant que mot-clé un signe identique à une marque et organise l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne fait pas un usage de ce signe au sens de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/ 104/ CE, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

  • Sur la notion de publicité trompeuse

Vu l’article L. 121-1 du code de la consommation ;

Attendu que pour décider que les sociétés Tuto4pc. com et Tuto4pc. com group et M. X…se sont rendus coupables d’une pratique commerciale trompeuse, l’arrêt, après avoir relevé que le site Lo. st présente, sous la rubrique « annonces Google », lorsque la marque « Voyages-SNCF » est mentionnée, des sites commerciaux parmi lesquels un site de rencontres et six sites de voyagistes, retient qu’une telle information constitue une offre de services publicitaires et qu’elle est destinée à abuser le consommateur en lui faisant croire qu’il va être mis en relation avec les sites commerciaux de la SNCF en partenariat avec les moteurs de recherche Lo. st et Google ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une publicité fausse ou de nature à induire en erreur portant sur un ou plusieurs des éléments énumérés par l’article L. 121-1 du code de la consommation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

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Le terme Monaco refusé à titre de marque communautaire

Le 15 janvier 2015, le Tribunal a rejeté le recours de la Principauté de Monaco contre la décision de rejet de la Chambre de recours de l’OHMI de la demande de marque communautaire MONACO. L’arrêt est ici .

L’enregistrement était demandé pour :

–        classe 9 : « Supports d’enregistrement magnétiques » ;

–        classe 16 : « Produits en ces matières [papier, carton], non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; photographies » ;

–        classe 39 : « Transport ; organisation de voyages » ;

–        classe 41 : « Divertissement ; activités sportives » ;

–        classe 43 : « Hébergement temporaire ».

  • Pour confirmer le rejet de cette demande de marque, le Tribunal retient principalement :

52      En l’espèce, l’examen du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si, pour le public pertinent, la marque en cause est composée exclusivement d’une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique des produits et des services concernés. À cet égard, il est constant que le terme « monaco » correspond au nom d’une principauté mondialement connue, nonobstant sa superficie d’environ 2 km2 et une population n’excédant pas 40 000 habitants, ne serait-ce qu’en raison de la notoriété de sa famille princière, de l’organisation d’un grand prix automobile de formule 1 et d’un festival du cirque. La connaissance de la Principauté de Monaco est plus avérée encore parmi les citoyens de l’Union, notamment en raison du fait de ses frontières avec un État membre, la France, de sa proximité avec un autre État membre, l’Italie, et de l’utilisation par cet État tiers de la même monnaie que celle employée par 19 des 28 États membres, l’euro.

53      ….. il n’est pas douteux que, dans la présente affaire, le terme « monaco » évoquera, quelle que soit l’appartenance linguistique du public pertinent, le territoire géographique du même nom.

  • Sur le lien pour le public entre MONACO et les produits revendiqués à cette demande de marque.

20      À cet égard, il convient de relever que, contrairement aux affirmations de la requérante, la chambre de recours, après avoir énuméré les produits et services concernés au point 2 de la décision attaquée, puis exposé les motifs de la décision de l’examinateur (points 8 à 13 de la décision attaquée), a indiqué que le terme « monaco » serait « immédiatement perçu comme une expression purement informative indiquant l’origine géographique ou la destination géographique » des produits et des services concernés, à savoir Monaco (point 25 de la décision attaquée). Elle a détaillé, aux points 26 à 29 de la décision attaquée, le lien entre chaque produit ou service concerné et le territoire monégasque, indiquant ainsi, pour les « supports d’enregistrement magnétiques », relevant de la classe 9, et les « produits en ces matières [papier, carton], non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; photographies », relevant de la classe 16, que la marque en cause pouvait « correspondre à l’indication de l’objet de ces produits tels que des livres, des guides touristiques, des photographies, etc., tous en relation avec la Principauté de Monaco » (point 26 de la décision attaquée). Elle a, de même, estimé que la marque en cause, en ce qu’elle concernait les services de « transport ; organisation de voyages », relevant de la classe 39, pouvait « clairement correspondre à l’indication de la destination ou de l’origine de ces services » (point 27 de la décision attaquée), que les services de « divertissement ; activités sportives », relevant de la classe 41, se déroulaient évidemment à Monaco (point 28 de la décision attaquée) et que les services d’« hébergement temporaire », relevant de la classe 43, seraient offerts sur le territoire de la Principauté de Monaco (point 29 de la décision attaquée). La chambre de recours en a conclu que la marque en cause serait perçue, au regard des produits et des services concernés, dans son sens intrinsèque et non comme une marque, et revêtait, par suite, un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 (points 30 et 31 de la décision attaquée).

 

 

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Communiqué de presse de l’INPI à relayer

Le communiqué de presse de l’INPI du 13 janvier doit être largement approuvé. C’est ici

Demandes de marques « Je suis Charlie »

Depuis le 7 janvier, l’INPI a reçu de nombreuses demandes de marques « Je suis Charlie », ou faisant référence à ce slogan.

L’INPI a pris la décision de ne pas enregistrer ces demandes de marques, car elles ne répondent pas au critère de caractère distinctif.

En effet, ce slogan ne peut pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité.

Cette annonce de l’INPI est à rapprocher de l’arrêt que la Cour de cassation vient de rendre, le 6 janvier 2015, à propos de différentes marques « I Paris  » comprises non comme des signes distinctifs d’une entreprise déterminée mas comme des messages d’attachement.

Par cet arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour de Paris qui avait annulé ces marques.

Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte tant de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1964 que des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle que la marque est un signe servant à distinguer des produits ou services et que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu’en a le public auquel cette marque est destinée ; qu’après avoir rappelé que, pour être distinctif, un signe, même s’il n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée, l’arrêt, tant par motifs propres qu’adoptés, relève, d’abord, que seuls sont concernés les produits visés dans l’enregistrement des marques et « listés » par la société Paris Wear Diffusion, qui, vendus dans le cadre de son activité, ressortissent au commerce touristique, et en déduit que le public pertinent est constitué des touristes d’attention moyenne en quête de l’achat de souvenirs afin de conserver une trace de leur passage à Paris ; qu’il relève, ensuite, que le contenu sémantique des deux signes complexes litigieux appréhendés dans leur ensemble, en ce qu’il véhicule un message d’attachement à une ville particulière, conduira le consommateur à les percevoir comme des signes décoratifs dont il comprendra le sens, quelle que soit sa langue, et non pas comme des marques lui garantissant que les produits sur lesquels ils sont apposés sont fabriqués et commercialisés par la société France Trading, licenciée de M. X…, quand bien même seraient-ils apposés sur des étiquettes ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que la fonction d’identification d’origine des marques n’était pas remplie pour les produits en cause et rendant inopérants les griefs des deuxième et sixième branches et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les première et cinquième branches, la cour d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

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Marque composée du mot Notaires : revendication de la propriété de la marque ou annulation de l’enregistrement

Le dépôt à titre de marque d’un signe désignant des professionnels réglementés est-il possible par un autre professionnel ou uniquement par l’organe représentatif de la profession réglementée  ? Si vous répondez à cette question, il faudra encore choisir l’action appropriée, action en revendication de la propriété de la marque ou action en annulation de l’enregistrement.

Illustration  avec l’étonnant arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2014. L’arrêt est ici.

29 avril 2010 dépôt de la marque « Notaires 37 » par la société Notariat services.

Notariat services engage une action en contrefaçon de marque contre la société NR communication qui faisait paraître, dans le département d’Indre-et-Loire, un journal d’annonces immobilières intitulé « Les Notaires 37 » .

Le Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’Orléans intervient volontairement à la procédure et revendique la propriété de la marque pour dépôt frauduleux ;

5 octobre 2012 : la Cour de Paris ordonne le transfert de la marque au Conseil régional des notaires.

Pourvoi en cassation de Notariat Services

…
Mais sur le moyen relevé d’office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles L. 711-3, b, et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 433-17 du code pénal, ensemble l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat ;

Attendu que, l’adoption et l’usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l’autorité publique, sans en être titulaire, étant contraire à l’ordre public, cette marque ne peut donner lieu à revendication, mais seulement à annulation sur le fondement du deuxième de ces textes ;

Attendu qu’après avoir retenu que l’enregistrement de la marque « Notaires 37 » par la société Notariat services avait été effectué en fraude des droits du Conseil régional, l’arrêt retient que l’action en revendication de ce dernier est recevable et que doit être confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné le transfert à son profit de la marque ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avertissement donné aux parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a ordonné le transfert au profit du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans de la propriété de la marque française « Notaires 37 » n° 10 3 734 369, l’arrêt rendu le 5 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Annule la marque française « Notaires 37 » n°10 3 734 369 ;

Rejette la demande de revendication de la marque française « Notaires 37 » n°10 3 734 369, formée par le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans ;

Dit que sur réquisition du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques, conformément à l’article R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Condamne la société Notariat services aux dépens afférents à l’arrêt partiellement cassé et à ceux de l’instance de cassation ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Notariat services à payer à la société NR communication la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.