Aboistop une marque enregistrée en France et au Canada mais avec deux titulaires différents : rejet de la demande en contrefaçon mais l’examen de la concurrence déloyale est renvoyé devant une autre cour d’appel pour la commercalisation en France des mêmes produits mais sous une autre marque

L’arrêt rendu le 17 janvier 2011 par la Cour de Cassation laisse entrevoir une distinction quant à l’impact des actes allégués de contrefaçon de marque de ceux poursuivis sur le fondement de la concurrence déloyale au regard de la commercialisation de ces mêmes produits mais sous une autre marque !

« Aboistop » : une marque enregistrée en France le 16 septembre 1996 sous le n° 96642721 pour désigner notamment un dispositif électronique pour empêcher les chiens d’aboyer ainsi que des colliers comprenant un tel dispositif et régulièrement renouvelée depuis, son titulaire est une société française.

« Aboistop » : est aussi une marque canadienne déposée le 13 octobre 1995, et est la propriété d’une société de droit canadien, pour des produits similaires. cette société canadienne offre à la vente ses produits sur son site internet , notamment en langue française.

La société française engage une action en contrefaçon de la marque française et en concurrence déloyale contre la société canadienne devant les juridictions françaises. L’arrêt ne donne pas d’indication sur le jugement. La Cour d’appel a rejeté les demandes de la société française.

  • La Cour de Cassation confirme l’arrêt qui a rejeté les demandes en contrefaçon

Mais attendu que l’arrêt relève que la société [canadienne] est titulaire de la marque canadienne « Aboistop » et que son site internet est un site canadien rédigé en plusieurs langues dont le français qui est la langue officielle au Québec ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations dont il se déduit que la société [canadienne ] ne visait pas à faire usage auprès du public de France de la marque « Aboistop » pour des produits vétérinaires,

On comprendrait à cette lecture que seul l’emploi du français sur le site de la société canadienne aurait été présenté comme une preuve de la vente des produits marqués Aboistop en direction de la France.

  • N’est cassé que l’arrêt de la Cour d’appel sur le rejet des demandes en concurrence déloyale

Attendu que pour rejeter la demande en concurrence déloyale formée par la société [française] l’arrêt retient que commander un produit « Aboistop » à la société [ canadienne ] est certes concurrentiel du produit « aboistop » distribué par la société [française] mais légitime ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, en livrant un produit revêtu d’une marque autre que la marque « Aboistop » sous laquelle le produit était présenté, la société [canadienne] n’avait pas cherché à détourner à son profit la clientèle de la société [ française], la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Mais en direction de la France, quels sont les actes qualifiés de concurrence déloyale ? S’agit-il de la vente des produits revêtus initialement au Canada de la marque Aboistop ou bien serait-il question, ici, de ces mêmes produits vendus en France sous une autre marque mais présentés sur le site canadien sous la marque Aboistop ?

 

A noter aussi : il y a eu un arbitrage entre les parties, au regard d’un contrat les unissant. Néanmoins, les instances judiciaires se seraient prononcées pour des faits postérieurs à la résiliation du contrat et non solutionnés par l’arbitrage.

Opposition à la demande de marque communautaire KICO par la marque antérieure KIKA

Dans l’affaire T-249/10, le Tribunal par son arrêt du 17 janvier 2012 rejette le recours contre la décision de la chambre de recours qui a accepté l’opposition. Les débats ont porté essentiellement sur la similitudes des signes.

La marque demandée  La marque opposée : à la fois une marque communautaire et une marque allemande

C’est la similitude phonétique qui a été déterminante :

À cet égard, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, il y a lieu de souligner que les éléments verbaux des signes en conflit ont en commun le même nombre de syllabes, la syllabe initiale « ki » et le son initial « k » de la deuxième syllabe. Dans ces conditions, malgré le fait que les éléments verbaux des signes en conflit diffèrent quant à leur dernière lettre, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant que lesdits signes étaient hautement similaires sur le plan phonétique.

Dépôt de marque communautaire, en cas d’opposition point trop d’imagination !

L’arrêt du 12 janvier 2012, T- 462/09 intervient à propos d’une opposition fondée sur une marque antérieure FAVOLIZIA contre un dépôt RAGOLIZIA pour des produits qui ont été considérés comme identiques,

L’intérêt de cette décision  : l’appréciation de la similitude entre les signes, – le Tribunal rejette le recours contre la décision de la chambre qui a fait droit à l’opposition- . Relevons ce qui est aux débats à propos de la similitude conceptuelle, la déposante invoque le mot « favour » qui se retrouverait dans différentes langues :

La requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas procédé à une comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel. Elle soutient que le signe Ragolizia n’a aucune signification précise, alors que le signe FAVOLIZIA évoque, par ses deux premières syllabes « fa‑vo », le mot anglais « favour », qui serait bien connu dans l’Union européenne et se retrouverait presque à l’identique dans de nombreuses langues de l’Union, dont notamment l’allemand, l’espagnol, l’anglais, le français, l’italien et le néerlandais. De plus, le mot « favour » et le signe FAVOLIZIA, associés aux produits relevant de la classe 30 pour lesquels cette marque est enregistrée, seraient compris par le public pertinent comme une allusion aux mots « favorisé » et « favori ». Les signes en conflit ne seraient, dès lors, pas similaires sur le plan conceptuel.

29 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’avaient pas de signification conceptuelle dans les langues de l’Union, de sorte qu’une comparaison sur ce plan était impossible.

Dépôt de marque communautaire, en cas d’atteinte à un signe antérieur utilisé dans la vie des affaires, qui peut faire opposition devant l’OHMI ?

L’opposition à un dépôt de marque communautaire peut être initiée par le titulaire d’une marque antérieure, mais le point 4 de l’article 8 du règlement prévoit également une opposition au regard « d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires ». Mais comment s’apprécie la titularité sur cet autre signe ? L’arrêt du 18 janvier 2012 du Tribunal de 1ère instance de l’Union illustre cette problématique.

Il s’agit de l’affaire T‑304/09, Tilda Riceland Private Ltd, établie à Gurgaon (Inde), contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). Ll’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant Siam Grains Co. Ltd, établie à Bangkok (Thailande).

4 novembre 2003 : Siam Grains Co. Ltd, dépose une demande d’enregistrement de marque communautaire pour « Riz à grains longs ».

10 décembre 2004 : United Riceland Private Ltd (devenue Tilda Riceland Private Ltd ) forme opposition sur la base « du signe antérieur BASMATI, utilisé dans la vie des affaires en relation avec le riz », au regard de l’article 8, paragraphe 4, du règlement.

L’arrêt précise que cette société « faisait valoir qu’elle pouvait, en vertu du droit applicable au Royaume-Uni, empêcher l’usage de la marque demandée, au moyen de l’action en usurpation d’appellation (action for passing off) ».

28 janvier 2008 : la division d’opposition rejette l’opposition dans son intégralité.

Autre précision apportée par l’arrêt, la division d’opposition « a considéré, en particulier, que la requérante n’avait pas soumis de documents décrivant la manière dont le riz qu’elle exporte vers le Royaume-Uni était commercialisé. Dans ces conditions, la requérante aurait été en défaut de prouver qu’elle avait acquis le « goodwill » nécessaire pour obtenir gain de cause, en vertu du droit relatif à l’usurpation applicable au Royaume-Uni. »

20 mars 2008 : recours de United Riceland Private

19 mars 2009 : la première chambre de recours de l’OHMI rejette le recours. cette chambre a en substance, considéré « que, au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, l’opposante devait démontrer qu’elle était titulaire du droit fondant l’opposition. Or, en l’espèce, la requérante n’aurait pas démontré qu’elle était titulaire du droit invoqué. »

Et l’arrêt là aussi d’apporter cette précision sur le motif de ce rejet : « En particulier, la chambre de recours a considéré que le terme « basmati » n’était pas une marque ou un signe couverts par des droits de propriété, mais simplement la désignation courante d’une variété de riz. Le terme « basmati » serait générique. Par ailleurs, la chambre de recours a souligné que, la propriété protégée par l’action en usurpation d’appellation ne se référait pas au signe en cause, mais au « goodwill ». La chambre de recours a conclu que la requérante n’avait pas démontré qu’elle détenait la propriété du terme « basmati » et que, dès lors, l’opposition ne remplissait pas la condition – prévue par le règlement n° 40/94 – relative à l’existence d’un droit de propriété. »

A priori, la situation est  assez confuse sinon complexe, est-il question d’établir un droit/un droit à agir au regard du droit britannique ou s’agit-il réellement d’établir dans un premier temps, l’existence d’un droit de propriété sur ce signe utilisé dans la vie des affaire, puis lors d’une seconde étape, une propriété sur celui-ci,  comme condition pour permettre l’opposition sur la base de l’article 8 point 4 ?

Voyons ce que dit le Tribunal.

  • L’opposant doit détenir un droit sur le signe opposé

Il en découle que l’une des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 est que l’opposant démontre qu’il est titulaire du signe invoqué au soutien de son opposition. Cette condition implique que l’opposant prouve l’acquisition de droits sur ledit signe…….Ces droits doivent permettre, selon l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

  • C’est au regard du droit britannique que l’existence de ce droit et son acquisition sont à apprécier

Par ailleurs, et dans la mesure où la requérante invoque au soutien de son opposition l’action en usurpation d’appellation prévue par le droit du Royaume-Uni, il y a lieu de rappeler que le droit de l’État membre applicable, en l’espèce, est le Trade Marks Act, 1994 (loi du Royaume-Uni sur les marques), dont l’article 5, paragraphe 4, dispose notamment :

« Une marque ne peut être enregistrée si, ou dans la mesure où, son usage au Royaume-Uni est susceptible d’être empêché :

a)      en raison de toute règle de droit [notamment en vertu du droit relatif à l’usurpation d’appellation (law of passing off)] protégeant une marque non enregistrée ou tout autre signe utilisé dans la vie des affaires […] »

19 Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par les juridictions nationales, que l’opposant doit établir, conformément au régime juridique de l’action en usurpation d’appellation prévue par le droit du Royaume-Uni, que trois conditions sont satisfaites, à savoir le goodwill acquis (c’est-à-dire la force d’attraction de la clientèle), la présentation trompeuse et le préjudice causé au goodwill.

Et le Tribunal à défaut de savoir exactement sur quelle situation la chambre de recours s’est prononcée, un droit effectivement privatif, la reconnaissance d’un signe par la clientèle,une possibilité selon la loi britannique de s’opposer à une marque, semble bien exclure qu’une telle opposition exigeât un droit exclusif et privatif.

..le fait que la requérante ait pu, dans les motifs soutenant son opposition, associer le terme de « marque » au signe invoqué, comme le relève la chambre de recours au considérant 19 de la décision attaquée, outre que cette circonstance peut résulter de l’invocation d’une marque non enregistrée à l’appui de l’opposition, ne saurait faire abstraction du fait que l’opposition était notamment fondée sur un signe utilisé dans la vie des affaires. La chambre de recours a d’ailleurs relevé ce motif d’opposition au considérant 16 de la décision attaquée. Dans ce cadre, il y a lieu de considérer que la circonstance invoquée par la chambre de recours selon laquelle le signe BASMATI ne serait pas une marque ne signifie pas pour autant que la requérante n’aurait pas acquis des droits sur ce signe, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, lu à la lumière du droit national applicable en l’espèce. Plus particulièrement, concernant l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le terme « basmati » serait générique, il résulte de la jurisprudence nationale qu’un signe servant à désigner des biens ou des services peut avoir acquis une réputation sur le marché, au sens du droit applicable à l’action en usurpation d’appellation, alors même qu’il présenterait, à l’origine, un caractère descriptif ou serait dépourvu de caractère distinctif (arrêt LAST MINUTE TOUR, point 26 supra, point 84). Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence nationale qu’un signe servant à désigner des biens ou des services peut avoir acquis une réputation sur le marché, au sens du droit applicable à l’action en usurpation d’appellation, alors même qu’il est utilisé par plusieurs opérateurs dans le cadre de leur activité commerciale (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Cette forme dite « extensive » de l’action en usurpation d’appellation, reconnue par la jurisprudence nationale, permet ainsi à plusieurs opérateurs de disposer de droits sur un signe ayant acquis une réputation sur le marché. La circonstance invoquée par la chambre de recours, à la supposer avérée, n’est donc pas susceptible, à la lumière du droit national applicable, d’infirmer le fait que l’opposant pourrait avoir acquis des droits sur le signe invoqué.

  • La décision de la chambre de recours est annulée

la chambre de recours a commis une erreur en rejetant l’opposition au motif que la requérante n’aurait pas démontré qu’elle était titulaire du signe en cause, sans analyser précisément si la requérante avait acquis des droits sur ledit signe en application du droit du Royaume-Uni

 

Dépôt de marque communautaire et atteinte à la la renommée d’une marque communautaire antérieure

L’arrêt du 25 janvier 2012 du Tribunal,T‑332/10, Viaguara S.A., contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), se prononce sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure, un des motifs relatifs de refus de l’article 8 point 5 du règlement.

3 octobre 2005 : Viaguara S.A. dépose la demande de marque communautaire : VIAGUARA.

–        classe 32 : « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;

–        classe 33 : « Boissons alcoolisées ; liqueurs ; eaux de vie ; vins ».

7 février 2007: Pfizer Inc., fait opposition pour tous les produits en invoquant la marque  communautaire verbale antérieure : VIAGRA

« Produits et substances pharmaceutiques et vétérinaires ».

L’opposition est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement

30 juin 2009 : rejet de l’opposition par la division d’opposition

13 août 2009 : Pfizer dépose un recours auprès de l’OHMI.

20 mai 2010 : la première chambre de recours de l’OHMI annule la décision de la division d’opposition.

La déposante saisit alors le Tribunal.

  • Le Tribunal rappelle les trois conditions qui doivent être remplies cumulativement

– premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit ;

– deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et,

– troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

  • Le Tribunal revient sur l’appréciation globale de ce lien spécifique entre les deux marques

L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services concernés par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public

  • Cette atteinte à la marque antérieure n’a pas à être effective et actuelle mais elle doit être prévisible

En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque postérieure peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur.

  • Au regard de quel public cette analyse de l’atteinte doit-elle être menée, celui de la marque déposée ou celui de la marque antérieure  ?

L’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En revanche, l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

  • Sur la prétendue légitimation de la présence du mot « guara » dans la marque demandée

La chambre de recours a, ensuite, rappelé que, bien que le choix du suffixe « guara » par la requérante en l’espèce puisse être considéré légitime, en relation avec la plante guarana qui est un ingrédient de ses boissons, l’association de cet élément avec le préfixe « via » ne serait pas une coïncidence. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette appréciation ne saurait être interprétée dans le sens que la chambre de recours aurait admis que la marque demandée renvoie à la plante « guarana ». Il s’agit, au contraire, d’une indication que l’association du suffixe « guara » au préfixe « via » a pour effet de renvoyer à la marque antérieure.

66 S’agissant, en outre, de la nature des produits concernés, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que les propriétés stimulantes et aphrodisiaques revendiquées à des fins commerciales par les boissons non alcooliques relevant de la classe 32 coïncidaient avec les indications thérapeutiques du produit de la marque antérieure ou, à tout le moins, avec l’image projetée par celle-ci.

67 Partant, même si ces produits ne sauraient procurer réellement le même bénéfice que le médicament pour le traitement de la dysfonction érectile couvert par la marque antérieure, ce qui importe est que le consommateur sera enclin à les acheter en pensant retrouver des qualités semblables, telles que l’augmentation de la libido, du fait du transfert des associations positives projetées par l’image de la marque antérieure.

Partant, même si ces produits ne sauraient procurer réellement le même bénéfice que le médicament pour le traitement de la dysfonction érectile couvert par la marque antérieure, ce qui importe est que le consommateur sera enclin à les acheter en pensant retrouver des qualités semblables, telles que l’augmentation de la libido, du fait du transfert des associations positives projetées par l’image de la marque antérieure.

Le recours est rejetée