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Une marque tridimensionnelle validée par le Tribunal, mais quel signe ? Le Rubik’s Cube est une cage noire !

L’arrêt du 25 novembre 2014 du TPIE réjouira ceux qui militent pour des marques tridimensionnelles, mais cet arrêt suscite bien des interrogations.

Déposée pour « Puzzles en trois dimensions » , la demande de marque communautaire est accordée  avec comme signe :

Cette marque a été enregistrée en 1999 par l’OHMI.

En 2006, une demande en nullité est présentée à l’OHMI, de rejet en recours rejeté, l’affaire vient devant le Tribunal qui va aussi rejeter le recours.

De ce long arrêt du 25 novembre 2014, quelques développements peuvent être cités qui laissent de nombreuses questions en suspend.

48      Dans un second temps, il y a lieu d’apprécier si les caractéristiques essentielles susvisées de la marque contestée répondent toutes à une fonction technique des produits concernés.

49      Au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours, tout d’abord, a indiqué qu’il ressortait d’une jurisprudence constante que, « en application de l’article 7, paragraphe 1, [sous e), ii), du règlement n° 40/94], les causes de nullité d’une marque tridimensionnelle [devaient] s’appuyer exclusivement sur l’examen de la représentation de la marque telle qu’elle [avait] été déposée et non sur des caractéristiques invisibles alléguées ou supposées ». Ensuite, elle a constaté que les représentations graphiques de la marque contestée « ne [suggéraient] aucune fonction particulière, même lorsque les produits, à savoir les ‘puzzles en trois dimensions’ [étaient] pris en considération ». Elle a estimé qu’elle ne devait pas tenir compte de la capacité « bien connue » de rotation des bandes verticales et horizontales du puzzle dénommé « Rubik’s cube » et retrouver, « de manière illégitime et rétroactive », la fonctionnalité dans les représentations. Selon la chambre de recours, la structure cubique en grille ne donne aucune indication sur sa fonction, ni même sur l’existence d’une fonction quelconque, et « [il] est impossible de conclure qu’elle puisse apporter un avantage ou un effet technique quelconque dans le domaine des puzzles en trois dimensions ». Elle a ajouté que la forme était régulière et géométrique, et qu’elle ne contenait « aucun indice sur le puzzle qu’elle [incarnait] ».

50      En premier lieu, la requérante conteste cette analyse en faisant valoir, dans le cadre des première, deuxième et septième branches du présent moyen, que la présence d’interstices aux extrémités des lignes noires suggère clairement que ces lignes sont destinées à séparer les uns des autres des « éléments individuels plus petits du cube » qui peuvent être bougés et, singulièrement, faire l’objet de mouvements de rotation. Lesdites lignes seraient, dès lors, « attribuables à des fonctions techniques » au sens du point 84 de l’arrêt Philips, point 27 supra (EU:C:2002:377). Elle ajoute qu’il ressort de cet arrêt que la question pertinente n’est pas de savoir si les caractéristiques essentielles de la marque ont effectivement une fonction technique, mais si « un produit technique doté de certaines caractéristiques techniques présenterait les caractéristiques [essentielles] en question, en conséquence de ses caractéristiques techniques ». Or, en l’espèce, les lignes noires seraient précisément la conséquence d’une fonction technique, à savoir la capacité de rotation d’éléments individuels du cube en cause.

51      À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante prétend tout à la fois que les lignes noires exécutent une fonction technique et qu’elles sont la conséquence d’une telle fonction. Lors de l’audience, invitée par le Tribunal à clarifier sa position à cet égard, elle a affirmé, d’une part, que les lignes noires remplissaient une fonction de « séparabilité », laquelle fonction serait une « précondition » pour la mobilité des éléments individuels du cube en cause, et, d’autre part, qu’il existait une « corrélation » entre la solution technique concernée et les lignes noires.

52      D’une part, il convient de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle les lignes noires sont la conséquence d’une prétendue capacité de rotation d’éléments individuels du cube en cause.

53      En effet, tout d’abord, cette allégation est dénuée de pertinence, dès lors que, ce qu’il faut établir pour que l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 puisse trouver à s’appliquer, c’est que les caractéristiques essentielles de la marque en cause remplissent elles-mêmes la fonction technique du produit en cause et ont été choisies pour remplir cette fonction, et non qu’elles sont le résultat de celle-ci. Ainsi que le soutient à juste titre l’OHMI, il ressort des points 79 et 80 de l’arrêt Philips, point 27 supra (EU:C:2002:377), que c’est en ce sens qu’il faut comprendre l’affirmation de la Cour figurant au point 84 du même arrêt, selon laquelle un signe constitué exclusivement par la forme d’un produit n’est pas susceptible d’enregistrement s’il est démontré que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique. Cela est encore corroboré par l’interprétation donnée par le Tribunal, au point 43 de l’arrêt Brique de Lego rouge, point 27 supra (EU:T:2008:483), de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 (voir point 31 ci-dessus), selon laquelle le motif de refus prévu par cette disposition ne s’applique que lorsque la forme du produit est « techniquement causale et suffisante à l’obtention du résultat technique visé », interprétation confirmée par la Cour aux points 50 à 58 de l’arrêt Lego Juris/OHMI, point 32 supra (EU:C:2010:516).

54      Ensuite, ladite allégation n’est, en tout état de cause, pas fondée. En effet, ainsi que l’a souligné l’intervenante dans ses écritures et lors de l’audience, il est tout à fait possible qu’un cube dont les faces, ou d’autres éléments, peuvent faire l’objet de mouvements de rotation ne comporte pas de lignes de séparation visibles. Il n’existe donc pas de lien nécessaire entre, d’une part, une telle éventuelle capacité de rotation, ou même une quelconque autre possibilité de mouvoir certains éléments du cube en cause, et, d’autre part, la présence, sur les faces dudit cube, de lignes noires épaisses ou, a fortiori, d’une structure en grille du type de celle figurant sur les représentations graphiques de la marque contestée.

55      Enfin, il convient de rappeler que la marque contestée a été enregistrée pour les « puzzles en trois dimensions » en général, à savoir sans se limiter à ceux ayant une capacité de rotation, lesquels n’en constituent qu’un type particulier parmi nombre d’autres. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, comme elle l’a confirmé à l’audience en réponse à une question du Tribunal, l’intervenante n’a pas joint à sa demande d’enregistrement une description dans laquelle il aurait été précisé que la forme en cause comportait une telle capacité.

56      D’autre part, doit également être rejetée l’allégation de la requérante selon laquelle les lignes noires remplissent une fonction technique, en l’occurrence séparer les uns des autres des éléments individuels du cube en cause afin que ceux-ci puissent être bougés et, singulièrement, faire l’objet de mouvements de rotation.

Mais la question n’est –elle pas de savoir ce que représente ce signe ?

57      ………le cube en cause sera nécessairement perçu comme comportant des éléments susceptibles de faire l’objet de tels mouvements (voir point 22 ci-dessus). À supposer même qu’un observateur objectif puisse déduire des représentations graphiques de la marque contestée que les lignes noires ont pour fonction de séparer les uns des autres des éléments mobiles, il ne pourra pas saisir précisément si ceux-ci sont destinés, par exemple, à faire l’objet de mouvements de rotation ou à être désassemblés, pour, ensuite, être réassemblés ou permettre la transformation du cube en cause en une autre forme.

58      En réalité, l’argumentation de la requérante, ainsi qu’il ressort des écritures de cette dernière, repose essentiellement sur la connaissance de la capacité de rotation des bandes verticales et horizontales du Rubik’s cube. Or, il est clair que cette capacité ne saurait résulter des lignes noires en tant que telles ni, plus globalement, de la structure en grille qui figure sur chacune des faces du cube en cause, mais tout au plus d’un mécanisme interne à celui-ci, invisible sur les représentations graphiques de la marque contestée, et qui, comme il est d’ailleurs constant entre les parties, ne saurait constituer une caractéristique essentielle de cette marque.

Que voyez-vous dans cette marque, partagez-vous l’analyse du Tribunal ? une marque à multifacettes qui n’est qu’une cage noire !

44      En l’espèce, ainsi qu’il est constaté au point 28 de la décision attaquée, la demande d’enregistrement de la marque contestée contient la représentation graphique, sous trois perspectives différentes, d’un cube dont chaque face présente une structure en grille formée par des bords de couleur noire divisant la face en neuf carrés de même dimension et disposés en tableau de trois sur trois. Quatre lignes noires épaisses, à savoir les lignes noires (voir point 21 ci-dessus), dont deux sont placées à l’horizontale et les deux autres à la verticale, quadrillent l’intérieur de chacune des faces dudit cube. Comme il est relevé à juste titre au point 21 de la décision attaquée, ces différents éléments donnent à la marque contestée l’apparence d’une « cage noire ».

L’arrêt est ici


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VOODOO, une marque communautaire valable pour des vêtements

Pour une énumération de différents vêtements et chaussures, le signe VOODOO est enregistré comme marque communautaire.

Une demande en nullité de cette marque communautaire est engagée devant l’OHMI, cette demande est rejetée d’abord par la division d’annulation, puis par la Chambre de recours. Le 18 novembre 2014, le Tribunal rejette également le recours contre cette décision.

De sa motivation peuvent être cités les développements suivants :

30      En second lieu, il convient de relever que, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il n’y avait pas d’élément démontrant ce que pourrait être l’aspect concret d’un style de vêtements vaudous et que toute référence à un style particulier de vêtements par le terme « voodoo » ferait défaut.

31      La requérante conteste cette appréciation en soutenant qu’il existe des vêtements particuliers, utilisés dans le cadre des différents rites, qui varient selon les régions et les rituels, mais qui sont fixes et récurrents au sein d’une même région et d’un même rituel. Les vêtements de couleur blanche, les jupes particulières, les masques couvrant l’intégralité du corps, les chapeaux et les chaussures ornés de paillettes constitueraient certains des vêtements, chaussures et articles de chapellerie utilisés dans le cadre des rituels vaudous. Le terme « voodoo » ne constituerait pas une dénomination fantaisiste mais conduirait le public à imaginer et à déduire certaines associations et certaines caractéristiques des produits. La requérante renvoie à cet égard à des annexes qui montreraient que des t-shirts véhiculent certaines caractéristiques de la religion vaudoue. En définitive, le terme « voodoo » serait utilisé pour décrire un style vestimentaire, inspiré notamment des costumes portés lors des rituels vaudous.

32      À cet égard, ainsi que l’a relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une des caractéristiques des produits concernés (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, point 50).

33      Or il convient de relever que la lecture des documents produits par la requérante devant la chambre de recours ne permet pas d’infirmer la constatation faite, dans la décision attaquée, selon laquelle le consommateur comprendra le terme « voodoo » comme une pure dénomination de fantaisie, qui ne fait que suggérer le culte ou l’occulte, sans pour autant faire référence à un style de vêtement particulier.

34      D’une part, les documents produits par la requérante permettent de conclure tout au plus à l’existence d’une très large palette de styles possibles, pouvant notamment aller, comme le fait observer l’OHMI, du style « streetwear » provocant à la robe élégante. Les documents produits révèlent aussi que le style vaudou peut renvoyer à des fantômes, des poupées et des malédictions par exemple, mais aussi à une danse autour d’un feu de camp sur une plage tropicale ou à des vêtements inspirés par l’Afrique.

35      D’autre part, si la requérante invoque des documents tendant à démontrer que des t-shirts véhiculeraient certaines caractéristiques de la religion vaudoue, il apparaît davantage, ainsi que le relève l’OHMI, que les t-shirts en question portent l’inscription « voodoo » et ont des motifs vaudous. Les documents en question n’attestent pas que le terme « voodoo » constitue une caractéristique des produits vestimentaires concernés, mais plutôt qu’il renvoie aux motifs et aux inscriptions apposés sur ces produits, qui représentent des images liées au culte vaudou.

L’arrêt est ici

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Utilisateur d’une marque collective et demande en nullité d’une marque communautaire posterieure

Signe de la marque antérieure invoquée

L’arrêt du 7 novembre 2014 rendu par le TPIE intervient dans un contentieux en nullité d’une marque communautaire URB au regard d’une marque antérieure semi-figurative URB.

Les dispositions communautaires prévoient les personnes qui peuvent demander la nullité d’une marque communautaire en invoquant une marque antérieure.

17      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 56, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, une demande en nullité de la marque communautaire peut être présentée auprès de l’OHMI dans les cas définis à l’article 53, paragraphe 1, dudit règlement par les personnes visées à l’article 41, paragraphe 1, à savoir les titulaires des marques antérieures ainsi que les licenciés habilités par les titulaires de ces marques.

Les exploitants de marque collective peuvent connaitre des difficultés à établir l’une ou l’autre de ces qualités

38      S’agissant de l’argument de la requérante tel qu’exposé au point 32 ci-dessus, il convient de noter qu’il ne ressort pas clairement du dossier que cette dernière avait le droit d’utiliser les marques collectives antérieures à la date à laquelle l’intervenant a déposé sa demande de marque communautaire. En effet, il ressort tant des écritures de l’OHMI que de la décision de la division d’annulation, que, en 2002, le Regulament de utilizare al marcii (règlement roumain relatif à l’utilisation des marques collectives antérieures) a été modifié et que, à la suite de cette modification, ce règlement ne comprenait plus la liste des entreprises habilitées à utiliser lesdites marques collectives. En outre, l’article 2 de la version modifiée dudit règlement disposait que seul un accord de franchise géré par le titulaire des marques collectives antérieures pouvait habiliter un tiers à les utiliser. Or, la requérante n’était pas partie à cet accord à la date à laquelle l’intervenant a déposé sa demande de marque communautaire, ce qui signifie que, depuis l’année 2002, elle n’était plus habilitée à utiliser les marques collectives antérieures. À cet égard, il convient de noter que, dans ses écritures, la requérante précise qu’elle conteste, depuis son origine, la légalité du Regulament de utilizare al marcii établi par S.C. URB. Elle affirme également que ce règlement a été annulé par un jugement du Tribunalul Bucureşti (tribunal de Bucarest, Roumanie), du 5 juin 2012, confirmé le 13 février 2013 par un arrêt de la Curtea de apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest). Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêt soit définitif, l’intervenant précisant en effet qu’un pourvoi en cassation a été introduit devant la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute cour de cassation et de justice, Roumanie). En tout état de cause, il est constant que ces décisions juridictionnelles ont été rendues à des dates postérieures à celle à laquelle l’intervenant a déposé sa demande de marque communautaire, à savoir le 10 novembre 2008. Par suite, à cette dernière date, la requérante, d’une part, et l’intervenant et la société S.C. RULMENTI Barlad, d’autre part, ne disposaient pas des mêmes droits sur les marques collectives antérieures. Dès lors, la prémisse sur laquelle est fondé l’argument de la requérante est erronée et ledit argument ne peut qu’être écarté.

 

Le recours contre la décision qui avait rejeté la demande en nullité de la marque communautaire, est rejeté également.

L’arrêt est ici.

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Ni le signe Laguiole ni la dénomination Forge de Laguiole ne sont distinctifs pour les couteaux selon l’arrêt du Tribunal du 21 octobre 2014

  • Quelques dates

20 novembre 2001 : dépôt de la marque LAGUIOLE par M Szajner.

17 janvier 2005 : enregistrement de la marque par l’OHMI.

22 juillet 2005 : demande en nullité partielle de cette marque communautaire présentée par la société la Forge de Laguiole fondée sur le droit de sa dénomination sociale.

27 novembre 2006 : la division d’annulation de l’OHMI rejette la demande en nullité.

Recours par la société la Forge de Laguiole

1er juin 2011 : la chambre de recours de l’OHMI annule partiellement la marque communautaire.

M. Szajner saisit le Tribunal.

  • Tout d’abord, il faut relever que l’existence des marques nationales antérieures de M Szajner n’a pas été prise en compte

31      Dans la mesure où, lors de l’audience, le requérant, par référence à ses marques françaises LAGUIOLE, déposées en 1993, a tenté de remettre en cause le caractère antérieur de la dénomination sociale de l’intervenante sous sa forme actuelle, par rapport à la marque communautaire LAGUIOLE, il suffit d’observer que seule est pertinente, en l’espèce, la date de dépôt de ladite marque communautaire, à savoir le 20 novembre 2001

  • L’application éventuellement rétroactive des revirements de jurisprudence

7      Deuxièmement, même à considérer qu’il faille comprendre l’arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012 (point 20 supra) comme opérant un revirement de la jurisprudence, de tels revirements, en principe, s’appliquent rétroactivement aux situations existantes.

48      Ce principe se justifie par la considération que l’interprétation jurisprudentielle d’une norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée. S’il est vrai que ce principe est susceptible d’être atténué en ce que, dans des situations exceptionnelles, les juridictions peuvent s’en départir pour moduler l’effet dans le temps de la rétroactivité d’un revirement, la rétroactivité des revirements reste le principe. Or, en l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012 (point 20 supra) ne contient aucune modulation ou limitation en ce sens.

49      Il convient d’ajouter, à cet égard, que le principe analogue est appliqué par les juridictions de l’Union (arrêt de la Cour du 11 août 1995, Roders e.a., C‑367/93 à C‑377/93, Rec. p. I‑2229, points 42 et 43).

50      Dès lors, même si l’arrêt de la Cour de cassation française du 10 juillet 2012 (point 20 supra) est en tant que tel un fait nouveau, il se borne à dire le droit français tel qu’il aurait dû être appliqué par la chambre de recours dans la décision attaquée, datant du 1er juin 2011, et tel qu’il doit être appliqué par le Tribunal, conformément au principe rappelé au point 29 ci-dessus.

  • C’est la protection de la dénomination sociale après l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2012 qui doit être prise en compte pour apprécier la légalité de la décision du 1er juin de l’OHMI

51      Il s’ensuit que, en l’espèce, la protection de la dénomination sociale Forge de Laguiole s’étend exclusivement aux activités effectivement exercées par l’intervenante à la date de la demande de la marque LAGUIOLE, le 20 novembre 2001.

  • Le caractère non distinctif d’un signe pourtant pris en compte par l’OHMI va se trouver annulé par l’arrêt du 21 octobre 2014

116    La chambre de recours a considéré que le terme « laguiole », quoique descriptif et donc non distinctif pour les couteaux, ainsi qu’il avait été constaté par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 3 novembre 1999 (G.T.I.-G.I.L. Technologies internationales/Commune de Laguiole et Association Le couteau de Laguiole), était néanmoins l’élément dominant, ou du moins codominant, de la dénomination sociale Forge de Laguiole, même lorsque cette dernière était utilisée pour des couteaux. Dès lors, selon elle, dans une appréciation globale, les signes en conflit présentaient une certaine similitude phonétique, visuelle et conceptuelle, qui ne saurait être contrebalancée par la seule adjonction de l’expression générique « forge de ».

………

121 En premier lieu, il est vrai, ainsi que la chambre de recours l’affirme au point 119 de la décision attaquée, que le caractère descriptif et non distinctif du terme « laguiole » pour des couteaux n’implique pas nécessairement que ce terme est également descriptif et non distinctif pour des produits qui ne sont pas des couteaux.

122    Il convient toutefois de rappeler, à cet égard, que le présent examen du risque de confusion concerne exclusivement les activités de fabrication et de vente de coutellerie et de couverts, ainsi que de cadeaux et de souvenirs, dans la mesure où il s’agit de coutellerie ou de couverts (voir point 74 ci-dessus). En effet, les activités effectivement exercées de l’intervenante se concentrent quasi exclusivement dans le domaine de la coutellerie, à l’inclusion de certains articles incorporant d’autres fonctions, en plus de celles de couteau, et que la commercialisation d’autres produits – en particulier, des couverts – reste accessoire, voire marginale. Cela ressort tant d’un examen des produits figurant dans la liste de prix de l’intervenante au 1er janvier 2001 que de la lecture des différents articles de presse figurant dans le « press-book » produit par l’intervenante – pour autant qu’ils se rapportent clairement à la période antérieure au 20 novembre 2001 – dans lesquels l’intervenante se présente systématiquement comme une coutellerie spécialisée dans la production de couteaux de type « Laguiole », sans que l’exploitation d’autres activités n’y soit mentionnée. S’il est vrai que certains de ces articles évoquent des intentions de diversification des activités de la part des dirigeants de l’intervenante, cette dernière n’a pas démontré, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, que ces intentions aient été mises en œuvre, avant la date du 20 novembre 2001.

123    Dans ces conditions, il convient de conclure que le terme « Laguiole » présente un caractère descriptif, voire générique, pour la totalité des activités de l’intervenante, pertinentes aux fins de l’examen du risque de confusion.

  • Le pouvoir distinctif de la dénomination sociale Forge de Laguiole est écarté pour les couteaux

160    Dans ces circonstances, c’est de manière erronée que la chambre de recours a considéré que, à la date du 20 novembre 2001, la dénomination sociale Forge de Laguiole avait acquis, pour les couteaux, un caractère distinctif supérieur à la norme en raison de la connaissance qu’en avait le public français.

  • Cette dénomination sociale a un faible pouvoir distinctif pour les autres produits que les couteaux pour lesquels au regard de l’identité de ceux-ci avec les produits visés à la marque, il y a un risque de confusion.

Le 21 octobre , le Tribunal annule partiellement la décision de la Chambre de recours en ce qu’elle a annulé la marque communautaire pour certains produits. La liste de ces produits est indiquée à l’arrêt. L’arrêt est ici

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Extension du bénéfice de la procédure d’opposition à une demande de marque

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt modifie le Code de la Propriété intellectuelle et étend la procédure d’opposition à une demande de marque.

Article 23

I.-Après le 1° de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime ; ».
II.-La section 1 du chapitre III du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par des articles L. 643-3-1 à L. 643-3-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 643-3-1.-Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géogaphique mentionnées aux articles L. 641-5, L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du présent code peut demander au directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité d’exercer le droit d’opposition à l’enregistrement d’une marque qu’il tient de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, à la réputation ou à la notoriété de l’un de ces signes.


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