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Marque composée de nom géographique, l’affaiblissement de leur pouvoir distinctif est déjà reconnu

De nombreuses marques contiennent dans leur signe un terme géographique ou un mot qui évoque une telle origine. Quelle incidence présente ce nom géographique ou sa simple évocation quand il s’agit d’apprécier la contrefaçon ?

Les marques en cause sont « Les Menuiseries Océane » et « Océane ». A noter que cet arrêt de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi du titulaire des marques, devrait mettre fin à une longue procédure  qui avait déjà donné lieu un arrêt de la Cour de cassation qui avait cassé partiellement l’arrêt de la première cour d’appel.

Mais attendu, d’une part, qu’après avoir, au terme de leur comparaison, retenu que l’impression visuelle d’ensemble des signes en présence était différente en raison de la recherche graphique et de couleurs des marques invoquées, l’arrêt relève que l’usage du terme « Océane » est très répandu dans la région havraise, où de nombreuses sociétés l’accolent à la désignation de leurs activités respectives, non pour désigner une gamme de produits, mais pour indiquer d’une façon poétique leur provenance de fabrication et de commercialisation, et que le titre « Océanes » de la revue municipale de la ville du Havre traduit cette appropriation du terme par la région et sa banalisation ; qu’il retient, en outre, que le fait pour la société Océane fermetures d’accoler, en les associant, l’attribut « Océane », avec un même graphisme et une même couleur, au terme « fermetures », purement descriptif de son activité, confère à sa dénomination un caractère général qui, dans le contexte havrais, apparaît descriptif, et en déduit que, ladite société exerçant son activité dans cette zone géographique parfaitement circonscrite, le consommateur d’attention moyenne auquel elle s’adresse sera conduit à ne retenir, dans cette désignation, que l’élément « fermetures », porteur d’informations ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que, sur le plan conceptuel, le terme « Océane » n’était ni distinctif ni dominant dans les signes litigieux, la cour d’appel, qui n’a pas méconnu, dans l’examen des signes en présence, considérés chacun dans son ensemble, le caractère intrinsèquement distinctif, non contesté au regard des produits et services désignés à l’enregistrement, de ce terme au sein des marques invoquées, a pu retenir que l’affaiblissement du caractère distinctif du terme « Océane » dans ce cadre précis au sein des signes litigieux était de nature à exclure tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne avec les marques comportant ce terme mis en exergue ;

 

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Familles de marques, comment examiner leur contrefaçon ?

Une entreprise multiplie ses marques pour accompagner le lancement de ses nouveaux produits. Comment apprécier la contrefaçon, faut-il examiner les critères de la contrefaçon différemment quand est en cause une famille de marques ?

La Cour de cassation donne une précieuse indication aux avocats des contentieux de la contrefaçon de marque dans un arrêt récent où il est question de chaussures de sport.

  • La position du titulaire de la famille de marques 

Attendu que les sociétés P….. font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale s’agissant du modèle R…..  alors, selon le moyen, qu’en présence d’une famille de marques, le risque de confusion créé par le signe contesté doit être apprécié entre ce dernier et la famille de marques prise dans son ensemble ; qu’en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l’a fait, que le signe apposé sur le modèle R…….  ne présentait pas de similitude avec les marques n° 4…… et 4……. et qu’il ne pouvait être comparé qu’avec la marque n° 5…… , sans rechercher, comme elle y était invitée, si les marques invoquées par les sociétés P………… ne constituaient pas une famille de marques, de sorte que le risque de confusion devait être examiné en confrontant le signe incriminé à l’ensemble des marques invoquées et non à chacune des marques prise séparément, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

  • La réponse de la Cour de cassation

Mais attendu que, dans la mesure où la contrefaçon par imitation suppose l’existence d’une similarité entre les signes en cause, d’une identité ou d’une similarité entre les produits et qu’il en résulte un risque de confusion pour le consommateur concerné, son appréciation, lorsque plusieurs marques sont invoquées, implique de procéder à la comparaison du signe incriminé avec, respectivement, chaque marque opposée, les signes en présence étant considérés chacun dans son ensemble ; qu’ayant, par motifs adoptés, écarté toute similitude entre les marques n° 4……..  et 4………., composées, comme la marque n° 4…….. , d’une bande d’un seul tenant, et le signe litigieux apposé sur le modèle de chaussure R… , dont elle a relevé qu’il comportait une bande courbe fendue partant de la zone inférieure de la chaussure et diminuant progressivement en remontant vers le talon, pour ne rechercher l’éventuelle existence d’un risque de confusion qu’avec la marque n° 5……. , composée d’une bande fendue en son centre pour constituer une fourche à deux dents, la cour d’appel, qui n’avait pas à tenir compte de l’appartenance de l’ensemble de ces marques à une prétendue « famille », a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

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Application immédiate des dispositions nouvelles pour la lutte contre la contrefaçon des marques.

Régulièrement de nouvelles lois en France aggravent les sanctions de la contrefaçon. Immanquablement se pose la question de leur application à des actes de contrefaçon de marque réalisés avant leur promulgation.  Ce qui est le cas de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, dont la question de l’application dans le temps est examinée par la Cour de cassation le 20 septembre 2016.

Mais attendu qu’une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ; que l’article 13, paragraphe 1er, de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 dispose que, lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires prennent notamment en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte ; qu’ainsi, la cour d’appel n’a pas conféré une force rétroactive à la loi nationale, mais en a fait l’exacte application au regard de la finalité de cette directive ; que le moyen n’est pas fondé ;

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Comment apprécier le caractère distinctif d’une marque ou inversement son absence de validité quand le signe est composé de BIO ?

Pour rejeter un pourvoi contre un arrêt d’appel qui a reconnu valable une marque composée du terme BIO, la Cour de cassation précise la méthode à suivre.

Les principaux griefs cités ici. (L’arrêt de la Cour de cassation qui en examine d’autres, est là)

Attendu que la société C…. fait grief à l’arrêt de déclarer valables les marques verbales renouvelées « Bioderma », déposées, pour l’une, à l’Institut national de la propriété industrielle le 25 septembre 1986 sous le n° 1 ……….. et, pour l’autre, le 26 avril 1990 à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sous le n° R 2………. et concernant la partie française de la marque verbale « Bioderma » enregistrée au registre international des marques le 19 mars 1963 alors, selon le moyen :

1°/ que le caractère distinctif d’une marque doit s’apprécier au regard de chacun des produits et services visés au dépôt ; que la cour d’appel qui s’est déterminée au regard de l’activité du titulaire de la marque et des produits considérés, sans rechercher si la marque présentait un caractère distinctif au regard de chacun des produits visés au dépôt, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

2°/ que, selon la présentation faite par la société L……….., notamment dans ses documents promotionnels, les produits de la marque « Bioderma » ont pour objet de « mettre la BIOlogie au service de la DERMATOLOGIE » ; qu’après avoir constaté qu’à l’époque des dépôts des marques litigieuses « dans le langage courant l’élément verbal « bio » évoquait seulement de manière imprécise, par l’étymologie du mot « biologie », l’idée de vie, celle de cellules, ou encore de produit provenant d’un laboratoire de biologie », la cour d’appel, qui a néanmoins jugé que « n’ayant ainsi, à l’époque, de chacun des dépôts de marque concernés, aucune signification directe particulière, l’élément Bio n’indiquait, lui-même, ni l’usage des produits désignés par la marque BIODERMA, ni les qualités essentielles ou les caractéristiques de ces produits », n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

3°/ qu’un signe verbal est descriptif si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés ; qu’en se fondant sur la circonstance totalement inopérante que le terme « Bioderma » avait plusieurs significations possibles pour considérer qu’elle n’était pas descriptive, la cour d’appel a vidé les dispositions l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964, tel qu’elles doivent être interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;

4°/ que l’élément « BIO » est mentionné en tant que « préfixe » et « élément », de manière continue, dans le Dictionnaire de la Langue Française Hachette de 1873, dans le Grand Larousse Encyclopédique de 1960, et dans le Grand Larousse de la langue française de 1986 ; qu’en se fondant sur la circonstance totalement inopérante que « l’élément « bio » n’est pas mentionné en tant que mot dans les extraits de dictionnaires de cette période (éditions Larousse, Hachette et Flammarion principalement) produits aux débats » et qu’il « y est défini comme préfixe tiré du grec Bios » pour considérer que la marque « Bioderma » n’était pas descriptive, la cour d’appel a violé les dispositions l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu, d’une part, que, constatant que tous les produits désignés aux enregistrements étaient « en relation avec la peau », la cour d’appel a pu, sans manquer à son obligation d’évaluer le caractère distinctif de la marque au regard de chacun des produits visés dans son enregistrement, se déterminer au vu de cette caractéristique commune et essentielle ;

Attendu, d’autre part, que les documents promotionnels de la société L……..  se bornant à indiquer que les produits marqués avaient pour objet de mettre la biologie au service de la dermatologie, il ne s’en déduisait pas que le terme bioderma était ainsi tenu pour descriptif d’une caractéristique de ces produits ;

Attendu, par ailleurs, que la cour d’appel n’a pas relevé que, parmi les significations de ce terme, il en existerait une qui revêtirait un caractère descriptif pour les produits concernés ;

Et attendu, enfin, que la nature grammaticale du terme bio est sans incidence sur le caractère distinctif du signe bioderma pour de tels produits ;

D’où il suit qu’inopérant en ses deuxième et quatrième branches, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

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Faut-il déposer ses marques en couleur ou en noir et blanc ?

Lors de son dépôt, le demandeur à l’enregistrement de marque peut préciser s’il revendique une ou des couleurs particulières associées à son signe. Une marque déposée sans l’indication de couleur voit-elle sa protection limitée au noir et blanc ?

La Cour de cassation apporte un début de réponse.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 712-1 et L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu’après avoir constaté que les deux marques françaises figuratives de la société C….., enregistrées sous les n° 05……………… et 10 ………………., portaient sur la représentation d’un noeud papillon stylisé et relevé que, dans ses conclusions d’appel incident, la société S…..  accessoires reconnaissait que les marques invoquées étaient dépourvues de couleur, l’arrêt, pour rejeter la demande en contrefaçon de la société C…., retient que ces marques sont en noir et blanc tandis que le signe litigieux est en métal doré ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort des productions que les marques litigieuses avaient été déposées sans revendication de couleurs, la cour d’appel, en ajoutant des caractéristiques ne figurant pas dans les enregistrements de ces marques, a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu’est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion, l’imitation d’une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; que le risque de confusion doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits ;

Attendu que pour retenir qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre les produits vendus par les sociétés C…. et S…., l’arrêt relève que les marques sont apposées sur des produits essentiellement masculins, tandis que le signe litigieux l’est sur des produits davantage féminins et à visée décorative ;

Qu’en statuant ainsi, au vu des conditions d’exploitation des marques pour la commercialisation des produits, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le pourvoi principal :

Vu l’article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l’arrêt en ses dispositions relatives à la demande en contrefaçon de marques entraîne, par voie de conséquence, celle de ses dispositions prononçant sur la demande reconventionnelle en indemnisation de la société S……, lesquelles s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres griefs du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions rejetant la demande en contrefaçon de la société C …………… et la demande reconventionnelle en indemnisation de la société S ……, l’arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;