Pocédure d’opposition à une demande de marque communautaire : similarité entre logiciels de communication et téléphones

Les critères de l’appréciation de la similarité sont des problématiques récurrentes du droit des marques. S’agissant des logiciels qui animent presque tous nos appareils, cette appréciation peut aboutir à une protection très étendue sur la base d’un enregistrement en classe 38.  l’arrêt du 29 janvier 2013 du TPIUE intervient à propos des logiciels de communication.

 

  • 17 août 2007 : nfon AG demande à l’OHMI l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe verbal : nfon

Pour

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; téléphones ; appareils téléphoniques ; réseaux téléphoniques » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ».

 

  • 14 avril 2008 : opposition par Fon Wireless Ltd, pour tous les produits et services

Les droits antérieurs invoqués :

1°) La marque communautaire figurative, déposée le 15 novembre 2005

 

pour des :« logiciels chargeables dans un dispositif de réseau sans fil introduisant ce dispositif dans un vaste réseau disponible pour les autres membres fidèles du réseau et des tiers utilisateurs connectés par prépaiement », de la classe 9, et des services de « technologie de télécommunication vocale via l’internet », de la classe 38,:

2°) La marque britannique verbale FON, du 15 mai 2006 pour des « logiciels de communication, systèmes et appareils de communication sans fil, équipement de transmission pour la communication via l’internet, en ligne ou via un réseau informatique », de la classe 9, « fourniture de services de communication », de la classe 38, et « conception et [le] développement de logiciels et [l’]équipement de communication », de la classe 42.

  • 15 juillet 2009 :  l’opposition est acceptée pour tous produits demandés;
  • 31 août 2009 : recours de nfon AG;
  • 18 mars 2011 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI annule la décision de la division d’opposition, l’opposition est donc rejetée;
  • Fon Wireless Ltd saisit le Tribunal d’un recours.
  • 29 janvier 2003 : le Tribunal annule la décision du 18 mars 2011, la demande de marque est rejetée.

  • Sur la comparaison entre les produits et les services

36      S’agissant des produits relevant de la classe 9, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que les produits désignés par les marques antérieures, qui incluent des logiciels de communication, et les appareils et dispositifs de communication visés par la marque demandée étaient hautement similaires. En effet, même si ces produits diffèrent par leur nature, les premiers étant des dispositifs logiciels et les seconds relevant du matériel, ils sont complémentaires et ont pour but d’assurer la communication. Le fait que la marque communautaire antérieure ait été exclusivement enregistrée pour un logiciel chargeable dans un dispositif de réseau sans fil ne change pas ce constat. Par ailleurs, les produits sont généralement vendus par le biais des mêmes canaux de distribution. Ces éléments suffisent à établir le caractère hautement similaire des produits en cause.

…..

39      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 9 étaient hautement similaires et que les services relevant de la classe 38 étaient identiques.

  • Sur la comparaison des signes, le Tribunal ayant retenu un risque de confusion,  sont à retenir plus particulièrement :

58      S’agissant du terme « nfon », la chambre de recours a toutefois considéré, à tort, qu’il ne revêtait aucune signification dans les langues des États membres.

59      En effet, s’il est vrai que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails ………il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui‑ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît ….

60      En l’espèce, le public pertinent isolera donc la syllabe « fon » dans le signe nfon et percevra ce terme comme renvoyant également aux mots « phone » ou « téléphone » eu égard aux produits et aux services en cause.

61      Partant, il y a lieu de conclure, contrairement à la chambre de recours, à l’existence d’un certain degré de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

EcoDoor une marque non valable pour des appareils ménagers ayant une porte et pour lesquels les consommateurs sont attentifs à l’origine ou au comportement écologique de l’appareil

L’écologie est une valeur à laquelle les consommateurs sont sensibles, le Tribunal par son arrêt du 15 janvier 2013 souligne la fragilité de la marque qui se compose de la troncation eco.

 

8 juillet 2010 / BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH dépose la marque : ecoDoor.

Pour «  des machines et des appareils relevant des classes 7, 9 et 11 »

22 décembre 2010 : rejet de la demande d’enregistrement pour:

–        classe 7 : « Machines et appareils électriques pour le ménage et la cuisine (compris dans la classe 7), machines et appareils pour préparer des boissons et/ou des aliments, pompes pour servir des boissons refroidies pour l’utilisation en combinaison avec des appareils pour refroidir des boissons ; machines à laver la vaisselle ; machines et appareils électriques pour traiter le linge et les vêtements (compris dans la classe 7), y compris lave-linge, essoreuses » ;

–        classe 9 : « Distributeurs automatiques de boissons ou d’aliments, distributeurs automatiques à prépaiement » ;

–        classe 11 : « Appareils de chauffage, de production de vapeur et de cuisson, notamment fourneaux, appareils pour cuire, rôtir, griller, toaster, décongeler et maintenir au chaud, chauffe-eau, appareils de réfrigération, en particulier réfrigérateurs, congélateurs, vitrines réfrigérantes, appareils pour le refroidissement de boissons, combinés réfrigérateur/congélateur, appareils de congélation, sorbetières et appareils pour faire de la glace ; séchoirs, notamment aussi sèche-linge, machines à sécher le linge»

Recours du déposant.

22 septembre 2011 : la première chambre de recours de l’OHMI rejette le recours.

15 janvier 2013 : le Tribunal rejette le recours, affaire T‑625/11,

 

  • L’emploi de la troncation eco

20      En premier lieu, s’agissant de la perception de l’élément « eco », la requérante soutient que le public pertinent ne l’assimilera pas immédiatement aux expressions « respectueux de l’environnement » ou « économique sur le plan énergétique ».

21      Or, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, le préfixe « eco » constitue une abréviation couramment utilisée du terme anglais « ecological » signifiant « écologique ». La référence « eco » est souvent utilisée dans le cadre de la commercialisation de biens et de services pour indiquer l’origine écologique du produit ou l’absence d’impact sur l’environnement de son utilisation …

22      Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément « eco » allait être perçu par le public pertinent comme signifiant « écologique ».

  • ecodoor a donc un sens pour le public pertinent

24      Or, dans la mesure où, d’une part, l’élément « eco » sera perçu comme signifiant « écologique », ainsi qu’il ressort des points 20 à 22 ci‑dessus, et, d’autre part, l’élément « door » sera interprété comme se référant à une « porte », c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le terme « ecodoor » serait immédiatement compris par le public pertinent comme signifiant « porte éco » ou « porte dont la construction et le mode de fonctionnement sont écologiques ».

  • L’absence du caractère distinctif

25      En troisième lieu, s’agissant du caractère descriptif de la marque demandée, la requérante soutient que, à la suite de la limitation de la liste des produits opérée par elle dans la requête, ladite marque ne vise plus de pièces des machines et des appareils, telles que des portes, mais uniquement les machines et appareils en tant que tels. Dans ces circonstances, la marque demandée ne serait pas descriptive des produits visés par elle, dont les produits énumérés au point 4 ci‑dessus, mais, tout au plus, de l’une de leurs pièces.

26      À cet égard, un signe qui est descriptif d’une caractéristique d’une pièce incorporée dans un produit peut être également descriptif de ce même produit. Tel est le cas lorsque, dans la perception du public pertinent, la caractéristique de ladite pièce décrite par le signe est susceptible d’avoir un impact significatif sur les caractéristiques essentielles du produit lui‑même. En effet, dans ce cas de figure, le public pertinent assimilera immédiatement et sans autre réflexion la caractéristique de la pièce décrite par le signe aux caractéristiques essentielles du produit concerné.

27      En l’espèce, il ressort des points 20 à 24 ci‑dessus que la marque demandée sera interprétée par le public pertinent comme signifiant « porte éco » ou « porte dont la construction et le mode de fonctionnement sont écologiques ».

28      Ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, sans que ce constat soit contesté par la requérante, les produits énumérés …. peuvent comporter des portes. Dans ces circonstances, la marque demandée est susceptible de décrire les qualités écologiques de la porte dont est équipé le produit en cause.

  • Peu importe la caractéristique concrète associée par le public concerné

32      La requérante soutient encore que la marque demandée ne permet pas d’identifier quelle caractéristique ou finalité concrète en rapport avec l’environnement est visée. En effet, plusieurs possibilités existeraient à cet égard, telles qu’une production respectueuse de l’environnement, l’utilisation de matériaux naturels, la possibilité d’élimination des déchets respectueuse de l’environnement ou un fonctionnement respectueux de l’environnement.

33      À cet égard, il suffit de constater que toutes les possibilités évoquées par la requérante renvoient au fait que le produit visé par la marque demandée est doté d’un caractère écologique en raison des qualités de la porte dont il est équipé. Dans ces circonstances, quelle que soit l’interprétation exacte de la marque demandée retenue par le public pertinent, cette dernière sera perçue comme décrivant directement une qualité essentielle des produits concernés.

La marque communautaire est enfin libérée des frontières des Etats par l’arrêt du 19 décembre 2012 de la Cour de Justice

Le 19 décembre 2012, la Cour de Justice a rendu un arrêt sur « l’usage sérieux » de l’article 15 paragraphe 1 du règlement communautaire n° 207/2009.

Affaire C‑149/11, sur une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 1er février 2011, parvenue à la Cour le 28 mars 2011, dans la procédure Leno Merken BV contre

Hagelkruis Beheer BV,

Cet arrêt est important en ce qu’il dit clairement qu’en matière de marque communautaire il n’y a pas lieu de tenir compte des frontières des États.

 

28      La Cour a déjà interprété la notion d’«usage sérieux» dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux des marques nationales dans les arrêts précités Ansul et Sunrider/OHMI ainsi que dans l’ordonnance La Mer Technology, précitée, en considérant qu’il s’agit d’une notion autonome du droit de l’Union qui doit recevoir une interprétation uniforme.

29      Il résulte de cette jurisprudence qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêts, précités Ansul, point 43, et Sunrider/OHMI, point 70, ainsi que ordonnance La Mer Technology, précitée, point 27).

30      La Cour a également relevé que l’importance territoriale de l’usage n’est que l’un des facteurs, parmi d’autres, devant être pris en compte pour déterminer si cet usage est sérieux ou non (voir arrêt Sunrider/OHMI, précité, point 76).

31      Cette interprétation est applicable par analogie aux marques communautaires dans la mesure où, en exigeant qu’un usage sérieux soit fait de la marque, la directive 2008/95 et le règlement n° 207/2009 poursuivent le même objectif.

32      En effet, il résulte tant du considérant 9 de ladite directive que du considérant 10 dudit règlement que le législateur de l’Union a entendu soumettre le maintien des droits liés à la marque, respectivement, nationale et communautaire, à la condition qu’elle soit effectivement utilisée. Ainsi que le relève Mme l’avocat général aux points 30 et 32 de ses conclusions, une marque communautaire qui n’est pas utilisée pourrait faire obstacle à la concurrence en limitant l’éventail des signes qui peuvent être enregistrés par d’autres en tant que marque et en privant les concurrents de la possibilité d’utiliser cette marque ou une marque similaire lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés par la marque en cause. Par conséquent, le non-usage d’une marque communautaire risque également de restreindre la libre circulation des marchandises et la libre prestation des services.

33      Il convient toutefois de tenir compte, lors de l’application par analogie aux marques communautaires de la jurisprudence rappelée au point 29 du présent arrêt, de la différence entre l’étendue territoriale de la protection conférée aux marques nationales et celle de la protection accordée aux marques communautaires, différence qui résulte, d’ailleurs, du libellé des dispositions relatives à l’exigence d’usage sérieux respectivement applicables à ces deux types de marques.

34      Ainsi, d’une part, l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 dispose que, «si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque communautaire est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage». D’autre part, l’article 10 de la directive 2008/95 pose en substance la même règle s’agissant des marques nationales, tout en prévoyant qu’elles doivent faire l’objet d’un usage sérieux «dans l’État membre concerné».

35      Cette différence quant à l’étendue territoriale de l’«usage sérieux» entre les deux régimes des marques est soulignée, en outre, par l’article 42, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. Celui-ci prévoit que la règle énoncée au paragraphe 2 du même article, à savoir que, en cas d’opposition, le demandeur d’une marque communautaire peut requérir la preuve que la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté, est également applicable aux marques nationales antérieures, «étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée».

36      Il convient cependant d’observer que, ainsi qu’il découle de la jurisprudence rappelée au point 30 du présent arrêt, l’étendue territoriale de l’usage constitue non pas un critère distinct de l’usage sérieux, mais l’une des composantes de cet usage, qui doit être intégrée dans l’analyse globale et être étudiée parallèlement aux autres composantes de celui-ci. À cet égard, les termes «dans la Communauté» visent à préciser le marché géographique de référence pour toute analyse de l’existence d’un usage sérieux d’une marque communautaire.

37      Il y a donc lieu, afin de répondre aux questions posées, de rechercher ce que recouvre l’expression d’«usage sérieux dans la Communauté», au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

38      Le libellé de ladite disposition ne contient aucune référence au territoire des États membres. En revanche, il ressort clairement de celle-ci que la marque communautaire doit être utilisée dans la Communauté, ce qui signifie, en d’autres termes, que l’usage de cette marque dans des États tiers ne peut pas être pris en compte.

39      En l’absence d’autres précisions dans l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il convient de tenir compte du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition ainsi que du système établi par la réglementation en cause et des objectifs poursuivis par celle-ci.

40      S’agissant des objectifs poursuivis par le règlement n° 207/2009, il résulte d’une lecture combinée de ses considérants 2, 4 et 6 que celui-ci vise à lever l’obstacle de la territorialité des droits que les législations des États membres confèrent aux titulaires des marques en permettant aux entreprises d’adapter leurs activités économiques aux dimensions de la Communauté et de les exercer sans entraves. La marque communautaire permet ainsi à son titulaire d’identifier ses produits ou ses services de manière identique dans l’ensemble de la Communauté, sans considération des frontières. En revanche, les entreprises qui ne désirent pas une protection de leurs marques à l’échelle de la Communauté peuvent choisir d’utiliser des marques nationales, sans être obligées de déposer leurs marques en tant que marques communautaires.

41      Pour réaliser ces objectifs, le législateur de l’Union a prévu, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec le considérant 3 de celui-ci, que la marque communautaire a un caractère unitaire, qui se traduit par le fait qu’elle jouit d’une protection uniforme et produit les mêmes effets sur l’ensemble du territoire de la Communauté. Elle ne peut, en principe, être enregistrée ou transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits de son titulaire ou de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l’ensemble de la Communauté.

42      La finalité du système des marques communautaires est donc, ainsi que cela ressort du considérant 2 de ce règlement, d’offrir sur le marché intérieur des conditions analogues à celles qui existent dans un marché national. Dans ce contexte, considérer qu’il convient de conférer, dans le cadre du régime communautaire des marques, une signification particulière aux territoires des États membres ferait échec à la réalisation des objectifs précisés au point 40 du présent arrêt et porterait préjudice au caractère unitaire de la marque communautaire.

43      Certes, il résulte de l’examen systématique du règlement n° 207/2009 qu’il est fait référence au territoire de l’un ou de plusieurs États membres dans le texte de certaines de ses dispositions. Cependant, il importe de relever que de telles références sont faites notamment dans le contexte de marques nationales, dans les dispositions relatives à la compétence et à la procédure concernant les actions en justice portant sur les marques communautaires ainsi que dans les règles portant sur l’enregistrement international, alors que l’expression «dans la Communauté» est généralement utilisée en relation avec les droits conférés par la marque communautaire.

44      Il résulte des considérations qui précèdent que, pour apprécier l’existence d’un «usage sérieux dans la Communauté», au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.

45      Cette interprétation ne saurait être infirmée par la déclaration commune dont il a été fait état au point 23 du présent arrêt et aux termes de laquelle «un usage sérieux au sens de l’article 15 dans un seul pays constitue un usage sérieux dans la Communauté» ni par les directives de l’OHMI relatives à la procédure d’opposition qui contiennent en substance la même règle.

46      D’une part, quant à la déclaration commune, il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsqu’une déclaration inscrite à un procès-verbal du Conseil ne trouve aucune expression dans le texte d’une disposition de droit dérivé, elle ne saurait être retenue pour l’interprétation de cette dernière (voir arrêts du 26 février 1991, Antonissen, C‑292/89, Rec. p. I-745, point 18; du 6 mai 2003, Libertel, C‑104/01, Rec. p. I‑3793, point 25; du 10 janvier 2006, Skov et Bilka, C-402/03, Rec. p. I-199, point 42, ainsi que du 19 avril 2007, Farrell, C‑356/05, Rec. p. I‑3067, point 31).

47      Le Conseil et la Commission ont d’ailleurs expressément reconnu cette limitation dans le préambule de ladite déclaration, selon laquelle «[l]es déclarations du Conseil et de la Commission dont le texte figure ci-dessous ne faisant pas partie du texte législatif, elles ne préjugent pas de l’interprétation de ce dernier par la Cour».

48      D’autre part, en ce qui concerne les directives de l’OHMI, il y a lieu de relever que celles-ci ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union.

49      De même, l’affirmation, avancée par certains intéressés ayant déposé des observations dans le cadre de la présente procédure, selon laquelle l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut en aucun cas être limitée au territoire d’un seul État membre ne saurait non plus prospérer. Cette affirmation est fondée sur l’article 112, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009 aux termes duquel il est possible de transformer une marque communautaire, dont le titulaire a été déchu de ses droits pour défaut d’usage, en une demande de marque nationale si, «dans l’État membre pour lequel la transformation a été demandée[,] la marque communautaire [a été] utilisée dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de la législation dudit État membre».

50      Or, s’il est certes justifié de s’attendre à ce qu’une marque communautaire, en raison du fait qu’elle jouit d’une protection territoriale plus étendue qu’une marque nationale, fasse l’objet d’un usage sur un territoire plus vaste que celui d’un seul État membre pour que celui-ci puisse être qualifié d’«usage sérieux», il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque communautaire a été enregistrée soit, de fait, cantonné au territoire d’un seul État membre. Dans un tel cas, un usage de la marque communautaire sur ce territoire pourrait répondre tout à la fois à la condition de l’usage sérieux d’une marque communautaire et à celle de l’usage sérieux d’une marque nationale.

51      Ainsi que l’a souligné Mme l’avocat général au point 63 de ses conclusions, ce n’est que dans le cas où une juridiction nationale jugerait, compte tenu de toutes les circonstances de la cause, que l’usage dans un État membre était insuffisant pour constituer un usage sérieux dans la Communauté qu’il serait encore possible de transformer la marque communautaire en une demande de marque nationale, en application de l’exception prévue à l’article 112, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009.

52      Certains intéressés ayant soumis leurs observations à la Cour soutiennent également que, même s’il est fait abstraction des frontières des États membres au sein du marché intérieur, la condition de l’usage sérieux d’une marque communautaire exige que celle-ci soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de la Communauté, ce qui peut correspondre au territoire d’un État membre. Un tel critère résulterait, par analogie, des arrêts du 14 septembre 1999, General Motors (C‑375/97, Rec. p. I‑5421, point 28); du 22 novembre 2007, Nieto Nuño (C‑328/06, Rec. p. I‑10093, point 17), et du 6 octobre 2009, PAGO International (C‑301/07, Rec. p. I‑9429, point 27).

53      Cette argumentation ne saurait non plus être retenue. D’une part, ladite jurisprudence concerne l’interprétation des dispositions relatives à la protection élargie conférée aux marques jouissant d’une renommée ou d’une notoriété dans la Communauté ou au sein de l’État membre dans lequel elles ont été enregistrées. Or, ces dispositions poursuivent un objectif différent de l’exigence de l’usage sérieux, laquelle pourrait avoir pour conséquence le rejet de l’opposition ou même la déchéance de la marque, tel que prévu notamment à l’article 51 du règlement no 207/2009.

54      D’autre part, s’il est certes raisonnable de s’attendre à ce qu’une marque communautaire soit utilisée sur un territoire plus important que les marques nationales, il n’est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (voir, par analogie, en ce qui concerne l’étendue quantitative de l’usage, arrêt Ansul, précité, point 39).

55      Dès lors que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque repose sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à démontrer que l’exploitation commerciale de cette marque permet de créer ou de conserver les parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée, il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de ladite marque a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis, qui ne permettrait pas au juge national d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut donc être fixée (voir, par analogie, ordonnance La Mer Technology, précitée, points 25 et 27, ainsi que arrêt Sunrider/OHMI, précité, points 72 et 77).

56      S’agissant de l’usage de la marque communautaire en cause dans l’affaire au principal, la Cour ne dispose pas des éléments factuels nécessaires lui permettant de donner à la juridiction de renvoi des indications plus concrètes quant à l’existence d’un usage sérieux ou non de ladite marque. Ainsi qu’il découle des considérations qui précèdent, il appartient à cette juridiction d’apprécier si la marque en cause est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de créer ou de conserver des parts de marché pour les produits ou les services protégés. Cette appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances pertinents au principal, tels que notamment les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.

57      Il convient, dès lors, de répondre aux questions posées que l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que, pour apprécier l’exigence de l’«usage sérieux dans la Communauté» d’une marque au sens de cette disposition, il convient de faire abstraction des frontières du territoire des États membres.

58      Une marque communautaire fait l’objet d’un «usage sérieux», au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle et en vue de maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté pour les produits ou les services désignés par ladite marque. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si les conditions sont remplies dans l’affaire au principal, en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier.

Les difficultés rencontrées par les avocats et les conseils en propriété industrielle pour apporter des preuves d’usage de la marque

L’arrêt rendu le 13 juin 2012  par le Tribunal montre les difficultés auxquelles les avocats et les conseils en propriété industrielle sont confrontées quand il s’agit d’apporter la preuve de l’exploitation de la marque antérieure

  • Brièvement les marques en cause

– La marque communautaire demandée : CERATIX

Pour « Additifs chimiques permettant d’améliorer la surface et les propriétés d’application des teintures, laques, encres d’imprimerie et produits connexes, en particulier dispersions de cire à base de solvants »;

– La marque antérieure opposée : CERATOFIX

Une marque allemande du 4 septembre 2000 pour « « Produits chimiques à usage industriel, notamment aluminosilicates en tant qu’additifs pour la fabrication de matériaux et de corps de moulage incombustibles ainsi que de glaçures ».

  • La procédure devant l’OHMI

29 juillet 2010 : la division d’opposition considère que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure est apportée. L’opposition est accueillie la demande de marque communautaire rejetée;

16 août 2010 : le demandeur à la marque communautaire forme un recours auprès de l’OHMI;

8 avril 2011 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours en considérant que « que les documents déposés par la requérante étaient insuffisants aux fins de rapporter la preuve de l’usage sérieux au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009. En particulier, elle a estimé, au point 21 de la décision attaquée, ne pas pouvoir déterminer les produits auxquels les preuves documentaires concernant les actes d’usage de la marque antérieure faisaient référence ».

  • L’arrêt en rejetant le recours de l’opposant montre les difficultés auxquelles les praticiens , avocat, conseil en propriété industrielle,  sont confrontées quand il s’agit d’apporter la preuve de l’exploitation de la marque antérieure
  • Les documents produits :

–      une déclaration du Dr S., directeur du groupe de produits « spécialités » de la requérante, du 2 juin 2009 ;

–        des reproductions d’emballages ou de sacs portant l’inscription CERATOFIX ;

–        104 factures adressées à des clients en Allemagne s’échelonnant de 2004 à 2008 ;

–        une copie d’une page de la brochure « SCnews » 04/2007 ».

  • L’examen de ceux-ci

Sur la déclaration du D. S.

30……..il résulte de la jurisprudence, d’une part, que, même lorsqu’une déclaration a été établie au sens de l’article 76, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 par l’un des cadres de la requérante, il ne peut être attribué une valeur probante à ladite déclaration que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve……... D’autre part, le fait qu’une telle déclaration émane d’un salarié de la requérante ne saurait à elle seule la priver de toute valeur…].

Mais les  factures,  les reproductions d’emballage et celle de la brochure ne corroborent pas cette déclaration

38      …… il convient de constater que les factures qui ont été transmises par la requérante à l’OHMI comportent uniquement l’énoncé de la marque verbale, la nature du conditionnement ainsi que le numéro de l’article, mais ne précisent pas la nature du produit concerné, en sorte qu’aucune information ne permet de déterminer le produit vendu.

39      En effet, lesdites factures ne permettent pas, per se ou par recoupement avec des catalogues ou d’autres documents, de déterminer la nature des produits qui ont fait l’objet de la transaction matérialisée par la facture établie par la requérante…..

40      Or, en l’absence de toute donnée permettant d’identifier la nature du produit concerné ou, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, de listes de références permettant de déterminer, au regard de leur numéro d’article, les produits qui ont été vendus, force est de constater qu’il est impossible de procéder à l’établissement d’un lien entre cette marque et des produits qui en seraient revêtus.

41      En outre, il n’apparaît pas que la preuve de l’usage serait plus difficile à rapporter lorsque les factures sont établies directement par le producteur aux entreprises industrielles que par des agents commerciaux à des clients finaux ou que les preuves présenteraient un caractère probant accru en ce qui concerne ces derniers.

42      En effet, que les produits soient vendus à des entreprises industrielles ou à des clients finaux, il convient de relever que, aux fins de l’établissement de la preuve d’usage sérieux, doivent toutefois figurer sur les factures des informations permettant d’identifier de manière même indirecte la nature du produit faisant l’objet de la transaction concernée.

43      Troisièmement, s’agissant des photographies des emballages portant l’inscription de la marque antérieure, force est de constater qu’elles ne permettent pas de déterminer, directement ou même indirectement, la nature du produit contenu dans lesdits emballages. En effet, ces photographies, dont il n’est pas nécessaire d’examiner la conséquence de l’absence de transmission de celles-ci à l’intervenante du fait du caractère illisible des photocopies adressées à cette dernière, comportent, pour quatre d’entre elles, uniquement la mention « CERATOFIX R 25 KG » suivie de la mention « 06/2009 » et de la mention « LW : 1744 ». La dernière photographie représente plusieurs sacs empilés et emballés ensemble dans un fil plastique transparent laissant apparaître l’inscription suivante : « CERATOFIX WGA M9106 24,5 KG ».

44      Aucune de ces mentions ne renvoie à un document ou à tout autre élément permettant de déterminer la nature du produit contenu dans ces sacs.

45      Quatrièmement, s’agissant de la copie d’une page de la brochure « ‘SCnews’ 04/2007 », force est de constater que cette brochure fournit des informations sur le lancement d’une nouvelle gamme de produits « CERATOFIX », à savoir des additifs spéciaux pour des agents de démoulage, pour la production de pneus et de matières plastiques.

46      Certes, ainsi que la requérante l’a souligné, la Cour a jugé, au point 37 de l’arrêt Ansul, point 19 supra, que l’usage de la marque devait porter sur des produits et des services qui étaient déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, était imminente.

47      Ainsi, selon la requérante, l’usage d’une marque peut être considéré comme sérieux lorsque cette marque n’est pas utilisée pour commercialiser des produits, mais pour conquérir de futurs débouchés, ce qui serait établi par la brochure susmentionnée, qui constitue une mesure publicitaire.

48      Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, cette brochure ne contient aucune indication concernant la commercialisation ou la vente de produits, mais fait uniquement référence à des « entretiens prometteurs » avec des clients potentiels, ce qui ne constitue, à ce stade, qu’une supposition. Ainsi, cette brochure ne saurait, à elle seule, être assimilée à une campagne publicitaire permettant d’entrevoir une commercialisation imminente concernant des produits spécifiques.

49      Il ressort des points 34 à 48 ci-dessus que la déclaration du Dr S. n’étant pas corroborée par d’autres éléments de preuve, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’elle ne pouvait pas, à elle seule, prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.

 

Opposition à la demande d’enregistrement de la marque SWIFT GTI par la marque antérieure GTI, un signe utilisé de manière descriptive

L’arrêt rendu le 21 mars 2012 intervient dans une affaire où est opposée à la demande d’enregistrement de la marque SWIFT GTI  la marque antérieure GTI,  un signe qui apparaît utilisé de manière descriptive.

  • Les signes en cause

28 octobre 2003 : Suzuki Motor Corp dépose la demande de marque communautaire : SWIFT GTi

« Véhicules motorisés et leurs pièces et parties constitutives ; véhicules terrestres et leurs moteurs et autres pièces, parties constitutives et accessoires compris dans la classe 12 ; housses pour volants, pour sièges de véhicules et pour véhicules terrestres ; tapis et revêtements de plancher de véhicules automobiles terrestres ; pompes à pneus de véhicules ; pare-soleil, galeries, porte-bagages, porte-bicyclettes, porte-planches à voile, porte-skis et chaînes à neige, tous pour véhicules à moteur terrestres »

30 novembre 2004 : Volkswagen AG forme opposition sur la base de différentes marques verbales GTI :

–          enregistrement allemand n° 39 406 386, du 27 septembre 1995,

–          et l’enregistrement international n° 717592, du 22 juin 1999, en République tchèque, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Slovénie, en Slovaquie, en Espagne, au Portugal, au Benelux, en France, en Italie, en Autriche et en Suède.

Les deux enregistrements visent  « automobiles et leurs pièces ; moteurs automobiles »,

  • Une succession d’événements

21 mars 2005 : l’OHMI demande à Volkswagen AG des preuves d’usage de ses deux enregistrements  au plus tard le 27 mai 2005

25 mai 2005 : Volkswagen AG présente des documents mais Suzuki en conteste la pertinence

14 septembre 2005 : Suzuki demande à l’OHMI de rectifier la représentation de la marque demandée, si la demande porte sur « SWIFT GTi » avec la lettre « i » finale minuscule, sa publication a été faite sous la forme « SWIFT GTI ».

10 novembre 2005 : l’OHMI indique aux parties :

–          qu’une nouvelle publication de la marque va intervenir

–          la suspension de la procédure d’opposition jusqu’à l’expiration du nouveau délai d’opposition commençant à courir à la date de la nouvelle publication

30 janvier 2006 : nouvelle publication. Aucune nouvelle opposition n’a été déposée.

14 mars 2006 : la procédure d’opposition reprend . A cette date le délai d’opposition sur la nouvelle publication n’a pas expiré.

27 mars 2007 : la division d’opposition rejette l’opposition pour insuffisance de preuve de l’usage sérieux des marques antérieures

14 mai 2007 : recours de Volkswagen contre la décision de la division d’opposition.

9 décembre 2008 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours.

Au-delà des débats sur la détermination des  marques nationales soumises à l’obligation de l’usage, la chambre de recours a considéré que : « les marques antérieures seraient perçues – au moins intuitivement – comme faisant référence à certaines caractéristiques techniques d’une voiture ou de son moteur, alors que la marque demandée consisterait en une combinaison d’un nom fantaisiste de modèle de véhicule, « swift », suivi d’une référence auxdites caractéristiques techniques »

D’où le recours de Volkswagen devant le Tribunal de l’Union Européenne.

Le tribunal va rejeter le recours

  • Sur le public pertinent

S’agissant du degré d’attention et de connaissances du public pertinent, la chambre de recours a constaté, au point 67 de la décision attaquée, que, alors même que l’on ne saurait attendre d’un consommateur moyen un niveau de connaissances et d’attention comparable à celui d’un professionnel du secteur automobile, il convenait néanmoins de présumer que son niveau d’attention à l’égard des produits en cause était supérieur à la moyenne, étant donné que l’achat d’une voiture était l’un des investissements les plus importants que devait normalement faire un consommateur moyen, tandis que l’équipement, les pièces constitutives et les accessoires de voitures étaient des produits relativement onéreux, qui ne faisaient certainement pas partie des achats quotidiens et requéraient une plus grande attention quant à leur compatibilité. De la même manière, au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée à des consommateurs particulièrement intéressés par les voitures en général ou ponctuellement, par exemple lors du choix d’une voiture. Ceux-ci seraient raisonnablement attentifs et avisés, notamment dans la mesure où ils seraient amenés à investir une somme considérable dans l’achat d’une « voiture ‘GTI’ »

  • Sur les signes en cause

Ainsi, en premier lieu, au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de nombreuses preuves tirées de dictionnaires fournies par Suzuki, il ne faisait aucun doute que la combinaison de lettres « gt », et sa variante « gti », étaient des sigles notoirement connus parmi les professionnels du secteur automobile, puisqu’il s’agissait des lettres initiales de « gran turismo », ou de « grand tourisme », et de « gran turismo iniezione », ou de « grand tourisme injection ». Il convient également de relever que, au point 22 de la décision attaquée, sous iv) à xiv), la chambre de recours avait référencé les divers renvois, présentés par Suzuki, aux extraits des dictionnaires portant sur les significations du sigle GTI.

52      Au point 51 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est encore référée, à cet égard, aux règlements de la Fédération internationale de l’automobile (ci-après la « FIA »), définissant, en outre, un véhicule GT comme une « automobile ouverte ou fermée disposant au plus d’une porte de chaque côté et au moins de deux sièges situés de part et d’autre de la ligne centrale longitudinale de la voiture […] », qui doit « pouvoir être utilisée sur route de façon tout à fait légale et être adaptée à la course sur circuits ou en intérieur ».

53      Selon la chambre de recours, le sigle GTI présente, dès lors, un caractère descriptif.

  • Et en particulier en Suède, territoire où la marque antérieure a été retenue

En effet, comme cela ressort des points 51 à 54 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est notamment référée au règlement de la FIA, dont il n’a pas été soutenu qu’elle n’était pas active en Suède, ensuite au site Internet d’un concessionnaire suédois de voitures, Passagen bilweb, cité d’ailleurs à deux reprises, ainsi qu’à l’encyclopédie nationale suédoise Nationalencyklopedin, et enfin à son « expérience générale » portant sur l’utilisation des combinaisons de lettres se terminant par la lettre « i » sur des véhicules, sans limiter territorialement la validité de cette dernière considération.

  • A noter également

il convient de relever que, dans la mesure où les éléments présentés par la chambre de recours dans la décision attaquée démontrent, concomitamment, l’enregistrement et l’utilisation d’autres marques détenues par d’autres entreprises et comportant le sigle GTI, l’allégation susvisée de la requérante pourrait, tout au plus, indiquer une éventuelle coexistence entre de telles marques et ses propres marques sur les marchés en cause.

Dépôt de marque communautaire et dépôt de marque internationale : deux issues différentes

L’arrêt du 29 mars 2012 du tribunal à propos de la demande de marque figurative « 3D eXam », T‑242/11,Kaltenbach & Voigt GmbH, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), illustre une situation à priori étonnante le déposant a obtenu un enregistrement international de sa marque un an avant ses déboires devant l »OHMI.

Successivement l’examinateur et la Chambre de recours de l’Ohmi ont rejeté la demande de marque 3D eXam demandée pour des appareils de radiographie à usage dentaire.

Le Tribunal va rejeter le recours du déposant. Reprenons ici les points importants de l’arrêt sur l’absence de caractère distinctif du signe déposé.

Le rappel du principe

Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés.

L’application

24      En l’espèce, les produits concernés sont des appareils de radiographie à usage dentaire.

  • La compréhension du signe, d’abord la définition du public, puis sa compréhension du signe, ici, de la langue anglaise

25      S’agissant du public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus en cause, la requérante n’a pas contesté l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il était constitué d’un public spécialisé, à savoir un public spécialisé composé de dentistes, y compris d’orthodontistes.

26      En outre, étant donné que le signe en cause est composé d’éléments provenant de la langue anglaise, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le public par rapport auquel il convient d’apprécier l’existence d’un motif absolu de refus est un public anglophone. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 dudit article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté. De plus, à l’instar de la chambre de recours, il convient de constater que les domaines médicaux, tels que la dentisterie subissent actuellement une influence internationale et, dès lors, qu’il est permis de supposer que les consommateurs spécialisés pertinents d’autres États membres peuvent également avoir une connaissance suffisante de l’anglais pour comprendre la signification de la marque demandée.

  • Un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits

27      Dès lors, il y a lieu d’examiner s’il existe, du point de vue dudit public, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe 3D eXam et les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé.

28      Le signe demandé se compose de deux éléments joints, à savoir l’élément « 3d » et l’élément verbal « exam ».

29      Ainsi, l’élément « 3d » désigne un effet tridimensionnel et l’élément « exam » fait référence à une inspection détaillée. L’argument de la requérante selon lequel le public comprendra le mot « exam » comme désignant un test de connaissances ou d’aptitude d’un « étudiant dans une discipline spécifique, qui donne lieu à une qualification en cas de réussite de l’étudiant » ne saurait prospérer.

30      Certes, le terme « exam » a plusieurs significations. Toutefois, à l’instar de ce qu’a souligné la chambre de recours, ce terme est également l’abréviation courante du mot « examination » qui, dans le domaine médical, désigne une « inspection physique d’un patient ou des parties de son corps afin de vérifier qu’il est en bonne santé ou diagnostiquer une maladie » ou une « étude en laboratoire de sécrétions ou excrétions, échantillons de tissus, etc., notamment afin de diagnostiquer une maladie ».

31      Les produits visés par la marque demandée étant des « appareils de radiographie à usage dentaire », il est évident que, confrontés à ces appareils identifiés par le signe 3D eXam, les dentistes donneront à l’élément verbal « exam » la signification qui est la sienne dans un contexte médical.

  • Le rappel de la démarche concrète

32      L’argument de la requérante selon lequel plusieurs étapes mentales seraient nécessaires pour saisir le message selon lequel « 3D eXam » fait référence à un examen dentaire aux rayons X en trois dimensions n’est pas davantage convaincant. À cet égard, il suffit de relever que la nature descriptive du signe demandé doit être appréciée par rapport à des produits spécifiques et non de façon abstraite.

33      L’argument de la requérante selon lequel le signe demandé contient la lettre majuscule « X » n’affecte pas non plus la conclusion de la chambre de recours. En effet, c’est à juste titre que la chambre de recours a observé que la lettre majuscule « X » ne faisait que renforcer la nature descriptive du signe indiquant le fait que l’examen en 3D était réalisé aux rayons X.

 

Dépôt de la demande de marque communautaire : l’heure et la minute ne peuvent pas être prises en compte par un avocat même devant un juge national

Avec les procédures électroniques, l’heure, la minute (et la seconde) d’un dépôt d’une demande de marque sont vérifiables. S’agit-il pour autant de données pertinentes pour les avocats en droit des marques communautaires ?

La réponse nous est donnée par l’arrêt de la Cour du 22 mars 2012, affaire C‑190/10, Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (Génesis) contre Boys Toys SA,

  • Très brièvement les faits :

Le 12 décembre 2003 :

–          à 11 h 52 et à 12 h 13, Génesis dépose auprès de l’OHMI, par voie électronique, deux demandes de marques communautaires, à savoir la marque verbale Rizo, pour des produits relevant des classes 16, 28, 35 et 36 et la marque verbale Rizo, El Erizo, pour des produits relevant des classes 16, 35 et 36.

–          à 17 h 45, Pool Angel Tomás SL dépose à l’office espagnol des marques une demande de marque verbale Rizo’s pour des produits relevant de la classe 28.

Génesis fait opposition en Espagne à la demande de Pool Angel Tomás SL, de décision de l’office à l’appel de celle-ci, le juge espagnol interroge par question préjudicielle la Cour de Justice de l’Union :

«L’article 27 du règlement [n° 40/94 modifié] peut-il être interprété de telle manière à ce qu’il puisse être tenu compte, non seulement de la date, mais aussi de l’heure et de la minute du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque auprès de l’OHMI, pour autant qu’il ait été fait état d’une telle donnée, afin de déterminer la priorité temporelle par rapport à une marque nationale déposée à la même date, lorsque la réglementation nationale qui régit l’enregistrement de cette dernière marque considère que l’heure du dépôt est un élément pertinent?»

Deux problématiques distinctes :

– l’heure et la minute sont-elles prévues par le règlement communautaire- la Cour examinera les incidences pratiques de la réponse à apporter à cette question -,

– une législation nationale peut-elle en tenir compte ?

1°) Pour apprécier la date de dépôt d’une demande de marque communautaire au regard de l’article 27, Il n’y a pas à tenir compte ni de l’heure ni de la minute de celui-ci

 

  • Une date : un jour, un mois et une année !

Enfin, la nécessité d’une interprétation uniforme des différentes versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union exige également, en cas de divergence entre celles-ci, que la disposition en cause soit interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêts du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a., C-72/95, Rec. p. I-5403, point 28; du 19 avril 2007, Profisa, C-63/06, Rec. p. I-3239, point 14, ainsi que du 15 décembre 2011, Møller, C-585/10, non encore publié au Recueil, point 26).

43      Or, il ressort d’un examen comparatif des différentes versions linguistiques de l’article 27 du règlement n° 40/94 modifié que celles-ci présentent certaines divergences.

44      Ainsi, les versions tchèque, allemande, hongroise, slovaque, finnoise et suédoise de cet article se réfèrent, s’agissant tant de l’intitulé dudit article que du texte de celui-ci, au jour du dépôt («Den podání», «Anmeldetag», «A bejelentés napja», «Deň podania», «Hakemispäivä», «Ansökningsdag»), tandis que les versions lituanienne et polonaise de ce même article précisent que la date de dépôt («Padavimo data», «Data zgłoszenia») correspond au jour («diena», «dzień») où la demande a été déposée.

45      En revanche, les autres versions linguistiques utilisent uniquement l’expression «date de dépôt» de la demande de marque communautaire.

46      Néanmoins, il convient de relativiser les divergences existant entre ces versions linguistiques dans la mesure où, selon le sens commun, le terme «date» désigne généralement le jour du mois, le mois et l’année où un acte a été adopté ou où un fait s’est produit. De même, l’indication du jour où un acte a été adopté ou où un fait s’est produit implique, selon le sens commun, la nécessité d’indiquer également le mois et l’année.

  • Une date n’implique ni l’heure ni la minute !

47      Toutefois, l’obligation d’indiquer la date ou le jour n’implique pas, selon le sens commun, l’obligation d’indiquer l’heure et a fortiori la minute. Dès lors, en l’absence d’une référence expresse dans l’article 27 du règlement n° 40/94 modifié à l’heure et à la minute du dépôt de la demande de marque communautaire, il apparaît que ces indications n’ont pas été considérées, par le législateur communautaire, comme nécessaires afin de déterminer le moment du dépôt de la demande de marque communautaire et, par conséquent, son antériorité par rapport à une autre marque.

48      Une telle interprétation ressort également du contexte dans lequel s’insère l’article 27 du règlement n° 40/94 modifié. En particulier, la règle 5 du règlement n° 2868/95, qui précise les formalités à accomplir par l’OHMI, par le service central de la propriété industrielle d’un État membre ou le Bureau Benelux des marques, lors du dépôt d’une demande de marque communautaire, n’institue que l’obligation d’indiquer sur la demande la date de réception de cette demande et non l’heure et la minute de cette date.

49      Or, il y a lieu de considérer que, si le législateur communautaire avait estimé que l’heure et la minute du dépôt de la demande de marque communautaire devaient être prises en compte en tant qu’éléments constitutifs de la «date de dépôt» de cette demande, au sens de l’article 27 du règlement n° 40/94 modifié, une telle précision aurait dû être incluse dans le règlement n° 2868/95.

50      À cet égard, la circonstance que, selon les indications figurant sur le site de l’OHMI, la date de dépôt de la demande de marque communautaire est celle à laquelle les documents visés à l’article 26 du règlement n° 40/94 modifié sont déposés auprès de l’OHMI, heure de l’Europe centrale (GMT + 1), ne permet cependant pas de conclure que l’heure et la minute du dépôt d’une telle demande sont pertinentes afin de déterminer l’antériorité de la marque. Ainsi que le relève M. l’avocat général au point 61 de ses conclusions, une telle indication de l’heure ne permet que de déterminer la date du dépôt devant l’OHMI.

51      La circonstance, relevée par Génesis, selon laquelle, lors de l’introduction, par voie électronique, de demandes de marques communautaires, l’OHMI certifierait de facto la date et l’heure du dépôt de ces demandes est également dénuée de pertinence.

52      Certes, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la décision n° EX‑11‑03 du président de l’Office, du 18 avril 2011, concernant les communications électroniques de et vers l’Office («Décision de base sur les communications électroniques»), une communication électronique confirmant la réception de la demande, également électronique, de marque communautaire, est envoyée à l’expéditeur, sur laquelle figurent la date et l’heure de réception de cette demande. Toutefois, il découle de ce même article 10, paragraphe 2, que la communication confirmant la réception de ladite demande comporte une mention aux termes de laquelle la date de réception sera considérée comme étant la date de dépôt sous réserve de paiement d’une taxe dans le délai imparti, sans se référer, à cet égard, à l’heure de réception de la demande.

53      En tout état de cause, étant donné que la demande de marque communautaire peut être déposée, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 modifié, au choix, auprès de l’OHMI ou auprès du service central de la propriété industrielle d’un État membre ou auprès du Bureau Benelux des marques, s’il y avait lieu de prendre en compte l’heure et la minute du dépôt d’une demande de marque communautaire, une telle obligation devrait explicitement découler des dispositions d’application générale, et non de la décision du président de l’OHMI relative aux dépôts des demandes de marques communautaires par voie électronique.

54      Il découle de tout ce qui précède que la notion de «date de dépôt de la demande de marque communautaire» contenue à l’article 27 du règlement n° 40/94 modifié implique la prise en compte du jour civil du dépôt d’une demande de marque communautaire, mais non de l’heure et de la minute de celui-ci.

2°) Le droit national ne peut pas prendre en compte l’heure et la minute d’un dépôt de marque communautaire

 

55      Cela étant précisé, il convient encore d’examiner, si le droit de l’Union s’oppose à ce que l’heure et la minute du dépôt de la demande de la marque communautaire soient néanmoins prises en compte en vertu du droit national, afin de déterminer l’antériorité d’une marque communautaire par rapport à une marque nationale déposée le même jour, lorsque la réglementation nationale régissant l’enregistrement de cette dernière marque considère l’heure et la minute du dépôt comme des éléments pertinents.

56      À cet égard, il suffit de rappeler, ainsi que cela a été relevé au point 37 du présent arrêt, que, en tant que système autonome, le régime des marques communautaires possède des règles propres relatives à la date de dépôt de la demande d’une marque communautaire, sans effectuer de renvoi aux dispositions du droit national.

57      Par conséquent, la date de dépôt de la demande d’une marque communautaire ne peut être déterminée que selon les règles du droit de l’Union, sans que les solutions apportées par le droit des États membres puissent, à cet égard, avoir une incidence.

…..

Il s’ensuit que le droit de l’Union s’oppose à ce que l’heure et la minute du dépôt de la demande de marque communautaire soient prises en compte en vertu du droit national afin de déterminer l’antériorité d’une marque communautaire par rapport à une marque nationale déposée le même jour, lorsque la réglementation nationale qui régit l’enregistrement de cette dernière marque considère que, à cet égard, l’heure et la minute du dépôt sont des éléments pertinents.

D’où l’arrêt :

L’article 27 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2003, du 27 octobre 2003, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de tenir compte non seulement du jour, mais également de l’heure et de la minute du dépôt de la demande de marque communautaire auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), afin de déterminer l’antériorité d’une telle marque par rapport à une marque nationale déposée le même jour, alors même que, en vertu de la réglementation nationale régissant l’enregistrement de cette dernière marque, l’heure et la minute du dépôt sont, à cet égard, des éléments pertinents.

3°) Si ni l’heure ni la minute n’ont à être retenues, comment résoudre le litige entre ces deux déposants ?

 

L’autorité administrative espagnole dont la contestation de la décision a conduit à la question préjudicielle,  avait déjà relevé :

21      …….. Cette juridiction a estimé que la date de dépôt de la demande des marques communautaires opposées était la date de la production effective de la documentation et non le 12 décembre 2003, date de la présentation de la demande par voie électronique.

Demande de marque SERVO SUO rejetée au regard d’une marque antérieure SERVUS

De l’arrêt du 9 février 2012 dans l’affaire T‑525/10, Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio contre l’OHMI, on retiendra l’analyse conceptuelle au regard du public italien qui a conduit au rejet de la demande portant sur SERVO SUO.

« En premier lieu, il ressort du point 25 de la décision attaquée que la chambre de recours a bien attribué à l’expression « servo suo » la même signification en italien que la requérante, c’est-à-dire celle de soumission à la volonté d’autrui, et non la signification d’une formule de civilité. En conséquence, dans la mesure où la requérante ne conteste pas que les consommateurs italiens puissent attribuer une signification semblable à la marque antérieure, il y a lieu de constater qu’elle n’a apporté aucun élément permettant de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle lesdits consommateurs feront un rapprochement conceptuel entre les marques en conflit. Le premier argument de la requérante doit donc être rejeté comme étant non fondé.

56 En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a sous-estimé la capacité de certains consommateurs, en particulier, les consommateurs italiens, français et espagnols, à comprendre les différences de significations entre les marques en conflit, il y a lieu de constater, d’abord, que ledit argument repose sur une interprétation erronée de la décision attaquée. Il ressort en effet du point 25 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a conclu à une probable confusion conceptuelle que pour l’Italie, dans la mesure où le mot « servus » est un mot latin signifiant « servant » et qu’il est susceptible d’être compris par le public italien. Un tel rapprochement conceptuel entre les marques en conflit serait aussi possible en Espagne, où le mot « siervo » signifiant « servant », est proche du premier mot de la marque demandée « servo », et dont la population serait aussi à même de comprendre la signification du mot latin « servus ». En revanche, la chambre de recours estime très improbable l’existence d’un rapprochement conceptuel pour les autres pays de l’Union, en particulier pour ceux où le mot « servus » est une formule de civilité.

57 Ensuite, la requérante fonde son grief, d’une part, sur des extraits de sites Internet contenant des traductions du mot « servus » de l’allemand vers l’anglais et l’italien, et, d’autre part, sur le fait que le consommateur pertinent est particulièrement attentif et que, en conséquence, il sera plus à même de saisir la différence conceptuelle entre les marques en conflit.

58 Premièrement, il y a lieu de constater que ces extraits de sites Internet montrent qu’en allemand le mot « servus » est une formule de civilité. Dans la mesure où le public pertinent pour lequel un risque de confusion a été constaté est constitué des consommateurs italiens et, dans une moindre mesure, des consommateurs espagnols, la traduction du mot « servus » de l’allemand vers l’anglais et l’italien n’est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. En effet, il convient de rappeler qu’en vertu de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, un enregistrement de marque communautaire doit être refusé lorsqu’un motif relatif de refus existe dans une partie seulement du territoire pertinent. »

Preuve dans la publicité de l’usage de la marque antérieure lors de la procédure d’opposition, les précisions de l’arrêt du 8 mars 2012

L’arrêt du 8 mars 2012 dans l’affaire T‑298/10, Christina Arrieta D. Gross, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), apporte des précisions sur les preuves de l’usage de la marque antérieure quand celles-ci sont issues de la publicité

« En effet, l’inclusion de la marque en cause, en relation avec les produits ou les services couverts, dans des publicités adressées aux consommateurs pertinents constitue une utilisation publique et vers l’extérieur de ladite marque, au sens de la jurisprudence citée au point 54 ci‑dessus. Dans le cadre d’une appréciation effectuée conformément à la jurisprudence citée aux points 55 à 58 ci-dessus, une telle utilisation est susceptible de démontrer l’usage sérieux de ladite marque, exigé par l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

68 Il n’en demeure pas moins qu’une telle utilisation de la marque concernée ne peut pas être prouvée par la simple production des copies de matériel publicitaire mentionnant ladite marque en relation avec les produits ou les services visés. Encore faut-il démontrer que ce matériel, quelle que soit sa nature, a connu une diffusion auprès du public pertinent suffisante pour établir le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause.

69 Dans le cas des publicités parues dans la presse écrite, cela implique de fournir la preuve de la diffusion du journal ou du magazine concernés auprès du public pertinent. Il ne saurait en être autrement que dans l’hypothèse de publicités parues dans des journaux ou des magazines très connus, dont la circulation constitue un fait notoire, que l’OHMI peut prendre en considération même s’il ne ressort pas des éléments de preuve produits devant lui par les parties [voir, s’agissant de la prise en compte des faits notoires par l’OHMI, arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz‑Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, points 28 et 29, et la jurisprudence citée].

70 Or, en l’espèce, les publicités invoquées par la requérante devant la chambre de recours ont paru dans des magazines dont la circulation en Allemagne n’est pas un fait notoire. Il paraît, en effet, qu’il s’agit de publications spécialisées du domaine des services visés par la marque antérieure. À défaut de toute indication relative à la circulation desdits magazines dans les observations de la requérante devant l’OHMI et, encore moins, de tout élément de preuve s’y rapportant, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 36 de la décision attaquée, en substance, que les copies de publicités fournies par la requérante pourraient, tout au plus, rendre probable ou plausible l’usage sérieux de la marque antérieure, sans toutefois la prouver, comme l’exige l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

Opposition à un dépôt de marque communautaire par une marque antérieure : la définition du public pertinent à propos de ces marques portant sur des bières

L’arrêt du 31 janvier 2012 du Tribunal,affaire T‑205/10, Cervecería Modelo, SA de CV, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), définit le public pertinent à propos de marques déposées pour des bières.

Les marques

La marque demandée : le signe verbal LA VICTORIA DE MEXICO

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;

–        classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; bars ; hébergement temporaire ».

Les marques opposées : une marque communautaire et une marque nationale espagnole :

Victoria

L’opposition est fondée sur tous les produits relevant des classes 31, 32 et 33 couverts par les enregistrements communautaire et national antérieurs. S’agissant de la classe 32, l’enregistrement communautaire antérieur visait les bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Les décisions de l’OHMI

28 janvier 2009 : rejet de l’opposition par la division d’opposition.

5 mars 2010 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI accepte partiellement le recours, en refusant l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant de la classe 32.

La décision du Tribunal

Le recours est rejeté. Limitons nous ici à la définition du public pertinent.

Pour la déposante :  » étant habitué à être confronté à des marques complexes comportant différents éléments figuratifs et verbaux, le consommateur moyen de bière de l’Union est attentif à tous les éléments qui composent la marque et les prend en considération au moment d’acheter. Elle fait ainsi implicitement valoir que, lors de l’achat ou de la commande, ledit consommateur ferait preuve d’un degré particulièrement élevé d’attention. »

Pour le Tribunal confirmant la chambre de recours le consommateur n’exerce pas ici ce degré de vigilance :

Ainsi que l’OHMI le relève, s’il est vrai que, dans le secteur des boissons alcooliques, le consommateur est habitué à ce que les produits soient fréquemment désignés par des marques comprenant plusieurs éléments verbaux ou figuratifs, il ne saurait en être conclu que ledit consommateur serait particulièrement attentif à tous les éléments d’une marque, verbaux ou figuratifs, au moment de procéder à l’acte d’achat, les produits en cause étant des produits de consommation courante, pour lesquels le public pertinent est le consommateur moyen des produits de grande consommation, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, Dominio de la Vega/OHMI – Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA), T‑458/07, non publié au Recueil, point 27). Une telle considération vaut tout particulièrement, en ce qui concerne la marque antérieure, pour les éléments verbaux « cerveza », « pilsener », « málaga » ou « 1928 », et, en ce qui concerne la marque demandée, pour l’élément verbal « de mexico ». Dans l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, le public pertinent percevra ces différents éléments verbaux comme des éléments descriptifs des produits désignés par les signes en conflit ou, en ce qu’ils font référence à un lieu géographique ou à une année, comme des éléments clairement accessoires et non comme des éléments permettant de distinguer l’origine commerciale de ces produits (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, Rec. p. II‑2073, point 53).

32 Par suite, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent, constitué de consommateurs moyens de l’Union, était normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.