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Demande en déchéance de marque : pas d’usage de la marque par des échanges entre le franchiseur et ses franchisés

L’action en déchéance de marque communautaire devant l’OHMI contraint le titulaire de la marque à apporter des preuves de son usage. Mais ces preuves peuvent–elles être constituées par des échanges au sein du réseau de distribution ? Explication avec l’arrêt du 9 septembre 2015 du TPEE. L’arrêt est ici.

  • L’action en déchéance était dirigée contre le signe ZARA enregistré pour
    – classe 39 : « Services de transport, distribution (livraison) de produits, emballage et entreposage de marchandises, en particulier d’articles de vêtements, de chaussures et d’accessoires, de parfumerie et de cosmétiques » ;
    – classe 42 : « Restauration (alimentation), hébergement temporaire ».
  • Les preuves apportées
    25 En effet, si la chambre de recours a admis qu’il ressortait de certains des documents fournis par la requérante, à savoir du dossier de presse, de la brochure et des photographies qui y figurent, sur lesquelles se trouvent des camions Avia et Volvo, que son organisation logistique comprenait des services de transport et de distribution de produits destinés à ses filiales et aux franchisés, elle a toutefois estimé que l’utilisation faite de ceux-ci était interne en ce qu’aucun des documents produits ne venait prouver l’importance de l’usage public de la marque contestée et qu’il n’était nulle part fait référence à des clients externes autres que lesdits franchisés. Par ailleurs, tout en ne niant pas que les franchisés soient des entités juridiquement indépendantes, la chambre de recours a néanmoins constaté qu’ils suivaient le même modèle d’entreprise que le franchiseur et en a donc conclu qu’ils étaient intégrés au propre réseau de distribution de ce dernier.

Les points essentiels de l’arrêt du Tribunal  

  • Le critère d’indépendance

32 Néanmoins, si le franchiseur peut, comme le précise le point 189 des lignes directrices sur les restrictions verticales (JO 2010, C 130, p. 1) de la Commission, mettre en place un réseau de distribution uniforme avec ses franchisés qu’il contrôle ou possède en partie, il n’en reste pas moins que ces derniers doivent y être associés et non pas y être totalement intégrés pour être considérés comme totalement indépendants.

33 Il y a lieu de relever que, dans son affidavit du 7 mai 2012, le directeur juridique et secrétaire d’administration de la requérante affirme notamment que la principale caractéristique du modèle de franchise suivi par la requérante est « l’intégration totale des magasins franchisés » aux siens, ce qui implique une « logistique intégrée, qui comprend le transport, l’entreposage et la livraison de la marchandise ». De plus, il indique que le modèle d’affaire de la marque contestée se caractérise par un « niveau élevé d’intégration verticale », sans toutefois le préciser. Partant, cette déclaration tend à démontrer que les franchisés sont intégrés à l’organisation interne de la requérante. En outre, la requérante n’ayant fourni, au cours de la procédure devant l’OHMI, aucun autre élément permettant de démontrer que les franchisés ne sont pas intégrés, mais seulement associés à son réseau de distribution, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a pu considérer que, au vu des seuls éléments fournis par la requérante, les franchisés étaient intégrés à son organisation interne, et ce en dépit de leurs statuts de sociétés indépendantes.

34 En tout état de cause, ainsi qu’il résulte des développements qui suivent, les autres éléments de preuve fournis par la requérante ne permettent pas de prouver l’usage public et externe des services de transport.

  • Un examen très minutieux

35 En effet, concernant le second grief de la requérante relatif à la production des éléments de preuve relatifs au chiffre d’affaires généré par la prestation des services de transport, il convient de remarquer que, dans son affidavit, le directeur juridique et secrétaire d’administration de la requérante fait également mention, sous forme de tableaux, d’un ensemble de données chiffrées relatives aux « coûts de transport ajoutés aux prix des vêtements », c’est-à-dire des dépenses réalisées par la requérante en matière de transport afin d’acheminer ses marchandises vers les sièges d’exploitation des franchisés. Il ne fait, en revanche, nullement état du chiffre d’affaires généré par la prestation des services de transport, c’est-à-dire de l’ensemble des recettes réalisé par la requérante au cours d’un exercice comptable pour les services relevant de la classe 39. Certes, lesdites données chiffrées confirment la réalité de l’exploitation de la marque contestée s’agissant de la commercialisation des produits couverts par celle-ci auxquels s’ajoutent les coûts de transport. Néanmoins, elles ne démontrent nullement la réalité de l’exploitation de la marque contestée s’agissant de la prestation des services de transport.

36 Enfin, il convient de relever que les franchisés ont solennellement déclaré que les coûts de transport n’étaient pas facturés séparément, mais ajoutés au prix de chaque article de vente. En effet, la requérante a spécifié que les coûts de transport ne pouvaient pas être identifiés sur les factures produites à titre d’éléments de preuve, car les services et les produits fournis étaient proposés et vendus sous la forme d’un forfait et qu’il découlait de la conclusion des accords de franchise que le coût total du transport était inclus dans le prix des articles de vente. Or, il y a lieu de constater que les factures produites à titre d’éléments de preuve devant la division d’annulation concernent la vente d’articles à des détaillants sis au Royaume-Uni et non pas aux franchisés. De plus, elles ne comportent aucune donnée relative au coût du transport sous la forme d’une quelconque taxe facturée qui viendrait s’ajouter au prix hors taxes de vente. Or, l’établissement d’une facture permet de montrer que l’usage de la marque s’est fait publiquement et vers l’extérieur, et non uniquement à l’intérieur de l’entreprise titulaire de la marque contestée ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle ci [voir arrêt du 15 octobre 2008, Air Products and Chemicals/OHMI Messer Group (Ferromix, Inomix et Alumix), T 305/06 à T 307/06, EU:T:2008:444, point 47 et jurisprudence citée]. Par conséquent, dans la mesure où la requérante n’a pu produire des factures se rapportant strictement aux services de transport ou sur lesquelles figureraient certaines données qui y seraient relatives, il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a pu considérer qu’aucun élément de preuve relatif au chiffre d’affaires généré par la prestation de services de transport n’avait été produit devant elle.

…
39 Il s’ensuit que, à l’instar de l’appréciation de la chambre de recours, la condition tenant à ce que la marque soit utilisée publiquement et vers l’extérieur n’apparait pas remplie en l’espèce.

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Action en contrefaçon de marque et action en déchéance de marque : la sévérité

L’action en contrefaçon de marque expose son titulaire à une action en déchéance de sa marque. Cette perte du droit sur la marque pour défaut d’exploitation vient de connaître un arrêt remarquable de la Cour de cassation le 3 juin 2014 qui s’applique en matière de déchéance aux différentes marques, marque française, marque internationale (les passages sur la directive) et marque communautaire ( le règlement communautaire). L’arrêt est ici

  • L’existence d’autres dépôts de marques dont l’exploitation est avérée n’emporte pas automatiquement déchéance de la marque qui en diffère

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012) que l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo » n° 000 10 6252, l’arrêt retient qu’en déposant plusieurs marques, la société Cofra a entendu les distinguer, de sorte qu’il lui incombe de justifier de l’usage sérieux qu’elle a fait de chacune d’elles et que la protection dont bénéficie sa marque semi-figurative ne peut s’étendre à ses deux marques verbales ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que les textes susvisés exigent seulement que la marque exploitée ne diffère des marques enregistrées que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée, la cour d’appel a violé les dispositions de ces textes ;

  • Créer un concept visuel totalement nouveau en gardant un léger lien avec l’ancien logo n’entraine pas automatiquement la sanction de la déchéance de la marque la plus ancienne

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo » n° 000 10 6252, l’arrêt relève que les extraits du site internet www.C-et-A.fr, les photographies et les catalogues de présentation font apparaître que la marque exploitée correspond à la marque semi-figurative « Rodeo » présentant une calligraphie particulière, déposée le 3 avril 1998, elle-même présentée à l’intérieur d’un rectangle sur fond marron, le R étant mis en relief par la couleur orange, outre la calligraphie singulière de la dénomination qui est traversée à l’horizontale par un trait de couleur, et retient que cette exploitation correspond à une modification revendiquée par la société Cofra de retravailler tous les logos en vue de créer un concept visuel totalement nouveau en gardant un léger lien avec l’ancien logo ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, au vu de la seule ornementation ajoutée à l’élément dénominatif afin de moderniser en les adaptant au goût de la clientèle les marques verbales premières, sans rechercher si cet usage sous une forme modifiée avait altéré le caractère distinctif de celles-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

  • Une exigence très lourde d’examen au détail des pièces produites est imposée aux juges

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo » n° 000 10 6252, l’arrêt relève que les ordres de commande, documents comptables, factures et attestations produites ne justifient pas d’une exploitation auprès de la clientèle des deux marques en litige telles que déposées et ne précisent pas la forme d’apposition de la marque « Rodeo » figurant sur les articles vendus sous cette marque ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, quelle que soit la forme, initiale ou modifiée, sous laquelle la marque était apposée, ces documents n’établissaient pas qu’à la condition que leur caractère distinctif n’en fût pas altéré, il était fait un usage sérieux des marques litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

  • La cassation totale de l’arrêt de la Cour de Paris

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er mars 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

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Déchéance de marque : l’inaction des revendeurs et la détermination de l’utilisateur final

L’arrêt du 6 mars 2014 de la Cour de justice distingue la connaissance de l’existence de la marque par le revendeur de l’ignorance par le consommateur final de l’origine du produit. L’arrêt est ici.

  • Les faits distinguent ceux qui emploient effectivement le signe comme une maque et la situation de l’utilisateur final

8       Backaldrin a fait enregistrer la marque verbale autrichienne KORNSPITZ pour des produits relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Parmi ces produits figurent notamment les suivants:

«farines et préparations faites de céréales; produits de boulangerie; améliorants de panification; pâtisserie, y compris préparations destinées à être cuites; pâtons […] pour la fabrication de pâtisseries».

9        Backaldrin produit, sous cette marque, un mélange prêt à l’emploi qu’elle livre essentiellement aux boulangers. Ceux-ci transforment ce mélange en un petit pain à la forme oblongue se terminant en pointe aux deux extrémités. Backaldrin a consenti à ce que ces boulangers et les distributeurs de produits alimentaires qu’ils livrent, vendent ce petit pain en employant ladite marque.

10      Les concurrents de Backaldrin, dont Pfahnl, comme la majorité des boulangers, savent que le signe verbal «KORNSPITZ» a été enregistré en tant que marque. En revanche, selon les affirmations de Pfahnl contestées par Backaldrin, ce signe verbal est perçu par les utilisateurs finals comme la désignation usuelle d’un produit de boulangerie, à savoir des petits pains à la forme oblongue se terminant en pointe aux deux extrémités. Cette perception s’expliquerait notamment par la circonstance que les boulangers utilisant le mélange prêt à l’emploi fourni par Backaldrin n’informent généralement leurs clients ni de ce que le signe «KORNSPITZ» a été enregistré en tant que marque ni de ce que les petits pains sont fabriqués à partir de ce mélange.

  • Les questions préjudicielles

Une action en déchéance est engagée en Autriche, l’Oberster Patent- und Markensenat (Chambre supérieure des brevets et des marques) interroge la Cour de Justice sur la notion d’utilisateur final pour apprécier les circonstances de la déchéance de la marque

  • L’absence d’indication de la provenance des produits aux consommateurs finaux

25      L’hypothèse présentée dans la décision de renvoi est, au surplus, caractérisée par la circonstance que les vendeurs dudit produit fini n’offrent généralement pas à leurs clients, au moment de la vente, une assistance comprenant l’indication de la provenance des différents produits qui sont en vente.

26      Force est de constater que, dans une telle hypothèse, la marque KORNSPITZ ne remplit pas, dans le commerce des petits pains dits «KORNSPITZ», sa fonction essentielle d’indication d’origine et que, par conséquent, son titulaire s’expose à la déchéance des droits conférés par cette marque en ce qu’elle est enregistrée pour ce produit fini si la perte du caractère distinctif de ladite marque pour ledit produit est imputable à l’activité ou à l’inactivité de ce titulaire.

La Cour a déjà jugé que peut relever de la notion d’«inactivité» l’omission du titulaire d’une marque de recourir en temps utile à son droit exclusif visé à l’article 5 de la même directive, afin de demander à l’autorité compétente d’interdire aux tiers concernés de faire usage du signe pour lequel il existe un risque de confusion avec cette marque, de telles demandes ayant pour objet de préserver le caractère distinctif de ladite marque.

34      Toutefois, sauf à renoncer à la recherche de l’équilibre décrit au point 32 du présent arrêt, ladite notion n’est aucunement limitée à ce type d’omission, mais comprend toutes celles par lesquelles le titulaire d’une marque se montre insuffisamment vigilant quant à la préservation du caractère distinctif de sa marque. Dès lors, dans une situation telle que celle décrite par la juridiction de renvoi, dans laquelle les vendeurs du produit obtenu à partir de la matière livrée par le titulaire de la marque n’informent généralement pas leurs clients de ce que le signe utilisé pour désigner le produit en cause a été enregistré en tant que marque et contribuent ainsi à la mutation de cette marque en désignation usuelle, la carence dudit titulaire qui ne prend aucune initiative susceptible d’inciter ces vendeurs à utiliser davantage ladite marque peut être qualifiée d’inactivité au sens de l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95.

35      Il appartiendra à la juridiction de renvoi d’examiner si, en l’occurrence, Backaldrin a ou non pris des initiatives visant à inciter les boulangers et distributeurs de produits alimentaires vendant les petits pains obtenus à partir du mélange prêt à l’emploi livré par elle à utiliser davantage la marque KORNSPITZ dans leurs contacts commerciaux avec les clients.

36      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la deuxième question posée que l’article 12, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens que peut être qualifié d’«inactivité», au sens de cette disposition, le fait pour le titulaire d’une marque de s’abstenir d’inciter les vendeurs à utiliser davantage cette marque pour la commercialisation d’un produit pour lequel ladite marque est enregistrée.

 

 

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La déchéance de marque , une question de calendrier et de délais, la preuve de l’exploitation de la marque communautaire peut être apportée sur le territoire d’un seul Etat membre.

L’arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2014 montre que la question de la déchéance nécessite d’appliquer rigoureusement les différents délais et que les preuves d’exploitation de la marque communautaire peuvent être valablement retenues dans un seul Etat membre. L’arrêt est ici.

  • la question du calendrier de la déchéance

Vu l’article 51 § 1 du règlement CE n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifie l’article 50 § 1 du règlement CE n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 ;

Attendu que pour prononcer la déchéance des droits de la société Zed candy sur la marque communautaire « Jawbreaker », à compter du 17 février 2010, pour l’ensemble des produits et services visés par l’enregistrement, l’arrêt retient que les sociétés Zed candy et Brabo France sachant dès le 25 mars 2009, date de l’assignation, qu’elles étaient susceptibles de faire l’objet d’une demande en déchéance de cette marque, les pièces postérieures au 25 décembre 2008, qu’elles ont produites pour justifier de l’usage de la marque, doivent être écartées des débats ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle en déchéance ayant été formée le 20 octobre 2010, seules les pièces susceptibles de justifier d’un usage de la marque communautaire « Jawbreaker » postérieurement au 20 juillet 2010, étaient dénuées de caractère pertinent, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

  • Le territoire en prendre pour la preuve de l’exploitation de la marque communautaire en compte peut être celui d’un seul Etat

Et sur ce moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 15 § 1 et 51 § 1 du règlement CE n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifient les articles 15 §1 et 50 § 1 du règlement CE n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient encore que la capture d’écran du site internet www.zegdum.com datée du 11 juin 2009, qui faisait apparaître des paquets de bonbons présentés sous diverses appellations contenant le terme « Jawbreaker », mentionnait les prix en livres sterling et ne permettait pas d’établir un usage sérieux de la marque communautaire « Jawbreaker » dans la Communauté ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque communautaire doit s’opérer abstraction faite des frontières du territoire des Etats membres et peut, dans certaines circonstances, résulter de l’exploitation de la marque sur le territoire d’un seul Etat membre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a prononcé la déchéance, à compter du 17 février 2010, des droits de la société Zed candy limited sur la marque communautaire « Jawbreaker » n° 10 55177 pour l’ensemble des produits et services visés, l’arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

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Déchéance de la marque pour défaut d’usage, à quelle date le juge doit-il fixer la prise d’effet de cette déchéance ? Retour sur l’application dans le temps de la loi du 4 janvier 1991

En l’absence d’exploitation de la marque pendant 5 ans consécutifs, son titulaire peut être déchu de son titre.

Un arrêt de la Cour de Cassation du 13 décembre 2011, [ ici ], revient sur la détermination de la prise d’effet de la déchéance.

La marque

19 avril 1984,  une marque Internationale est déposée en Allemagne, elle vise également la France, pour désigner des vêtements de la classe 25.

A la lecture de l’arrêt de la Cour de Cassation, on comprend que l’enregistrement de cette marque est intervenu le 4 février 1988, au moins pour la France.

Le litige sur la date de la prise d’effet de la déchéance

Une action en déchéance pour défaut d’exploitation est engagée contre la partie française de cette marque.

L’arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence fixe la déchéance de la partie française de cette marque à compter du 4 février 1993.

La cassation de l’arrêt

Pourvoi en cassation : l’arrêt d’Aix est cassé au motif que la cour d’appel n’a constaté l’absence d’usage sérieux qu’entre le 7 février 1998 et 7 février 2003.

 

La question serait-elle simplement celle de la détermination de la date de la prise d’effet de la déchéance  …. non au terme des cinq ans qui suivent l’enregistrement de la marque mais au terme des cinq ans d’absence d’usage sérieux  ?

Cela semble bien être le cas puisque la Cour de Cassation relève :

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans avoir constaté l’absence d’usage sérieux de la marque au cours des cinq années suivant sa date d’enregistrement, soit entre le 4 février 1988 et le 4 février 1993, la cour d ‘ appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Se faisant, la Cour de Cassation par cet arrêt  écarterait-elle la pratique qui avait prévalu  quand consécutivement à la Loi du 4 janvier 1991, certains pensaient en application de ce nouvel article L. 714-5 du C.P.I que seule pouvait être prise en compte une période de non-exploitation de cinq ans ayant commencé à courir après la date d’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, soit après le 28 décembre 1991 ? C’est à dire qu’une déchéance pour absence d’usage sérieux ne pouvait prendre effet qu’après le 28 décembre 1996.

Ou plus simplement, la Cour de cassation inviterait-elle la Cour de renvoi à reporter la prise d’effet de la déchéance au début de février 2003 ?