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L’aspect figuratif d’un signe ne le dispense pas de l’examen des critères requis pour la marque

Toujours une demande  de marque tridimensionnelle, l’arrêt du 6 septembre 2012, C‑96/11, pose clairement la distinction entre l’aspect figuratif et la fonction essentielle attendue du signe pour qu’il constitue une marque valable.

  • 10 juin 2005, dépôt de la demande de marque par Storck KG.

L’arrêt précise  qu’il s’agit de la forme d’une souris en chocolat « et qui, selon la description contenue dans la demande, est de couleur brune »

Pour : «Sucreries, chocolat et produits en chocolat, pâtisserie fine» de la classe 30 .

 

  • 16 janvier 2006, l’examinateur rejette la demande « sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, considérant que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où la forme en question était non pas une configuration spéciale, individuelle ou inhabituelle qui aurait divergé de manière significative des formes existantes, mais uniquement une variante des présentations courantes et typiques. »
  • 30 janvier 2006, Storck KG forme un recours auprès de l’OHMI.
  • 12 novembre 2008 : la chambre de recours de l’OHMI rejette le recours. « la forme en cause n’était pas suffisamment éloignée des configurations usuelles, ni par la forme de base de la pièce moulée, qui est habituellement utilisée pour des bonbons ou des pralines, ni par la réalisation de la face supérieure sur laquelle est ménagé un relief représentant un animal, de sorte que le public pertinent n’y verrait pas une référence à l’origine commerciale »
  • 15 janvier 2009, Storck KG dépose un recours devant le Tribunal.
  • 17 décembre 2010, le Tribunal rejette le recours.
  • Pourvoi de Storck KG,  la Cour va également rejeter ce pourvoi !

Deux points méritent d’être rappelés.

L’un sur l’existence du caractère figuratif du signe « 39      Par ailleurs, il convient de souligner que la présence d’un élément figuratif ne suffit pas, à elle seule, à établir que la marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen du produit concerné, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, ce produit de ceux d’autres entreprises »

L’autre sur une éventuelle erreur dans la traduction d’un arrêt rédigé en allemand :

« le point 30 de l’arrêt Mag Instrument/OHMI, précité, dans le sens que le consommateur «n’est pas habitué» («ist es nicht gewöhnt») à percevoir la forme d’un produit comme indication de sa provenance, au lieu de se fonder sur la formule selon laquelle le consommateur ne le fait «habituellement pas» («gewöhnlich nicht»), ce qui correspond à la version en langue allemande. Selon Storck, une telle approche rend pratiquement impossible d’établir le caractère distinctif. L’erreur commise par l’OHMI aurait conduit à un glissement de sens ayant une incidence sur la décision litigieuse, et le Tribunal se serait fondé sur une traduction imprécise dans la version en langue française de ladite jurisprudence ».

Et la réponse de la Cour  : « 52  L’examen des deux formules linguistiques par le Tribunal n’ayant pas permis de conclure que l’utilisation de la citation sur laquelle s’est fondée la chambre de recours a conduit à une telle exclusion, aucune erreur juridique ne saurait dès lors lui être reprochée ».

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QPC posée à l’occasion d’une inscription au patrimoine culturel immatériel qui vise des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances et du savoir-faire.

QPC posée à l’occasion de la proposition d’inscription début 2011 de la tauromachie par le Ministre de la Culture au patrimoine culturel immatériel qui vise des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances et du savoir-faire, et qui viendra devant le Conseil Constitutionnel le 11 septembre 2012..

Avec ce post, chacun comprendra aussi que les questions relatives à « l’immatériel  » ne sont pas que de pures abstractions !


Ce blog s’intéresse à différentes problématiques associées à la réservation et à l’exploitation de signes et de données matériels ou immatériels qu’ils appartiennent à des personnes de droit privé ou soumises aux règles du droit public.

Différentes mécanismes de réservation des biens de la personne publique existent. Parmi ceux-ci, le patrimoine culturel immatériel.

La loi n° 2006-791 du 5 juillet 2006 a autorisé l’approbation de la convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

L’article 2 de cette convention  définit le patrimoine culturel immatériel comme l’ensemble des  « pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire -ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés- que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. »

Personne ne s’étonnera que cette énumération soit rappelée à ce blog. La variété  de ces « pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire » s’illustre dans la question soumise au Conseil Constitutionnel par le Conseil d’Etat, et souligne la difficulté de mise en œuvre de ces outils juridiques.

Début 2011, le Ministre de la Culture propose l’inscription de la tauromachie au patrimoine culturel immatériel français.

Recours de différentes associations devant la juridiction administrative.

A cette occasion, – nous n’entrons pas dans l’examen des circonstances qui ont amené à l’examen de cet article – , le  20 juin 2012, le Conseil d’Etat  transmet au Conseil Constitutionnel pour contrôle l’exception prévue à l’article 521-1 du Code pénal

«  Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.

…….

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être inssenti voquée. ……»

Cette affaire viendra à l’audience du 11 septembre 2012 du Conseil Constitutionnel.

 

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Contrat de licence : « Vente en ligne » de logiciels puis revente d’occasion ou de seconde main, et le recours à des dispositifs techniques de protection. Les solutions de l’arrêt du 3 juillet 2012

La licence de logiciel vendue en ligne est-elle incessible par cet acheteur à un tiers ?c’est là une question récurrente à laquelle les contrats répondent souvent par la négative.

L’arrêt rendu le 3 juillet 2012 par la Cour de Justice de l’Union dans l’affaire C‑128/11, sur une demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof dans le litige UsedSoft GmbH contre Oracle International Corp., est important pour la vente en ligne de logiciels de seconde main :

1)      L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doit être interprété en ce sens que le droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est épuisé si le titulaire du droit d’auteur, qui a autorisé, fût-il à titre gratuit, le téléchargement de cette copie sur un support informatique au moyen d’Internet, a également conféré, moyennant le paiement d’un prix destiné à lui permettre d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, un droit d’usage de ladite copie, sans limitation de durée.

2)      Les articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24 doivent être interprétés en ce sens que, en cas de revente d’une licence d’utilisation emportant la revente d’une copie d’un programme d’ordinateur téléchargée à partir du site Internet du titulaire du droit d’auteur, licence qui avait été initialement octroyée au premier acquéreur par ledit titulaire du droit sans limitation de durée et moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre à ce dernier d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de ladite copie de son œuvre, le second acquéreur de ladite licence ainsi que tout acquéreur ultérieur de cette dernière pourront se prévaloir de l’épuisement du droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive et, partant, pourront être considérés comme des acquéreurs légitimes d’une copie d’un programme d’ordinateur, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, et bénéficier du droit de reproduction prévu à cette dernière disposition.

A noter néanmoins :

86      Il convient toutefois de rappeler que, si la licence acquise par le premier acquéreur porte sur un nombre d’utilisateurs dépassant les besoins de celui-ci, cet acquéreur n’est pas autorisé, par l’effet de l’épuisement du droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24, à scinder cette licence et à revendre uniquement le droit d’utilisation du programme d’ordinateur concerné correspondant à un nombre d’utilisateurs qu’il aura déterminé, ainsi que cela est exposé aux points 69 à 71 du présent arrêt.

87      Par ailleurs, il doit être souligné que le titulaire du droit d’auteur, tel qu’Oracle, est en droit, en cas de revente d’une licence d’utilisation emportant la revente d’une copie d’un programme d’ordinateur téléchargée à partir de son site Internet, de s’assurer, par tous les moyens techniques à sa disposition, que la copie dont dispose encore le vendeur soit rendue inutilisable.

 

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Contrat de licence de marque ou contrat de service ? L’arrêt du 19 juillet 2012 de la Cour de l’Union dit que l’enregistrement d’une marque en tant que nom de domaine ne vaut pas le droit de l’utiliser commercialement avec ses fonctions propres

L’arrêt rendu le 19 juillet 2012 par la Cour de Justice , affaire C-376/11, se prononce sur la distinction entre contrat de licence de marque et contrat de service.

  • La problématique à l’origine des faits

Les règlements 733/2002 et 874/2004 sur le nom de domaine eu ont organisé une période dite de sunrise mais en conditionnent le bénéfice à un critère de présence sur le territoire de l’Union.

Une société qui ne répond pas à ce critère de localisation géographique, passe un contrat de licence ( Licence Agreement ) avec un cabinet situé en Europe :

19      Aux termes de la clause 1 dudit contrat, les seuls objets de celui-ci sont de permettre au licencié d’enregistrer un nom de domaine en son nom mais pour le compte du donneur de licence, de définir les droits et les obligations de chaque partie durant ce même contrat ainsi que d’organiser la procédure selon laquelle le licencié transférera le ou les noms de domaine .eu au donneur de licence ou à la personne désignée par ce dernier.

20      Conformément à la clause 2 du contrat en cause au principal, intitulée «Droits du donneur de licence», celui-ci peut demander à tout instant que le licencié supprime le ou les noms de domaine repris à l’annexe 1 dudit contrat ou transfère le nom de domaine, rapidement et sans charge, au donneur de licence ou à tout tiers désigné par lui.

21      Selon la clause 3 du même contrat, le donneur de licence s’oblige à payer les honoraires du licencié, faute de quoi les noms de domaine peuvent ne pas être enregistrés, maintenus ou renouvelés.

22      À la clause 4 du contrat en cause au principal, qui contient les droits du licencié, il est précisé que celui-ci facturera ses services au donneur de licence.

23      Les obligations du licencié, telles qu’elles figurent à la clause 5 dudit contrat, incluent celle de faire des efforts raisonnables pour déposer une demande .eu et obtenir un enregistrement .eu pour un ou des noms de domaine. Le licencié reconnaît en outre que, lors de l’enregistrement, le nom de domaine sera la propriété exclusive du donneur de licence et admet qu’il n’utilisera pas ce nom d’une quelconque manière incompatible avec les termes de ce contrat.

La société européenne qui demande le même nom de domaine « lensword.eu », se voit opposer  un refus au regard de l’antériorité de la demande formée par le cabinet .

Cette société européenne engage différentes procédures : devant la Cour d’arbitrage chargé du règlement extrajudiciaire puis devant une juridiction belge. Toutes ses actions sont rejetées.

  • En appel,  la Cour de Bruxelles  pose différentes questions préjudicielles auxquelles la Cour de Justice répond le 19 juillet 2012.

49      ……..un contrat, tel que celui en cause au principal, par lequel le cocontractant, dénommé «licencié», s’oblige, contre rémunération, à faire des efforts raisonnables pour déposer une demande et obtenir un enregistrement pour un nom de domaine .eu s’apparente davantage à un contrat de service qu’à un contrat de licence.

….

51      Il importe peu à cet égard qu’un tel contrat précise que celui-ci a notamment pour objet de permettre au licencié d’enregistrer un nom de domaine en son nom, mais pour le compte du donneur de licence si cette faculté ne sert à aucune fin autre que de permettre au cocontractant d’exécuter son obligation d’enregistrer le ou les noms de domaine en question contre rémunération et qu’elle est donc purement accessoire à cette obligation. Par ailleurs, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 49 et 53 de ses conclusions, l’autorisation d’enregistrer une marque en tant que nom de domaine .eu n’implique nullement que le titulaire de cette marque a concédé à son cocontractant le droit d’utiliser commercialement celle-ci en conformité avec ses fonctions propres.

…..

53      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 874/2004 doit être interprété en ce sens que, dans une situation où le droit antérieur concerné est un droit de marque, les termes «licenciés de droits antérieurs» ne visent pas une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque concernée à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte de ce titulaire, un nom de domaine identique ou similaire à ladite marque, sans pour autant que cette personne soit autorisée à utiliser commercialement celle-ci en conformité avec ses fonctions propres.

 

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Les difficultés rencontrées par les avocats et les conseils en propriété industrielle pour apporter des preuves d’usage de la marque

L’arrêt rendu le 13 juin 2012  par le Tribunal montre les difficultés auxquelles les avocats et les conseils en propriété industrielle sont confrontées quand il s’agit d’apporter la preuve de l’exploitation de la marque antérieure

  • Brièvement les marques en cause

– La marque communautaire demandée : CERATIX

Pour « Additifs chimiques permettant d’améliorer la surface et les propriétés d’application des teintures, laques, encres d’imprimerie et produits connexes, en particulier dispersions de cire à base de solvants »;

– La marque antérieure opposée : CERATOFIX

Une marque allemande du 4 septembre 2000 pour « « Produits chimiques à usage industriel, notamment aluminosilicates en tant qu’additifs pour la fabrication de matériaux et de corps de moulage incombustibles ainsi que de glaçures ».

  • La procédure devant l’OHMI

29 juillet 2010 : la division d’opposition considère que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure est apportée. L’opposition est accueillie la demande de marque communautaire rejetée;

16 août 2010 : le demandeur à la marque communautaire forme un recours auprès de l’OHMI;

8 avril 2011 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours en considérant que « que les documents déposés par la requérante étaient insuffisants aux fins de rapporter la preuve de l’usage sérieux au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009. En particulier, elle a estimé, au point 21 de la décision attaquée, ne pas pouvoir déterminer les produits auxquels les preuves documentaires concernant les actes d’usage de la marque antérieure faisaient référence ».

  • L’arrêt en rejetant le recours de l’opposant montre les difficultés auxquelles les praticiens , avocat, conseil en propriété industrielle,  sont confrontées quand il s’agit d’apporter la preuve de l’exploitation de la marque antérieure
  • Les documents produits :

–      une déclaration du Dr S., directeur du groupe de produits « spécialités » de la requérante, du 2 juin 2009 ;

–        des reproductions d’emballages ou de sacs portant l’inscription CERATOFIX ;

–        104 factures adressées à des clients en Allemagne s’échelonnant de 2004 à 2008 ;

–        une copie d’une page de la brochure « SCnews » 04/2007 ».

  • L’examen de ceux-ci

Sur la déclaration du D. S.

30……..il résulte de la jurisprudence, d’une part, que, même lorsqu’une déclaration a été établie au sens de l’article 76, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 40/94 par l’un des cadres de la requérante, il ne peut être attribué une valeur probante à ladite déclaration que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve……... D’autre part, le fait qu’une telle déclaration émane d’un salarié de la requérante ne saurait à elle seule la priver de toute valeur…].

Mais les  factures,  les reproductions d’emballage et celle de la brochure ne corroborent pas cette déclaration

38      …… il convient de constater que les factures qui ont été transmises par la requérante à l’OHMI comportent uniquement l’énoncé de la marque verbale, la nature du conditionnement ainsi que le numéro de l’article, mais ne précisent pas la nature du produit concerné, en sorte qu’aucune information ne permet de déterminer le produit vendu.

39      En effet, lesdites factures ne permettent pas, per se ou par recoupement avec des catalogues ou d’autres documents, de déterminer la nature des produits qui ont fait l’objet de la transaction matérialisée par la facture établie par la requérante…..

40      Or, en l’absence de toute donnée permettant d’identifier la nature du produit concerné ou, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, de listes de références permettant de déterminer, au regard de leur numéro d’article, les produits qui ont été vendus, force est de constater qu’il est impossible de procéder à l’établissement d’un lien entre cette marque et des produits qui en seraient revêtus.

41      En outre, il n’apparaît pas que la preuve de l’usage serait plus difficile à rapporter lorsque les factures sont établies directement par le producteur aux entreprises industrielles que par des agents commerciaux à des clients finaux ou que les preuves présenteraient un caractère probant accru en ce qui concerne ces derniers.

42      En effet, que les produits soient vendus à des entreprises industrielles ou à des clients finaux, il convient de relever que, aux fins de l’établissement de la preuve d’usage sérieux, doivent toutefois figurer sur les factures des informations permettant d’identifier de manière même indirecte la nature du produit faisant l’objet de la transaction concernée.

43      Troisièmement, s’agissant des photographies des emballages portant l’inscription de la marque antérieure, force est de constater qu’elles ne permettent pas de déterminer, directement ou même indirectement, la nature du produit contenu dans lesdits emballages. En effet, ces photographies, dont il n’est pas nécessaire d’examiner la conséquence de l’absence de transmission de celles-ci à l’intervenante du fait du caractère illisible des photocopies adressées à cette dernière, comportent, pour quatre d’entre elles, uniquement la mention « CERATOFIX R 25 KG » suivie de la mention « 06/2009 » et de la mention « LW : 1744 ». La dernière photographie représente plusieurs sacs empilés et emballés ensemble dans un fil plastique transparent laissant apparaître l’inscription suivante : « CERATOFIX WGA M9106 24,5 KG ».

44      Aucune de ces mentions ne renvoie à un document ou à tout autre élément permettant de déterminer la nature du produit contenu dans ces sacs.

45      Quatrièmement, s’agissant de la copie d’une page de la brochure « ‘SCnews’ 04/2007 », force est de constater que cette brochure fournit des informations sur le lancement d’une nouvelle gamme de produits « CERATOFIX », à savoir des additifs spéciaux pour des agents de démoulage, pour la production de pneus et de matières plastiques.

46      Certes, ainsi que la requérante l’a souligné, la Cour a jugé, au point 37 de l’arrêt Ansul, point 19 supra, que l’usage de la marque devait porter sur des produits et des services qui étaient déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, était imminente.

47      Ainsi, selon la requérante, l’usage d’une marque peut être considéré comme sérieux lorsque cette marque n’est pas utilisée pour commercialiser des produits, mais pour conquérir de futurs débouchés, ce qui serait établi par la brochure susmentionnée, qui constitue une mesure publicitaire.

48      Toutefois, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, cette brochure ne contient aucune indication concernant la commercialisation ou la vente de produits, mais fait uniquement référence à des « entretiens prometteurs » avec des clients potentiels, ce qui ne constitue, à ce stade, qu’une supposition. Ainsi, cette brochure ne saurait, à elle seule, être assimilée à une campagne publicitaire permettant d’entrevoir une commercialisation imminente concernant des produits spécifiques.

49      Il ressort des points 34 à 48 ci-dessus que la déclaration du Dr S. n’étant pas corroborée par d’autres éléments de preuve, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’elle ne pouvait pas, à elle seule, prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.