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La formalisation des demandes en justice ne va-t-elle pas modifier profondément le rôle des parties au procès ?  

En quelques années, la formalisation des demandes en justice s’est imposée aux avocats.

La propriété industrielle n’y échappe pas. Au fur et à mesure des réformes, les actions en matière de brevet, de marque, et de modèle qu’elles soient en appel, ou devant le tribunal ou dès le stade de la requête aux fins de saisie-contrefaçon se voient soumises à ces règles.

Par cette formalisation, il n’est pas seulement question de structuration des requêtes, des assignations ou encore des conclusions. L’enjeu est tout autre comme le montre l’arrêt de la Cour de justice du 10 mars 2022. L’ arrêt

Cet arrêt intervient sur une question préjudicielle d’une juridiction allemande en matière de déchéance de marque. Une marque nationale comme une marque européenne sont susceptibles d’être frappées de déchéance, c’est-à-dire de disparaitre, pour défaut d’usage sérieux de ce signe pour les produits et services visés à son enregistrement.

A l’engagement de l’action en déchéance, le demandeur doit-il apporter dans l’exposé des faits les preuves de ses recherches qui lui permettent d’étayer sa demande, ou bien la charge de la preuve qui ici porte sur le non-usage de la marque ne pèse que sur le titulaire de la marque ?

La sanction du droit allemand est particulièrement sévère comme le rappelle la décision de la Cour de justice.

20      À cet égard, la juridiction de renvoi fournit des précisions sur la distinction, en droit allemand, entre la charge de l’exposé des faits et la charge de la preuve. La charge de l’exposé des faits impose à une partie d’être aussi concrète que possible dans ses affirmations, au risque de perdre le procès si elle ne s’acquitte pas de cette obligation. Le droit procédural allemand impose également à la partie défenderesse la charge d’un exposé des faits secondaire. Chacune des parties est tenue de faire des recherches dans son propre champ d’action. Ces diverses charges et obligations sont distinctes de la charge de la preuve. La charge de l’exposé des faits se différencie de la charge de la preuve en ce sens que chaque partie est tenue de présenter des observations sur les faits dont elle a connaissance ou qui peuvent être recherchés en fournissant un effort raisonnable.

 La réponse donnée par la Cour de justice.

L’article 19 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle procédurale d’un État membre qui, dans une procédure de demande de déchéance pour non‑usage d’une marque, impose à la partie demanderesse d’effectuer une recherche sur le marché concernant l’éventuel usage de cette marque par son titulaire et de présenter à cet égard, dans la mesure du possible, des observations étayées à l’appui de sa demande.

 

 

 

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La compétence exclusive de l’INPI tant que les mêmes demandes ne sont pas présentées par les mêmes parties devant le Tribunal dans l’instance en contrefaçon

 L’Ordonnance du 13 novembre relative aux marques prévoit au nouvel article L716-5 une répartition des compétences entre l’INPI et les tribunaux de grande instance pour les actions en nullité et en déchéance des marques.  Limitons-nous aux premières.

 l’INPI se voit reconnaître une compétence exclusive pour l’action en nullité des marques françaises  au regard de certains droits antérieurs par différents renvois aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle

 Art. L. 716-5 . Ne peuvent être formées que devant l’Institut national de la propriété industrielle :

1_ Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l’article L. 711-2, aux 1_ à 5_, 9_ et 10_ du I de l’article L. 711-3, au III du même article ainsi qu’aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ;

C’est-à-dire :

Art. L. 711-2

1_ Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article L. 711-1 ;

2_ Une marque dépourvue de caractère distinctif ;

3_ Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ;

4_ Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;

5_ Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;

6_ Une marque exclue de l’enregistrement en application de l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d’autorisation des autorités compétentes ;

7_ Une marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ;

8_ Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;

9_ Une marque exclue de l’enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l’Union européenne ou d’accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;

10_ Une marque consistant en la dénomination d’une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l’Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée ;

11_ Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.

Art. L. 711-3

1_ Une marque antérieure :

  1. a) Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les servicesqu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
  1. b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou lesservices qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ;

2_ Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ;

3_ Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

4_ Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

5_ Une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 ou une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;

9_ Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ;

10_ Le nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

III. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque dont l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche.

Art. L. 715-4

Outre les motifs de rejet ou de nullité prévus respectivement aux articles L. 712-7 et L. 714-3, une marque de garantie est refusée à l’enregistrement ou, si elle enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3 ou que son règlement d’usage est contraire à l’ordre public.

Une marque de garantie est également refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle risque d’induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu’elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque de garantie.

Art. L. 715-9

 Outre les motifs de rejet ou de nullité prévus respectivement aux articles L. 712-7 et L. 714-3, une marque collective est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 715-6 à L. 715-8 ou que son règlement d’usage est contraire à l’ordre public.

Une marque collective est également rejetée ou, si elle enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle lorsqu’elle risque d’induire le public en erreur sur son caractère ou sa signification, notamment lorsqu’elle est susceptible de ne pas apparaître comme une marque collective.

Mais cette compétence exclusive est tempérée par l’exclusivité des Tribunaux de grande instance

  • En cas d’action en contrefaçon ou d’action en concurrence déloyale;

1_ Lorsque les demandes mentionnées aux 1_ et 2_ du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ;

  • En cas d’exécution des actions visant à faire cesser l’atteinte à la marque avant l’engagement de l’action en contrefaçon

2_ Lorsque les demandes mentionnées aux 1_ et 2_ du I sont formées alors que, soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque, sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond.

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Opposition à une demande de marque et transfert du droit sur la marque antérieure

Celui qui engage une procédure d’opposition sur la base d’une marque communautaire antérieure doit en être titulaire, et cette propriété doit être connue par l’Office.

Une opposition peut-elle être déposée  en même temps que l’indication à l’Office du transfert de la propriété de la marque antérieure à l’opposant ? N’y aurait-il qu’une question de bons formulaires à utiliser et à enregistrer par l’Office dans le bon ordre ?

Cette question qui a donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 17 janvier 2017,  intéresse en premier lieu les conseils en propriété industrielle et les avocats.

 L’arrêt dans cette affaire, l’affaire T‑225/15, est là.

  • Le rappel des dispositions du règlement sur la marque communautaires

      En application de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, l’opposition est rejetée comme non fondée si l’opposant ne prouve pas, avant l’expiration de ce délai, son habilitation à former opposition.

22      La règle 31, paragraphes 1 à 2, du règlement n° 2868/95, prévoit les informations qu’une demande d’enregistrement de transfert au sens de l’article 17 du règlement n° 207/2009 doit contenir. À cet égard, le paragraphe 1 de cet article, énumère « a) le numéro d’enregistrement de la marque [de l’Union européenne] ; b) des renseignements détaillés sur le nouveau titulaire […] ; c) la liste des produits et services auxquels le transfert se rapporte, si celui-ci ne concerne pas tous les produits et services enregistrés ; d) les pièces établissant le transfert […]. »

23      Le paragraphe 5 de la règle 31 du règlement n° 2868/95 définit quels sont les éléments considérés comme des preuves suffisantes du transfert : « a) la signature, par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier, de la demande d’enregistrement du transfert ou b) le fait pour la demande, lorsqu’elle est présentée par l’ayant cause, d’être accompagnée d’une déclaration signée par le titulaire enregistré ou son représentant, aux termes de laquelle le titulaire donne son accord en vue de l’enregistrement de son ayant cause ou c) la demande accompagnée du formulaire de déclaration de transfert ou du document de transfert […] dûment remplis, et signée par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier ».

24      Aux termes du paragraphe 6, de la règle 31 du règlement n° 2868/95, lorsque les conditions d’enregistrement du transfert prévues à l’article 17, paragraphes 1 à 4, du règlement n° 207/2009, ainsi qu’aux paragraphes 1 à 4 de la même règle, ainsi que par d’autres règles applicables, ne sont pas remplies, l’EUIPO informe le demandeur des irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié à ces irrégularités dans le délai imparti par l’EUIPO, celui-ci rejette la demande d’enregistrement du transfert.

  • L’explication par la Cour de Justice

 Premièrement, il ne résulte ni du règlement n° 207/2009, ni du règlement n° 2868/95 que l’utilisation du formulaire concernant une demande d’enregistrement d’un transfert ou une demande de changement de nom et d’adresse constitue une condition préalable indispensable à la validité des demandes. Au contraire, la règle 31, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95 mentionne le formulaire de déclaration de transfert comme une preuve dont l’utilisation est alternative par rapport aux autres possibilités. La partie E, section 3, chapitre 1, point 3.5, des directives de l’EUIPO confirme cette constatation dans la mesure où il indique que, « d’autres moyens de preuves [que les formulaires] ne sont pas exclus ».

39      Deuxièmement, il convient de constater que, comme le font valoir à juste titre l’intervenante et l’EUIPO, la volonté de l’intervenante ressortait de la demande du 9 avril 2013 d’une manière claire et montrait une volonté de changement du titulaire de la marque antérieure en l’espèce.

40      Troisièmement, comme le font valoir à juste titre l’intervenante et l’EUIPO, le fait que la division d’opposition a enregistré les deux demandes, à savoir celle du 9 avril 2013 et celle du 14 juin 2013 (voir point 8 ci-dessus) sous deux numéros différents n’affecte en rien la conclusion selon laquelle l’EUIPO avait le droit de traiter la demande du 9 avril 2013, au vu de son contenu clair, comme une demande d’enregistrement de transfert.

41      Dès lors, l’EUIPO n’a pas commis d’erreur en interprétant la demande du 9 avril 2013 comme une demande d’enregistrement de transfert au sens de l’article 17, paragraphe 7, du règlement n° 207/2009.

La conclusion :

Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 21 de la décision attaquée, qu’il n’y avait pas de de violation de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 dans le cas d’espèce, puisque l’intervenante était habilitée à former opposition le 9 avril 2013 et que son opposition avait été introduite dans le délai imparti.

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Quel tribunal saisir en nullité et en contrefaçon de marques ?

Le contentieux des droits de propriété intellectuelle se caractérise aussi par des règles spécifiques pour déterminer le juge compétent au regard des différentes actions judiciaires.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 septembre 2016 se limite-t-il à une question de compétence pour examiner le contentieux de la validité, de la nullité et de la contrefaçon de la marque, – l’objet du présent post -, ou bien, en germe, sous-entendrait-il un changement considérable dans le droit des marques ?

Revenons à son acquis : la répartition des compétences en matière de marques entre les différents tribunaux de grande instance en France, le Tribunal de grande instance de Paris ayant  une compétence exclusive pour les marques communautaires.

  • Le litige au principal

Différentes marques portent sur le signe D….. déposées par C……………… . Il y a des marques françaises, communautaires et internationales désignant l’Union européenne.

Les marques françaises sont attaquées en nullité et en déchéance par D…. qui invoque des marques françaises antérieures.

D….. engage son action devant le Tribunal de grande instance de Lille, action qui vise également des demandes au titre de la contrefaçon.

C…… oppose la compétence du Tribunal de grande instance de Paris , seul compétent en matière de matière de marques communautaires en invoquant que les signes D….. de D….. sont également protégés par des marques communautaires.

L’arrêt de la Cour de cassation ne dit pas quelle solution a retenu le Tribunal de grande instance de Lille. L’arrêt de la Cour de Douai qui fait l’objet du pourvoi, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par C……..

  • L’argument de C…. requérante au pourvoi

Attendu que C……. fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’incompétence alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions et demandes mettant en jeu la contrefaçon ou la validité de marques communautaires ; que dans le cas où des marques identiques ont fait l’objet de dépôts tant français que communautaire ou international désignant l’Union européenne, des demandes qui tendent à voir prononcer la nullité des seules marques déposées en France et à en voir interdire l’usage n’en sont pas moins nécessairement de nature à affecter indirectement mais de façon substantielle les droits attachés aux marques communautaires identiques et mettent la juridiction saisie dans l’obligation d’apprécier les droits du défendeur sur ses marques communautaires, leur validité et leur portée ; qu’en retenant en l’espèce que le tribunal de grande instance de Lille était compétent pour connaître de l’action de D……. dès lors que celle-ci ne formule aucune demande au titre de marques communautaires, que ses demandes ne portent que sur les droits détenus par C…….. sur des marques françaises, que la décision à intervenir, qui n’aura autorité de la chose jugée qu’à l’égard des seules marques françaises et non des marques internationales ou communautaires, ne sera pas de nature à affecter les droits de C…… sur ses marques communautaires ou internationales désignant l’Union européenne et que suivre le raisonnement de C…….. conduirait à centraliser l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle au profit du tribunal de grande instance de Paris, le dépôt d’une marque française concomitamment à une marque communautaire étant fréquent, la cour d’appel qui a ainsi refusé de prendre en compte le fait, invoqué par C……….. et non contesté, que ses marques françaises dont il était demandé non seulement la nullité mais également l’interdiction d’usage « sous quelque forme et de quelque manière que ce soit », étaient identiques à des marques communautaires et internationales désignant l’Union européenne dont elle est également titulaire, ce qui mettait le juge saisi dans l’obligation d’apprécier les droits attachés à ces marques communautaires, a violé ensemble les articles L. 717-4 et R. 717-11 du code de la propriété intellectuelle ainsi que l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire ;

  • La Cour de cassation rejette le pourvoi

Mais attendu qu’après avoir rappelé que les dispositions prévoyant la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des actions en matière de marques communautaires doivent s’appréhender strictement, l’arrêt constate que l’objet du litige ne porte que sur les droits détenus par les parties sur des marques françaises ; qu’il retient en outre que la décision à intervenir n’aura autorité de la chose jugée qu’à l’égard des marques françaises, en sorte qu’elle ne sera pas de nature à affecter les droits des titulaires sur les marques communautaires et internationales désignant l’Union européenne ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l’examen des demandes relatives aux marques françaises dont elle était saisie ne mettait pas la juridiction dans l’obligation d’apprécier les droits de C……. attachés à ses marques communautaires et internationales désignant l’Union européenne, la cour d’appel, qui n’a pas refusé de prendre en compte le fait que les marques françaises étaient identiques aux marques communautaires ou internationales désignant l’Union européenne, a exactement déduit que le tribunal de grande instance de Lille était compétent pour connaître de l’action ; que le moyen n’est pas fondé ;

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Règle de la forclusion de l’action en contrefaçon contre une dénomination sociale

L’action en contrefaçon de marque connaît des règles spécifiques selon la nature des signes en cause.

Illustration avec l’arrêt du 7 janvier 2014 pour la forclusion par tolérance. L’arrêt est ici.

Vu l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour déclarer irrecevable dans sa totalité l’action en contrefaçon formée par la société Cheval Blanc, l’arrêt retient que cette société a toléré, pendant plus de cinq ans avant la date de l’assignation, l’usage du signe « Cheval Blanc » ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la forclusion par tolérance ne peut être opposée à une action en contrefaçon de marque dirigée contre une dénomination sociale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la marque « domaine du Cheval Blanc » n° 1 291 368 et de la marque semi-figurative n° 033205896, en ce qu’il a déclaré la société Cheval Blanc irrecevable en son action en contrefaçon de sa marque « Cheval Blanc » n° 1 301 809 à raison de l’utilisation du vocable « Cheval Blanc » dans la dénomination sociale de l’Earl X… de Cheval Blanc, l’arrêt rendu le 10 septembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;