Marque communautaire, un rebondissement à propos d’une erreur de droit qui va au-delà des marques tridimensionnelles

L’arrêt du Tribunal en date du 12 mai 2012 avait relancé le débat sur les marques bidimensionnelle ( des marques  tridimensionnelles le plus souvent) en annulant la décision de la Chambre de recours qui était intervenue contre une décision de la division d’annulation consécutivement à une demande de nullité de la marque communautaire après son enregistrement.

Trois griefs avaient été dirigés contre la chambre de recours, le Tribunal n’en avait réellement examiné qu’un pour annuler la décision de la Chambre de recours.

L’arrêt du 12 mai 2012 est ici

Les marques dont l’enregistrement avait été demandé :

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire, le Tribunal avait retenu :

35      Partant, c’est à tort que la chambre de recours s’est écartée de la représentation graphique de la marque contestée lorsqu’elle s’est référée aux représentations des produits effectivement commercialisés par la requérante pour conclure au caractère concave des pois noirs figurant dans cette dernière marque.

Le 6 mars 2014, la Cour examine un recours contre cet arrêt du 12 mai 2012. l’arrêt du 6 mars est ici

Le point 18 nous rappelle la problématique de ces points (pois):

Enfin, la première chambre de recours a examiné, aux points 33 à 41 des décisions litigieuses, si les pois noirs représentant des creux répondaient à une fonction technique. En s’appuyant sur les données relatives aux brevets existants, elle a conclu que les creux étaient nécessaires à l’obtention d’un effet antidérapant et que le fait qu’il était possible d’obtenir le même résultat avec d’autres formes n’excluait pas l’application du motif de refus en cause.

Mais ce que dit la Cour pour infirmer cet arrêt du 12 mai 2012, va bien au-delà des marques tridimensionnelles.

Enfin, le Tribunal a résumé, au point 31 des arrêts attaqués, le critère retenu à l’égard de l’étendue de l’examen à effectuer par l’autorité compétente lors de l’appréciation des caractéristiques des signes litigieux, en jugeant que «seule la forme telle que reproduite dans la demande d’enregistrement doit faire l’objet de l’examen de la marque».

54      Cependant, il ressort de l’arrêt Lego Juris/OHMI, précité, que l’autorité compétente peut effectuer un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte, outre la représentation graphique et les éventuelles descriptions déposées lors du dépôt de la demande d’enregistrement, des éléments utiles à l’identification convenable des caractéristiques essentielles d’un signe.

55      Cette possibilité offerte, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt Lego Juris/OHMI, à l’autorité compétente lors de l’examen d’un signe tridimensionnel peut été étendue à l’examen de tout signe constitué par la forme d’un produit au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94 (voir par analogie, s’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, notamment, arrêts Henkel/OHMI, précité, point 38, et du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C-96/11 P, point 33).

57      Certes, il ressort de la jurisprudence de la Cour, rappelée aux points 31 et 32 des arrêts attaqués, d’une part, que la représentation graphique d’une marque doit être complète par elle-même, facilement accessible et intelligible afin qu’un signe puisse faire l’objet d’une perception constante et sûre qui garantisse la fonction d’origine de ladite marque. Il découle, d’autre part, de la jurisprudence de la Cour que l’exigence de la représentation graphique a pour fonction notamment de définir la marque elle-même afin de déterminer l’objet exact de la protection conférée par la marque enregistrée à son titulaire …..

58      Toutefois, les conditions que la représentation graphique doit remplir pour assurer sa fonction, lesquelles concernent l’aptitude générale d’un signe à constituer une marque au sens de l’article 4 du règlement n° 40/94, ne sauraient restreindre l’examen de l’autorité compétente dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du même règlement, d’une façon qui serait susceptible de porter atteinte à l’intérêt général qui sous-tend cette dernière disposition.

59      En second lieu, ainsi que l’a rappelé le Tribunal au point 33 des arrêts attaqués, la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire est la date pertinente pour l’examen du motif de nullité allégué (voir ordonnances du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, Rec. p. I‑8993, point 40, et du 16 mai 2011 Torresan/OHMI, C-5/10 P, point 84).

60      Cependant, tel que le souligne l’OHMI dans le cadre de la deuxième branche de son second moyen, la Cour a jugé à maintes reprises que des éléments qui, bien que postérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date peuvent, sans erreur de droit, être pris en considération (voir ordonnances précitées Alcon/OHMI, point 41, et Torresan/OHMI, point 84).

61      Il en résulte que, en concluant que les dispositions en cause excluent la prise en compte de l’utilisation effective de la marque après son enregistrement, le Tribunal a commis une erreur de droit.

L’aspect figuratif d’un signe ne le dispense pas de l’examen des critères requis pour la marque

Toujours une demande  de marque tridimensionnelle, l’arrêt du 6 septembre 2012, C‑96/11, pose clairement la distinction entre l’aspect figuratif et la fonction essentielle attendue du signe pour qu’il constitue une marque valable.

  • 10 juin 2005, dépôt de la demande de marque par Storck KG.

L’arrêt précise  qu’il s’agit de la forme d’une souris en chocolat « et qui, selon la description contenue dans la demande, est de couleur brune »

Pour : «Sucreries, chocolat et produits en chocolat, pâtisserie fine» de la classe 30 .

 

  • 16 janvier 2006, l’examinateur rejette la demande « sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, considérant que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où la forme en question était non pas une configuration spéciale, individuelle ou inhabituelle qui aurait divergé de manière significative des formes existantes, mais uniquement une variante des présentations courantes et typiques. »
  • 30 janvier 2006, Storck KG forme un recours auprès de l’OHMI.
  • 12 novembre 2008 : la chambre de recours de l’OHMI rejette le recours. « la forme en cause n’était pas suffisamment éloignée des configurations usuelles, ni par la forme de base de la pièce moulée, qui est habituellement utilisée pour des bonbons ou des pralines, ni par la réalisation de la face supérieure sur laquelle est ménagé un relief représentant un animal, de sorte que le public pertinent n’y verrait pas une référence à l’origine commerciale »
  • 15 janvier 2009, Storck KG dépose un recours devant le Tribunal.
  • 17 décembre 2010, le Tribunal rejette le recours.
  • Pourvoi de Storck KG,  la Cour va également rejeter ce pourvoi !

Deux points méritent d’être rappelés.

L’un sur l’existence du caractère figuratif du signe « 39      Par ailleurs, il convient de souligner que la présence d’un élément figuratif ne suffit pas, à elle seule, à établir que la marque possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen du produit concerné, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, ce produit de ceux d’autres entreprises »

L’autre sur une éventuelle erreur dans la traduction d’un arrêt rédigé en allemand :

« le point 30 de l’arrêt Mag Instrument/OHMI, précité, dans le sens que le consommateur «n’est pas habitué» («ist es nicht gewöhnt») à percevoir la forme d’un produit comme indication de sa provenance, au lieu de se fonder sur la formule selon laquelle le consommateur ne le fait «habituellement pas» («gewöhnlich nicht»), ce qui correspond à la version en langue allemande. Selon Storck, une telle approche rend pratiquement impossible d’établir le caractère distinctif. L’erreur commise par l’OHMI aurait conduit à un glissement de sens ayant une incidence sur la décision litigieuse, et le Tribunal se serait fondé sur une traduction imprécise dans la version en langue française de ladite jurisprudence ».

Et la réponse de la Cour  : « 52  L’examen des deux formules linguistiques par le Tribunal n’ayant pas permis de conclure que l’utilisation de la citation sur laquelle s’est fondée la chambre de recours a conduit à une telle exclusion, aucune erreur juridique ne saurait dès lors lui être reprochée ».