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Opposition à une demande de marque communautaire : la renommée et la notoriété de la marque antérieure peuvent-elles être prises en compte dans une opposition fondée sur l’article 8, 1 ou faut-il que l’opposant invoque également l’article 8,5 du règlement 40/94 ?

Lors d’une opposition à une demande de marque communautaire fondée sur une marque nationale antérieure, l’avocat peut être tenté d’invoquer la renommée et la notoriété de la marque antérieure lors du débat sur le risque de confusion.

Chacun l’aura compris, la question est de savoir si l’opposant devrait viser l’article 8, 5 du règlement 40/94 modifié  même s’il n’entend mener son débat que sur l’article 8,1.

La Cour de Justice nous a donné la réponse le 17 janvier 2013. La solution est rassurante pour les oppositions en cours qui n’ont pas indiqué le second article.

 

  • 27 septembre 2007 : Annunziata Del Prete dépose la demande de marque communautaire

POUR :

–        classe 9: ‘Appareils et instruments optiques, verres, montures, étuis, cordons et chaînettes pour lunettes; lunettes de soleil et correctrices; pince-nez; verres de contact et tous accessoires de lunettes compris dans cette classe’;

–        classe 25: ‘Vêtements, chaussures, chapellerie’;

–        classe 35: ‘Publicité; gestion des affaires commerciales, en particulier services de franchisage’.

  • 12 mai 2008 : Giorgio Armani SpA forme opposition

1°) avec la marque italienne figurative enregistrée le 10 octobre 2003,

–          pour des appareils et instruments optiques de la classe 9,

–          des vêtements, chaussures et chapellerie de la classe 25

–          des services de publicité et de gestion des affaires commerciales, classe 35

et

2°) avec la marque italienne verbale ARMANI JUNIOR enregistrée le 20 mars 2006,

–          pour des vêtements, chaussures et chapellerie, classe 25

–          pour des services de publicité et de gestion d’affaires commerciales,  classe 35

  • 20 août 2009 : , la division d’opposition accepte l’opposition dans son intégralité.
  • 12 novembre 2009 : recours par la déposante,
  • 8 juillet 2010 : la deuxième chambre de recours fait droit au recours. La décision de la division d’opposition est annulée, la marque demandée est enregistrée.
  • 17 septembre 2010 : recours de Giorgio Armani SpA devant le Tribunal
  • 27 mars 2012 : le Tribunal annulé la décision du 8 juillet 2010, la demande marque ne peut donc plus être enregistrée.
  • 23 mai 2012 : pourvoi de Annunziata Del Prete

  • 17 janvier 2013 : la Cour rejette le pourvoi

En l’espèce, il y a lieu de constater que l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’a pas été demandée par Armani devant le Tribunal et que celui-ci ne l’a, par conséquent, pas examiné l’éventuelle méconnaissance de cette disposition. En effet, l’opposition d’Armani était fondée exclusivement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, disposition invoquée par Armani tant devant la chambre le recours que devant le Tribunal. Lorsque le Tribunal a examiné si la chambre de recours avait correctement tenu compte de la notoriété ou de la renommée des marques antérieures d’Armani, cet examen s’opérait uniquement au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, aux fins de rechercher l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

36      À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce …..La Cour a également jugé que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre ….

37      La notoriété ou la renommée d’une marque antérieure peuvent, par conséquent, être pertinentes pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion dans le cadre du motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n°40/94. Armani ayant invoqué la notoriété et la renommée de ses marques devant la chambre de recours, et ayant également présenté un matériel probatoire à cet égard, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant, au point 34 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours aurait dû exposer les motifs pour lesquels elle était arrivée à la conclusion que le caractère distinctif élevé des marques antérieures invoquées à l’appui de l’opposition était lié exclusivement à l’élément «armani», alors qu’Armani avait fait valoir la notoriété et la renommée desdites marques dans leur ensemble.

 

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L’examen global du risque de confusion conduit au rejet de l’opposition à la demande de la marque française BARBACHOUX sur la base de la marque antérieure BARBA malgré l’identité des produits

2 mars 2011 : demande de marque française « Barbachoux » , notamment en classe 25 pour désigner  « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. »

Opposition de la société de droit italien BARBA SRL, titulaire de la marque communautaire « BARBA » enregistrée le 09 juillet 2001, notamment en classes 3, 18 et 25 pour désigner: « 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.. 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.  25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. »

25 novembre 2011 : rejet de l’opposition par le Directeur de l’INPI.

14 septembre 2012 : rejet du recours par la Cour de Paris.

N’est citée ici qu’une partie de la motivation de la Cour sur l’examen des signes :

…..Considérant que le signe contesté « Barbachoux » est dépourvu de signification particulière et constitue une dénomination unique au sein de laquelle aucun élément ne domine ; qu’en effet, le terme « BARBA » ne présente également aucune signification particulière en langue française et le consommateur moyen n’a aucune raison de l’isoler de l’ensemble formé par le terme contesté « Barbachoux » ; que de même, l’élément « CHOUX » ne peut être considéré comme un simple qualificatif du terme « BARBA ». Considérant en conséquence que les deux signes ne présentent pas d’éléments distinctifs et dominants communs et produisent une impression d’ensemble différente.

Considérant dès lors que le signe contesté n’apparaît pas comme pouvant être une déclinaison de la marque antérieure et que malgré l’identité et/ou la similitude des produits désignés, il n’existe pas globalement de risque de confusion pour le consommateur concerné qui dissociera l’origine des produits couverts par les deux signes opposés

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Le rappel d’une règle souvent ignorée par le déposant de la marque française

L’arrêt de la Cour de Paris du 14 septembre rappelle une règle de procédure souvent ignorée par le déposant de marque française.

28 février 2011 : dépôt par la société S2PI de la marque française PLENHOME pour des services des classes 35, 36, et 45

25 mai 2011 : opposition par la société allemande PLANETHOME AG sur la base de sa marque  PLanetHome

25 novembre 2011 : le Directeur de l’INPI accepte partiellement l’opposition.

Recours de la déposante, S2PI.

La Cour rejette le recours en confirmant le risque de confusion retenu par l’INPI.  L’intérêt de cet arrêt est qu’il rappelle une règle de procédure

S2PI dit ne pas avoir participé à la procédure d’opposition et devant la Cour, l’INPI lui conteste la possibilité de produire des pièces non débattues pendant l’opposition. S2PI invoque alors le droit au procès équitable …

Voyons la position de la Cour et sa conséquence :

« Lui refuser cette possibilité constitue, selon elle, une violation du droit à un procès équitable et contrevient aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais le Directeur général de l’INPI réplique pertinemment que le recours exercé par la société S2PI n’est pas un appel en réformation de plein contentieux mais un recours en annulation dépourvu d’effet dévolutif et que par conséquent la cour ne peut statuer que sur les pièces qui ont fait l’objet d’un débat dans le cadre de la procédure d’opposition ;

La cour ne pourra par conséquent qu’écarter les pièces nouvelles destinées à démontrer la banalité du terme HOME ;

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Preuve dans la publicité de l’usage de la marque antérieure lors de la procédure d’opposition, les précisions de l’arrêt du 8 mars 2012

L’arrêt du 8 mars 2012 dans l’affaire T‑298/10, Christina Arrieta D. Gross, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), apporte des précisions sur les preuves de l’usage de la marque antérieure quand celles-ci sont issues de la publicité

« En effet, l’inclusion de la marque en cause, en relation avec les produits ou les services couverts, dans des publicités adressées aux consommateurs pertinents constitue une utilisation publique et vers l’extérieur de ladite marque, au sens de la jurisprudence citée au point 54 ci‑dessus. Dans le cadre d’une appréciation effectuée conformément à la jurisprudence citée aux points 55 à 58 ci-dessus, une telle utilisation est susceptible de démontrer l’usage sérieux de ladite marque, exigé par l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

68 Il n’en demeure pas moins qu’une telle utilisation de la marque concernée ne peut pas être prouvée par la simple production des copies de matériel publicitaire mentionnant ladite marque en relation avec les produits ou les services visés. Encore faut-il démontrer que ce matériel, quelle que soit sa nature, a connu une diffusion auprès du public pertinent suffisante pour établir le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause.

69 Dans le cas des publicités parues dans la presse écrite, cela implique de fournir la preuve de la diffusion du journal ou du magazine concernés auprès du public pertinent. Il ne saurait en être autrement que dans l’hypothèse de publicités parues dans des journaux ou des magazines très connus, dont la circulation constitue un fait notoire, que l’OHMI peut prendre en considération même s’il ne ressort pas des éléments de preuve produits devant lui par les parties [voir, s’agissant de la prise en compte des faits notoires par l’OHMI, arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz‑Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, points 28 et 29, et la jurisprudence citée].

70 Or, en l’espèce, les publicités invoquées par la requérante devant la chambre de recours ont paru dans des magazines dont la circulation en Allemagne n’est pas un fait notoire. Il paraît, en effet, qu’il s’agit de publications spécialisées du domaine des services visés par la marque antérieure. À défaut de toute indication relative à la circulation desdits magazines dans les observations de la requérante devant l’OHMI et, encore moins, de tout élément de preuve s’y rapportant, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 36 de la décision attaquée, en substance, que les copies de publicités fournies par la requérante pourraient, tout au plus, rendre probable ou plausible l’usage sérieux de la marque antérieure, sans toutefois la prouver, comme l’exige l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

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Montronix opposée à Mtronix, l’appréciation de la similitude retient l’allusion à l’électronique pour ces deux marques communautaires déposées dans le secteur des machines électroniques et des ordinateurs

L’arrêt du 1er février 2012 du Tribunal, T‑353/09, mtronix OHG, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), intervient sur une demande de marque communautaire mtronix à laquelle est opposée Montronix.


  • A propos des produits, cet arrêt montre une nouvelle fois combien l’indication « ordinateur » au dépôt d’une marque  accorde une protection étendue  :

les « caisses enregistreuses » et « machines à calculer » visées par la demande de marque pouvaient être assimilées aux « ordinateurs » visés par la marque antérieure. En effet, les ordinateurs sont des appareils qui calculent, qui procèdent à des opérations mathématiques ou logiques à grande vitesse ou qui assemblent, conservent, corrèlent ou traitent autrement l’information. Ces fonctions peuvent aussi être réalisées par les caisses enregistreuses et les machines à calculer pour des données mathématiques. Ainsi, ces appareils incluent certaines fonctions des ordinateurs. Ces produits partagent donc, à tout le moins en partie, la même fonction, les mêmes producteurs et les mêmes canaux de distribution. En outre, lesdits produits sont susceptibles de se trouver en concurrence. Ces produits sont donc similaires.

  • A propos de la comparaison des signes composés de termes de fantaisie mais dont les lettres employées présentent une signification pour les consommateurs de l’Union :

Sur la comparaison phonétique des signes en conflit

43 Concernant la comparaison phonétique des signes en conflit, c’est également à bon droit que la chambre de recours a conclu à une similitude.

44 La marque antérieure étant une marque communautaire, il y a lieu de prendre en compte le public de l’Union, qui prononcera la marque demandée comme [m-tro-niks] ou [em-tro-niks] ou [e-me-tro-niks] et la marque antérieure comme [mon-tro-niks] ou [mÕ-tro-niks]. Sur le plan phonétique, les signes partagent en partie la même prononciation de la lettre initiale « m », et celle de la partie finale commune « tronix ». Quant à la prononciation, les deux signes partagent la même prononciation de deux, trois ou quatre syllabes au total. Dans l’appréciation d’ensemble, ce sont, d’une part, la partie finale « tronix » avec des sons forts [tro] et [niks], et d’autre part, dans une moindre mesure, le son [m] au début des deux signes, qui dominent l’impression phonétique des deux signes. Cette similitude phonétique du début des deux signes en conflit et de leur partie finale les rend en l’espèce particulièrement similaires. La chambre de recours pouvait donc décider sans commettre d’erreur que la similitude phonétique entre les deux signes devait être qualifiée d’« au moins moyenne ».

Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit

45 La chambre de recours a considéré que les deux signes en conflit étaient dépourvus de tout contenu conceptuel. À cet égard, la requérante fait valoir que le consommateur de l’Union associe le mot « tronix » avec l’électronique. Le Tribunal relève qu’il est vrai que les mots « mtronix » et « montronix » n’ont pas de signification propre et sont des mots de fantaisie. Néanmoins, pour le public général et encore davantage pour un public spécialisé dans le secteur de l’électronique, le terme « tronix » fait allusion à « electronics » en anglais, un mot connu par le public de l’Union, et dont l’équivalent dans d’autres langues de l’Union est très similaire, tel qu’« électronique » en français, « Elektronik » en allemand, et « electrónica » en espagnol. En outre, ainsi que l’avance la requérante, il est courant que le son et les lettres « ks » s’abrègent par la lettre « x ». Il y a donc lieu – indépendamment des différences entre les signes en conflit dans leur partie initiale « m », d’une part, et « mon », d’autre part – de conclure que les deux signes en conflit sont, dans leur ensemble, également similaires d’un point de vue conceptuel.