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Acquisition du caractère distinctif de la marque par l’usage, la Cour de Justice refuse de fixer un taux de réponses satisfaisantes par un sondage

Le caractère distinctif d’un signe employé comme marque peut être acquis par l’usage, mais comment établir L’acquisition d’un tel pouvoir ? La Cour de justice rend un arrêt important le 19 juin 2014. L’arrêt est ici.

  • Y -a-t-il un seuil de réponses favorables à fixer aux sondages pour établir l’acquisition du caractère distinctif de la marque ?

48      ………… il ne saurait être indiqué, de façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de reconnaissance de la marque dans les milieux concernés, quand une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage et que, même pour les marques de couleur sans contours, telles que celle en cause au principal, et même si un sondage d’opinion peut faire partie des éléments permettant d’apprécier si une telle marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, le résultat d’un tel sondage d’opinion ne saurait constituer le seul élément déterminant permettant de conclure à l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage.

49      Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la première question que l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation du droit national selon laquelle, dans des procédures soulevant la question de savoir si une marque de couleur sans contours a acquis un caractère distinctif par l’usage, il est dans tous les cas nécessaire qu’un sondage d’opinion donne pour résultat un degré de reconnaissance de cette marque d’au moins 70 %.

  • Cet arrêt rappelle également un point essentiel du droit des marques : l’acquisition du caractère distinctif doit intervenir avant le dépôt de la marque

61      Il découle de ces considérations qu’il convient de répondre à la deuxième question que, lorsqu’un État membre n’a pas fait usage de la faculté prévue à l’article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95, l’article 3, paragraphe 3, première phrase, de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de nullité visant une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, il convient, afin d’apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, d’examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. Il est sans incidence à cet égard que le titulaire de la marque contestée fasse valoir que cette dernière a, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l’usage après le dépôt de la demande d’enregistrement, mais avant son enregistrement.

  • Et corollaire à ce principe

68      Eu égard à cet objectif ainsi qu’à la structure et à l’économie de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, il convient de constater que, dans le cadre d’une procédure de nullité, la charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée doit incomber au titulaire de cette marque, qui invoque ce caractère distinctif.

 

 

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Un nouveau signe dans la vie des affaires, le numéro 10 du joueur de football brésilien Ronaldo de Assis Moreira ?

Différents droits peuvent être opposés à une demande de marque communautaire , l’arrêt du 12 juin 2014 intervient à propos du n° porté par un joueur sur le terrain, celui du brésilien Ronaldo de Assis Moreira.

2 janvier 2006 :dépôt par M. M M d’une demande d’enregistrement de marque communautaire sur le signe verbal R 10.

24 octobre 2006 : opposition par DL Sports & Marketing Ltda a formé opposition sur la base de la marque non enregistrée, ou le signe utilisé dans la vie des affaires, espagnole R 10, cette marque étant utilisée pour lesdits produits en tant que l’une des désignations du joueur de football brésilien Ronaldo de Assis Moreira, portant le numéro 10 sur le terrain.

Mais en cours de procédure, une cession intervient entre DL Sports & Marketing Ltda.et Nike International Ltd, celle-ci devient la nouvelle opposante. Mais se pose le problème de la preuve de la cession de cette marque non enregistrée. Après un 1er arrêt du Tribunal infirmé par la Cour, cette question revient devant le Tribunal, c’est l’arrêt du 12 juin 2014

26      En premier lieu, sur la base du libellé de la convention de cession, il y a lieu de constater que l’objet de cette convention est constitué par la cession des demandes d’enregistrement figurant au premier considérant de ladite convention.

27      Premièrement, à cet égard, il convient de relever que le premier considérant de la convention de cession comporte une liste précise et détaillée de treize demandes d’enregistrement du signe R 10 et sept demandes d’enregistrement du signe 10 R aux États-Unis, en Argentine et dans l’Union européenne. En revanche, ni ce premier considérant ni le reste de la convention de cession ne mentionne de marques non enregistrées. A fortiori, toute mention de la marque espagnole non enregistrée fait défaut.

28      Deuxièmement, il y a lieu de relever que, selon le paragraphe 3 de la convention de cession, « les marques précitées recouvrent l’ensemble des demandes d’enregistrement déposées par [DL Sports & Marketing] au sujet des marques 10 R et R 10 ». Cette mention corrobore la conclusion selon laquelle l’objet de la cession est limité aux demandes d’enregistrement.

29      En deuxième lieu, il convient d’examiner la question de savoir si, ainsi que la requérante le fait valoir, il ressort du paragraphe 2 de la convention de cession que la marque espagnole non enregistrée faisait également l’objet de la cession.

30      Selon ledit paragraphe, « à la lumière de ce qui précède, le cédant cède au cessionnaire et à ses ayants cause l’ensemble des droits, titres et intérêts relatifs aux marques précitées ainsi que le fonds de commerce représenté par ces marques, y compris les droits de common law et autres droits attachés auxdites marques ainsi que les prétentions, demandes et motifs de recours (que ce soit en droit ou en ‘equity’). »

31      Premièrement, il y a lieu de relever que « les marques précitées » au sens du paragraphe 2 de la convention de cession sont les demandes d’enregistrement mentionnées au premier considérant de ladite convention.

32      Deuxièmement, selon le deuxième considérant de la convention de cession, Nike « détient à titre exclusif, […] l’ensemble des droits, titres et intérêts relatifs aux logos, dessins, modèles, marques et autres formes de propriété intellectuelle » créés par elle ou par M. de Assis Moreira dans le cadre du contrat de joueur de football signé entre ces derniers. Dès lors, ainsi que l’OHMI le relève à bon droit, l’expression « l’ensemble des droits, titres et intérêts relatifs aux marques précitées » figurant au paragraphe 2 de ladite convention ne peut pas se référer aux marques non enregistrées, puisque celles-ci, si elles existent, appartiennent déjà à Nike, de sorte que celle-ci ne saurait les céder à elle-même.

l’opposition initialement engagée par la première société n’a donc pas établi détenir un droit sur ce signe R10.

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Coexistence des marques aux USA, « Morehouse defense », non acceptée devant l’OHMI

Lors d’un litige où à la demande de marque communautaire figurative ARIS était opposée la marque communautaire figurative antérieure ARISA ASSURANCES S.A. , le Tribunal par arrêt du 20 mai 2014 sur un recours contre la décision de la chambre de recours se prononce sur l’impact de la coexistence des signes au sens de  » Morehouse defense ». L’arrêt est ici.

Le rappel du point discuté

54 En l’espèce, la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit eu égard, d’une part, à la similitude ou à l’identité des services couverts par les marques en conflit (point 48 de la décision attaquée), appréciation non contestée par la requérante, et, d’autre part, à la constatation non entachée d’erreur d’une similitude des deux signes en conflit (voir point 52 ci-dessus).

La coexistence aux USA

55 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante reprochant à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte la coexistence sur le marché, d’une part, de la marque antérieure et, d’autre part, de la marque verbale communautaire ARIS ou du signe demandé enregistré aux États-Unis. En soulignant que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié les preuves présentées à cet égard, la requérante demande au Tribunal de faire application du principe de droit américain dit du « Morehouse defense », en vertu duquel un opposant à l’enregistrement d’une marque ne peut être considéré comme lésé par cet enregistrement lorsqu’une marque identique ou substantiellement analogue à celle demandée a déjà été enregistrée pour des produits et services identiques ou substantiellement similaires par le demandeur de marque.

Mais le système européen est indépendant

56 Il y a lieu de relever tout d’abord, s’agissant de l’invocation du principe de droit américain susvisé, que, selon une jurisprudence constante, le régime de la marque communautaire est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national, et la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement nº 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union [voir arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, point 84, et la jurisprudence citée].

Ce qui n’empêche pas de prendre en considération la coexistence en Europe, là où se trouve le public pertinent

57 Il convient de rappeler ensuite que, certes, selon la jurisprudence, il n’est pas exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit. Cependant, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours d’une procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le titulaire de la marque communautaire contestée a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques en cause et les marques en conflit soient identiques [arrêts du Tribunal GRUPO SADA, précité, point 86, et du 14 novembre 2007, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T‑101/06, non publié au Recueil, point 76].

58 En l’espèce, d’une part, les éléments de preuve avancés pour établir l’usage par la requérante de la marque communautaire verbale ARIS ne sauraient être pris en compte, dès lors que cette marque diffère des marques en conflit, qui sont toutes deux figuratives. D’autre part, les éléments de preuve produits reproduisant le signe demandé tel qu’enregistré aux États-Unis, consistant en des extraits du site Internet de l’ancien titulaire de la marque demandée et en un article du 21 juillet 2010 évoquant notamment les services d’assurances de cet ancien titulaire fournis sous cette marque, concernent uniquement le signe demandé et ne fournissent aucune indication sur la présence dudit signe sur le marché de l’Union, pertinent en l’espèce, ainsi qu’a fortiori sur la façon dont le public pertinent a été confronté aux marques en conflit sur ce marché.

59 Par conséquent, conformément à ce qu’a considéré la chambre de recours dans la décision attaquée (points 27 et 28), les éléments avancés par la requérante ne permettent pas d’établir que des marques identiques aux marques en conflit coexistaient, ni a fortiori que cette coexistence amoindrissait le risque de confusion entre ces dernières au sens de la jurisprudence susvisée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’annexe 11 de la requête, qui expose le principe du « Morehouse defense », et de l’annexe I.1 b) du mémoire en réponse de l’intervenante, produite par celle-ci afin de contester l’argumentation de la requérante relative à l’existence d’une telle coexistence.

60 Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a, à bon droit, conclu à l’existence d’un risque de confusion et rejeté le recours dirigé contre la décision de la division d’opposition.

 

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Action en contrefaçon de marque et action en déchéance de marque : la sévérité

L’action en contrefaçon de marque expose son titulaire à une action en déchéance de sa marque. Cette perte du droit sur la marque pour défaut d’exploitation vient de connaître un arrêt remarquable de la Cour de cassation le 3 juin 2014 qui s’applique en matière de déchéance aux différentes marques, marque française, marque internationale (les passages sur la directive) et marque communautaire ( le règlement communautaire). L’arrêt est ici

  • L’existence d’autres dépôts de marques dont l’exploitation est avérée n’emporte pas automatiquement déchéance de la marque qui en diffère

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012) que l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo » n° 000 10 6252, l’arrêt retient qu’en déposant plusieurs marques, la société Cofra a entendu les distinguer, de sorte qu’il lui incombe de justifier de l’usage sérieux qu’elle a fait de chacune d’elles et que la protection dont bénéficie sa marque semi-figurative ne peut s’étendre à ses deux marques verbales ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que les textes susvisés exigent seulement que la marque exploitée ne diffère des marques enregistrées que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée, la cour d’appel a violé les dispositions de ces textes ;

  • Créer un concept visuel totalement nouveau en gardant un léger lien avec l’ancien logo n’entraine pas automatiquement la sanction de la déchéance de la marque la plus ancienne

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo » n° 000 10 6252, l’arrêt relève que les extraits du site internet www.C-et-A.fr, les photographies et les catalogues de présentation font apparaître que la marque exploitée correspond à la marque semi-figurative « Rodeo » présentant une calligraphie particulière, déposée le 3 avril 1998, elle-même présentée à l’intérieur d’un rectangle sur fond marron, le R étant mis en relief par la couleur orange, outre la calligraphie singulière de la dénomination qui est traversée à l’horizontale par un trait de couleur, et retient que cette exploitation correspond à une modification revendiquée par la société Cofra de retravailler tous les logos en vue de créer un concept visuel totalement nouveau en gardant un léger lien avec l’ancien logo ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, au vu de la seule ornementation ajoutée à l’élément dénominatif afin de moderniser en les adaptant au goût de la clientèle les marques verbales premières, sans rechercher si cet usage sous une forme modifiée avait altéré le caractère distinctif de celles-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

  • Une exigence très lourde d’examen au détail des pièces produites est imposée aux juges

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo » n° 000 10 6252, l’arrêt relève que les ordres de commande, documents comptables, factures et attestations produites ne justifient pas d’une exploitation auprès de la clientèle des deux marques en litige telles que déposées et ne précisent pas la forme d’apposition de la marque « Rodeo » figurant sur les articles vendus sous cette marque ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, quelle que soit la forme, initiale ou modifiée, sous laquelle la marque était apposée, ces documents n’établissaient pas qu’à la condition que leur caractère distinctif n’en fût pas altéré, il était fait un usage sérieux des marques litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

  • La cassation totale de l’arrêt de la Cour de Paris

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er mars 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

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Comment augmenter l’activité des juridictions communautaires ?

Le contentieux devant le Tribunal et la Cour de Justice ne cesse d’augmenter dont une part significative est due aux recours des décisions de l’OHMI. Ce blog en avait parlé ici.

Le 28 avril 2014, à la Conférence sur l’avenir des Tribunaux européens l’intervention de Monsieur Jean-Marc Sauvé, Vice –Président du Conseil d’Etat, souligne les difficultés croissantes et les contraintes pour améliorer cette situation. L’intervention est ici

3. La conjonction de ces deux facteurs – progression rapide du contentieux et insuffisance des capacités de jugement – explique, presque mécaniquement, deux phénomènes inquiétants. D’une part, s’est produite une progression constante du nombre des affaires pendantes : elles s’élevaient en 2006 à 1 029 et en 2009 à 1 191 ; elles ont désormais dépassé la barre des 1 300 affaires en 2013 (1 325 affaires pendantes)3 et elles pourraient très fortement croître en 2014 pour attendre plus de 1500 en fin d’année. D’autre part, les délais de jugement restent préoccupants : en 2013, 48 et 46 mois ont en moyenne été nécessaires pour que soient jugées les affaires d’aides d’État et de concurrence, ces délais étant déjà en 2009, respectivement, de 50 et 46 mois, ce qui montre que les marges de progression ont été réelles, mais demeurent limitées.

 

Parmi les mesures proposées :

 

..l’allongement de la durée du mandat des juges, par exemple de six à neuf ans, pourrait être proposé, bien qu’une telle mesure impose une révision du TFUE15. Il pourrait aussi, à tout le moins, être envisagé que les juges cessant leurs fonctions puissent achever, sous certaines conditions de délai, le traitement des dossiers qui leur ont été confiés, à l’instar de ce qui se pratique dans plusieurs juridictions internationales. Par ailleurs, le projet d’augmenter le nombre des juges du Tribunal ne devrait pas être abandonné. Dans cette perspective, les juges additionnels devraient être sélectionnés principalement sur la base du mérite, c’est-à-dire sur leur aptitude à exercer efficacement et rapidement les fonctions dévolues au Tribunal. Dans l’attente du doublement du nombre des juges du Tribunal, qui est inéluctable à long terme, il me semble qu’une augmentation de ses effectifs de neuf ou de douze juges pourrait être décidée à la majorité qualifiée. En l’absence de consensus sur un autre mode de nomination, le Comité 255 se prononcerait, conformément au TFUE, sur les mérites des candidatures envoyées par chaque État. Je ne doute pas que ses avis seraient respectés, comme ils l’ont toujours été à ce jour, et que les États membres sauraient se mettre d’accord sur les nominations à opérer.