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Coexistence des marques aux USA, « Morehouse defense », non acceptée devant l’OHMI

Lors d’un litige où à la demande de marque communautaire figurative ARIS était opposée la marque communautaire figurative antérieure ARISA ASSURANCES S.A. , le Tribunal par arrêt du 20 mai 2014 sur un recours contre la décision de la chambre de recours se prononce sur l’impact de la coexistence des signes au sens de  » Morehouse defense ». L’arrêt est ici.

Le rappel du point discuté

54 En l’espèce, la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit eu égard, d’une part, à la similitude ou à l’identité des services couverts par les marques en conflit (point 48 de la décision attaquée), appréciation non contestée par la requérante, et, d’autre part, à la constatation non entachée d’erreur d’une similitude des deux signes en conflit (voir point 52 ci-dessus).

La coexistence aux USA

55 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante reprochant à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte la coexistence sur le marché, d’une part, de la marque antérieure et, d’autre part, de la marque verbale communautaire ARIS ou du signe demandé enregistré aux États-Unis. En soulignant que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié les preuves présentées à cet égard, la requérante demande au Tribunal de faire application du principe de droit américain dit du « Morehouse defense », en vertu duquel un opposant à l’enregistrement d’une marque ne peut être considéré comme lésé par cet enregistrement lorsqu’une marque identique ou substantiellement analogue à celle demandée a déjà été enregistrée pour des produits et services identiques ou substantiellement similaires par le demandeur de marque.

Mais le système européen est indépendant

56 Il y a lieu de relever tout d’abord, s’agissant de l’invocation du principe de droit américain susvisé, que, selon une jurisprudence constante, le régime de la marque communautaire est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national, et la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement nº 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union [voir arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, point 84, et la jurisprudence citée].

Ce qui n’empêche pas de prendre en considération la coexistence en Europe, là où se trouve le public pertinent

57 Il convient de rappeler ensuite que, certes, selon la jurisprudence, il n’est pas exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit. Cependant, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours d’une procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le titulaire de la marque communautaire contestée a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques en cause et les marques en conflit soient identiques [arrêts du Tribunal GRUPO SADA, précité, point 86, et du 14 novembre 2007, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T‑101/06, non publié au Recueil, point 76].

58 En l’espèce, d’une part, les éléments de preuve avancés pour établir l’usage par la requérante de la marque communautaire verbale ARIS ne sauraient être pris en compte, dès lors que cette marque diffère des marques en conflit, qui sont toutes deux figuratives. D’autre part, les éléments de preuve produits reproduisant le signe demandé tel qu’enregistré aux États-Unis, consistant en des extraits du site Internet de l’ancien titulaire de la marque demandée et en un article du 21 juillet 2010 évoquant notamment les services d’assurances de cet ancien titulaire fournis sous cette marque, concernent uniquement le signe demandé et ne fournissent aucune indication sur la présence dudit signe sur le marché de l’Union, pertinent en l’espèce, ainsi qu’a fortiori sur la façon dont le public pertinent a été confronté aux marques en conflit sur ce marché.

59 Par conséquent, conformément à ce qu’a considéré la chambre de recours dans la décision attaquée (points 27 et 28), les éléments avancés par la requérante ne permettent pas d’établir que des marques identiques aux marques en conflit coexistaient, ni a fortiori que cette coexistence amoindrissait le risque de confusion entre ces dernières au sens de la jurisprudence susvisée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’annexe 11 de la requête, qui expose le principe du « Morehouse defense », et de l’annexe I.1 b) du mémoire en réponse de l’intervenante, produite par celle-ci afin de contester l’argumentation de la requérante relative à l’existence d’une telle coexistence.

60 Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a, à bon droit, conclu à l’existence d’un risque de confusion et rejeté le recours dirigé contre la décision de la division d’opposition.

 

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Action en contrefaçon de marque et action en déchéance de marque : la sévérité

L’action en contrefaçon de marque expose son titulaire à une action en déchéance de sa marque. Cette perte du droit sur la marque pour défaut d’exploitation vient de connaître un arrêt remarquable de la Cour de cassation le 3 juin 2014 qui s’applique en matière de déchéance aux différentes marques, marque française, marque internationale (les passages sur la directive) et marque communautaire ( le règlement communautaire). L’arrêt est ici

  • L’existence d’autres dépôts de marques dont l’exploitation est avérée n’emporte pas automatiquement déchéance de la marque qui en diffère

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012) que l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo » n° 000 10 6252, l’arrêt retient qu’en déposant plusieurs marques, la société Cofra a entendu les distinguer, de sorte qu’il lui incombe de justifier de l’usage sérieux qu’elle a fait de chacune d’elles et que la protection dont bénéficie sa marque semi-figurative ne peut s’étendre à ses deux marques verbales ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que les textes susvisés exigent seulement que la marque exploitée ne diffère des marques enregistrées que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée, la cour d’appel a violé les dispositions de ces textes ;

  • Créer un concept visuel totalement nouveau en gardant un léger lien avec l’ancien logo n’entraine pas automatiquement la sanction de la déchéance de la marque la plus ancienne

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo » n° 000 10 6252, l’arrêt relève que les extraits du site internet www.C-et-A.fr, les photographies et les catalogues de présentation font apparaître que la marque exploitée correspond à la marque semi-figurative « Rodeo » présentant une calligraphie particulière, déposée le 3 avril 1998, elle-même présentée à l’intérieur d’un rectangle sur fond marron, le R étant mis en relief par la couleur orange, outre la calligraphie singulière de la dénomination qui est traversée à l’horizontale par un trait de couleur, et retient que cette exploitation correspond à une modification revendiquée par la société Cofra de retravailler tous les logos en vue de créer un concept visuel totalement nouveau en gardant un léger lien avec l’ancien logo ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, au vu de la seule ornementation ajoutée à l’élément dénominatif afin de moderniser en les adaptant au goût de la clientèle les marques verbales premières, sans rechercher si cet usage sous une forme modifiée avait altéré le caractère distinctif de celles-ci, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

  • Une exigence très lourde d’examen au détail des pièces produites est imposée aux juges

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 15 du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour prononcer la déchéance de la partie française de la marque internationale « Rodeo » n° 507294 et de la marque communautaire « Rodeo » n° 000 10 6252, l’arrêt relève que les ordres de commande, documents comptables, factures et attestations produites ne justifient pas d’une exploitation auprès de la clientèle des deux marques en litige telles que déposées et ne précisent pas la forme d’apposition de la marque « Rodeo » figurant sur les articles vendus sous cette marque ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, quelle que soit la forme, initiale ou modifiée, sous laquelle la marque était apposée, ces documents n’établissaient pas qu’à la condition que leur caractère distinctif n’en fût pas altéré, il était fait un usage sérieux des marques litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

  • La cassation totale de l’arrêt de la Cour de Paris

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er mars 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

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Comment augmenter l’activité des juridictions communautaires ?

Le contentieux devant le Tribunal et la Cour de Justice ne cesse d’augmenter dont une part significative est due aux recours des décisions de l’OHMI. Ce blog en avait parlé ici.

Le 28 avril 2014, à la Conférence sur l’avenir des Tribunaux européens l’intervention de Monsieur Jean-Marc Sauvé, Vice –Président du Conseil d’Etat, souligne les difficultés croissantes et les contraintes pour améliorer cette situation. L’intervention est ici

3. La conjonction de ces deux facteurs – progression rapide du contentieux et insuffisance des capacités de jugement – explique, presque mécaniquement, deux phénomènes inquiétants. D’une part, s’est produite une progression constante du nombre des affaires pendantes : elles s’élevaient en 2006 à 1 029 et en 2009 à 1 191 ; elles ont désormais dépassé la barre des 1 300 affaires en 2013 (1 325 affaires pendantes)3 et elles pourraient très fortement croître en 2014 pour attendre plus de 1500 en fin d’année. D’autre part, les délais de jugement restent préoccupants : en 2013, 48 et 46 mois ont en moyenne été nécessaires pour que soient jugées les affaires d’aides d’État et de concurrence, ces délais étant déjà en 2009, respectivement, de 50 et 46 mois, ce qui montre que les marges de progression ont été réelles, mais demeurent limitées.

 

Parmi les mesures proposées :

 

..l’allongement de la durée du mandat des juges, par exemple de six à neuf ans, pourrait être proposé, bien qu’une telle mesure impose une révision du TFUE15. Il pourrait aussi, à tout le moins, être envisagé que les juges cessant leurs fonctions puissent achever, sous certaines conditions de délai, le traitement des dossiers qui leur ont été confiés, à l’instar de ce qui se pratique dans plusieurs juridictions internationales. Par ailleurs, le projet d’augmenter le nombre des juges du Tribunal ne devrait pas être abandonné. Dans cette perspective, les juges additionnels devraient être sélectionnés principalement sur la base du mérite, c’est-à-dire sur leur aptitude à exercer efficacement et rapidement les fonctions dévolues au Tribunal. Dans l’attente du doublement du nombre des juges du Tribunal, qui est inéluctable à long terme, il me semble qu’une augmentation de ses effectifs de neuf ou de douze juges pourrait être décidée à la majorité qualifiée. En l’absence de consensus sur un autre mode de nomination, le Comité 255 se prononcerait, conformément au TFUE, sur les mérites des candidatures envoyées par chaque État. Je ne doute pas que ses avis seraient respectés, comme ils l’ont toujours été à ce jour, et que les États membres sauraient se mettre d’accord sur les nominations à opérer.

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Opposition à une demande de marque communautaire : pas de similarité entre des produits ayant essentiellement une fonction pratique et ceux une fonction essentiellement esthétique .

La procédure d’opposition à une demande de marque comme la procédure en contrefaçon nécessitent d’apprécier le risque de confusion et partant, la similarité des produits.

L’arrêt du 29 avril 2014 confirme la décision de la Chambre de recours de l’OHMI qui a écarté la similarité entre  les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie » et les « vêtements, chaussures, chapellerie ». L’arrêt est là .

46 En l’espèce, dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie », relevant de la classe 18, contrairement aux « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, qui avaient une fonction esthétique, avaient essentiellement une fonction pratique, à savoir celle de contenir des équipements de sport, des documents, des billets de banque et des pièces de monnaie, ne seraient pas perçus comme faisant partie de l’image extérieure, n’auraient aucune fonction esthétique et ne seraient pas inclus dans la stratégie de marketing des accessoires de mode. La chambre de recours a donc estimé que les produits susvisés, relevant de la classe 18, n’étaient pas complémentaires des « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25. Elle a ajouté qu’il était peu probable que, lors de l’achat d’une mallette pour documents ou d’un portefeuille, l’acheteur soit interrogé sur la couleur des costumes ou des chaussures habituellement portés ou, lors de l’achat d’un sac de sport, sur la couleur de son survêtement.

47 Cette appréciation de la chambre de recours doit être approuvée.

48 D’une part, les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie », relevant de la classe 18, à la différence des « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, ont une fonction essentiellement utilitaire et non une fonction essentiellement esthétique. Il n’y a donc pas de raison que le consommateur les coordonne avec les « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25. Contrairement aux sacs à main, relevant de la classe 18, les produits en cause de la classe 18 ne contribuent pas à l’image extérieure des consommateurs.

49 D’autre part, l’achat des produits en cause relevant de la classe 18 se conçoit indépendamment de l’achat des « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25. En effet, le consommateur moyen procèdera à l’achat de « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie » sans se soucier de la possession ou de l’achat concomitants de « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25. Inversement, pour le consommateur moyen, la décision d’achat de « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, n’est généralement pas conditionnée ou influencée par l’achat ou la possession des produits en cause relevant de la classe 18.

50 Il s’ensuit que les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie », relevant de la classe 18, ne peuvent pas être considérés comme des accessoires vestimentaires.

51 En outre, à supposer que les produits en cause relevant de la classe 18 partagent avec les produits en cause relevant de la classe 25 les mêmes canaux de distribution et qu’ils aient le même utilisateur final, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits. Enfin, l’argument de l’intervenant selon lequel ces produits relevant de la classe 18 et les « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, sont généralement produits par le même fabricant n’est pas étayé.

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Incidence de la définition du public pertinent dans le domaine médical.

L’arrêt rendu le 28 avril 2014 rappelle que même un public vigilant ne permet pas d’échapper totalement  au risque de confusion.L’arrêt est ici.

  • Les signes en cause et la procédure antérieure à l’arrêt

Le 12 avril 2006 : dépôt par Longevity Health Products, Inc.de la demande de marque communautaire : MENOCHRON.

Pour :

–        classe 3 : « Lessives et produits de blanchissage ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires et dentifrice » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine, compléments nutritionnels à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, préparations de vitamines, tous les produits mentionnés n’étant pas destinés à un usage vétérinaire ».

30 avril 2007 : Publication de la demande de marque

Le 12 mai 2007 : opposition par Weleda Trademark AG,  sur la base de la marque communautaire antérieure MENODORON

Pour :

–        classe 3 : « Lessives et produits de blanchissage ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires et dentifrice » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits sanitaires pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ».

Le 27 septembre 2010 : la division d’opposition a fait droit à l’opposition

6 juillet 2011 : sur recours de la déposante, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

  • Retenons des moyens du recours devant le Tribunal la définition du public pertinent.

la requérante reproche en substance à la chambre de recours de ne pas être partie de l’hypothèse d’un niveau d’attention accru de la part du public ciblé.

33      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, au point 12 de la décision attaquée, que les produits compris dans la classe 3 sont des produits destinés à couvrir des besoins quotidiens qui s’adressent aux consommateurs en général et que les produits compris dans la classe 5 s’adressent tant aux personnels médical et de pharmacie spécialisés qu’au consommateur final. La chambre de recours a en outre considéré, au point 21 de la décision attaquée, que le consommateur final accordera une attention moyenne aux produits compris dans la classe 3 et que, s’agissant des produits relevant de la catégorie des produits pharmaceutiques, qui englobent également des médicaments soumis à prescription médicale, le public concerné fera preuve d’un degré d’attention élevé étant donné que ces produits peuvent avoir des effets considérables sur la santé.

34      Il s’ensuit que, dans la mesure où la requérante fait grief à la chambre de recours de s’être fondée sur un niveau d’attention erroné, ce grief doit être rejeté comme non fondé, dès lors qu’il est constant que la chambre de recours a explicitement considéré l’hypothèse d’un niveau d’attention accru.