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Demande en nullité d’une marque communautaire. Pour l’appréciation de l’absence de la mauvaise foi du déposant, il n’y a pas de liste limitative des critères à prendre en compte. A propos de l’arrêt du 14 février 2012 BIGAB

L’arrêt du 14 février 2012,T‑33/11, Peeters Landbouwmachines BV, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), se prononce sur l’absence de mauvaise foi du déposant.

Au regard d’une marque communautaire enregistrée BIGAB, un tiers exploitant le signe BIGA, engage une action en nullité devant l’OHMI.

Successivement la division d’annulation et la première chambre de recours de l’OHMI ont rejeté cette demande en annulation.

L’arrêt du Tribunal revient ainsi sur l’interprétation de la mauvaise foi visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 

  • Tout d’abord , les trois critères fixés antérieurement par la Cour sont rappelés:

 

–       le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ;

–        l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ;

–        le degré de protection dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.

 

  • L’intérêt de cet arrêt est ici : ces critères « ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur de marque au moment du dépôt de la demande »

..il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création ainsi que de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque communautaire.

22 En l’espèce, il est constant que la marque  contestée a été utilisée à partir de 1991, dans un premier temps par Blidsberg Investment Group BIG AB, dont la marqueBIGAB représente les initiales, et ensuite, à partir de 1999, par l’intervenante, à la suite de l’acquisition de l’ensemble des droits afférents à cette marque. Or, la requérante n’a, pour sa part, commencé à utiliser la marque BIGA qu’en 1996. Cette dernière n’avait en outre fait l’objet d’aucun enregistrement à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, ni au niveau européen, ni au niveau du Benelux, ni à l’échelon national. Ces circonstances établissent que le signe contesté n’a été ni créé ni utilisé par l’intervenante dans le but délibéré de générer une confusion avec un signe existant et, de cette façon, de concurrencer le titulaire de ce dernier de manière déloyale.

23 Ensuite, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il est compréhensible, d’un point de vue commercial, que l’intervenante ait souhaité étendre la protection de la marque contestée en la faisant enregistrer en tant que marque communautaire. En effet, durant la période qui a précédé le dépôt de la demande d’enregistrement, l’intervenante a réalisé son chiffre d’affaires relatif aux produits de la marque BIGAB dans un nombre croissant d’États membres. Comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, au point 32 de la décision attaquée, ce contexte constituait un mobile plausible justifiant le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque communautaire.

 

Le Tribunal va rejeter le recours

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Une sanction pour contrefaçon d’un modèle communautaire peut-elle être prononcée contre celui qui exloite un objet par ailleurs enregistré comme modèle communautaire ? L’arrêt du 16 février 2012 de la Cour de Justice

La Cour de justice de l’Union a rendu le 16 février 2012 un arrêt important en matière d’atteinte à un modèle communautaire.

Il s’agit de l’affaire C‑488/10, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Espagne), par décision du 15 septembre 2010, dans la procédure Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA contre Proyectos Integrales de Balizamiento SL,

Cette demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires

Dans cette affaire, où une société entendait opposer son modèle de borne de signalisation à une autre société, cette dernière invoquait que sa borne litigieuse faisant l’objet d’un modèle communautaire aucune mesure de contrefaçon ne pouvait être prononcée contre elle tant que son modèle était en vigueur.

La réponse de la Cour

L’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que, dans un litige portant sur la violation du droit exclusif conféré par un dessin ou modèle communautaire enregistré, le droit d’interdire à des tiers d’utiliser ledit dessin ou modèle s’étend à tout tiers qui utilise un dessin ou modèle ne produisant pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente, y compris le tiers titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré postérieur.

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Procès en annulation d’une marque communautaire devant l’OHMI, comment apprécier les éléments figuratifs ? Faut-il les réduire à leur stricte expression verbale : éléphant et éléphants ? A propos de l’arrêt du TPI du 7 février 2012

L’arrêt du 7 févier 2012 dans l’affaire T‑424/10, Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), intervient à propos d’une marque figurative communautaire qui a fait l’objet d’une demande en nullité au regard de différents dépôts qui portent tous sur le même signe figuratif.


Les marques en causes

 

  • Le signe de la marque communautaire enregistrée :

En 2006, cette marque a été enregistrée pour  :

–        classe 24 : « Tissus ; tissus élastiques ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus imitant la peau d’animaux ; tissus de laine ; couvertures ; couvertures de voyage ; nappes ; articles textiles ; tapisserie en tissu ; mouchoirs de poche (en matières textiles) ; drapeaux ; lingettes en tissus et en tissus non tissés ; serviettes de table en tissu ; serviettes de table en matières textiles ; toiles synthétiques pour changer les bébés » ;

–        classe 25 : « Vêtements pour hommes, femmes et jeunes en général, y compris les vêtements en peau ; chemises ; chemisiers ; jupes ; tailleurs ; vestes ; pantalons ; shorts ; jerseys ; T-shirts ; pyjamas ; bas ; maillots de corps ; corsets ; fixe-chaussettes ; caleçons ; soutiens-gorges ; dessous (sous-vêtements) ; chapeaux ; foulards ; cravates ; imperméables ; pardessus ; manteaux ; maillots de bain ; survêtements ; anoraks ; pantalons de ski ; ceintures ; pelisses ; écharpes ; gants ; robes de chambre ; chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales ; couches en matières textiles ; bavoirs pour nouveau-nés ».

 

  • Le signe opposé:

Ce signe fait l’objet de différentes marques antérieures au dépôt de la marque communautaire.

– une marque internationale visant notamment la République tchèque, désignant les produits relevant de la classe 25 « Chaussures et articles chaussants »,

– une marque allemande désignant notamment les « couvertures pour enfants, draps de lit pour enfants, serviettes de toilette pour enfants, sacs de couchage pour enfants ; sacs en tissu et sacs de transport en tissu pour enfants » relevant de la classe 24 et les « vêtements pour enfants, chapeaux pour enfants ; ceintures pour enfants » relevant de la classe 25 :

 

  • Une marque verbale est également invoquée à cette demande en nullité de la marque communautaire : la marque allemande verbale elefanten, désignant : « Chaussures » ;

 

Les décisions de l’OHMI

 

9 septembre 2008 : la division d’annulation rejette la demande en nullité,

15 juillet 2010 : la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

 

La décision du Tribunal : l’annulation de la décision de la chambre de recours

 

  • En matière de marque figurative, une comparaison phonétique n’est pas pertinente

46…une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux ne peut pas être prononcée en tant que telle. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle soit avec la perception conceptuelle de la marque concernée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner, de manière autonome, la perception phonétique d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux et de la comparer avec la perception phonétique d’autres marques.

47 Dans ces circonstances, et compte tenu de ce que la marque contestée est une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux, il n’y a lieu de conclure ni à une similitude ni à une dissimilitude phonétique entre cette dernière marque et les marques antérieures.

  • La proximité conceptuelle : éléphant et éléphants !

52 S’agissant de la comparaison conceptuelle entre la marque contestée et les marques figuratives antérieures, il n’est pas contesté que ces dernières seront perçues comme renvoyant à la notion d’« éléphant ». Or, étant donné la proximité entre la notion d’« éléphant » et celle d’« éléphants », il y a lieu de conclure, à l’instar de la chambre de recours, à une similitude conceptuelle entre la marque contestée et les marques figuratives antérieures.

Étonnante affirmation de la part d’une juridiction qui vient juste de dire que les marques figuratives ne se prononcent pas, et qui ne tient pas compte dans ce raccourci verbal des graphismes et postures particulières de ces signes.

 

  • D’où le constat du Tribunal

53 Au final, il y a lieu de constater que la décision attaquée est viciée par des erreurs relatives à l’appréciation de la similitude phonétique et de la similitude conceptuelle.

  • Mais le Tribunal ne s’arrête pas là !

Toutefois, l’impact de ces erreurs sur le bien‑fondé du constat de la chambre de recours relatif à l’absence de risque de confusion et, partant, sur le bien‑fondé du dispositif de la décision attaquée ne peut être apprécié qu’au stade de l’examen global de l’ensemble des facteurs pertinents. Aux fins de cet examen, il y a lieu de considérer que les marques concernées sont différentes sur le plan visuel, que leur comparaison phonétique est dépourvue de pertinence et que, sur le plan conceptuel, la marque contestée est identique à la marque verbale antérieure et similaire aux marques figuratives antérieures.

Et d’ajouter :

…. il ressort d’une lecture contextuelle du passage cité au point 57 ci‑dessus que la requérante a renvoyé, afin d’étayer la revendication du caractère distinctif accru des marques antérieures, à l’ensemble des éléments présentés par elle afin de prouver l’usage sérieux de ces dernières.

68 Par ailleurs, ces éléments, à savoir des matériaux publicitaires dans lesquels figuraient les marques antérieures et des déclarations sur l’honneur relatives aux volumes de vente des produits qui en étaient revêtus, étaient pertinents, de prime abord, non seulement s’agissant de l’usage sérieux des marques antérieures, mais également s’agissant de leur éventuel caractère distinctif acquis par l’usage.

..

70 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à tort que la chambre de recours a constaté que la requérante n’avait pas expressément revendiqué un caractère distinctif accru des marques antérieures dû à leur usage. C’est donc également à tort qu’elle n’a pas examiné le bien‑fondé des revendications de la requérante sur ce point.

71 Cette erreur implique que la chambre de recours a omis d’examiner un facteur potentiellement pertinent dans l’appréciation globale de l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures.

 

 

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Importation de marchandises contrefaisantes, les pouvoirs des douanes limités à compter du 1er janvier 2013 par la décision du Conseil Constitutionnel

Le 13 janvier 2012, le Conseil Constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a examiné « la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 374 et 376 du code des douanes. »

Les dispositions des deux articles du Code des douanes citées à la décision :

1. Considérant qu’aux termes de l’article 374 du code des douanes : « 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l’administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués.
« 2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou les appels en garantie » ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 376 du même code : « 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
« 2. Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables » ;

La décision :

Article 1er.- Les articles 374 et 376 du code des douanes sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet le 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 11.

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Action en nullité d’une marque communautaire : à propos de CHICKEN ON THE GRILL, la mauvaise foi du déposant n’a pas été prouvée

L’arrêt en date du 1er février 2012 rendu par le Tribunal se prononce sur la question de la mauvaise foi du déposant.

Affaire T‑291/09, Carrols Corp., contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

La marque communautaire qui a été enregistrée, et qui est attaquée en nullité

22 novembre 2002 : dépôt au nom de M. Giulio Gambettola de la demande de marque communautaire :

–        classe 25 : « Vêtements confectionnés » ;

–        classe 41 : « Discothèques » ;

–        classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ».

21 avril 2004 : la marque est enregistrée.

Les marques invoquées à l’appui de la demande en nullité de la marque enregistrée le 21 avril 2004

22 janvier 2007 : action en nullité auprès de l’OHMI déposée par Carrols Corp en invoquant :

1°) d’une part, l’existence d’un risque de confusion au Royaume-Uni, où elle possède deux enregistrements de marque prioritaires, pour des services de restauration :

  • l’une figurative déposée le 30 juin 1999 :

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  • l’autre verbale du 19 juin 2000,  POLLO TROPICAL,

2°) et, d’autre part, le fait que l’enregistrement a été demandé de mauvaise foi au regard d’un enregistrement américain.

Un précédent litige devant l’Office espagnol des marques

20 juin 1994 : dépôt par M. Giulio Gambettola, d’une demande d’enregistrement de la marque espagnole figurative qui a été enregistrée le 20 décembre 1995 :

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et cette marque espagnole a été opposée aux dépôts, le 21 octobre 1994, de Pollo Tropical, Inc., société aux droits de laquelle vient Carrols Corp., des deux demandes d’enregistrement :

  • l’une pour la marque verbale POLLO TROPICAL,
  • l’autre concernant la marque figurative en invoquant la marque US demandée le 25 avril 1994 et enregistrée le 19 août 1997 :

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Ces deux demandes de marques espagnoles ont été rejetées.

Les décisions de l’OHMI (sans entrer ici dans leur détail)

17 mars 2008 : la division d’annulation rejette la demande en nullité.

7 mai 2009 : la première chambre de recours de l’OHMI rejette le recours.

La décision du Tribunal : le recours est rejeté.

Différents motifs sont examinés, n’est reprise ci-dessous que l’argumentation principale sur la mauvaise foi.

  • La date à laquelle le comportement du déposant doit être apprécié :

« l’existence de la mauvaise foi du déposant devait être démontrée lors du dépôt, soit le 22 novembre 2002.

Toutefois, les faits de la présente espèce ont amené la chambre de recours à examiner des circonstances antérieures à cette date, puisque la demande de marque communautaire introduite par l’intervenant est consécutive à l’enregistrement d’une marque nationale antérieure identique.

58 Ainsi que l’avait relevé, à juste titre, la division d’annulation, il existe une continuité ou une « trajectoire commerciale » unissant les marques de l’intervenant, raison pour laquelle la date de présentation de la marque espagnole doit également être prise en considération.

59 Certes, la chambre de recours a semblé exclure la prise en considération de la date de présentation de la demande de marque nationale antérieure, au point 26 de la décision attaquée, en considérant que « la chambre de recours ne procédera pas à l’appréciation de la mauvaise foi ou de la bonne foi de [l’intervenant] lors du dépôt des demandes d’enregistrement en Espagne, dans la mesure où non seulement celles-ci ont eu lieu il y a huit ans, mais également où il s’agit d’une question dont la compétence relève exclusivement de la juridiction nationale, en particulier la juridiction espagnole ».

60 Toutefois, en constatant, au point 27 de la décision attaquée, « que le dépôt de la demande de marque communautaire en 2002 par [le déposant] n’était que le développement commercial normal et prévisible de son activité de restauration », la chambre de recours a nécessairement procédé à l’examen des circonstances antérieures à la demande de ladite marque.

  • A cette époque, quelle connaissance le déposant avait-il de la marque américaine ?

Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la connaissance par [le déposant ] de la marque américaine pourrait être présumée, dans la mesure où, d’une part, cette dernière marque bénéficiait d’un enregistrement, non pas dans un État membre, mais dans un pays tiers, et, d’autre part, entre la demande de marque espagnole, soit le 20 juin 1994, et la demande de marque américaine, soit le 25 avril 1994, une période de deux mois seulement s’est écoulée. Même si la date du premier usage de la marque américaine devait être prise en considération, à savoir le 13 septembre 1991, une période de trois ans et demi se serait écoulée, mais ce seul fait serait, en tout état de cause, insuffisant, eu égard à la localisation géographique de la marque, pour permettre de présumer que [ le déposant ] en avait connaissance au moment du dépôt de la demande de marque espagnole. Ainsi, la seule ouverture d’un ou de plusieurs restaurants en Floride (États-Unis) ou dans d’autres pays situés en Amérique du Sud ne saurait être considérée comme étant de nature à établir la connaissance, par [le déposant ], de l’usage antérieur de la marque américaine.

62 La requérante n’a donc versé aux débats aucun commencement de preuve qui permettrait de présumer que [ le déposant ] ne pouvait ignorer l’existence de ladite marque.