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Familles de marques, comment examiner leur contrefaçon ?

Une entreprise multiplie ses marques pour accompagner le lancement de ses nouveaux produits. Comment apprécier la contrefaçon, faut-il examiner les critères de la contrefaçon différemment quand est en cause une famille de marques ?

La Cour de cassation donne une précieuse indication aux avocats des contentieux de la contrefaçon de marque dans un arrêt récent où il est question de chaussures de sport.

  • La position du titulaire de la famille de marques 

Attendu que les sociétés P….. font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale s’agissant du modèle R…..  alors, selon le moyen, qu’en présence d’une famille de marques, le risque de confusion créé par le signe contesté doit être apprécié entre ce dernier et la famille de marques prise dans son ensemble ; qu’en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l’a fait, que le signe apposé sur le modèle R…….  ne présentait pas de similitude avec les marques n° 4…… et 4……. et qu’il ne pouvait être comparé qu’avec la marque n° 5…… , sans rechercher, comme elle y était invitée, si les marques invoquées par les sociétés P………… ne constituaient pas une famille de marques, de sorte que le risque de confusion devait être examiné en confrontant le signe incriminé à l’ensemble des marques invoquées et non à chacune des marques prise séparément, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

  • La réponse de la Cour de cassation

Mais attendu que, dans la mesure où la contrefaçon par imitation suppose l’existence d’une similarité entre les signes en cause, d’une identité ou d’une similarité entre les produits et qu’il en résulte un risque de confusion pour le consommateur concerné, son appréciation, lorsque plusieurs marques sont invoquées, implique de procéder à la comparaison du signe incriminé avec, respectivement, chaque marque opposée, les signes en présence étant considérés chacun dans son ensemble ; qu’ayant, par motifs adoptés, écarté toute similitude entre les marques n° 4……..  et 4………., composées, comme la marque n° 4…….. , d’une bande d’un seul tenant, et le signe litigieux apposé sur le modèle de chaussure R… , dont elle a relevé qu’il comportait une bande courbe fendue partant de la zone inférieure de la chaussure et diminuant progressivement en remontant vers le talon, pour ne rechercher l’éventuelle existence d’un risque de confusion qu’avec la marque n° 5……. , composée d’une bande fendue en son centre pour constituer une fourche à deux dents, la cour d’appel, qui n’avait pas à tenir compte de l’appartenance de l’ensemble de ces marques à une prétendue « famille », a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

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Application immédiate des dispositions nouvelles pour la lutte contre la contrefaçon des marques.

Régulièrement de nouvelles lois en France aggravent les sanctions de la contrefaçon. Immanquablement se pose la question de leur application à des actes de contrefaçon de marque réalisés avant leur promulgation.  Ce qui est le cas de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, dont la question de l’application dans le temps est examinée par la Cour de cassation le 20 septembre 2016.

Mais attendu qu’une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ; que l’article 13, paragraphe 1er, de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 dispose que, lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires prennent notamment en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte ; qu’ainsi, la cour d’appel n’a pas conféré une force rétroactive à la loi nationale, mais en a fait l’exacte application au regard de la finalité de cette directive ; que le moyen n’est pas fondé ;

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Faut-il déposer ses marques en couleur ou en noir et blanc ?

Lors de son dépôt, le demandeur à l’enregistrement de marque peut préciser s’il revendique une ou des couleurs particulières associées à son signe. Une marque déposée sans l’indication de couleur voit-elle sa protection limitée au noir et blanc ?

La Cour de cassation apporte un début de réponse.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 712-1 et L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu’après avoir constaté que les deux marques françaises figuratives de la société C….., enregistrées sous les n° 05……………… et 10 ………………., portaient sur la représentation d’un noeud papillon stylisé et relevé que, dans ses conclusions d’appel incident, la société S…..  accessoires reconnaissait que les marques invoquées étaient dépourvues de couleur, l’arrêt, pour rejeter la demande en contrefaçon de la société C…., retient que ces marques sont en noir et blanc tandis que le signe litigieux est en métal doré ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort des productions que les marques litigieuses avaient été déposées sans revendication de couleurs, la cour d’appel, en ajoutant des caractéristiques ne figurant pas dans les enregistrements de ces marques, a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu’est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion, l’imitation d’une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; que le risque de confusion doit s’apprécier globalement, par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques ou des conditions de commercialisation des produits ;

Attendu que pour retenir qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre les produits vendus par les sociétés C…. et S…., l’arrêt relève que les marques sont apposées sur des produits essentiellement masculins, tandis que le signe litigieux l’est sur des produits davantage féminins et à visée décorative ;

Qu’en statuant ainsi, au vu des conditions d’exploitation des marques pour la commercialisation des produits, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le pourvoi principal :

Vu l’article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l’arrêt en ses dispositions relatives à la demande en contrefaçon de marques entraîne, par voie de conséquence, celle de ses dispositions prononçant sur la demande reconventionnelle en indemnisation de la société S……, lesquelles s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres griefs du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions rejetant la demande en contrefaçon de la société C …………… et la demande reconventionnelle en indemnisation de la société S ……, l’arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

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Quel tribunal saisir en nullité et en contrefaçon de marques ?

Le contentieux des droits de propriété intellectuelle se caractérise aussi par des règles spécifiques pour déterminer le juge compétent au regard des différentes actions judiciaires.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 septembre 2016 se limite-t-il à une question de compétence pour examiner le contentieux de la validité, de la nullité et de la contrefaçon de la marque, – l’objet du présent post -, ou bien, en germe, sous-entendrait-il un changement considérable dans le droit des marques ?

Revenons à son acquis : la répartition des compétences en matière de marques entre les différents tribunaux de grande instance en France, le Tribunal de grande instance de Paris ayant  une compétence exclusive pour les marques communautaires.

  • Le litige au principal

Différentes marques portent sur le signe D….. déposées par C……………… . Il y a des marques françaises, communautaires et internationales désignant l’Union européenne.

Les marques françaises sont attaquées en nullité et en déchéance par D…. qui invoque des marques françaises antérieures.

D….. engage son action devant le Tribunal de grande instance de Lille, action qui vise également des demandes au titre de la contrefaçon.

C…… oppose la compétence du Tribunal de grande instance de Paris , seul compétent en matière de matière de marques communautaires en invoquant que les signes D….. de D….. sont également protégés par des marques communautaires.

L’arrêt de la Cour de cassation ne dit pas quelle solution a retenu le Tribunal de grande instance de Lille. L’arrêt de la Cour de Douai qui fait l’objet du pourvoi, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par C……..

  • L’argument de C…. requérante au pourvoi

Attendu que C……. fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’incompétence alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître des actions et demandes mettant en jeu la contrefaçon ou la validité de marques communautaires ; que dans le cas où des marques identiques ont fait l’objet de dépôts tant français que communautaire ou international désignant l’Union européenne, des demandes qui tendent à voir prononcer la nullité des seules marques déposées en France et à en voir interdire l’usage n’en sont pas moins nécessairement de nature à affecter indirectement mais de façon substantielle les droits attachés aux marques communautaires identiques et mettent la juridiction saisie dans l’obligation d’apprécier les droits du défendeur sur ses marques communautaires, leur validité et leur portée ; qu’en retenant en l’espèce que le tribunal de grande instance de Lille était compétent pour connaître de l’action de D……. dès lors que celle-ci ne formule aucune demande au titre de marques communautaires, que ses demandes ne portent que sur les droits détenus par C…….. sur des marques françaises, que la décision à intervenir, qui n’aura autorité de la chose jugée qu’à l’égard des seules marques françaises et non des marques internationales ou communautaires, ne sera pas de nature à affecter les droits de C…… sur ses marques communautaires ou internationales désignant l’Union européenne et que suivre le raisonnement de C…….. conduirait à centraliser l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle au profit du tribunal de grande instance de Paris, le dépôt d’une marque française concomitamment à une marque communautaire étant fréquent, la cour d’appel qui a ainsi refusé de prendre en compte le fait, invoqué par C……….. et non contesté, que ses marques françaises dont il était demandé non seulement la nullité mais également l’interdiction d’usage « sous quelque forme et de quelque manière que ce soit », étaient identiques à des marques communautaires et internationales désignant l’Union européenne dont elle est également titulaire, ce qui mettait le juge saisi dans l’obligation d’apprécier les droits attachés à ces marques communautaires, a violé ensemble les articles L. 717-4 et R. 717-11 du code de la propriété intellectuelle ainsi que l’article R. 211-7 du code de l’organisation judiciaire ;

  • La Cour de cassation rejette le pourvoi

Mais attendu qu’après avoir rappelé que les dispositions prévoyant la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des actions en matière de marques communautaires doivent s’appréhender strictement, l’arrêt constate que l’objet du litige ne porte que sur les droits détenus par les parties sur des marques françaises ; qu’il retient en outre que la décision à intervenir n’aura autorité de la chose jugée qu’à l’égard des marques françaises, en sorte qu’elle ne sera pas de nature à affecter les droits des titulaires sur les marques communautaires et internationales désignant l’Union européenne ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l’examen des demandes relatives aux marques françaises dont elle était saisie ne mettait pas la juridiction dans l’obligation d’apprécier les droits de C……. attachés à ses marques communautaires et internationales désignant l’Union européenne, la cour d’appel, qui n’a pas refusé de prendre en compte le fait que les marques françaises étaient identiques aux marques communautaires ou internationales désignant l’Union européenne, a exactement déduit que le tribunal de grande instance de Lille était compétent pour connaître de l’action ; que le moyen n’est pas fondé ;

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Revolution n’est pas une marque valable

Le signe « Revolution » a fait l’objet d’une demande de marque communautaire pour désigner  « Consultation en matière financière ; mise à disposition de capital-risque, capital-développement, capital-investissement et financements d’investissement ; gestion de fonds de capital-investissement ».

L’examinateur de l’OHMI ( devenu EUIPO depuis)  puis la Chambre  de recours de l’office  rejettent cette demande  d’enregistrement.

Sur recours du déposant que le Tribunal rejette par son arrêt du 2 juin 2016, le terme Revolution ne peut pas constituer une marque valable pour les produits désignés à la demande d’enregistrement.

28      En effet, une des significations du terme « revolution » est bien celle d’un changement fondamental, drastique et de grande envergure, ce qui n’est pas contesté par la requérante. Utilisé à l’égard des services financiers visés par la marque demandée, ce terme véhicule pour le public pertinent un message selon lequel ceux-ci sont de nouveaux types de services proposant des solutions d’investissement nouvelles, innovantes ou différentes de celles existant jusqu’alors, et qui modifient en conséquence l’offre de ces services dans le sens où ces services financiers révolutionnaires permettraient de meilleurs retours sur investissement. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a mis en évidence au point 23 de la décision attaquée, les services d’investissement visés en l’espèce, et plus particulièrement la mise à disposition de capital-risque, capital-développement, capital-investissement et financements d’investissement et la gestion de fonds de capital-investissement, sont souvent liés aux marchés émergents ou sont fondés sur des produits financiers innovants grâce auxquels l’investisseur peut espérer maximiser ses investissements.

29      Dès lors, le terme « revolution » possède un caractère laudatif de nature publicitaire dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des services concernés. En effet, il est immédiatement perçu par le public pertinent comme un message élogieux à caractère promotionnel, qui indique que les services visés par le signe demandé présentent, pour le public pertinent, un changement positif et des avantages par rapport aux services précédemment proposés ou proposés par les concurrents.

L’arrêt est là.