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Opposition à une demande de marque communautaire : la preuve de la notoriété de la marque nationale antérieure

Comment apporter la preuve de la notoriété de la marque nationale antérieure non enregistrée dans une procédure d’opposition à une demande de marque communautaire ? Illustration avec l’arrêt du 2 février 2016 du Tribunal.

La marque communautaire demandée :

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–        classe 9 : « Casques antichoc pour motocyclistes » ;

–        classe 12 : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, coiffures textiles, en particulier pour les motards ».

22 mars 2010 : publication de la demande de marque communautaire

22 juin 2010 : opposition sur des marques  non enregistrées dont la notoriété est invoquée en Italie ,

–        pour des « motocycles » :

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–       pour des « vêtements » :

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–        pour des « motocycles »  :

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15 novembre 2011 : la division d’opposition rejette l’opposition, au motif que les preuves apportées par la requérante n’étaient pas suffisantes pour démontrer la notoriété des marques antérieures non enregistrées en Italie.

16 janvier 2013 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours. Les preuves pour établir la notoriété sont insuffisantes.

Recours devant le Tribunal qui le rejette à nouveau. L’arrêt est là.

Cet arrêt précise la procédure applicable par la Chambre de recours sur cette question très délicate de production des pièces, production souvent ..tardive.

  • Comment la Chambre de recours doit-elle examiner les pièces produites tardivement ?

47      Il résulte ainsi des considérations qui précèdent que la chambre de recours a commis une erreur en considérant, au point 38 de la décision attaquée, qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation quant à la prise en compte de faits et de preuves présentés tardivement.

48      Toutefois, il ressort clairement du point 41 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas seulement recherché si, en l’occurrence, elle pouvait exercer son pouvoir d’appréciation, à savoir, ainsi qu’il résulte, notamment du point 39 de l’arrêt Rintisch/OHMI, point 42 supra (EU:C:2013:628), considérer que les éléments tardivement produits sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant elle ainsi que le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive et les circonstances qui l’entourent. La chambre de recours a également procédé à l’examen de la pertinence de l’ensemble des éléments produits par la requérante, y compris ceux déposés devant elle, pour conclure à l’absence de preuve quant à la notoriété des marques antérieures non enregistrées.

49      En effet, la chambre de recours a indiqué, au point 41 de la décision attaquée, que, « [e]n tout état de cause, aucun des documents produits tardivement devant la chambre ne [fournissait] d’informations sur la part de marché détenue par les marques en question ou sur la partie de la section pertinente du public qui, en raison des marques, [identifiait] les produits en cause comme provenant de l’entreprise de [la requérante] avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire contestée », qu’« [a]ucun chiffre n’[avait] été apporté concernant les ventes ou les dépenses de publicité » et que « [l]es preuves produites par [la requérante] ne [contenaient] aucune indication du degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur pertinent du public ».

50      Il s’ensuit que la chambre de recours, ayant examiné la pertinence des documents, le grief de la requérante est inopérant.

  • Notoriété et renommée : quelle différence ?

8      Par ailleurs, la Cour ayant considéré, dans l’arrêt du 22 novembre 2007, Nieto Nuño (C‑328/06, Rec, EU:C:2007:704, point 17), que la notoriété était une notion voisine de celle de renommée, il y a lieu de prendre en considération les critères d’appréciation énoncés par la Cour et qui sont relatifs à la renommée, notion qui figure à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L299, p. 25), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

  • La notoriété doit être établie sur un pays membre au moins, mais la preuve par une étude de marché n’est pas obligatoire

À cet égard, il convient de vérifier si, avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, soit avant le 29 décembre 2009, les marques antérieures non enregistrées étaient notoirement connues en Italie, c’est-à-dire, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 59 ci-dessus, qu’elles étaient connues d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par lesdites marques.

63      Ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, la connaissance d’une marque sur un marché considéré est généralement démontrée par des études de marché quant à la perception de ladite marque par le public pertinent. En l’occurrence, le dossier présenté par la requérante ne comporte aucune étude de marché permettant de déduire la perception dudit public.

64      Il ne saurait, toutefois, être déduit de la seule absence de toute étude de marché que la requérante ne peut pas démontrer par un autre moyen la notoriété des marques antérieures non enregistrées.

 

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Déchéance de marque au sein d’une famille de marques

Déchéance de marque : l’exploitation d’une marque au sein d’une famille de marques permet-elle de sauver de la déchéance l’une ou l’autre des autres marques ?

Dans une affaire où la Cour d’appel a prononcé la déchéance de deux marques « Micro Rain » et « Big Rain », la Cour de cassation rejette le pourvoi du titulaire des deux marques, qui invoquait l’exploitation de la marque « Mini Rain ».

  • Les arguments avancés par le titulaire de la marque

1°/ que l’usage réel et sérieux d’une marque sur le territoire national français peut être établi par l’usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé ; qu’au cas présent, les sociétés O…… et I……. faisaient valoir que la marque « Mini Rain », par elles exploitée, ne différait de la marque litigieuse « Micro Rain » que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, de sorte que la condition d’usage de la marque « Micro Rain » était remplie ; qu’en affirmant, pour prononcer la déchéance de la marque « Micro Rain », dont la société O……. était titulaire, qu’« il est de droit constant depuis 2007, tant au niveau européen qu’au niveau national, que la preuve de l’usage d’une marque enregistrée ne peut résulter de l’usage d’une autre marque enregistrée, qu’importe que celle-ci n’en soit qu’une variante sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif », de sorte que l’exploitation de la marque « Mini Rain », déposée, ne saurait constituer la preuve de l’exploitation de la marque « Micro Rain », également déposée, la cour d’appel a violé l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que l’usage réel et sérieux d’une marque sur le territoire national français peut être établi par l’usage de sa forme modifiée, elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que le caractère distinctif de la marque initiale est conservé ; qu’au cas présent, les sociétés O…… et I…… faisaient valoir, dans leurs conclusions d’appel, qu’«entre les deux appellations, il n’existe pas à proprement parler de différence significative », que « les termes Mini et Micro sont similaires dans l’esprit du public en ce qu’ils expriment la petitesse et en l’espèce cela signifie qu’il s’agit d’un petit enrouleur dont la fonction essentielle est de pouvoir être utilisé pour des petites surfaces comme des stades ou des surfaces maraîchères », que « tant les termes Mini que Micro traduisent la volonté de désigner un matériel de petite taille destiné aux petites surfaces », et enfin « qu’il y a donc une similitude évidente entre les deux termes, qui permet au public de confondre les deux »; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la marque « Mini Rain », très proche de la marque « Micro Rain », n’était pas une variante de cette dernière, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que les juges du fond doivent motiver leurs décisions ; qu’au cas présent, les sociétés O….. et I…… faisaient valoir, dans leurs conclusions d’appel, qu’« entre les deux appellations, il n’existe pas à proprement parler de différence significative », que « les termes Mini et Micro sont similaires dans l’esprit du public en ce qu’ils expriment la petitesse et en l’espèce cela signifie qu’il s’agit d’un petit enrouleur dont la fonction essentielle est de pouvoir être utilisé pour des petites surfaces comme des stades ou des surfaces maraîchères », que « tant les termes Mini que Micro traduisent la volonté de désigner un matériel de petite taille destiné aux petites surfaces », et enfin « qu’il y a donc une similitude évidente entre les deux termes, qui permet au public de confondre les deux » ; qu’en se contentant, pour rejeter cette démonstration, d’affirmer, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que « les défenderesses ne démontrent pas que Micro Rain et Mini Rain ne présentent pas de différences significatives altérant le caractère distinctif de la première », sans expliquer en quoi, malgré la proximité sémantique des termes Mini et Micro, adossés au même terme « Rain », les deux marques seraient significativement différentes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

  • La position de la Cour de cassation

Mais attendu que la Cour de justice de l’Union européenne (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012, point 29), interprétant l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, a précisé que, dans le contexte particulier d’une « famille » ou d’une « série » de marques, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l’usage d’une autre marque ; que la société O…. s’étant prévalue de l’appartenance de la marque « Micro Rain » à une « famille » de seize marques composées autour du terme Rain, utilisé comme suffixe ou préfixe, pour désigner les produits et services proposés dans le cadre de son activité de fabrication et de commercialisation de systèmes d’irrigation agricole, elle ne peut, pour échapper à la déchéance de ses droits sur ladite marque, invoquer l’usage, par elle-même et la société I….. , de la marque « Mini Rain » ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués par la première branche, la décision se trouve légalement justifiée et les griefs des deuxième et troisième branches privés d’objet ;

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Nullité d’une décision de la Chambre de recours de l’OHMI pour défaut de motivation relevé d’office

Le contentieux de l’annulation de la marque communautaire peut être engagé devant un tribunal de grande instance ou devant l’OHMI. L’OHMI, ses divisions d’opposition et ses chambres de recours appliquent des règles spécifiques de procédures  sous le contrôle du Tribunal et de la Cour de justice.

L’ arrêt du 28 janvier 2016 du Tribunal montre la grande vigilance de cette juridiction qui se saisit d’office. Cette « auto-saisine » est d’autant plus remarquable qu’elle va même à l’encontre d’un des motifs invoqués par le requérant à l’annulation de la décision de la Chambre de recours, décision qui sera donc annulée mais pour un autre motif celui de l’absence de motivation suffisante. L’ arrêt est là.

  • Le rappel du principe de motivation

52 ….. il doit être rappelé que, conformément à l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation, découlant aussi de l’article 296 TFUE, a fait l’objet d’une jurisprudence constante selon laquelle la motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre, d’une part, aux intéressés un exercice effectif de leur droit à demander un contrôle juridictionnel de la décision attaquée et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision

53 Par ailleurs, la constatation d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge de l’Union

54 À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation, pour le juge de l’Union, de relever d’office un moyen d’ordre public doit être exercée à la lumière du principe du contradictoire. Il est de jurisprudence constante que, hors les cas particuliers tels que, notamment, ceux prévus par les règlements de procédure des juridictions de l’Union, le juge de l’Union ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d’office, fût-il d’ordre public, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit

  • ici le contrôle du principe de motivation s’applique à une affaire complexe où la marque communautaire dont l’annulation est demandée, porte sur un nom patronymique dont le titulaire est une société qui porte ce même nom comme dénomination sociale car créée historiquement par une société issue d’une société familiale identifiée sous ce même nom et … dont un descendant est le requérant à l’annulation …

…..afin de déterminer à quoi la chambre de recours s’est référée en mentionnant le « nom ‘Gugler’ » et sur quels éléments elle a fondé son raisonnement (point 30 de la décision attaquée), il n’est possible que d’émettre des hypothèses.

84 En second lieu, il doit être remarqué que la chambre de recours a écarté les faits repris au point 30 de la décision attaquée, lesquels correspondaient aux arguments avancés par la requérante, résumés au point 7 de la décision attaquée, en se contentant de les mentionner et d’indiquer que lesdits arguments n’altéraient pas sa conclusion. Elle n’a fourni aucune explication quant aux motifs pour lesquels ces arguments ne modifiaient pas sa conclusion, que ce soit explicitement ou implicitement, dans la mesure où il ne ressort pas de ladite décision que les arguments en question ont été examinés dans une quelconque partie de cette décision.

85 Partant, aux fins de répondre à l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a considéré à tort que les faits mentionnés au point 30 de la décision attaquée n’altéraient pas sa conclusion, alors que, au contraire, ils auraient témoigné de la mauvaise foi de Gugler GmbH lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, il n’est possible que d’émettre des hypothèses quant au raisonnement tenu par la chambre de recours.

86 Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence citée aux points 52 à 54 ci-dessus, le Tribunal a décidé d’examiner d’office le respect, par la chambre de recours, de son obligation de motivation et il a invité les parties, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 du règlement de procédure, à s’exprimer sur cette question lors de l’audience. En particulier, les parties ont été invitées à indiquer si elles estimaient que la décision attaquée permettait de déterminer les raisons pour lesquelles la chambre de recours avait rejeté les arguments invoqués par la requérante au soutien de sa demande en nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ces arguments étant mentionnés au point 7 de la décision attaquée et repris au point 30 de celle-ci.

87 Lors de l’audience, l’OHMI a soutenu qu’il devait être considéré que la chambre de recours avait accordé une importance décisive au fait que Gugler GmbH utilisait le « signe Gugler’ » depuis de nombreuses années.
88 Or, à cet égard, il a déjà été indiqué que la chambre de recours n’avait pas précisé à quoi elle entendait se référer par la mention de l’expression « nom ‘Gugler’ » (voir point 80 à 83 ci-dessus).

89 En outre, ne ressortent pas de manière suffisante de la décision attaquée les raisons pour lesquelles, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 70 à 76 ci-dessus et aux circonstances en l’espèce, il devait être accordé une importance décisive à une telle utilisation du « signe Gugler ».

90 Certes, ainsi que l’OHMI l’a souligné lors de l’audience, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et au juge de l’Union de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle

91 Or, la seule explication de la chambre de recours consistant à indiquer que « [d]emander l’enregistrement d’une marque communautaire aurait, dès lors, constitué une initiative logique et totalement justifiée » ne peut suffire afin de comprendre en quoi, en présence de relations, à tout le moins d’affaires, entre la requérante et Gugler GmbH, les divers éléments avancés par la requérante et mentionnés par la chambre de recours (voir point 79 ci-dessus) étaient dépourvus de pertinence.

92 Dans ces circonstances, il doit être constaté que la chambre de recours n’a pas motivé à suffisance de droit la décision attaquée en omettant, d’une part, de préciser à quoi elle se référait en mentionnant le « nom ‘Gugler’ », cet élément semblant avoir constitué un point essentiel de son analyse, et, d’autre part, d’expliciter en quoi les arguments invoqués par la requérante, résumés au point 7 de la décision attaquée et repris par la chambre de recours au point 30 de ladite décision, n’altéraient pas sa conclusion relative à l’absence de mauvaise foi du déposant de la marque contestée.
….
94 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation que lui impose l’article 75 du règlement n° 207/2009 lorsqu’elle a statué sur le motif de nullité invoqué par la requérante fondé sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

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Déchéance de marque communautaire : la preuve de l’usage de la marque sous le regard des consommateurs

A défaut d’exploiter sa marque, son titulaire risque de la perdre lors de l’action en déchéance.

L’ arrêt du 30 janvier 2016 du Tribunal qui intervient en matière de marque communautaire, s’intéresse à des preuves d’exploitation qui ne correspondent pas au libellé exact des services indiqués à l’enregistrement, pour toutefois en valider l’exploitation. Cet arrêt ouvrirait-il des nouvelles voies pour les titulaires de marque pour sauver leurs droits d’une action en déchéance ou , au contraire, les placerait-il à la merci des consommateurs ?

L’ arrêt est là.

  • Le rappel de la règle de droit

L’article 51 du règlement n° 207/2009 prévoit :

« 1. Le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de [l’OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a) si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans [l’Union] pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage […]
2. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés. »

  • Les services en cause dont la Division d’annulation et la Chambre de recours ont reconnu l’exploitation

L’ arrêt cité présente un intérêt à propos des services de la classe 42 « Informations en ligne en provenance de bases de données informatiques ou d’internet ; installation et entretien de logiciels ; fourniture d’accès à l’internet ; fourniture de services Internet ; fourniture d’accès à des sites sur un réseau électronique d’informations ; fourniture d’accès à diverses bases de données ; location et crédit-bail de programmes informatiques, terminaux d’ordinateur, modems, périphériques d’ordinateur, tous les autres dispositifs Internet ».

La Chambre de recours a suivi la Division d’annulation qui avait considéré comme exploitée cette marque pour ces services sur la période en question.

Le Tribunal rejette le recours de la requérante qui demandait la déchéance de la marque.

  • Les preuves de l’usage

20 S’agissant, en premier lieu, de l’usage de la marque contestée pour les services concernés, l’intervenante a soumis, au cours de la procédure devant l’OHMI, de nombreuses preuves. Ces preuves comprennent notamment des images des modems et des clés 3G sur lesquels la marque contestée a été apposée, des listes de ces équipements fournis aux clients, des extraits de bases de données détaillant les visites des techniciens de l’entreprise auprès des clients, y compris pour la fourniture ou le retrait des modems, des extraits de pages Internet détaillant les services d’accès aux réseaux électroniques fournis sous la marque contestée, des articles de presse et des campagnes publicitaires. Il ressort, en particulier, de l’accord de service et des conditions pour le client, ainsi que des pages Internet, que UK Broadband Ltd, société qui appartient au même groupe que l’intervenante, a fourni des services d’accès aux réseaux électroniques (non limité à l’internet), des services de location d’équipement et de logiciels « passerelles » et des informations pour ses clients sous la marque contestée pendant la période pertinente. Ces pièces concluantes, prises dans leur ensemble, démontrent l’usage de la marque contestée, au moins dans une partie de l’Union.

  • La notion d’usage ne peut pas se référer à un concept commercial

21 Certes, il convient de relever que l’appréciation de l’usage sérieux doit être fondée sur les services tels que spécifiés dans la demande d’enregistrement et non sur un éventuel concept de commercialisation. C’est donc à tort que la chambre de recours a conclu, au point 33 de la décision attaquée, que « tous ces services feraient partie du bouquet de services connus sous le nom de ‘haut débit sans fil’ ». En effet, il apparaît que la marque contestée a été enregistrée pour les services concernés et ne vise pas en tant que tels les « services sans fil à haut débit ». Néanmoins, les éléments du faisceau de preuves analysés par la chambre de recours et énumérés au point 20 ci-dessus établissent l’utilisation de la marque contestée pour l’ensemble des services concernés.

  • Les services effectivement utilisés appartiendraient-ils à une sous-catégorie plus étroite que celle indiquée à l’enregistrement ?

27 Or, il convient d’observer que, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité ou la destination du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (arrêt RESPICUR, point 24 supra, EU:T:2007:46, point 29). C’est à tort que la requérante se fonde sur toutes les variantes possibles pour les services en cause, telles que la fourniture des informations en ligne par matière, pour justifier leur scission en sous-catégories alors qu’un tel critère n’est pas au nombre des critères jurisprudentiels permettant de constituer des sous-catégories cohérentes.

  • L’application du critère aux services d’accès aux réseaux électroniques : le paquet et non le service individuel

28 En l’espèce, les consommateurs recherchent les services d’accès aux réseaux électroniques en tant que « paquet » et non en tant que services individuels. À l’instar de ce qui a été relevé par la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, il convient de noter que les fournisseurs d’accès aux réseaux informatiques installent des équipements tels que des routeurs, des modems et des logiciels pilotes, afin de permettre un tel accès et proposent également des services d’assistance, de renseignements ou de conseils pour aider les clients à installer les équipements ou pour résoudre des problèmes techniques. En l’espèce, l’attestation sous serment de M. T., directeur d’opérations de UK Broadband, produite devant l’OHMI, indique que les services fournis par cette société sous la marque contestée pendant la période pertinente incluaient, d’une part, l’installation de modems, de clés 3G et de logiciels connexes par des techniciens afin de permettre l’accès de leurs clients aux réseaux électroniques sécurisés, à l’internet et aux réseaux privés virtuels et, d’autre part, les visites de rappel afin de résoudre les problèmes rencontrés par les clients avec ces modems et ces logiciels. En effet, les services concernés répondent tous au même besoin. Par exemple, l’accès à l’internet et les services Internet ne peuvent pas être fournis sans un modem ou un dispositif similaire. Force est de constater que le destinataire de chacun des services concernés est le seul et même consommateur qui souhaite accéder aux réseaux électroniques et qui dépend de l’ensemble desdits services à ces fins. Il serait donc arbitraire de diviser les services concernés \/ en sous-catégories.